臺灣臺中地方法院民事判決 102年度訴字第1935號原 告 嘉義食品工業股份有限公司法定代理人 李東原訴訟代理人 方雍仁律師被 告 梁宜琪訴訟代理人 湯其瑋律師上列當事人間請求撤銷贈與行為等事件，本院於民國103年1月10日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應將經濟部智慧財產局註冊號數第00000000號、第00000000號之「吃七」商標權移轉登記予原告。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、原告主張：㈠原告自民國75年起，即陸續以「呷七碗」、「呷七碗及圖」
及「吃七」等多只商標向智慧財產局申請註冊登記取得商標權，於業界享有盛名。而被告係原告公司法定代理人李東原之弟媳，李東原與其胞弟分家後因心存寬厚而未即對其弟李垂欣經營之小吃店使用其商標主張侵權。詎該小吃店遭被告取得經營權後，被告竟大肆利用原告公司之「呷七碗」商標對外招攬生意，造成消費者之混淆、誤認。斯時原告所戮力經營「呷七碗」、「呷七碗及圖」及「吃七」等品牌已廣為消費者所喜愛，原告為避免努力建立之品牌形象遭消費者混淆、誤認，乃與李垂欣、被告梁宜琪於98年間約定將經濟部智慧財產局註冊第00000000號、00000000號之「吃七」商標權（下稱系爭商標）無償贈與被告，並同意被告另行申請「吃七碗」字樣，取得智慧財產局註冊號數：00000000、00000000、00000000、00000000號「吃七碗」商標，同時並約定被告及其所經營小吃店應立即停用原告之「呷七碗」、「呷七碗商標及圖」，並取下「呷七碗」等招牌，禁止被告繼續使用「呷七碗」字樣之條件。然被告在向智慧財產局申請移轉系爭商標並經原告公司之同意取得「吃七碗」商標註冊後，竟仍繼續將「呷七碗」商標懸掛於其所營店鋪招牌，藉以攀附牟利，誤導消費者誤信其係「呷七碗」油飯之經營者而購買產品以牟取利益，顯已違反雙方約定，原告公司負責人李東原因顧及家人情誼，初期僅一再以口頭告知要求被告應拆除「呷七碗」招牌，不得再使用「呷七碗」商標及字樣。然被告依舊故我，原告又多次寄發存證信函要求被告履行其應負之義務，被告仍拒不履約，致消費者混淆、誤認而造成原告嚴重之商業損失。
㈡本件原告於贈與被告系爭商標時，即已約定被告不得繼續使
用原告之「呷七碗」商標，渠料，原告將系爭商標辦理移轉登記予被告後，被告竟拒不履行相對義務，原告業已依法撤銷系爭商標之贈與，並撤銷同意被告申請註冊取得「吃七碗」商標權之意思表示。為此，爰依不當得利之法律關係提起本件訴訟等語，並聲明：被告應將系爭商標移轉登記予原告。
㈢對被告答辯之陳述：
由系爭商標之註冊資料，可知本件附負擔贈與之系爭商標原均為原告所有，原告公司若非為避免消費者混淆、誤認，於贈與系爭商標時即附有被告不得繼續使用「呷七碗」商標之負擔，使「吃七」與「呷七碗」商標得以明確區隔，又豈會毫無理由即將系爭商標無償贈與被告，而未為相對之負擔要求？如此豈不造成被告取得系爭商標，又可使用「呷七碗」商標，而原本享有兩只商標權之原告反而只能使用「呷七碗」商標之違情悖理情形？且原告於移轉系爭商標後，發現被告未履行負擔時，即多次要求被告不得再使用「呷七碗」商標及字樣於店名混淆消費者，被告乃遲至99年間始辦理更名，然仍未取下招牌，則由被告於99年12月間將「呷七碗滿月油飯店」改為「吃七碗滿月油飯店」乙節，可知兩造間確有負擔之約定，否則被告又何須大費周章辦理「呷七碗」商號更名？是原告雖考量雙方親戚關係而未書立書面契約，然附負擔贈與契約並不以書面為成立要件，自無礙本件附負擔贈與契約之本質，更無礙被告同意取得系爭商標權後不再使用「呷七碗」商標及招牌之事實。至被告所稱之業務合作應係業務轉換，且於99年即已停止，該段期間僅為互相轉單，業務期間是台北接單後，原告請被告送貨時，被告送的產品上是用「吃七」的商標，而非「呷七碗」商標，如有「呷七碗」商標的包裝紙，則為之前未用完的包裝紙，且原告當時亦有一直要求被告把看板拿下來。
二、被告則以：㈠原告之法定代理人李東原與被告之配偶李垂欣為親兄弟，查
李垂欣於83年5月27日設立「呷七碗滿月油飯店」（址設「台中市○區○○路○○○○○號」，嗣更名為「吃七碗滿月油飯店」）時，業經原告同意授權而得使用「呷七碗」之商標及招牌，且無約定授權期間，原告並與被告之「呷七碗滿月油飯店」合作經營油飯事業。原告於起訴狀中所稱「李東原心存寬厚未即對其弟李垂欣所營小吃店使用其商標主張侵權，並經被告取得經營權後大肆以『呷七碗』商標對外招攬生意，造成消費者混淆、誤認」云云，顯非事實。
㈡原告既已授權李垂欣使用系爭「呷七碗」商標及招牌經營「
呷七碗滿月油飯店」，且係不定期授權，而李垂欣於97年7月1日又將「呷七碗滿月油飯店」之不動產及經營權（包括權利或義務）轉讓予被告概括承受，依民法第348條第1項、第2項之規定，李垂欣不但需將「呷七碗滿月油飯店」所在之土地及建物移轉予被告，對於「呷七碗滿月油飯店」之經營權（包括經原告不定期授權使用系爭「呷七碗」商標及招牌之權利）亦應依約一併移轉與被告取得。據此，被告在繼受取得證人李垂欣之「呷七碗滿月油飯店」之不動產以及經營權後，應得繼續使用原告所不定期授權之系爭「呷七碗」商標及招牌之權利。
㈢自被告取得系爭商標及「吃七碗」商標權後，直至99年8月
以降，兩造間仍繼續有業務合作，即有將原告之「呷七碗」訂單讓被告出貨，或由被告之「呷七碗」訂單讓原告出貨，並均使用「呷七碗」商標及招牌，原告均未提出任何異議，顯與證人李垂欣之證詞不符；又證人李垂欽其證詞中有關原告在系爭贈與契約訂立時有要求被告不能使用系爭「呷七碗」商標及招牌等情，顯與嗣後雙方間仍有業務合作關係，以及被告繼續使用「呷七碗」商標與招牌等情相違，其證詞與實情不符，應不可採；另證人李垂欣對於「呷七碗滿月油飯店」經營權狀況之證詞前後矛盾，更與被證3已明文將「呷七碗滿月油飯店」所在之不動產及經營權一併買賣轉讓予被告之情不符，足證其證詞顛倒反覆，不足採信，顯係臨訟為維護原告所杜撰之詞，況渠又為原告公司負責人之親兄弟，其證詞不但與實情不符，亦難謂公正，應不足採。
㈣退步言之，若原告於被告在97年7月1日取得「呷七碗滿月油
飯店」之不動產產權經營權後，欲有意切割「吃七」、「吃七碗」與「呷七碗」商標，而協議由原告讓與系爭商標給被告，並同意被告申請註冊「吃七碗」，但附帶之條件是被告不得繼續使用「呷七碗」商標之文字及圖，及需取下「呷七碗」招牌，避免消費者有誤認混淆之虞，以維原告之權益，然如此重要影響權益之事，衡情應有書面約定以昭慎重，然卻付之闕如，已與常情不符，故原告稱兩造間定有一附負擔之贈與契約，僅為渠片面之詞，不足採信。且被告係於97年7月1日取得「呷七碗滿月油飯店」之經營權，並於98年6月1日受讓取得系爭商標，於98年10月28日經原告同意申請「吃七碗」商標註冊，而雙方間皆繼續經營其各自油飯事業，「呷七碗滿月油飯店」也繼續維持懸掛「呷七碗」招牌，惟原告卻突然於102年2月27日、102年4月18日始發存證信函主張雙方間有訂立「附負擔之贈與契約」，以被告遲未履行負擔為理由，催告被告履行並嗣後通知撤銷贈與，期間間隔達3年8個月之久，與一般商業行為在處於直接競爭狀態皆會儘速積極主張己身商標權，避免瞬息萬變的消費市場及消費者產生誤認混淆，以減少損失並維護商業利益之常情及經驗法則不符，更突顯原告主張兩造間存有「附負擔之贈與」僅係原告之事後片面之詞，並未經雙方之合意。是縱使原告主張其於被告無償受讓系爭商標權以及同意被告申請註冊「吃七碗」商標之後有要求被告停用系爭「呷七碗」之商標與圖、取下「呷七碗」招牌，及禁止繼續使用「呷七碗」字樣等情，惟此部分既未經被告在贈與契約訂立時即合意將無負擔之贈與變更為附有負擔之贈與，仍與民法第412條第1項所定之「附負擔之贈與」有別，則原告主張依據民法第412條第1項撤銷系爭「吃七」商標之贈與，於法不合。
㈤原告既授權被告使用「呷七晚」商標及招牌，且該授權因無
約定期限而屬於「不定期授權契約」，是被告係有權使用「呷七碗」商標及招牌，該不定期商標授權契約既係繼續性契約，即須有法定或意定契約終止事由，方能終止授權契約，如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權合約，即應類推適用民法第254條規定，定相當期限催告被授權人履行，被授權人於期限內不履行時，商標權人始得終止契約。是在被告並無債務不履行且無有其他法定或意定終止事由之情況下，原告不得片面終止系爭「不定期授權契約」，並禁止被告繼續使用系爭「呷七碗」商標及招牌等語資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。
三、本件經整理爭點結果如下：㈠不爭執事項（本院採為判決之基礎）：
⒈原告於85年1月12日申請「吃七」（文字與圖）商標，註冊
號為00000000號及00000000號。並於98年6月1日將上開「吃七」商標權贈與移轉與被告。被告並經原告同意於98年10月28日申請註冊「吃七碗」（文字及圖）商標，註冊號為00000000號、00000000號、00000000號及00000000號。
⒉原告之法定代理人李東原與被告之配偶李垂欣為兄弟。
⒊原告於102年4月18日有寄發存證信函撤銷前開系爭商標之贈
與，並撤銷同意被告申請「吃七碗」商標之意思表示，存證信函內容即如原證四所示。
㈡爭執事項：
⒈原告於98年6月1日將上開「吃七」商標贈與被告時，是否附
有『被告應立即停用「呷七碗」商標，並取下「呷七碗」招牌，且禁止繼續使用「呷七碗」字樣之負擔？』⒉若該贈與附有上開負擔，被告有無違反該負擔情事？原告主
張撤銷贈與，並請求被告返還上開「吃七」商標有無理由？
四、法院之判斷：㈠原告於98年6月1日將上開「吃七」商標贈與被告時，確附有
「被告應立即停用『呷七碗』商標，並取下『呷七碗』招牌，且禁止繼續使用『呷七碗』字樣」之負擔：
⒈原告於85年1月12日申請「吃七」（文字與圖）商標，註冊
號為00000000號及00000000號。並於98年6月1日將上開「吃七」商標權贈與移轉與被告等情，為兩造所不爭執。而原告移轉系爭商標之原因，係因被告登報說證人即原告法定代理人李東原之弟李垂欣與「呷七碗」無關，故原告法定代理人即表示既然無關就不得使用「呷七碗」，後來約定把「吃七碗」給被告用，但登記時候要把「呷七碗」招牌都取下來，業據證人李垂欣於本院審理中到庭具結證述甚詳（見本院卷第118頁反面至第119頁），堪認原告於移轉系爭商標時，確有要求被告不得使用「呷七碗」商標情事，核其性質即應屬贈與之負擔。
⒉被告雖抗辯李垂欣之證詞前後反覆，且為原告之弟，其證詞
應不足採，縱有負擔亦係事後所增加之負擔，並無撤銷贈與之適用云云。然查，原告本為「呷七碗」及系爭商標之商標權人，可自行使用該等商標，於移轉系爭商標與被告後，即僅得使用「呷七碗」商標，原告之權利自因而受限，衡諸常情，若非如原告主張係為明確切割「呷七碗」與「吃七碗」之經營，於雙方具有同業競爭關係之情形下，應無損己利人之理。而若欲達明確切割之目的，自必須附有要求被告不得再行使用「呷七碗」商標之負擔，否則仍無從達成切割之目的。況被告經營之呷七碗滿月油飯店於嗣後亦更名為吃七碗滿月油飯店，若非於取得系爭商標時即有約定不得再行使用「呷七碗」商標，被告既仍得使用「呷七碗」商標，自無變更店名之必要，更足認該負擔確係於贈與系爭商標當時即已附加。而李垂欣就贈與當時是否附有負擔此部分證述前後一致，復與上開經驗法則相符，自堪採信。且李垂欣雖屬原告法定代理人之弟，然業經具結擔保其證述之憑信性，而被告則未能提出任何證據證明其證述有何不實，自難逕行推論其證詞有何不實，其抗辯應不足採。
⒊被告又抗辯贈與之負擔並未定有書面，且兩造於移轉系爭商
標後仍有業務往來，原告均未主張撤銷，反於事隔已久後才主張撤銷贈與，顯與常情有違云云。然被告既為原告法定代理人之配偶，本有相當之親誼關係，未以書面約定負擔，亦與常情無違，此觀兩造間之贈與亦未以書面為之自明，尚不得以兩造間未以書面約定贈與之負擔，即推論負擔並不存在。況原告法定代理人既與被告具有上述親誼關係，縱使被告未即時履行贈與之負擔，衡諸常情，亦會先以口頭規勸方式促其履行，以避免以存證信函或訴訟方式為之有害於親誼，亦難以兩造間仍有相互轉單之業務往來，或原告未立即主張撤銷贈與，即推論兩造間無贈與負擔之約定。
⒋被告另抗辯其係由李垂欣取得呷七碗滿月油飯店之經營權，
自亦同時受讓使用「呷七碗」商標之不定期授權云云。然查，被告受讓之呷七碗滿月油飯店為獨資商號，有被告提出之營利事業登記證可證（見本院卷第64頁），於民事實體法上即不具有獨立之法人格，亦非屬非法人團體，無從取得任何權利，原告亦無從授權呷七碗滿月油飯店使用「呷七碗」之商標權，應認原告授權使用「呷七碗」商標權之對象並非呷七碗滿月油飯店，而係授權李垂欣個人使用。而按非專屬被授權人非經商標權人或專屬被授權人同意，不得再授權他人使用，為商標法第40條第2項所明定。本件就「呷七碗」之商標權，既無證據證明係專屬授權李垂欣使用，李垂欣亦無從再授權被告使用，被告自無從因取得呷七碗滿月油飯店之經營權，即當然取得對「呷七碗」商標權之使用授權，被告此一抗辯，並無足採。
㈡被告確有違反贈與之負擔情形，原告主張撤銷贈與，並請求被告返還系爭商標應有理由：
兩造間確有就系爭商標之贈與附有不得再行使用「呷七碗」商標之負擔已如前述，而被告於取得系爭商標之商標權後，於102年7月、8月前仍繼續使用「呷七碗」商標，業據原告提出被告經營之油飯店招牌為證，且為證人李垂欣證述明確（見本院卷第118頁反面），應堪信為真實。顯見被告確有違反兩造間贈與系爭商標之負擔情事，原告依民法第412條規定撤銷贈與，即屬有據。兩造間就系爭商標之贈與既經原告撤銷，被告持有系爭商標商標權之法律上原因即不存在，而屬無法律上原因受有登記系爭商標商標權之利益，並致原告受有損害，原告依不當得利之法律關係，請求被告返還系爭商標之商標權，自有理由。
五、綜上所述，兩造間既確有約定於贈與系爭商標後，被告不得再行使用「呷七碗」商標之負擔，而被告則未履行該負擔，經原告撤銷系爭商標之贈與，被告即屬無法律上原因受有登記系爭商標商標權之利益，致原告受有損害，從而，原告依不當得利之法律關係，請求被告移轉系爭商標之登記，即有理由，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 103 年 1 月 24 日
民事第四庭 審判長法 官 陳學德
法 官 吳蕙玟法 官 蕭承信正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 103 年 1 月 24 日
書記官 賴玉真