臺灣臺中地方法院民事判決 103年度簡上字第363號上 訴 人（即變更後新訴原告） 游祥貴被上訴人（即變更後新訴被告） 張登欽上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國103年8月19日本院豐原簡易庭103年度豐簡字第259號第一審簡易判決提起上訴，並為訴之變更，本院合議庭於民國103年12月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被上訴人應給付上訴人新臺幣貳萬伍仟元，及自民國一０三年十一月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
上訴人其餘變更之訴駁回。
變更之訴之訴訟費用由被上訴人負擔百分之十三，餘由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序方面：
（一）按簡易程序第二審，訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。不在此限，民事訴訟法第436條之1第3項準用同法第446條第1項前段定有明文。查本件上訴人於原審起訴主張被上訴人未於期限內，為上訴人申請辦理本件專利之實體審查，亦未將經濟部智慧財產局（下稱智財局）民國92年9月26日之通知函內容告知上訴人，致上訴人喪失取得系爭發明專利權之權利，且被上訴人於同期間代理梁雅婷申請新型專利，該項產品專利與上訴人產品之實質內容完全相同，被上訴人與梁雅婷共同抄襲侵害上訴人產品之著作權與專利權，不法侵害上訴人之權益，致上訴人受有新臺幣（下同）20萬元之損害，爰依侵權行為損害賠償及不當得利返還等法律關係，聲明求為：「被上訴人應給付上訴人20萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息」之判決。嗣原審判決駁回上訴人之訴後，上訴人提起本件上訴，並於本院103年11月4日準備程序期日當庭陳述：「（問：請上訴人確認於本件所主張被上訴人應負給付義務之原因事實為何？）上訴人於本件僅要主張『被上訴人未於期限內依委任契約關係通知上訴人並為上訴人申請辦理系爭發明專利之（臺灣部分）實體審查』，沒有要在本件主張『被上訴人另受梁雅婷委任所申請新型專利為共同抄襲侵害上訴人系爭產品之著作權與專利權』為事實理由。」（見本院卷第25頁背面至第26頁準備程序筆錄）、「（問：上訴人是基於何法律關係請求被上訴人給付？是否如原判決所載是基於侵權行為損害賠償請求權及不當得利返還請求權？）...主張基於兩造間的委任契約關係，被上訴人違反委任契約之義務，有債務不履行的情形，導致我受有損害，所以我是主張債務不履行的損害賠償...我不是要主張侵權行為及不當得利。」（見本院卷第28頁背面準備程序筆錄）；再於本院103年12月5日言詞辯論期日當庭補充陳述：「臺灣專利部分是因為被上訴人沒有去辦理而有債務不履行損害賠償之情形，大陸專利部分是因為我錢給被上訴人之後第4天就告訴被上訴人我不要辦了，既然已經不委託被上訴人辦理，被上訴人收的委任報酬，就沒有正當理由可以收取，他沒有取得此部分報酬的理由，依法應返還給我。」（見本院卷第53頁背面言詞辯論筆錄）。是以上訴人於提起本件上訴後，就申請臺灣專利部分已改依委任契約之債務不履行損害賠償法律關係、就申請大陸專利部分則改依委任契約終止後之不當得利返還法律關係為本件請求，並聲明求為：「被上訴人應給付上訴人20萬元，及自103年11月5日（即上訴人於103年11月4日準備程序為訴之變更後翌日）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息」之判決，核屬訴之變更。而查，被上訴人同意上訴人於本院所為訴之變更（見本院卷第53頁言詞辯論筆錄），故本件訴之變更合於民事訴訟法第436條之1第3項準用同法第446條第1項前段規定，應予准許。
（二）次按，在第二審為訴之變更合法者，原訴可認為已因而視為撤回時，第一審就原訴所為判決，自當然失其效力；第二審法院應專就新訴為裁判，無須更就該判決之上訴為裁判（最高法院71年台上字第3746號判例要旨參照）。故本件上訴人所為前揭訴之變更係屬合法，既已如前述，則其原訴之訴訟繫屬即因訴之變更而消滅，故原審就原訴所為判決，自因合法之訴之變更而當然失其效力，則依據上開判例意旨，本院即應專就變更後之新訴為裁判即可，無須更就原判決之上訴為裁判，併此敘明。
二、上訴人方面：
（一）變更之新訴主張：被上訴人前係長鑫國際專利商標事務所（下稱長鑫事務所）負責人，於92年5月間受上訴人委任，為上訴人所發明之「一種具抑菌及遠紅外線之腳底按摩板製造方法及其製品」（下稱系爭發明）申請辦理專利權及著作權登記。上訴人於92年5月27日交付被上訴人委辦費用13,000元（臺灣專利申請費用13,000元，加計91年間已交付著作申請7,000元部分，由被上訴人合併開立1張請款明細單金額共計20,000元），被上訴人乃於92年5月29日為上訴人向智財局申請系爭發明專利之登錄，另向財團法人臺灣經濟發展研究院（下稱臺經院）申請取得「弧形按摩板」圖形著作之92年6月5日證字第Z0000000000號著作權證書。嗣被上訴人以上訴人之代理人身分收受智財局92年9月26日〈92〉智專一〈二〉15110字第00000000000號函（下稱智財局92年9月26日函文）通知「本案自申請專利之次日起3年內未申請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回」後，並未將該函內容轉知上訴人，且上訴人於92年10月17日交付申請臺灣專利之委辦費用16,000元、申請大陸專利之預繳款9,000元（共計交付25,000元）給被上訴人後，上訴人旋於4日後告知被上訴人不欲辦理大陸專利部分之申請，而臺灣專利部分，被上訴人於申請專利之次日起3年之期限內（即95年5月29日以前），並未為上訴人辦理實體審查，期限屆滿後，系爭發明專利申請案乃生視為撤回之效力，使上訴人未能取得系爭發明之專利權。就申請臺灣專利部分，因被上訴人未將上開智財局92年9月26日函文內容告知上訴人，且被上訴人已收受此部分委辦費用，卻未依委任契約為上訴人辦理實體審查，致上訴人逾期未申請實體審查，而喪失取得系爭發明專利權之機會，被上訴人即有違反應於期限內為上訴人申請辦理系爭發明專利之實體審查之委任契約義務，使上訴人受有支出申請臺灣專利部分之委辦費用29,000元及前已支出研發開模成本大約10至20萬元左右之損害，爰依債務不履行損害賠償法律關係請求被上訴人賠償；就申請大陸專利部分，因上訴人已終止對被上訴人之委任契約關係，則被上訴人所受領9,000元委辦費用，已無法律上原因，爰依不當得利法律關係請求被上訴人返還；以上請求賠償及返還之金額共計為20萬元，並聲明：被上訴人應給付上訴人20萬元，及自103年11月5日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
（二）對被上訴人抗辯所為之陳述：否認被上訴人有於92年9月26日、95年4月7日先後寄發內容載有專利申請實體審查期限將於95年5月28日屆至之通知書給上訴人一事。且被上訴人所提出於92年9月26日、95年4月7日寄發給上訴人之上開通知書，所記載送達地址為上訴人戶籍所在處之「臺北縣○○鎮○○○街○○號」（改制後為新北市鶯歌區，下稱「新北市鶯歌區」該址），惟被上訴人並未提出寄交憑證證明確有寄達上訴人收受，且「新北市鶯歌區」該址早於89年間即遭臺灣板橋地方法院（現為臺灣新北地方法院，下稱新北地院）民事執行處另案查封登記並為強制執行在案，上訴人斯時即已遷離該址，故被上訴人不可能於受理本件委任後，還能在「新北市鶯歌區」該址找到上訴人。又上訴人當初委任被上訴人申請系爭發明專利時，已有告知被上訴人，其戶籍雖設於新北市鶯歌區，惟其實際租屋居住於「桃園縣○○鄉○○○路○○○巷○弄○號」（改制後為「桃園市龜山區」，下稱「桃園市龜山區」該址），其後上訴人亦曾將圖形著作之證書寄至「桃園市龜山區」該址給上訴人，足徵被上訴人早已知悉上訴人並非居住「新北市鶯歌區」該址，而係居住於「桃園市龜山區」該址，則上訴人顯不可能收受前述被上訴人92年9月26日、95年4月7日寄發給上訴人之通知書。
三、被上訴人答辯要旨：其固不否認有受上訴人委任代為申請系爭發明之著作權及專利權，惟其受上訴人委任並向其收費後，確有依約將系爭發明登記取得著作權，且亦有製作發明申請書及說明書後，向智財局申請發明專利。又其曾先後於92年9月26日、95年4月7日郵寄申請實體審查通知書予上訴人，以提醒上訴人前開專利申請實體審查期限將於95年5月28日屆至等情，然因上訴人變更文件送達住址，致該文件無法送達，其並無故意隱瞞。其於92年5月17日向上訴人所收取費用，係包括申請系爭發明之著作權及申請臺灣部分專利權之委辦費用各7,000元、13,000元，共計20,000元；另於同年10月17日所收取費用25,000元，則係申請大陸專利部分之委辦費用；就申請臺灣專利部分之實體審查費用16,000元，因上訴人遲未繳付，故一直無法辦理取得專利權，並非被上訴人不為辦理，故其並無違背委任契約之給付義務。並聲明：駁回上訴人變更之新訴。
四、兩造不爭執之事項（見本院卷第26頁背面至第29頁準備程序筆錄）：
（一）被上訴人前係長鑫事務所負責人，於92年5月間受上訴人委任，為上訴人系爭發明申請辦理臺灣地區之專利權及著作權登記（見原審卷第132頁委託書）。上訴人於92年5月27日交付被上訴人委辦費用13,000元（申請臺灣專利部分13,000元，加計91年間已交付申請著作權登記部分7,000元，由被上訴人合併開立1張請款明細單金額共計20,000元，見原審卷第11頁請款明細單）。
（二）被上訴人於92年5月29日為上訴人向智財局申請系爭發明專利之登錄（申請案號為000000000，見原審卷第12頁之系爭智財局92年9月26日函文、第78頁專利資訊檢索系統查詢表、第133頁發明專利申請書），另向臺經院申請取得「弧形按摩板」圖形著作之92年6月5日證字第Z0000000000號著作權證書（見原審卷第30至34頁、第122至126頁著作權證書、著作權登記申請書、著作權登記委任書）。
（三）上訴人於92年10月17日再交付25,000元委辦費用給被上訴人（見原審卷第107頁費用明細單）。
（四）被上訴人未於申請專利之次日起3年內（即95年5月28日以前）為上訴人申請辦理臺灣專利之實體審查，期限屆滿後，系爭發明專利申請案即生視為撤回之效力（見原審卷第12頁之系爭智財局92年9月26日函文、第78頁專利資訊檢索系統查詢表）。
（五）上訴人於91年至95年間係居住於「桃園市龜山區」該址（見原審卷第76至77頁中華電信繳費通知、有線電視移機派工單、第79至102頁房屋租賃契約書）。
（六）被上訴人曾於92年5月30日將系爭發明之著作權相關資料寄送至上訴人「桃園市龜山區」該址（見原審卷第121頁掛號信封）。
五、法院之判斷：
（一）關於申請臺灣專利部分：
1、按受任人處理委任事務，應依委任人之指示，並與處理自己事務為同一之注意，其受有報酬者，應以善良管理人之注意為之。受任人應將委任事務進行之狀況，報告委任人，委任關係終止時，應明確報告其顛末。受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠償之責。民法第535條、第540條、第544條分別定有明文。次按債務不履行之債務人之所以應負損害賠償責任，係以有可歸責之事由存在為要件。若債權人已證明有債之關係存在，並因債務人不履行債務而受有損害，即得請求債務人負債務不履行責任。倘債務人抗辯損害之發生為不可歸責於債務人之事由所致，自應由其負舉證責任，如未能舉證證明，即不能免責（最高法院97年度台上字第1000號判決要旨參照）。
2、經查，兩造對於申請臺灣專利部分所約定之委辦費用全部金額為29,000元，此29,000元即包括申請專利登錄及後續辦理實體審查一節，均不爭執（見本院卷第26頁背面準備程序筆錄），而上訴人先於92年5月27日交付被上訴人委辦費用13,000元，並經被上訴人於92年5月29日為上訴人向智財局申請系爭發明專利之登錄，則所餘16,000元即係供作後續辦理實體審查之委辦費用，應堪認定。而依據被上訴人事務所出具之92年10月17日費用明細單記載（見原審卷第107頁），該明細單委辦案件名稱及代辦費用欄分別列載有「專利申請臺灣16,000元」及「專利申請大陸36,000元」兩項（以上金額共計52,000元），其上僅簡略記載上訴人於92年10月17日共交付給被上訴人「25,000元」及尚欠「27,000元」（計算式：52,000元－25,000元＝27,000元），然並未詳予記載並區分上訴人所交付之25,000元究竟係各支付申請臺灣專利及大陸專利之費用若干，兩造即就此而為相異之主張（上訴人主張係用以支付申請臺灣專利部分16,000元、大陸專利部分9,000元；被上訴人主張全部用以支付申請大陸專利部分25,000元）。本院查，依據上訴人於92年5月27日所出具之委託書內容以觀（見原審卷第132頁），該委託書所呈機關僅載明為我國「經濟部」及「智財局」等，可知上訴人原所委任被上訴人辦理事務之範圍僅為申請臺灣專利部分，並未包括大陸專利部分，而上訴人既已交付被上訴人關於系爭發明在臺灣地區申請著作權及專利登錄之費用，復已申請取得臺經院所核發之著作權證書，並經智財局以92年9月26日函文通知已受理專利申請案之登錄，則上訴人為達成其委任被上訴人辦理申請臺灣專利之契約目的，進而於取得系爭發明之臺灣專利權之後，得以作為其他經濟上目的之使用，並保障其發明之結果不致遭人剽竊、盜用或搶先取得專利權而損其權益，故上訴人主張其於92年10月17日所交付之25,000元委辦費用，其中16,000元係為全額支付申請臺灣專利部分之餘款一節，尚合於事理常情，應堪採信。反觀被上訴人主張此筆費用全部用以支付申請大陸專利一節，雖提出其事務所自行製作之前述92年10月17日費用明細單（見原審卷第107頁）及95年4月7日通知書（見原審卷第137頁，又上訴人否認有收受該通知書，詳後述）為證；然查，前述92年10月17日費用明細單未詳予記載並區分上訴人所交付之25,000元究竟係各支付申請臺灣專利及大陸專利之費用若干，業如前述；復依據上開95年4月7日通知書所載，亦僅稱係就申請案號000000000（即臺灣專利之申請案號）對上訴人為（臺灣專利）實體審查期限將至及繳納費用之通知及催告，而未對申請大陸專利部分之時序、進程、項目內容等事項著墨隻字，亦無從作為被上訴人此部分辯解之佐證；故被上訴人主張此筆25,000元全部用以支付申請大陸專利部分一節，尚難認可採。
3、承前所述，被上訴人於92年10月7日收受上訴人所交付申請臺灣專利部分之餘款16,000元後，依兩造間委任契約所約定之給付內容及契約目的，被上訴人即負有於申請專利之次日起3年內（即95年5月28日以前）為上訴人申請辦理臺灣專利實體審查之給付義務，並應向上訴人報告委任事務進行之狀況，矧被上訴人並不否認其始終未為上訴人辦理實體審查，復未將實體審查期限屆滿之事確實通知上訴人並使其及時知曉，遂於實體審查之期限屆滿後，上訴人系爭發明專利申請案即生視為撤回之效力，則被上訴人即有債務不履行之情事，應可認定。被上訴人雖主張係因上訴人未繳納16,000元實體審查費用而未為其辦理云云，惟其此部分爭執並不可採，已如前述。被上訴人復主張先後有以其事務所92年9月26日、95年4月7日通知書告知上訴人實體審查時限及催告上訴人繳款及配合履行，然因上訴人未告知變更住所至「桃園市龜山區」該址，故若無法及時通知上訴人亦不可歸責於被上訴人云云；惟上訴人非但否認有收受92年9月26日、95年4月7日通知書，更主張被上訴人自始知悉上訴人並未居住通知書所載「新北市鶯歌區」該址；而查諸上訴人所主張「新北市鶯歌區」該址早於89年間即因新北地院另案查封登記並為強制執行在案，上訴人斯時即已遷離該址，又被上訴人曾於92年5月30日將系爭發明之著作權相關資料寄送至上訴人「桃園市龜山區」該址，足見被上訴人自始即知悉上訴人之通訊聯絡處所應為「桃園市龜山區」該址等情，業據上訴人提出與所述相符之新北地院公文封及內附囑託查封登記函（見本院卷證物袋內）及被上訴人郵寄之掛號信封（見原審卷第121頁）附卷可稽，再佐以被上訴人所提出其事務所製作之92年9月26日、95年4月7日通知書上所載上訴人聯絡電話「00-0000000」，該「03」區○號碼即為桃園市、新竹市、新竹縣所屬，與新北市○○區○號碼「02」顯然不同（參中華電信股份有限公司官網「長途電話產品說明」所列各縣市區○號碼一覽表。http://www.cht.com.tw/personal/longdist-call.html），更足徵被上訴人自始即已知悉上訴人係以「桃園市龜山區」該址為其聯絡處所甚明；是以被上訴人此部分主張亦顯不可採。基上所述，被上訴人就其所抗辯本件債務不履行乃不可歸責於被上訴人一節，難認已負適足之舉證責任，則其此部分抗辯，不足採信，被上訴人自無得免其債務不履行之責任。故被上訴人處理本件申請臺灣專利之委任事務，已受有報酬，卻未以善良管理人之注意為之，徒令實體審查之期限屆至，而逾期未為上訴人辦理系爭專利之實體審查，亦未將委任事務進行狀況報告上訴人，肇致上訴人系爭專利之申請案生撤回之不利益，則被上訴人確有因過失而可歸責於己之債務不履行之情事，堪以認定。
4、至於上訴人主張因可歸責於被上訴人之上開債務不履行所受損害雖包括已支付之委辦費用29,000元（即92年5月27日所支付13,000元＋92年10月17日所支付16,000元）及研發成本10至20萬元；但關於92年5月27日所支付13,000元部分，被上訴人業已於92年5月29日為上訴人向智財局申請系爭發明專利之登錄（申請案號為000000000，見原審卷第12頁之系爭智財局92年9月26日函文、第78頁專利資訊檢索系統查詢表、第133頁發明專利申請書），上訴人就此部分尚無債務不履行之情事，故上訴人此部分主張，難認為有理由；而關於研發成本10至20萬元部分，為被上訴人所否認，上訴人亦未提出任何證據以實其說，故上訴人此部分主張，亦難認有據。是以，本件關於申請臺灣專利部分，僅足以認定上訴人因可歸責於被上訴人之債務不履行所受損害為92年10月17日所支出之16,000元，故上訴人請求被上訴人賠償16,000元，即自催告被上訴人給付之翌日（即103年11月4日本院準備程序期日翌日即同年月5日）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許；其逾上開範圍所為之請求，即為無據，難認為有理由，應予駁回。
（二）關於申請大陸專利部分：按當事人之任何一方，得隨時終止委任契約。民法第549條第1項定有明文。又按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。受領人於受領時，知無法律上之原因或其後知之者，應將受領時所得之利益，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息，一併償還；如有損害，並應賠償。民法第179條、第182條第2項定有明文。承前所述，上訴人於92年10月17日所交付被上訴人之25,000元，應認其中9,000元係基於上訴人委任被上訴人辦理系爭發明之大陸專利申請所交付之委辦費用，被上訴人既已自承於收受申請大陸專利部分之費用後，其並未辦理大陸專利之申請等情明確（見本院卷第28頁準備程序筆錄第5至6列），而上訴人於原審及本院審理時，均始終主張已不欲辦理大陸專利之申請，堪認上訴人已有對被上訴人為終止申請大陸專利部分之委任契約之意思。至於上訴人終止此部分委任契約之時間點，上訴人主張於92年10月17日交付9,000元後第4日即同年月21日，即已向被上訴人表明不欲申請大陸專利而為終止委任契約之意思表示等情，雖經被上訴人於本院103年12月5日言詞辯論期日辯稱：「上訴人沒有講不要辦大陸專利的申請，因為當時我找不到上訴人」等語而否認之（見本院卷第54頁言詞辯論筆錄）；惟查，被上訴人前於本院103年11月4日準備程序期日，業已當庭自承：「（問：被上訴人於92年10月17日在事務所向上訴人收取25,000元之後，迄今有無依費用明細單『交付委辦案件名稱』所載之『專利申請臺灣』、『專利申請大陸』等委辦事務？）都沒有，上訴人後來說不要辦大陸地區的專利申請，這25,000元我也都沒有還上訴人」等語明確（見本院卷第27頁背面準備程序筆錄第8至16列），堪認上訴人雖無法證明早於92年10月21日已向被上訴人為終止此部分委任契約之意思表示，但被上訴人至遲於103年11月4日在本院準備程序期日為上開陳述以前，確已獲悉上訴人終止此部分委任契約之意思表示，應堪認定。基上所述，被上訴人於92年10月17日自上訴人處所受領之9,000元，既係基於兩造間委任契約而收取之委辦費用，被上訴人收取當時固有法律上原因，然此部分委任契約其後既經上訴人依民法第549條第1項規定合法終止之，且被上訴人始終未為上訴人辦理委任事務，又未說明及舉證有何業已用作支付處理委任事務必要費用之情事，則堪信尚無所受利益已不存在之情形，故上訴人請求被上訴人返還此部分委辦費用9,000元，並自103年11月5日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，合於民法第179條後段及同法第182條第2項後段（知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息，一併償還）等規定，為有理由，應予准許。
五、綜上所述，上訴人於本院變更新訴，就申請臺灣專利部分，依委任契約債務不履行之損害賠償法律關係，請求被上訴人賠償16,000元，及自103年11月5日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之遲延利息；暨就申請大陸專利部分，依委任契約關係終止後之不當得利法律關係，請求被上訴人返還9,000元，附加自103年11月5日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；以上合計被上訴人應給付上訴人25,000元（即16,000元＋9,000元），及自103年11月5日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。其逾上開範圍所為之請求，則為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，與本件判決結果並無影響，爰不逐一論述。
七、據上論結，本件上訴人變更後之新訴一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 12 月 26 日
民事第六庭 審判長法 官 吳美蒼
法 官 蔡嘉裕法 官 廖慧如正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 103 年 12 月 26 日
書記官 唐振鐙