台灣高等法院臺中分院民事判決 八十九年度上易字第七十六號
上 訴 人 益得企業有限公司法定代理人 謝嘉益訴訟代理人 方文獻 律師送達代收人 卓月卿被上訴人 培青企業股份有限公司法定代理人 謝明悌訴訟代理人 張郁亮右當事人間請求返還和解金事件，上訴人對於中華民國八十九年一月十九日臺灣臺中地方法院八十八年度訴字第一五九八號第一審判決提起上訴，本院判決如左：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：求為判決：（一）原判決廢棄。（二）被上訴人應給付上訴人新台幣（下同）五十萬九千九百四十一元及自民國八十八年三月十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。（三）願供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者予以引用外，補稱：
（一）按「未經新型專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，處二年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣十五萬元以下罰金。」、「本章之罪，除一百三十條外，須告訴乃論。」、「專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。」、「未提出前項文件者，其告訴不合法。」專利法第一百二十五條、第一百三十一條分別定有明文，是由上之規定明確可知，新型專利侵害之犯罪為告訴乃論之罪，其告訴權專屬於專利權人始得擁有，若非該專利權人，依告訴乃論罪之注重專屬性而言，其應無告訴權甚明，且依「罪刑法定主義」之原則而論，在刑事法中若未規定者並不為罪，縱其情事有害個人或社會之法益，亦僅係立法上之闕漏而需立法予以補強，但在未立法規範前，依法即不得予以處罰，此由刑事法禁止類推適用且對法條文義採嚴格解釋即明，是本件新型專利案件，縱有侵害之情事，其直接之被害人應為系爭新型專利權人陳華田，由上開之法律規定是僅該專利權人陳華田具有告訴權人之身分，則被上訴人既非系爭新型專利權人，自不具刑事訴訟法第二百三十二條至二百三十五條規定得為告訴權人之身分，被上訴人遽行提出告訴，實難謂合法甚明，惟原審僅依據經濟部智慧財產局之見解認專屬授權在性質上傾向物權說而認定被上訴人應有告訴權，然縱如其性質上傾向物權，惟其又如何導引演繹有物權者即具有告訴權？
（二）次按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後不為前項請求且契約無相反約定者為限。」、「．．．第八十二條至第九十條、．．．於新型專利準用之。」專利法第八十八條第一、二項、第一百零五條均分別定有明文，是若新型專利授權人於發現他人有侵害新型專利之情事時，未先行通知新型專利權人，經新型專利權人表示不為請求時，則新型專利授權人依法自不得行使專利權人之權利，被上訴人自始至終均未提出有關發現上訴人侵權情事而通知專利權人陳華田之任何資料，且於歷次答辯書均未提及有「先行通知而專利權人不請求」之情事，足見被上訴人確漏未履行該項先行通知之法定程序，依法自不得享有告訴權已臻明確，惟原審以業經具有利害關係之證人陳華田到庭結證無訛，即率認被上訴人已履行法定程序，實難謂公允。
（三）再按「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」、「．．．第五十九條至第六十五條．．．於新型專利準用之。」專利法第五十九條、第一百零五條分別定有明文，是由上開條文即可明知：若新型專利權人以其新型專利授權他人實施，但未向專利主管機關登記者，依此規定該專利授權人即不得對抗第三人甚明，查依被上訴人所提呈之經濟部中央標準局函內載：「說明一：依八十七年六月二日申請書辦理。．．．」，並於八十七年六月廿三日准予登記在案，惟查被上訴人另所提及之授權書、委託書（原告認該等書據恐有事後倒填日期之嫌），其簽立日期為八十六年六月一日，然，如前述被上訴人遲至八十七年六月廿三日始向經濟部中央標準局申請登記核准，被上訴人卻在未經該局核准登記「前」即取締（被上訴人於八十七年四月十日向台中地檢署提出告訴）上訴人涉嫌侵害專利之案件，依上開法條之規定，自不得對抗第三人即上訴人，被上訴人自無告訴權已甚明確，惟原審竟反於上開法條之規定，其認事用法均有未洽。
（四）被上訴人所提呈原審之授權書及委託書內就培青公司之印文並不相同，既在同一時間同一地點簽署同時製作之二份文書，亦由同一人所蓋用，則豈有印文不同之理？顯見委託書乃臨訟所為，殊不足採。
三、證據：除援用原審之立證方法外，並聲請訊問證人陳華田。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：求為判決：駁回上訴。
二、陳述：除與原判決記載相同者予以引用外，補稱：
（一）本件之主題在於被上訴人是否有權向上訴人要求損害賠償，並非在上訴人是否該被判處徒刑。亦即上訴人是否可索回給被上訴人之和解賠償金，而非上訴人是否不必受刑事判刑。上訴人一直爭辯被上訴人是否有刑事告訴權問題，實無關本案主題。
（二）縱然依專利刑法論，被上訴人亦具有合法之告訴權資格，得對抗第三人：按專利法第一百零五條規定準用第五十九條規定，發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。亦即，未向中央標準局（智慧財產局）登記，不得對他人主張（對抗）權利，有向中央標準局登記授權，得對抗第三人。而被上訴人係依法向中央標準局登記授權，故被上訴人具告訴權之身份、資格，乃依法有據。
（三）被上訴人確是專利權被侵害之受害人，符合刑事訴訟法第二百三十二條之規定：被上訴人花費鉅資（權利金）取得專利權人陳華田之獨家授權，且至今仍需每年、每月給陳華田權利金。專利權人陳華田亦不得再授權予他人。此專利權權益，於給陳華田授權金後，由被上訴人所獨享。上訴人侵害專利權後，當然會影響被上訴人專利品之銷售量，造成營業損失，甚至上訴人之仿冒品品質必然與被上訴人專利品不同，而造成被上訴人商譽之損害。此即是被上訴人遭受權利受害，被上訴人當然是受害人。
（四）上訴人所給予被上訴人之和解金，屬被上訴人依專利法第五十九條規定對抗侵害專利權人，所衍生之賠償金，上訴人無權要求返還。專利法第五十九條明文規定至專利專責機關登記（授權），即可對抗第三人，因而被上訴人得對抗、排除、阻止上訴人侵害專利權，亦得要求上訴人損害賠償。故被上訴人與上訴人所達成之和解條件，依法有據。與告訴權無關，僅係上訴人造成被上訴人損害之賠償。
（五）被上訴人對上訴人有明確告知係專利授權人：被上訴人對上訴人提出侵害專利權告訴前，曾發存證信函通知停止侵權行為，函中亦明確告知係取得陳華田之獨家授權產銷。於檢察署開庭中，並向檢察官表明係取得授權，為上訴人所明知，且專利權人陳華田亦出庭作證同意全權授權。故被上訴人並未隱瞞被授權之身份。上訴人於違反專利法案件偵察庭時，尚一味強辯，至被起訴後，主動要求與被上訴人和解。
（六）上訴人係在完全明知事實之清況下，與被上訴人達成和解，無權主張和解無效，上訴人承認對被上訴人之權益有所損害，支付和解賠償金，不得要求返還。
三、證據：援用原審之立證方法。理 由
一、上訴人起訴主張：兩造於八十七年六月二十三日在臺中市○○路之中勤國際專利商標事務所內，因臺灣臺中地方法院檢察署八十七年度偵字第八二○六號專利糾紛案件，在被上訴人「以刑逼和」之情況下，成立和解，並交付被上訴人四十萬元及支出刊登報紙費用十萬九千九百四十一元。惟依專利法第一百二十五條、第一百三十一條規定，新型專利侵害之犯罪為訴乃論之罪，且其告訴權專屬於專利權人始得擁有，本件新型專利案件，縱有侵害之情事，其直接之被害人應為系爭新型專利權人陳華田，被上訴人經專利權人陳華田授權部分僅及於「製造、販賣」而已，並非「全部」之授權，既非新型第一一六七五二號專利權人，依法自無告訴之權利；且被上訴人自始至終均未提出有關發現上訴人侵權情事而通知專利權人陳華田之任何資料，顯漏未履行該項先行通知之程序，自不得享有告訴權，且授權書及委託書上被上訴人公司及法定代理人之印章不同，顯係事後偽造；又被上訴人於八十七年六月二十三日始向經濟部中央標準局申請登記核准，卻在未經該局核准登記前即於八十七年四月十日向臺中地檢署提出告訴而取締，自不得對抗上訴人。詎被上訴人明知其非專利權人竟亦提起告訴，因上訴人昧於法律常識缺乏，被上訴人竟以欺瞞之方法致上訴人有所誤認，致於八十七年六月二十三日與其和解，上訴人爰依法撤銷該和解之意思表示，被上訴人自應將上訴人因該和解所交付之四十萬元及登報費用十萬零九千九百四十一元返還上訴人，為此提起本訴，求為判決被上訴人給付五十萬九千九百四十一元及自八十八年三月十六日起至清償日止之法定遲延利息等語。
二、被上訴人則以其係依法向中央標準局登記授權，且亦經核准、公告，故具有告訴權，且被上訴人於提起侵害專利告訴前及偵查中，均表明取得授權之事實，並未隱瞞被授權之身份，上訴人亦明知被上訴人係被授權人，而於檢察官起訴後，方主動要求和解，被上訴人並無逼上訴人和解，亦無隱瞞事實而和解。又被上訴人係於八十七年三月二日向中央標準局提出登記專利授權事宜，並非是八十七年六月二日始提出，且中央標準局對專利授權登記僅係予以備案而已，被上訴人既經專利權人陳華田授予獨家專利授權，即立即具有專利權之權利。被上訴人於取締上訴人前，已先通知證人陳華田，由證人陳華田同意由被上訴人行使專利法第五十九條之權利。至於臺灣苗栗地方法院檢察署八十八年度偵字第一五五號不起訴書，其認定不當，業經發回續行偵辦等語資為抗辯。
三、按和解不得以錯誤為理由撤銷之。但有左列事項之一者，不在此限：
（一）和解所依據之文件，事後發見為偽造或變造，而和解當事人若知其為偽造或變造即不為和解者。（二）和解事件，經法院確定判決，而為當事人雙方或一方於和解當時所不知者。（三）當事人之一方，對於他方當事人之資格或對於重要之爭點有錯誤而為和解者。民法第七百三十八條定有明文。上訴人主張兩造於八十七年六月二十三日在臺中市○○路之中勤國際專利商標事務所內，就臺灣臺中地方法院檢察署八十七年度偵字第八二○六號專利糾紛案件成立和解，由上訴人交付被上訴人四十萬元並支出刊登報紙費用十萬九千九百四十一元之事實，固據上訴人提出和解書影本一份、聲明啟示影本一份為證（原審卷第八頁至第十頁）。惟查：
（一）按專利法上之授權實施，係指將專利之實施即製造、販賣、使用以及進口等權限授予他人實施而言，其為專屬授權者，乃指專利權人一經授權後，不得就同一內容再授權第三人利用者而言，性質上傾向物權說，其被侵害者通說認為應有告訴權，經濟部智慧財產局亦同此見解，此有該局八十八年九月七日（八八）智法字第八八○○七一一七號函一份在卷可稽（原審卷第五十七頁）。被上訴人係於八十六年六月一日，取得證人陳華田所享有新型第一一六七五二號拖把膠棉之改良結構，第三○四四一五號拖把膠棉之改良構造追加（一）製造銷售之權利，且於兩年內，未經被上訴人及證人陳華田同意，不得授權於第三者，係屬專屬授權一節，業經證人陳華田於原審法院到庭證稱：「我於八十六年六月一日將台灣新型專利一一六七五二號、三０四四一五號之權利授權給被告，獨家授權期間為二年，其餘到專利有效期間為止，是一般授權，同時我也有寫委託書給被告，由他處理專利法律訴訟事宜及仿冒取締，八十七年四月間被告取締原告前有事先通知我，我有同意由被告去取締。」、「授權書及委託書是同一天簽的，內容的草稿是我寫的，打完字之後由我看過內容才簽名蓋章，至於培青公司用那個印章不在我了解範圍但我的確是要授權給被告」、「八十七年四月間被告取締原告前以電話通知我，我同意被告取締．．．」等語（原審卷第一０一頁），及在本院證稱：「八十六年六月一日製作的委託書，與授權書是同一天製作的，但現在提示的授權書的內容是後來有經過修改，條件方面雙方有再協商過，印文有無更改我不清楚，我的印文都是一樣的，培青公司是董事長謝明悌及副理蔡明賢到我那邊談的．．．培青公司的蔡副理（明賢）通知我被仿冒，我就告訴他我已寫委託書給你們了，你們自行處理．．．」、「委託書與授權書是同一天製作的，但授權書在幾日後彼此有再協商修改內容，但印文為何不同我不清楚，至於委託書及授權書由何處製作我忘記了．．．」等語明確（本院卷第四十六頁至四十七頁），並有被上訴人所提出之授權書影本一份在卷可稽（原審卷第四十四頁），參以證人陳華田於八十六年六月一日同時出具委託書予被上訴人，書明「上述專利之所有一切仿冒取締及法律訴訟事宜均委由被上訴人全權處理」，此亦有委託書影本一份附卷可憑（原審卷第四十五頁），顯見被上訴人於八十六年六月一日起至八十八年五月三十一日止，對上開二種新型專利，確係享有專屬授權揆諸上開說明，被上訴人自應享有告訴權。上訴人主張被上訴人經專利權人陳華田授權部分僅及於「製造、販賣」而已，並非「全部」之授權，依法自無告訴之權利云云，即無可採。上訴人雖又以授權書及委託書上被上訴人公司及法定代理人之印章不同，主張係屬偽造，不惟為被上訴人與陳華田所否認，且按當事人間契約之成立，依法係以兩造意思合致為要件，至於列名中人是否到場或簽押，均與契約成立之要件無關，最高法院十八年上字第一五七號判例意旨可資參照，是被上訴人與證人既均陳述係在對委託書及授權書內容意思表示一致後方才簽署，則被上訴人係用何印章，均與契約成立之效力無涉，是上訴人此部分抗辯，亦非可憑採。
（二）次按發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後不為前項請求且契約無相反約定者為限。上開規定於新型專利準用之，專利法第八十八條第一、二項、第一百零五條分別定有明文。經查，被上訴人為新型第一一六七五二號、第三○四四一五號之專屬授權人，已如前述，且被上訴人於八十七年四月十日向檢察官提起告訴前，業先通知證人陳華田，由證人陳華田同意由被上訴人取締一節，亦經證人陳華田證實，已如前述，堪認被上訴人確已符合專利法第八十八條第一、二項、第一百零五條之規定。上訴人主張被上訴人未提出有關發現上訴人侵權情事而通知專利權人陳華田之任何資料，顯漏未履行該項先行通知之程序，自不得享有告訴權云云，顯有誤會。
（三）再查，被上訴人於八十六年六月一日取得專屬授權後，已於八十七年三月二日向經濟部中央標準局申請專利權授權實施，雖於八十七年四月十日向臺灣臺中地方法院檢察署提出告訴前，尚未完備登記程序，直至八十七年六月二十三日方准予登記在案等情，為兩造所不爭執，並有被上訴人所提出之經濟部中央標準局自行收納款項統一收據影本一份、專利權授權實施申請書影本一份、經濟部中央標準局專利處八十七年度標專（乙）一五○三二字第１８３９４、１２０９６７號函影本各一份、公告專利權授權實施案件影本一份存卷可佐（原審卷第八十五頁至八十七頁），然上開於經濟部中央標準局所為之按授權登記，性質上應僅係核備登記而已，並不影響被上訴人經證人陳華田專屬授權後本享有之權利至明。是縱被上訴人至八十七年六月二十三日方經經濟部中央標準局准予登記，亦無礙於被上訴人本於專屬授權得享有告訴權之行使。
（四）上訴人雖又主張係受被上訴人詐騙，方會與之達成和解，事實上被上訴人並無告訴權等語，惟查被上訴人於臺灣臺中地方法院檢察署八十七年度偵字第八二○六號違反專利法案件中，確享有告訴權一節，已如前述，且上訴人係因經檢察官認定侵害被上訴人所取得證人陳華田授權之新型第一一六七五二號專利權而於八十七年五月二十九日提起公訴後，於八十七年六月二十三日與被上訴人成立和解，為兩造所不爭執，觀之上訴人所提出之和解書，其內容開宗明義書明為「立書人培青企業股份有限公司代表人謝明悌（下稱甲方）、益得企業有限公司謝嘉益（下稱乙方），雙方就乙方侵害甲方所取得陳華田授權之『新型第一一六七五二號』專利權事件，達成和解，約定條款如左：」，第一條約定「乙方願承認侵害並尊重前述專利權，而達成和解」，顯見兩造係就檢察官提起公訴之犯罪事實達成和解，上訴人應瞭解和解內容方會簽署，難認上訴人有何被詐騙之情。是上訴人主張受詐騙而簽署和解書，亦不足取。
四、綜上所述，被上訴人並無以欺瞞之方法致上訴人有所誤認而成立和解，且亦無民法第七百三十八條但書所規定得為撤銷之情形，則上訴人本於民法第八十八條、第九十二條之規定主張撤銷和解之意思表示，即屬無據。從而，上訴人請求被上訴人給付因和解所交付之四十萬元及登報費用十萬零九千九百四十一元共計五十萬九千九百四十一元及自八十八年三月十六日起至清償日止之法定遲延利息，為無理由，不應准許，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
五、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 八十九 年 六 月 十三 日~B1民事第三庭審判長法 官 陳照德~B2 法 官 蔡王金全~B3 法 官 黃淑玲右為正本係照原本作成。
不得上訴。
~B3 書記官 陳如慧中 華 民 國 八十九 年 六 月 十四 日
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