臺灣高等法院臺中分院民事判決 九十一年度上字第三三二號
上 訴 人 日商．小學館
股份有限公司法定代理人 乙○○○
影業有限公司法定代理人 甲○ ○被 上訴人 薇尼有限公司法定代理人 丙○○右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十一年八月九日臺灣臺中地方法院八十九年度訴字第三一六號第一審判決提起上訴及追加之訴，本院判決如左：
主 文上訴及追加之訴均駁回。
第二審及追加之訴訴訟費用均由上訴人負擔。
追加之訴假執行之聲請駁回。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：
㈠、上訴聲明：求為判決：⑴原判決廢棄。⑵被上訴人應連帶給付上訴人日商‧小學館股份有限公司或上訴人香港商‧國際影業有限公司新臺幣（下同）三百十一萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑶上訴人願供擔保請准宣告假執行。
㈡、追加之訴聲明：⑴被上訴人應連帶給付上訴人日商‧小學館股份有限公司或上訴人香港商‧國際影業有限公司二十萬零八百元，及自九十一年十一月十二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑶上訴人願供擔保請准宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：
㈠、按「訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第二百五十五條第一項第二款至第六款情形，不在此限。」、「訴狀送達後，上訴人不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：‧‧‧二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。」民事訴訟法第四百四十六條第一項及第二百五十五條第一項第二、三款分別定有明文。本件被上訴人薇尼有限公司（下稱薇尼公司）、丙○○二人未經上訴人同意或合法授權，大量製造如附表所示商品並販賣，顯係侵害上訴人日商．小學館股份有限公司（下稱小學館公司）享有之商標專用權及上訴人香港商．國際影業有限公司（下稱國際影業公司）商標使用權。是小學館公司及國際影業公司自得分別擇定依商標法第六十六條第一項第三款但書、第六十九條準用第六十六條第一項第三款但書規定之計算方式，向被上訴人連帶請求損害賠償。經細究商標專用權及商標使用權之規範目的，無非皆係保障該註冊商標本身所形成之商譽，二者保障之對象實屬同一。法律規定使商標使用人亦得對侵害者主張權利，蓋因法律既設有商標授權制度，若未賦予被授權人救濟之權者，一但商標專用權人怠於主張權利，自是有礙商標授權制度之正常運行，故有商標法第六十九條之規定。是於商標被授權使用人因維護同一商標之信譽而向侵害者主張權利，而商標專用權人亦未怠於主張權利之情形，基於皆為維護同一商標權，於訴訟上侵害人向權利人之一，即商標授權人或商標使用人為給付即已填補同一商標所受之財產及非財產上之損害。本件基於被上訴人侵害上訴人如附表所示五項註冊商標，侵害各商標之查獲商品數量均超過一千五百件，應以其總價三百十六萬零八百元定賠償金額。又小學館公司及國際影業公司依商標法第六十六條第三項、第六十九條準用第六十六條第三項規定，茲請求商標專用權人、使用權人之業務上信譽，因侵害而致減損之非財產上賠償十五萬元。揆諸首開規定，上訴聲明第二項擴張請求金額至三百三十一萬零八百元，無須被上訴人同意，即屬合法；且被上訴人依上訴聲明第二項，向小學館公司或國際影業公司給付上揭金額，即可填補本件上訴人因同一商標所受之財產及非財產上之損害，合先敘明。
㈡、薇尼公司確有未經國際影業公司授權而擅自生產侵害上訴人商標權之商品行為：⒈姑不論系爭授權契約「已有之合約品項」產製前須經上訴人書面同意之約定是否
有原審判決所指稱未明確之情形，惟被上訴人確實生產「非屬合約品項」之商品：
⑴按商標法第二十六條第一項規定商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部
授權他人使用其商標；又依同條第二項之意旨亦可知被授權人得再授權他人使用。是在被授權人和其再授權之他人間，關係亦同授權人和被授權人，則經被授權人一部再授權於該他人，該他人只在授權範圍內取得商標專用權，被授權人未授權之部分，該他人並不得任意侵害之。
⑵次按商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限，商標法第二十一條第二
項定有明文。是不論商標註冊或商標授權實施之情形，不問商標權人對於一般社會大眾亦或是商標權人對於被授權人之間，皆須明確特定使用商標之商品為何，方符前開規定之意旨。蓋商標權為排他之使用權，倘無明確範圍限制，此排他權將會漫無邊際，相關業者亦將有動輒觸法之虞；且在明確範圍之同時，亦可兼顧保障於授權範圍內行使商標權並使其發揮最大經濟效益之目的，此為商標法之特色和特質。
⑶今觀國際影業公司經小學館公司合法授權使用系爭商標，又國際影業公司一部授權予薇尼公司及訴外人中越佳有限公司（下稱中越佳公司）：
①薇尼公司部分：得於八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，在臺灣地區
，使用動畫影集「DORAEMON」中之表徵，於有關製造、販賣功能性鑰匙圈、抱枕（棉）等商品。
②中越佳公司部分：得於八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，在臺灣地
區，使用動畫影集「DORAEMON」中之表徵，於有關製造、販賣零錢包（布製及皮製品）、皮夾（布製及皮製品）、海灘袋（塑膠及尼龍製品）、手提袋（塑膠及尼龍製品）等商品。
⑷被上訴人超出前述授權範圍，在臺灣地區生產如附表所示商品，確屬侵害上訴人之商標專用權及商標使用權：
①附表編號二所示「小銅鑼燒鎖圈」部分：
原判決依照片所示，僅以「小銅鑼燒鎖圈」上有「吊鍊」，即謂係屬鑰匙圈云云。惟依經驗法則，鑰匙圈既係為固定集中金屬製之鑰匙而設計，無論外觀花樣如何變化，固定集中鑰匙之部分，必以堅固之金屬材質製造，以免金屬鑰匙因固定集中之材質崩斷而散落。而該「小銅鑼燒鎖圈」上所附之「吊鍊」，脆弱易斷。故原判決亦逕用「吊鍊」而非「鑰匙環」稱呼之，其顯與一般普遍使用之各式鑰匙環使用材質不同，不適於集結鑰匙之用甚明。再者，自「小銅鑼燒鎖圈」外觀觀之，顯然係屬供裝飾用之布偶，照片中所示之「吊鍊」即便於懸掛之用，自不可謂照片所示「吊鍊」之物，因可串掛鑰匙，皆可稱之為「鑰匙圈」。矧附表編號二之「小銅鑼燒鎖圈」，既非國際影業公司授權薇尼公司生產製造販賣之「功能性鑰匙圈」，則該「小銅鑼燒鎖圈」上，薇尼公司使用「小叮噹」系列商品之表徵，並標示有「DORAEMON」字樣，即分別侵害上訴人第七九三五八四及第七九三五七二號註冊商標之專用權及使用權。基於前揭註冊商標各為獨立之商標專用權，參以本件侵害之態樣，上訴人自得請求被上訴人於同一商品侵害上訴人二個商標專用權及使用權之損害賠償。
②附表編號三所示「叮噹皮夾」，上訴人並無授權被上訴人生產製造販賣：
原審判決略謂「上訴人國際影業公司與第三人中越佳公司所訂授權契約其中第二項商品為皮夾（布製及皮製品）‧‧‧既有授權，商品之材質或功能縱有不符約定，違反授權契約約定‧‧‧仍難認係侵害商標權。」、「小熊屋、薇尼公司、中越佳公司雖為不同之法人，但實際負責人相同，被上訴人主張叮噹皮夾係自相關之中越佳公司販入，應為可採」云云。然中越佳公司亦未得到上訴人授權製造「塑膠製」皮夾，此觀系爭國際銷售授權契約即明。蓋合約品項明確之必要性，在商標法領域為屬重要，是上訴人與訴外人中越佳公司間之授權契約，除品項名稱外，亦及於各品項仔細限制材質之使用（且於授權契約係全部品項皆有明確約定），細推約定真意，顯係將同品項不同之材質者視為不同之種類，否則各品項下，大需約定「皮夾」、「海灘袋」概括名稱即可。再參該「海灘袋」品項下，亦明確約定限「塑膠及尼龍製品」，顯見是否有授權製造塑膠材質皮夾，應有明文。退萬步言之，縱中越佳公司生產塑膠製皮夾屬合約品項，亦不代表薇尼公司即有權販賣系爭皮夾。蓋若被上訴人主張自中越佳公司販入，亦須就販入事實負舉證責任，因被上訴人與中越佳公司於法律上究屬不同法人。是原審判決以訴外人小熊屋國際有限公司（下稱小熊屋公司）、中越佳公司與薇尼公司「實際負責人相同」，逕認被上訴人主張叮噹皮夾係自中越佳公司販入為可採，其論理過程不明，似有違背論理法則。從而，附表編號三所示「叮噹皮夾」既非國際影業公司授權薇尼公司生產製造販賣之合約品項，則被上訴人使用上訴人「小叮噹」系列商品之表徵，並標示有「DORAEMON」字樣，顯分別侵害到上訴人等就第八四三九三三及第四八八九二六號註冊商標之專用權及使用權，上訴人自得依法請求損害賠償。
⒉關於「屬於合約品項部分」，基於「品質控制條款」之明白約定可知，被上訴人
亦須經國際影業公司審核同意後方得使用上訴人之商標，否則亦構成侵權；縱國際影業公司審核門檻有異議，亦屬契約爭議待雙方協議或訴訟解決，薇尼公司不得未經同意強行生產製造販賣：
⑴授權契約既基於契約自由訂定，則是否業經授權等相關事項仍須就契約本身授權條件是否成立而定：
按解釋意思表示應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之詞句，民法第九十八條定有明文。又商標授權契約當事人，原則上得自由訂定契約內容，包括授權期間、授權地域、販賣地區、製造量、銷售價格及報酬金之多寡等。是本件國際影業公司與薇尼公司、中越佳公司簽署之系爭國際銷售授權契約書，應解釋為雙方合作授權事務之開端，其後相關商品是否獲有製造銷售等之授權，仍須視契約約定之授權條件是否成立而定。
⑵本件於授權條款中確有約定未經事前同意者，即便是合約品項之產製，仍屬未經授權而為侵權商品：
①按國際銷售授權契約基礎契約（下稱基礎契約）約定授權人在一定之條款及條件
之基礎上，方授權與被授權人使用特定名稱、肖像與人物於有關特定商品之製造、經銷、廣告、促銷與販售等相關權利；而同列入契約且為被上訴人明知之標準條款第一條則明確規定：「授權人同意授權予被授權人，被授權人亦同意接受該授權，被授權人為在授權期間於授權區域內製造、經銷、廣告、促銷和銷售授權商品之目的，可依據本契約條款利用授權商品及與之有關之財產權。授權人特別保留未明示授權與被授權人之所有權利，而且可以隨時自由地使用和利用該權利，除了特定授權之權利，被授權人也同意不會運用、或授權或准予他人運用有關該財產權的任何權利。」又其第四條亦訂明：「被授權人（按：即本件薇尼公司與第三人中越佳公司）應在銷售或經銷任何授權商品前，免費提供授權商品樣品，並取得上訴人書面同意，除非取得上訴人書面同意，任何呈送給上訴人的商品不得視為已經過認可。」該第四條即為「品質控制條款」，授權人藉由事先篩檢合約品項商品之施作是否符合一定水準及品質，對合格者同意其產製，始屬「經授權」，此種確保授權商品具有授權人要求品質之作法，乃為維持品質之必要措施，否則無異將使消費者喪失對商標品質認知，致商標喪失作為商品品質之象徵及表彰來源之功能。此即基於授權契約得依當事人自由意思加以約定之性質訂定。是系爭契約既約定品質控制條款，詎原審仍認「‧‧‧如認商品或商品材料須經授權人出具同意書認可，被授權人始得享有使用該商標之權利，授權人欲對商標使用權加以限制固無不可，惟應於授權契約為明確的約定，不得以被授權人未遵守契約約定即認侵害其商標權。」及「‧‧‧標準條款第四條之約定，僅係對授權商品式樣及品質之約定，並非授權使用商標權之要件。」云云，實未能詳閱系爭契約條款內容，並對該契約內容之解釋顯有違誤。退萬步言之，縱認品質維持條款仍不足以構成「未經送請商品樣品即不得使用系爭商標」之約定，然依前開標準條款第一條之約定，其餘權利仍應保留由授權人即國際影業公司享有，況參照著作權法第三十七條規定「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權」之意旨，商標法雖無相同之明文規定，然依授權關係的利益衡量與價值判斷，即商標使用之授權亦應做相同解釋。是被上訴人未遵守品質維持條款，便將商品製售流通於市，即屬未依約而擅自製售未經認可之商品，乃屬未經授權，侵害上訴人之商標專用權及商標使用權。
㈢、對被上訴人抗辯之陳述：⒈被上訴人辯稱「倘如上訴人在授權期間中藉故刁難拒不審核通過任何產品設計，
則被上訴人等公司豈非空付巨額授權金而仍未取得真正、實際授權而得使用、收益？」及「上訴人國際影業公司對前揭設計圖稿之圖樣一直有意見（亦極可能係故意刁難），屢經被上訴人等公司修改圖樣運用，仍均遲遲未通過審核」云云。
惟查：
⑴依上揭「品質控制條款」，上訴人有審核被上訴人設計圖樣之權，此經契約明定
，亦為締約雙方當事人所共知。對於如何進行審核及審核之內容有意見，顯屬契約內執行上之爭議，被上訴人理應會同上訴人協商亦或藉其他管道斷之，不得自行曲解雙方契約原意之方式，強行將未審核通過之設計圖樣使用於商品並生產製造販賣。是縱如附表編號一所示「大銅鑼燒」在合約品項內，於未經上訴人審核通過前，被上訴人仍不得生產製造販賣。
⑵薇尼公司於簽約時所支付的款項係屬系爭授權契約第六條所定之「最低保證金」
（Minimum Guarantee），而非第五條所定「權利金」（Royalty Rate）。觀諸系爭契約，所謂「最低保證金」（Minimum Guarantee），屬被授權人履約保證，要求被授權人取得該商品造型授權後，須盡力開發商品，避免被授權人與授權人簽約後不肯從事開發設計，因而影響授權人營造此造型之知名度；而「權利金」（Royalty Rate）係被授權人為使用商標權而支付，作為授權人權利之補償，二者具有完全不同之法律意義，故薇尼公司支付「最低保證金」並不等同於取得授權。
⑶次依前揭「國際銷售授權契約基礎契約」約定，權利金給付費率係依照「批發價
百分之十」（即各品項販賣數量出廠價之百分之十）計算，是被授權人須將產品送交授權人為商品樣式認可後，始能確定販賣之數量而計算權利金之數額。本件因被上訴人未將產品送交上訴人認可商品樣式，無從確定販賣數量及權利金數額，遑論被上訴人有支付任何權利金。
⑷另依標準條款第五條所示，固有約定被上訴人於製造販賣系爭商品時，均須於商
品標示國際影業公司所要求之字樣及貼上所核發之授權標貼，但依授權標貼申請書所載，薇尼公司從未向上訴人申請授權標貼，無因申請授權標貼而支付任何費用。是無任何證據顯示被上訴人已支付該授權契約所約定應給付之權利金。故被上訴人辯稱授權金係以購買「授權標貼」之方式支付，及原判決認被上訴人於簽訂系爭授權契約時已支付權利金，其理由謂「如需上訴人國際影業公司嗣後出具同意書，被上訴人薇尼公司或第三人中越佳公司始得使用系爭商標，渠等簽訂系爭授權契約，並已支付權利金，豈非毫無意義」云云，殊無足採。
⒉被上訴人指稱以五萬元代價購買小叮噹設計圖稿以代審核，並經國際影業公司同
意適用在所有新商品云云。然被上訴人所提出國際影業公司之傳真內載略以：「關於 貴公司購買小叮噹設計圖稿事宜‧‧‧有必要提供較多的素材以便於商品的設計，因此‧‧‧同意選出五十款經送審通過且適合運用在文具類之設計圖稿，以新台幣五萬元之價格，提供予 貴公司用於設計小叮噹文具類商品之使用。
」等語，依該傳真文義可知，上訴人以五萬元之代價將小叮噹設計圖稿賣予訴外人小熊屋公司，顯為便於該公司「設計小叮噹文具類商品之使用」。且依該傳真內容之文義，絲毫未有上訴人願以五萬元代價「代審核」之意。是於該傳真所示之文義甚明下，被上訴人空言指稱「當時係合意廣泛適用於『所有』新商品」云云，顯未盡舉證責任。再者，該傳真係上訴人與小熊屋公司間之文件，自與法律上不同法人格之被上訴人無涉。
⒊又被上訴人所提授權貼紙點收文件，係屬訴外人小熊屋公司所有，與被上訴人無
涉。反由多筆審核小熊屋公司送審之監修表可知，上訴人係為維持品質控管，就具有一定水準之設計圖，皆能審核通過，並無刻意刁難之情形。另關於被上訴人所提授權金發票亦屬小熊屋公司所有，與被上訴人無涉。
⒋被上訴人雖檢呈臺灣臺中地方法院檢察署九十一年度偵續字第二七號不起訴處分
書，用證並無侵害上訴人商標權之情。惟該不起訴處分書所引內容即為本件之原審判決，此由該不起訴處分書第五頁㈢倒數第七行載有「此於告訴人對被上訴人提起之民事損害賠償事件，台灣台中地方法院八十九年度訴字第三一六號判決亦同此認定‧‧‧」即明。又該不起訴處分書尚未確定，上訴人已依法聲請再議，且既屬他案，就此部分茲不贅述。
㈣、綜上所述，被上訴人未經上訴人之式樣認可即擅自製造、販賣上訴人所擁有商標專用權、使用權之商品，不僅違反合約，並且屬未經授權侵害「DORAEMON」之商標權。原審對諸多事實認定有誤，又未能辨析商標授權制度的基本精神及核心目的，致認為被上訴人行為僅屬民事違約而無侵權行為之構成，實係對契約內容及商標法之意旨有所誤解。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提中越佳公司與國際影業公司間國際銷售授權契約基礎契約、追加契約影本、譯本各二件，授權標貼申請書，曾陳明汝著商標法原理一書節本，監修表一份（上以均影本）為證。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：求為判決：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：
㈠、本件相關之違反商標法刑事案件前經臺灣臺中地方法院檢察署八十九年度偵字第一六六四０號、九十年度偵字第三三七號、一一六七Ｏ號為不起訴之處分後，雖經告訴人國際影業公司聲請再議後發回續行偵查，然仍經同署以九十一年度偵續字第二七號以「‧‧‧。依卷附之渠等契約條款第四條觀之，係約定式樣許可，其內容是指被上訴人在製造、銷售商品前，須提供商品及商品材料經告訴人書面同意認可，然該契約並未約定商品或商品材料如未經告訴人書面同意或認可，不得使用商標或限制商標之使用。亦即該契約條款之約定僅係對授權商品式樣及品質之約定，並非授權使用商標權之要件。故若被上訴人未依照契約約定生產、製造，亦僅係違反契約條款，難認定即有侵害商標權之行為。‧‧‧」、「‧‧‧被告所查獲之商品，其中縱有授權標貼未有防偽措施者，亦有可能係時間經過而褪掉，並不一定當然係被上訴人所擅自偽造。再參以卷附其所使用之數字原始版子及其當庭呈閱之正版與翻版之比較，可知僅因線條之粗細，並不能認定是仿冒，會因機器所使用之壓力及油墨多寡影響圖形之模樣或粗細。故被上訴人所遭查扣之商品，其上所貼之授權標貼，若有此情形，並非即係由其所偽造，其自告訴人所取得之授權標貼亦有可能線條粗細或圖形模樣有所差異，但非因此可認定係偽造。且經勘驗扣案商品之授權標貼，告訴人公司人員所認定係真正之授權標貼，亦非全然相同，益證授權標貼本會因印製過程中，機器及油墨或其他因素，而導致印製出來之授權標貼非全然相同。故尚難因被上訴人遭查扣之商品上授權標貼字體粗細不同，而認定被上訴人有何偽造授權標貼之行為。‧‧‧」之理由，仍為不起訴之處分，其就本件仍持至多應僅屬債務不履行之契約糾紛之見解，殊值贊同。
㈡、本件上訴人主張如附表所示商品未獲授權，無非乃以系爭商品設計未依約送經上訴人審核通過即無授權云云，為其主張理由。惟查：
⒈小熊屋公司、薇尼公司、中越佳公司於訂約後，原均依約將開發新商品之設計圖
送交國際影業公司審核，惟國際影業公司對前揭設計圖稿之圖樣屢有意見（亦極可能係故意刁難），屢經薇尼公司修改圖樣運用，仍均遲未通過審核。嗣薇尼公司實際負責人宋祥德於國際影業公司人員指點後始改以五萬元之代價向該公司購買小叮噹設計圖稿，以運用於新商品之方式取代審核，且彼時係合意廣泛適用於所有新商品，並非僅限制適用於文具類商品。至於薇尼公司所提之報價傳真函中雖稱提供用於設計文具類商品之使用，惟嗣於正式購買時，該國際影業公司確已明確應允得使用於所有商品，今薇尼等公司所使用之小叮噹設計圖稿全部均係前揭以五萬元之代價向國際影業公司所購得，由國際影業公司人員將送審通過圖稿錄成光碟交付予被上訴人等公司使用。準此，又豈得謂被上訴人有侵害系爭商標權？⒉依國際影業公司發交薇尼等公司授權貼紙點收文件所示，薇尼等公司自八十七年
十一月間起陸續向國際影業公司申請發交之授權貼紙高達約三百萬張，且國際影業公司至今仍均稱薇尼等公司從未將設計之新商品送審通過云云。是倘兩造間從無以購買設計圖稿以取代審核之約定，則國際影業公司對被上訴人等公司陸續申請發交如此巨量之授權貼紙而竟從未有商品送審通過以銷售之情事，豈能無疑？
㈢、上訴人一再主張被上訴人薇尼公司所支付款項係系爭授權契約所約定之「最低保證金」（Minimum Guarantee），而非權利金（Royalty Rate），故該款項之支付並不等同於取得授權云云。惟查，薇尼公司確已支付授權之對價，此有授權金發票（INVOICE）影本乙份附卷可稽；上訴人雖有時稱之為（Minimum Guarantee），有時稱之為「Additional Royalty」，惟均無礙其為已獲授權之對價之真正本質。
㈣、上訴人主張被上訴人未依約將系爭商品樣品送審通過即製銷系爭商品，仍屬未經授權行為，自己侵害上訴人之商標權，並舉著作權法第三七條規定及兩造授權契約標準條款第四條 (a)款之約定，以佐其說云云。惟查：
⒈按「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用
方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。」著作權法第三七條固定有明文，然此僅係著作權法之特別規定，其他有關智慧財產權之相關法令均無類似規定，亦無任何學說或實務見解認該「‧‧‧約定不明之部分，推定為未授權」對其他有關智慧財產權之授權亦應做相同解釋。
⒉依兩造授權契約標準條款第四條 (a)款固約定：「‧‧‧。在製造、經銷或銷售
前，應先取得代理人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可。‧‧‧。」然此確僅係對授權商品之樣式、包裝、圖樣運用之契約拘束而已，並非授權使用系爭商標與否之充分必要條件，否則豈非所有違反授權契約之行為均遭視為未獲授權之侵害商標權行為！此再參諸兩造授權契約標準條款第四條 (b)款：「代理人有權每年做兩次產品抽樣檢查，但是，如果檢查結果顯示品質有問題，代理人有權做更多次之抽樣檢查，以確認被授權人有建立適當的品質管制。另外，代理人有權派代表參觀製造授權商品及製作容器、包裝材料和類似物之工廠，以認定是否有運用適當之品質管制。」、第三條 (c)款：「被授權人同意，如未取得授權人之事先書面同意，不得在電視或其他媒體上供銷、廣告或促銷任何授權商品。」及第五條 (a)款：「‧‧‧被授權人在使用之前，為取得授權人書面同意，應將所有有關授權商品而使用之作品、副本、文學文章、廣告、促銷和展示資料呈送給代理人或授權人。授權人所作之認可並不代表授權人權利或被授權人依據本契約規定之義務的放棄聲明。另外，授權人所給予之任何認可，其定義應特別限定為授權人對先前已同意之作品所做之認可。」等約定益詳。
㈤、上訴人雖主張如附表編號二所示「小銅鑼燒鎖圈」非授權品項之「功能性鑰匙圈」云云。惟查，依上訴人原審提出之照片所示之「小銅鑼燒鎖圈」既附有「吊鍊」且非不得作為串結集中鑰匙之用，自屬「功能性鑰匙圈」，況連上訴人亦始終均稱其為「小銅鑼燒鎖圈」！另上訴人主張如附表編號三所示「叮噹皮夾」非授權品項材質，惟迄未提出該實物以實其說，僅單憑其所提之「照片」實難認其主張為真正。
㈥、依兩造授權契約標準條款第二條 (a)款：「被授權人同意支付授權人權利金，該權利金相當於在基礎契約中所規定之被授權人或其任何子公司、聯營公司或分公司對授權商品銷售淨值的權利金費率。‧‧‧。」堪明被授權人之任何子公司、聯營公司或分公司亦均在獲授權之列，本件上訴人薇尼公司與第三人小熊屋公司、中越佳公司就系爭商標與上訴人國際影業公司所簽共五份授權契約之履行上實際上與同一公司集團無異，亦應在同獲授權之列。
㈦、末查，上訴人主張被上訴人就附表編號二所示「小銅鑼燒鎖圈」及編號三所示「叮噹皮夾」係「一產品侵害二個商標專用權」，乃以二倍計算其財產損害賠償額云云。惟上訴人就附表編號二所示「小銅鑼燒鎖圈」主張所侵害者係聯合商標註冊號數00000000號、00000000號等二個聯合商標（正商標號數均為00000000號），而聯合商標係為保護、擴大正商標之效用而存在之商標，不能與正商標分離而獨立存在，故被上訴人縱有侵害數聯合商標之行為，至多亦僅能認係一個正商標專用權遭侵害而已。同理，就附表編號三所示「叮噹皮夾」部分，聯合商標註冊號數00000000號既為正商標號數00000000號之聯合商標，至多亦僅能認係一個正商標專用權遭侵害。是上訴人上揭主張，顯無理由。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提不起訴處分書、授權貼紙點收文件八紙、發票一分等件（以上均影本）為證。
理 由
壹、程序方面：
一、按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第四十條第三項規定，自有當事人能力，至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院五十年台上字第一八九八號判例參照）。經查，上訴人國際影業公司雖為未經我國認許成立之外國法人，惟其設有代表人一節，為兩造所不爭執，依上開說明，應認上訴人國際影業公司為非法人團體，其提起本件訴訟，仍具有當事人能力，並得由其代表人為法定代理人涉訟。至香港澳門條例第三十九條規定「未經許可之香港或澳門法人、團體或其他機構，不得在台灣地區為法律行為」，及同法第四十條規定「未經許可之香港或澳門法人、團體或其他機構以其名義在台灣地區與他人為法律行為者，其行為人就該法律行為，應與該香港或澳門法人、團體或其他機構法律行為，負連帶責任」等規定，核與本件當事人能力及訴訟能力無涉，合先敘明。
二、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第二百五十六條第一項第三款定有明文。上訴人原起訴聲明為請求被上訴人連帶給付三百十一萬元本息，上訴後擴張訴之聲明為被上訴人應連帶給付三百三十一萬零八百元本息，嗣再減縮為三百十一萬元本息，核屬上開法條規定擴張、減縮應受判決事項，無庸徵得被上訴人之同意，應予准許。再上訴人在本院追加請求被上訴人應連帶給付二十萬零八百元本息，亦為前開法條規定擴張應受判決事項之聲明，無庸徵得被上訴人之同意，亦應准許，合先敍明。
貳、實體方面：
一、本件上訴人起訴主張：上訴人小學館公司就「小叮噹及圖DORAEMONドうえもんド」之商標圖樣（下稱系爭商標）註冊在案，並授權上訴人國際影業公司在台灣地區之獨家使用權，被上訴人薇尼公司未經上訴人等之同意及授權，偽造上開商標圖樣暨偽造標示上訴人國際影業公司英文名稱之授權貼紙，並將之使用及貼用於仿冒商品（即附表所示商品大銅鑼燒抱枕、小銅鑼燒鎖圈布偶、叮噹皮夾），大量販賣予消費大眾，侵害上訴人享有之聯合商標註冊號數00000000（大銅鑼燒抱枕）、00000000、00000000（小銅鑼燒鎖圈布偶）、00000000，及商標註冊號數00000000等商標專用權（叮噹皮夾），致上訴人受有如附表所示之損害，爰依民法第一百八十四條第一項、第二十八條、商標法第六十一條第一項、公司法第二十三條規定，請求被上訴人二人連帶賠償小學館公司或國際影業有限公司財產上之損害二百九十六萬元，及非財產上損害十五萬元，並在本院追加起訴，擴張聲明請求被上訴人二人應再連帶賠償小學館公司或國際影業有限公司財產上損害二十萬零八百元（起訴及追加起訴請求金額計算式詳附表所示），暨均加付法定遲延利息。
二、被上訴人則以：
㈠、被上訴人薇尼公司部分：上訴人國際影業公司與薇尼公司、中越佳公司及小熊屋公司曾簽訂五份授權契約，授權上開薇尼等三家公司使用系爭商標，附表所示之產品亦均係經國際影業公司授權製造，其中大銅鑼燒（即抱枕）係編號Ｓ九九０五二０Ｖ號契約中之授權品項第二十二項，小銅鑼燒鎖圈（即鑰匙圈）是同上授權契約中之授權品項第十項，叮噹皮夾是國際影業公司與訴外人中越佳有限公司簽訂編號Ｓ九九０四一０Ｖ號授權契約中授權品項第二項，薇尼公司已因上開授權使用契約之訂立及使用對價授權金之支付而有效取得系爭商標之使用權，至薇尼等三公司雖與國際影業公司在上開授權契約中約定薇尼等公司開發新商品應送經國際影業公司審核，然此僅為國際影業公司對授權商品之品質、圖樣運用之約束而已，並非授權使用系爭商標之條件，此由上開授權契約之授權金除「基本保障金」外，另係以購買「授權標貼」（依標貼號碼之不同，有不同之固定價額）之方式支付授權金，而非以經上訴人審核通過商品之多寡或商品價格為授權金計算標準即明。是縱薇尼公司未依約於對外銷售前先將產品送上訴人審核，亦僅屬違反授權契約之民事糾葛，而非違反商標法之侵權行為。再薇尼公司與國際影業公司簽約後，曾依約將設計圖送審，惟國際影業公司遲未審核通過，薇尼公司乃以支付五萬元向國際影業公司購買小叮噹設計圖稿運用在新商品之方式以取代審核，並由國際影業公司將送審通過之圖稿錄成光碟後交付予薇尼公司使用，當時兩造並合意得廣泛適用於所有新商品，並非僅限制適用於文具類商品，薇尼等三公司目前使用之小叮噹設計圖稿全部均係前揭以五萬元向國際影業公司購得之圖稿，此由薇尼公司自八十七年十一月間起陸續向國際影業公司申請發交之授權貼紙高達三百萬張可知，薇尼公司自無侵權行為可言。另上訴人就附表編號２、３部分係主張一產品侵害二個商標專用權，以二倍計算其財產損害，惟該部分均係聯合商標，係為保護、擴大正商標之效用而存在之商標，不能與正商標分離而獨立存在，故縱有侵害數聯合商標之行為，至多亦僅能認為係侵害一個正商標專用權而已，不能認為係侵害二個商標專用權等語，資為抗辯。
㈡、被上訴人丙○○部分：公司法第二十三條雖規定公司負責人應負連帶賠償責任，而不以負責人有故意或過失為成立要件，然丙○○僅係薇尼公司之名義上負責人，該公司實際上負責人係丙○○之姐夫宋德祥，丙○○八十八年初辭去泡沫紅茶店之工作後，即在家協助照顧父母，至八十九年四月結婚後即專任家庭主婦迄今，始終未曾參與薇尼公司之業務經營，自無依公司法第二十三條規定負連帶賠償責任之可言等語，資為抗辯。
三、查系爭商標圖樣業經小學館公司向經濟部中央標準局（現為智慧財產局）登記註冊並經核准登記註冊在案，上訴人享有聯合商標註冊號數00000000、00000000、00000000、00000000及商標註冊號數00000000之商標專用權，小學館公司並授權國際影業公司在台灣地區之獨家使用權。薇尼公司、中越佳公司、小熊屋公司之實際負責人均為宋德祥，國際影業公司先於八十七年七月二十四日與小熊屋公司簽訂授權契約，再於八十八年四月九日、二十二日分別與中越佳公司、薇尼公司簽訂授權契約，與中越佳公司、薇尼公司簽訂之授權期間均自西元一九九九年五月一日起至二０００年四月三十日止，上開授權契約係授權薇尼公司製造販賣抱枕、鑰匙圈等商品，授權中越佳公司製造販賣皮夾等商品，並援用國際影業公司與小熊屋公司於八十七年七月二十四日簽訂之授權基礎合約，及依小熊屋與國際影業公司簽訂之國際銷售權契約標準條款第四條約定，被授權人於製造、銷售商品前，須提供商品及商品材料經授權人書面同意認可等事實，有商標註冊證、小學館公司授權契約書、國際影業公司授權契約、國際銷售授權契約等件影本在卷為證，且為兩造所不爭執，自堪信為真實。是本件所應審究者，為：⑴上開授權契約中約定薇尼公司之商品應予送審，如薇尼公司未將商品送國際影業公司審核通過，是否即應視為未經授權而有違反商標法之侵權行為﹖亦該約定僅為國際影業公司對於薇尼公司生產商品式樣及品質限制之約定，而非授權使用商標權之要件﹖⑵附表所示產品是否上開授權契約授權生產之商品﹖如非契約約定之授權生產產品，有無違反商標法之侵權行為﹖
四、經查：
㈠、⑴國際影業公司雖先後授權第三人中越佳公司使用系爭商標圖樣製造、販賣皮夾，授權被上訴人薇尼公司使用系爭商標圖樣製造、販賣功能性鑰匙圈、抱枕，但國際影業公司與中越佳公司、薇尼公司均同意援用國際影業公司與小熊屋公司於八十七年七月二十四日簽訂之國際銷售授權契約標準條款，已如前述，上開標準條款為薇尼公司與國際影業公司授權契約內容。再按，兩造授權契約標準條款第四條 (a)款約定：「‧‧‧。在製造、經銷或銷售前，應先取得代理人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可。‧‧‧」，同上條款第四條(b)款約定：「代理人有權每年做兩次產品抽樣檢查，但是，如果檢查結果顯示品質有問題，代理人有權做更多次之抽樣檢查，以確認被授權人有建立適當的品質管制。另外，代理人有權派代表參觀製造授權商品及製作容器、包裝材料和類似物之工廠，以認定是否有運用適當之品質管制。」、第三條 (c)款：「被授權人同意，如未取得授權人之事先書面同意，不得在電視或其他媒體上供銷、廣告或促銷任何授權商品。」，同上條款第五條 (a)款規定：
「‧‧‧被授權人在使用之前，為取得授權人書面同意，應將所有有關授權商品而使用之作品、副本、文學文章、廣告、促銷和展示資料呈送給代理人或授權人。授權人所作之認可並不代表授權人權利或被授權人依據本契約規定之義務的放棄聲明。另外，授權人所給予之任何認可，其定義應特別限定為授權人對先前已同意之作品所做之認可。」等，有該授權契約書影本在卷可稽。觀上開條文均無被授權人於製造銷售產品前如未經送審通過，即不得使用系爭商標之字樣，應認該約定係國際影業公司與薇尼公司、中越佳公司及小熊屋公司就生產商品之式樣及品質之約定，而非授權或限制使用商標權之要件，上訴人主張依上開契約第四條約定，中越佳公司或薇尼公司均應在銷售或經銷任何授權商品前，免費提供授權商品樣品，並取得上訴人國際影業公司書面同意，否則薇尼公司或中越佳公司製造、販賣使用系爭商標圖樣之商品，即非「依據授權契約，於一定條件下，使用上訴人之商標」行為，而係侵害上訴人之商標專用權之行為等語，自無可採。⑵另「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權」，著作權法第三十七條雖定有明文，然商標法並無相同或準用著作權法第三十七條之規定，上訴人主張依授權關係的利益衡量與價值判斷，商標使用之授權亦應作相同解釋，難以採信。
五、上訴人另主張商標授權實施，不問對商標權人對一般社會大眾或是商標權人對於被授權人之間，皆須明確特定使用商標之商品為何，方符合商標法第二十一條第二項規定，本件附表編號２所示「小銅鑼燒鎖圈」並非國際影業公司授權薇尼公司製造販買之「功能鑰匙圈」，薇尼公司在該產品上使用系爭商標，自屬侵害上訴人之商標權；另附表編號３所示「叮噹皮夾」亦非國際影業公司授權薇尼公司或中越佳公司生產之商品，縱薇尼公司係自中越佳公司購入，亦非合法，顯有侵害上訴人之商標權等語。經查，國際影業公司與薇尼公司所訂授權契約其中第十項商品為功能性鑰匙圈，另國際影業公司與中越佳公司所訂授權契約其中第二項商品為皮夾（布製及皮製品）等情，為兩造所不爭執，且有授權契約書影本為證，而附表編號２所示產品雖名為「小銅鑼燒鎖圈」，惟自其外型觀之，係一布偶，頂上裝有吊圈，該吊圈雖可裝上鎖匙，然與一般觀念所稱鎖圈應具有方便㩗帶之功能不同，應屬裝飾用之布偶，其上之吊圈之功能係便於懸掛之用，上訴人主張其非薇尼公司被授權製造之功能性鑰鎖圈，應可採信。再依卷附照片所示附表編號３「叮噹皮夾」產品，其名稱雖為皮夾，然其材質並非薇尼公司或中越佳公司與國際影業公司約定之布製或皮製，而為塑膠製，上訴人主張該產品並非薇尼公司被授權得製造產品，亦堪採信。然查：⑴國際影業公司曾於八十七年八月二十一日傳真給小熊屋公司，其傳真函內容為：「宋先生（按指宋祥德）您好！關於貴公司取得購買小叮噹設計圖稿事宜，經我方與香港設計部協調結果，因見於貴公司取得正式授權之文具類，品項眾多，有必要提供較多的素材以便於商品之設計，因此，香港設計部同意選出五十款審核通過且適合運用於文具類之設計圖稿，以新台幣五萬元之價格，提供與貴公司於設計小叮噹文具類商品之使用。．．．」等語，有該傳真函影本一份在卷可稽（見本院卷第一三一頁），小熊屋公司曾支付國際影業公司授權金五十八萬零五十元，及先後向國際影業公司購買授權貼紙合計約達三百萬張等情，有收據、傳真單及簽收單影本在卷為證（見本院卷第一三二－一四０頁），堪信為真實。⑵薇尼公司與小熊屋公司之實際負責人均為宋祥德一節，為兩造所不爭執，並經宋祥德在臺灣臺中地方法院檢察署九十一年度偵續字第二七號案件偵查中供稱在卷，有該案件不起訴處分書影本一份在卷可稽（見本院卷一二八頁），薇尼公司與小熊屋公司為同一集團之公司至明。依其二家公司與國際影業公司簽約過程，及參諸上開授權契約標準條款第二條（
a ）款：「被授權人同意支付授權人權利金，該權利金相當於在基礎契約中所規定之被授權人或其任何子公司、聯營公司或分公司對授權商品銷售淨值的權利金費率。．．」約定，應認薇尼公司與小熊屋公司就契約之履行為同一集團公司，薇尼公司使用小熊屋公司購買之授權貼紙並未違反上開授權契約至明，薇尼公司因而使用授權貼紙於其製造銷售之產品上，自無違反商標法可言。至依上開說明，雖附表所示編號２、３產品材質與上開授權契約約定之內容不同，亦與未經授權使用系爭商標情形不同，不得因之認薇尼公司有侵害上訴人商標權行為。
六、上訴人又主張退一步言，縱國際影業公司因系爭商標專用權之授權未經登記，不得對抗被上訴人，惟因被上訴人二人明知國際影業公司已取得小學館公司之授權，竟於締約後，侵害國際影業公司享有之系爭商標使用權，亦屬以背於善良風俗之方法加損害於他人等語。惟查，薇尼公司使用系爭商標圖樣並無違反商標法等情事，亦無侵害上訴人之商標使用權，已如前述，此與國際影業公司享有獨家使用之商標權是否業經登記者無涉，上訴人上開主張同無足採。
七、綜上所述，薇尼公司本於授權使用系爭商標，其與被上訴人丙○○均無侵害上訴人之商標專用權，上訴人依民法第一百八十四條第一項、商標法第六十一條第一項規定，請求薇尼公司負賠償責任，並依民法第二十八條、公司法第二十三條規定，請求薇尼公司代表人即被上訴人丙○○負連帶賠償責任，為無理由，不應准許。原審因而為上訴人敗訴判決，並駁回上訴人假執行之聲請，核無不合，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。又上訴人在本院所為追加之訴，亦無理由，仍應駁回。其追加之訴假執行之聲請，因訴之駁回而失所依附，應併駁回。
八、本件事實已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，對判決結果不生影響，不予一一論列，併予敍明。
據上論結，本件上訴及追加之訴均為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條、第八十五條第一項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 三 月 四 日~B1民事第七庭審判長法 官 簡清忠~B2 法 官 盧江陽~B3 法 官 陳賢慧右為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本），並繳納送達用雙掛號郵票拾份（每份叁拾肆元）。
上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
~B 書記官 凃瑞芳中 華 民 國 九十二 年 三 月 五 日附註：
民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
附表：（金額為新臺幣）
一、上訴人主張被侵害商標權項目、註冊字號、數量、單價及總價表。┌──┬───────┬───┬───┬─────┬─────────┐│編號│商 品 名 稱│數 量│單 價│總 價│侵害商標註冊字號 │├──┼───────┼───┼───┼─────┼─────────┤│一 │大銅鑼燒 │10,800│135/元│1,458,000 │00000000 │├──┼───────┼───┼───┼─────┼─────────┤│二 │小銅鑼燒鎖圈 │ 6,600│ 65/元│ 429,000 │00000000、00000000│├──┼───────┼───┼───┼─────┼─────────┤│三 │叮噹皮夾 │ 4,800│ 88/元│ 422,400 │00000000、00000000│└──┴───────┴───┴───┴─────┴─────────┘
二、上訴人主張之損害賠償計算式：㈠小學館公司得請求被上訴人連帶給付三百三十一萬零八百元：
⒈財產損害賠償：三百一十六萬零八百元。
1,458,000+429,000×2（一產品製造販賣行為侵害二商標專用權）+422,400×2（一產品製造販賣行為侵害二商標專用權）=3,160,800⒉非財產損害賠償：一十五萬元。
⒊合計為三百三十一萬零八百元（3,160,800+150,000=3,310,800）㈡國際影業公司得請求被上訴人連帶給付三百三十一萬零八百元：
⒈財產損害賠償：三百一十六萬零八百元。
1,458,000+429,000×2（一產品製造販賣行為侵害二商標使用權）+422,400×2（一產品製造販賣行為侵害二商標使用權）=3,160,800⒉非財產損害賠償：一十五萬元。
⒊合計為三百三十一萬零八百元（3,160,800+150,000=3,310,800）