臺灣高等法院臺中分院民事判決 九十二年度智上字第三號
上 訴 人 Applied Concpts Inc.（美商應用觀念公司）法定代理人 HaroldK上 訴 人 章隆工業股份有限公司代 理 人 乙○○
甲○○右當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於民國九十二年五月二十三日臺灣彰化地方法院九十年度訴字第二三七號第一審判決，各自提起上訴，經本院於九十三年四月二十八日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人章隆工業股份有限公司、乙○○連帶給付超過新臺幣參佰柒拾柒萬參仟柒佰壹拾柒元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
右開廢棄部分，對造上訴人美商應用觀念公司在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
上訴人章隆工業股份有限公司、乙○○其餘上訴及美商應用觀念公司之上訴、擴張之訴均駁回。
第一審及第二審訴訟費用關於上訴人章隆工業股份有限公司、乙○○上訴部分，由上訴人章隆工業股份有限公司、乙○○連帶負擔三分之一，餘由對造上訴人美商應用觀念公司負擔。第二審訴訟費用關於上訴人美商應用觀念公司上訴及擴張之訴部分，由上訴人美商應用觀念公司負擔。
上訴人美商應用觀念公司其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按非法人之團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力，民事訴訟法第四十條第三項定有明文。又未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第四十條第三項規定，自有當事人能力。至其在臺灣是否設有事務所或營業所，則非所問，最高法院五十年度台上字第一八九八號著有判例要旨足資參照。經查本件上訴人即被上訴人美商應用觀念公司（以下間稱上訴人）係依美國賓夕法尼亞州法律所合法設立，並設有代表人之公司，此有經我國駐美臺北經濟文化代表處與美國國務院認證之賓夕法尼亞州州務處公司證在卷為證，經核相符，堪信屬實，揆諸首揭說明，應認本件上訴人具有當事人能力，自不待言。又本件上訴人主事務所設於美國賓夕法尼亞州，為美國國籍，是本件訴訟之當事人涉及外國人，自屬涉外民事法律事件。按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第九條第一、二項定有明文。本件上訴人主張之侵權行為地在中華民國，自應適用中華民國法。
二、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第四百四十六條第一項、第二百五十五條第一項第第三款定有明文。本件上訴人上訴聲明中之第二、三項，本係聲明：「㈡右廢棄部分，被上訴人即上訴人章隆工業股份有限公司、乙○○（以下簡稱被上訴人）應再給付上訴人新臺幣（下同）四百九十一萬七千七百二十八元五角，暨自第一審起訴狀繕本送達被上訴人起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈢被上訴人應自費將本案最後事實審民事判決全文登載於中國時報及聯合報第一版下半版面各一日。」（見本院卷㈠第十二頁），嗣於九十二年十月二十四日具狀更正該部分之聲明為：「㈡右廢棄部分，被上訴人應再連帶給付上訴人七百零四萬六千二百三十八元，及自第一審起訴狀繕本送達被上訴人起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈢被上訴人應連帶自費將本案最後事實審民事判決全文以八號字體登載於中國時報及聯合報第一版下半版面各一日。」（見本院卷㈠第七十二頁），係屬擴張應受判決事項之聲明，核與上揭規定相符，應予准許。
三、本件上訴人之請求，其中關於應為賠償部分，係請求被上訴人應負連帶給付之責任，被上訴人章隆工業股份有限公司（以下簡稱章隆公司）以其並未侵害上訴人之專利權為由提起上訴，則就原審判決關於命被上訴人應負連帶給付上訴人四百六十二萬八千七百元，及自九十一年十二月十四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，被上訴人章隆公司顯非基於其個人關係為之，此亦據被上訴人章隆公司陳明在卷（見本院卷㈠第四十六頁），則其上訴之效力，應及於被上訴人乙○○，該部分爰由本院逕將被上訴人乙○○列為當事人，合先敘明。
至於原審判決主文第一項，關於被上訴人不得為侵害上訴人專利權之行為部分，並非屬連帶給付之性質，此部分被上訴人章隆公司上訴之效力，自不及於被上訴人乙○○，則被上訴人乙○○就此部分既未上訴，原審關於該部分之判決即告確定，本院自無庸就此部分予以審究，自屬當然。
四、本件被上訴人就上訴人擴張上訴聲明部分，被上訴人固具狀請求命上訴人提供訴訟費用之擔保，並聲明於上訴人就其擴張上訴聲明部分未依法供訴訟費用擔保以前，被上訴人拒絕就對造上開擴張上訴聲明部分為本案之辯論，惟於本院言詞辯論時，被上訴人已表明此部分不再主張，並撤回訴訟擔保之聲請，同意為本案辯論（見本院卷㈡第九頁），因此，本院自得就本件訴訟全部予以辯論，亦此敘明。
乙、實體方面：
壹、聲明：
一、上訴人方面：
（一）、上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。
㈡右廢棄部分，被上訴人應再連帶給付上訴人七百零四萬六千二百三十
八元，及自第一審起訴狀繕本送達被上訴人起（於九十年三月十二日送達）至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
㈢被上訴人應連帶自費將本案最後事實審民事判決全文以八號字體登載於中國時報及聯合報第一版下半版面各一日。
㈣第一審廢棄部分及第二審訴訟費用，均由被上訴人連帶負擔。
㈤第二聲明上訴人願以現金或等值之台北銀行敦化分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
（二）、答辯聲明：㈠上訴駁回。
㈡訴訟費用由被上訴人負擔。
二、被上訴人方面：
（一）、上訴聲明：
㈠原判決除對於被上訴人乙○○已確定部分以外，其餘不利於被上訴人部分均廢棄。
㈡右廢棄部分，上訴人第一審之訴暨假執行之聲請均駁回。
㈢第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。
（二）、答辯聲明：㈠上訴駁回。
㈡第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。
㈢如受不利判決，願供擔保免為假執行。
貳、得心證之理由：
一、本件上訴人主張：
（一）、本件上訴人係依美國賓夕法尼亞州法律所合法設立，並設有代表人之公
司，雖係未經我國認許成立之外國公司，然依民事訴訟法第四十條第三項規定，仍屬非法人團體，具有當事人能力。又上訴人係世界知名之器械製造公司，威廉．Ａ．華海特（William A. Warheit）所創作之「可自動調整之剪鉗」，業蒙經濟部智慧財產局核准為發明第三０六八０號專利（以下簡稱系爭可自動調整剪鉗發明專利）在案，而上訴人為系爭可自動調整剪鉗專利之專屬被授權人。被上訴人在彰化縣○○鄉○○村○○街○號製造、販賣仿冒上訴人上開享有專利權專屬被授權之可自動調整之剪鉗，嚴重侵害上訴人之權益。上訴人於八十九年六月二十一日去函被上訴人章隆公司，要求被上訴人應立即停止一切侵害上訴人專利權專屬被授權權利之行為，詎被上訴人竟於八十九年六月二十六日委請律師發函回覆：被上訴人章隆公司所製造、販賣之「Universal Grip」產品，係依該公司所有之中華民國第一四五六三八號「改良夾鉗」新型專利（以下簡稱系爭改良夾鉗新型專利）所實施，並無侵害專利之情事云云。惟就被上訴人乙○○就系爭改良夾鉗新型專利之專利說明書中「創作說明」部分觀之，其業已明白揭露上訴人之美國專利第0000000號為該新型專利申請案之既有技術，其創作之主要目的在提供一種改良夾鉗，由是可知被上訴人乙○○為系爭改良夾鉗新型專利設計時，實際上已參考並使用上訴人專屬被授權之系爭可自動調整剪鉗發明專利之技術。
（二）、按（九十二年二月六日修正前，下同）專利法第二十九條第一項規定：
「利用他人之發明或新型再發明者，得申請發明專利。」同法第八十條第一項則規定：「第二十九條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」故凡未經原發明專利權人同意實施再發明專利者，原發明專利權人當可主張其侵害專利，此為我國專利法對專利權之賦予，係採「消極排他權」而非「積極實施權」之明白顯現，而前揭規定，依專利法第一百零五條之規定於新型專利準用之。又專利法第八十八條第一項、第二項規定：發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害；專屬被授權人亦得為前項請求。本件被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利，與上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利間，既具有利用關係，且為被上訴人所明知，則其未經上訴人同意下即實施，自屬對上訴人專屬被授權權利之侵害。系爭可自動調整剪鉗發明專利之專利權人威廉．Ａ．華海特經上訴人通知後，表達不為前項請求，而授權上訴人主張權利。本件上訴人於八十九年七月十日會同警方於被上訴人章隆公司取締時，得知被上訴人章隆公司現仍從事生產改良夾鉗，且當日警方所查扣之改良夾鉗產品之成品及半成品觀之，被上訴人在接獲上訴人八十九年六月二十一日寄發之存證信函後，仍繼續製造上開產品，顯見被上訴人侵害上訴人專屬被授權權利至今仍處於繼續狀態，爰依上開規定，對被上訴人主張排除侵害，並請求損害賠償。
（三）、損害金額計算標準：依專利法第八十九條第一項規定，專利權人及專屬
被授權人得依該條項各款擇一計算其損害，其中第二款規定權利人可逕依侵害人因侵害行為所得之利益求償，且於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，得以銷售該項物品全部收入為所得利益。同條第三項復規定：侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。依被上訴人八十九年一月至八十九年七月間改良夾鉗產品銷售帳冊所示，被上訴人銷售系爭改良夾鉗產品之數量達九千九百支，如就每只以一百二十五元計算，再回溯被上訴人乙○○自八十七年即申請註冊取得系爭改良夾鉗新型專利，應自當時即開始製造銷售該產品，估算自八十七年二月至九十一年十一月，總計約四點五年間，被上訴人因本件侵害行為所獲得之銷售利益，至少應為九百五十四萬六千四百二十八元五角，而被上訴人在接獲上訴人於八十九年六月二十一日寄發之存證信函後，仍繼續製造侵權產品，被上訴人故意為侵害行為，依損害額三倍計算，上訴人得請求之損害賠償金額可達二千八百六十三萬九千二百八十五元五角，惟上訴人僅於原審擴張訴之聲明範圍內向被上訴人請求賠償，至其餘部分，上訴人願委由鈞院依職權酌定允當之故意侵權賠償金。又按「被侵害人得勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔」，專利法第九十三條定有明文，爰依上開規定，請求如上訴聲明第三項。
（四）、對被上訴人抗辯之陳述：
㈠侵權人取得專利並依自己專利實施，並不因此而得作為未侵害被害人
專利之抗辯：專利侵害判斷係就「待鑑定物品」與「系爭專利之申請專利範圍所界定之發明」進行比對，以判斷待鑑定物是否侵害專利。因此，被上訴人製造販賣之改良夾鉗是否係依其自己所有之發明專利而生產，實與被上訴人改良夾鉗是否侵害上訴人專利無涉。
㈡被上訴人就專利法第二十九條所謂「主要技術內容」之說明，不合邏輯，且嚴重曲解專利法之規定：
①依被上訴人所列「專利侵害鑑定基準」第六章第二節之實例，均無
法導出如被上訴人所稱「例如甲專利之申請專利範圍由Ａ＋Ｂ＋Ｃ所組成，而乙專利之申請專利範圍由Ａ＋Ｂ＋Ｄ所組成，則乙專利之實施僅利用甲專利中之部分技術內容即Ａ＋Ｂ，因此，乙專利並非甲專利之再發明而為一獨立發明」之結論。
②依專利法第二十八條規定：「專利申請權人或專利權人有再發明時
，得申請追加專利．．．前項之再發明，係指利用原發明之主要技術內容所完成之發明」，再發明如係原發明人所為，依追加程序申請專利並取得專利者，稱為追加專利；如由他人所為者，則為專利法第二十九條所規範之再發明。專利法第二十九條「再發明」之構成要件中，所謂利用原發明之「主要技術內容」，非指全部技術內容，甚為顯然。
③經濟部智慧財產局「專利審查基準」第六章第三節有關「追加專利
申請要件」所述：「當記載於追加案申請範圍獨立項中之發明，與原案申請專利範圍任一請求項中之發明，有下述之關連情形時，可認定專利案之發明，屬於原案同一發明主題架構下之再發明：⑴追加案之發明，包含了原案之全部具體構成；⑵追加案之發明，以原案之主要具體構成，為其主要構成之基礎。」可知於專利法第二十八條所指利用原發明之「主要技術內容」所完成之發明而欲申請追加專利之情形，該「主要技術內容」當不限於主要技術全部內容，如以原案之主要具體構成為其主要構成之基礎者，亦屬利用原案之主要技術內容所完成之發明，專利法第二十九條所指主要技術內容，亦應作同一解釋。
㈢被上訴人製造販賣之改良夾鉗與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利
之申請專利範圍第一項之效果、功能為符合均等論之實質相同，業為中國機械工程學會製作之專利侵害鑑定報告所明認，被上訴人之產品確已侵害上訴人專利：
①被上訴人將扭力彈簧亦列為上訴人發明之必要構件，其分析並不正
確。事實上，該扭力彈簧並未包含於上訴人專利說明書前半部分所敘述及圖一所揭示之較佳實施例中。此外，該扭力彈簧亦未在上訴人之第三０六八０號發明專利之申請專利範圍第１至８項中描述，而僅於第９項附屬中提及偏壓構件進一步包含一彈簧，且並未限定產生樞轉力之彈簧必須為一扭力彈簧。因此，於侵害鑑定比對解析上訴人申請專利範圍之構成時，該扭力彈簧不得視為上訴人申請專利範圍獨立項第１項之必要元件。
②被上訴人改良夾鉗之技術特徵對照於上訴人系爭可自動調整剪鉗發
明專利申請專利範圍第一項，其「剛硬伸長構件」及「扣接機構」完全相同。被上訴人夾鉗產品亦具「偏壓機構」，其差異處僅在於：上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案，其偏壓機構係在構件間共同作用，且通常推進顎端彼此滑動隔開至一完全開啟之配置，而被上訴人之夾鉗產品，其偏壓機構中之彈簧與其他相關構件之連接位置，以及彈簧推動顎端朝向開啟位置之施力狀態不同。惟被上訴人之改良夾鉗並非全然省略偏壓機構，或以完全迥異於上訴人專利偏壓機構之技術取代偏壓機構，被上訴人之改良夾鉗亦具一偏壓機構，其中之彈簧係一端固接於第一構件之握持端，另一端固接於第二構件之握持端，通常施加收縮力使第一構件與第二構件維持開啟狀態。上訴人專利之偏壓機構其中之彈簧則係主要滑動固接第一構件上，通常施加伸張力第一構件與第二構件維持開啟狀態。被上訴人之改良夾鉗中，除連帶第一和第二剛硬伸長構件上述彈簧外，亦包含一控制臂交連接於第一和第二剛硬伸長構件之間，該控制臂一端可滑動連接至第一構件，而另一端可依樞軸旋轉連接至第二構件。上訴人專利所揭示之偏壓機構亦使用一控制臂，其一端可滑動連接至第一構件，而另一端可依樞軸旋轉連接至第二構件。因此，被上訴人之改良夾鉗控制臂之結構及功能，與上訴人專利偏壓機構之控制臂極為雷同，而非如被上訴人所辯及國立中興大學、國立中正大學之鑑定報告所稱兩者並不相同。又夾鉗設計之領域，在夾鉗兩夾緊構件之間使用復歸彈簧夾使夾鉗回復至其起始位置，係一眾所周知之技藝，因此，設計復歸彈簧之安裝位置，便可能導致復歸彈簧之復歸力產生不同之收縮力作用或伸張力作用之差別。被上訴人之改良夾鉗與原告專利之差異，在於彈簧在不同之固接位置，故亦產生不同之復歸力以維持夾鉗開啟。然被上訴人改良夾鉗與上訴人專利均係運用彈簧在兩構件間產生復歸力，以維持夾鉗開啟之技藝手段，其實質技術為相同。被上訴人之改良夾鉗與上訴人專利皆具有彈性的、免施加外力的通常開啟之功能，二者之實質功能為相同。又被上訴人之改良夾鉗與上訴人專利運用復歸彈簧之復歸力，達成通常開啟的效果為相同，故二者之實質效果為相同。
③被上訴人之改良夾鉗，除了利用上訴人專利案之部分技術內容即Ａ
＋Ｂ外，被上訴人改良夾鉗Ｃ’部分亦沿用上訴人專利Ｃ部分而具有實質相同之手段、功能及效果，故被上訴人之改良夾鉗已非一獨立發明案，實係利用上訴人專利之主要技術內容所完成，為上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明。
㈣被上訴人所提出國立中興大學、國立中正大學之鑑定報告製作粗率，
且與經濟部智慧財產局頒布「專利侵害鑑定基準」相違，實不足採：①國立中興大學鑑定報告最大錯誤係直接將被上訴人專利案之專利說
明書與上訴人專利範圍相互比對，此由鑑定報告第二頁第一行以下逕以第三圖與上訴人專利比對，而該第三圖係由被上訴人之專利說明書而來，與被上訴人改良夾鉗之實物構造不同即可查知，顯已違反專利侵害鑑定之基本原則。再依據經濟部智慧財產局「專利侵害鑑定基準」第十一章第一節揭示「鑑定侵害判斷之流程」可知，待鑑定物與系爭專利如依全要件原則認定未構成專利侵害，應再進行均等論之分析，然該鑑定報告竟於依全要件原則判斷未構成侵害後，即作成鑑定結果，實違反專利侵害鑑定基準。
②國立中正大學鑑定報告亦係逕將被上訴人專利案之說明書及圖示與
上訴人專利範圍相互比對，此由該鑑定報告第二頁「鑑定說明」第
２．２記載：「因此，本文將藉改良案之說明書及圖示分析鑑定樣品與專利案之申請專利範圍是否相同」等語即知，該鑑定標的有明顯瑕疵。
㈤被上訴人辯稱：被上訴人之改良夾鉗專利說明書雖曾提及與上訴人之
專利案結構相同美國第0000000號專利，然僅為揭露創作當時之技藝水準云云。惟查，被上訴人乙○○就系爭改良夾鉗新型專利之專利說明書中「創作說明」確已揭露上訴人美國專利第0000000號為其專利申請案之既有技術，為顯然之事實，且被上訴人於說明書中已說明其改良係針對上訴人專利技術之缺點而來，如謂其未基於上訴人專利技術而為改良，如何令人信服？被上訴人又稱：在上訴人未就被上訴人之新型專利循異議或舉發之行政救濟途徑撤銷被上訴人擁有之專利權以前，被上訴人依其新型專利權製造販賣夾鉗產品，要無任何侵權行為云云，惟本件之關鍵在於被上訴人之夾鉗產品是否侵害上訴人專利，應以被上訴人之夾鉗產品是否落入上訴人專利範圍內，作為鑑定之標的；被上訴人之改良夾鉗是否依其新型專利而生產，又上訴人是否有就被上訴人之新型專利循異議或舉發之行政救濟途徑加以撤銷之必要，要與本案無涉。另財團法人中華工商研究所（以下簡稱中華工商研究所）之鑑定報告已為明確說明，符號只是幫助瞭解而已。
（五）、本案係有關專利權侵權損害賠償及排除侵害之訴，被上訴人所生產之系
爭改良夾鉗侵害上訴人之第三０六八０號專屬被授權權利之事實，已獲原審確認，並有兩造合意之中華工商研究所專利權鑑定研究報告肯認，惟在侵權事實及賠償方法都已確定之情形，上訴人所主張之應受賠償金額卻遭原審以其所自行認定之行為期間作為基準加以計算，致使上訴人所受損害無法完全獲償。又專利法第九十三條許被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院將判決書全部或一部登報，其費用並由敗訴人負擔。
惟原審卻以本件判決尚未確定為由，駁回上訴人請求被上訴人應自費登載民事判決全文之請求，上訴人認原審之相關認定顯有違誤：
㈠關於原審判決賠償金額部分：
①按原審判決以被上訴人章隆公司所得之利益為每月十七萬六千八百
九十三元，侵害行為之期間計算則自八十八年十一月二十六日起計至上訴人所主張之九十一年一月底止，共計二六點五個月，因此被上訴人應連帶賠償之金額為四百六十二萬八千七百元，惟審究原審上述損害賠償之計算基礎有以下可論究之處：
⑴有關原審計算侵害行為期間起始之時點：
按原審以卷附被上訴人章隆公司之出貨通知單所載日期為八十八年十一月二十六日，據此為侵害行為期間起始之起算時點，惟被上訴人於原審中已一再主張並強調其生產之系爭產品，係依據其自身所擁有之第一四五六三八號新型專利而設計製造，而且在該新型專利說明書中，被上訴人已明示知悉系爭專利內容之存在，因此，上訴人以提出該等新型專利申請之時為侵害行為之始點，並無不當。
⑵有關原審計算侵害行為期間終止之時點：
原審就侵害行為之期間計算至九十一年一月底止，係依據上訴人於九十一年十二月十三日呈遞之民事言詞辯論準備暨擴張訴之聲明狀內所附之損害賠償計算說明式所載。惟該損害賠償計算說明式係誤將九十一年十一月底止繕打為九十一年一月底止，此觀上訴人於訴狀本文第五頁中所載「則總計於約四點五年間」與計算式中所載「約四點五年間」，以及計算所得之金額為九百五十四萬六千四百二十八元五角等內容自明。惟原審不察，依據誤繕之時點為判決，從而，上訴人於原審所主張者應係至該訴狀呈遞前之九十一年十一月底止，特此陳明併予更正。
⑶上訴人爰將侵害行為期間終止之時點擴張至第一審判決假執行命
令送達被上訴人時。再者，被上訴人自本案原審判決准予假執行時前，持續生產並銷售該系爭產品，致使上訴人之損害亦持續擴大。因此，上訴人因被上訴人持續製造銷售系爭產品所致之損害，應計算至第一審判決假執行命令送達被上訴人時止，亦即假執行命令生效時止（即自八十七年二月十六日至九十二年八月十九日止），共約五年又六個月，因此被上訴人應連帶賠償之金額實應為一千一百六十七萬四千九百三十八元，即經原審認定被上訴人章隆公司每月所得利益十七萬六千八百九十三元乘以六十六個月所得之金額，該金額扣除原審已判決被上訴人應連帶賠償之四百六十二萬八千七百元後，上訴人爰擴張上訴聲明範圍，請求被上訴人應再連帶給付上訴人七百零四萬六千二百三十八元。⑷被上訴人收受通知請求排除侵害後，仍故意為侵害行為，賠償之
計算得按損害額之三倍計算，依行為時專利法第八十九條第三項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。由於被上訴人於接獲上訴人於八十九年六月二十一日寄發之存證信函後，仍繼續製造侵權產品（此可由上訴人於八十九年七月十日會同警方於被上訴人章隆公司進行取締時得知該公司仍從事生產系爭改良夾鉗，其產品包含成品及半成品為證），是以被上訴人雖經上訴人通知請求排除侵害，然仍故意為侵害之行為，按依損害額之三倍計算，上訴人得請求之損害賠償金額，可達三千五百零二萬四千八百十四元，惟上訴人僅於前開擴張之上訴聲明範圍內，向被上訴人請求賠償，已如前述。至若其餘部分，上訴人願委由鈞院依職權酌定允當之故意侵權賠償金，是為所禱。
㈡關於原審判決駁回上訴人主張被上訴人應將判決全文刊載於報紙之部分：
按專利法第九十三條許被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院將判決書全部或一部登報，其費用並由敗訴人負擔。惟原審卻以本件判決尚未確定為由，駁回上訴人請求被上訴人應自費登載民事判決全文之請求，上訴人認原審之相關認定顯有違誤而應予廢棄，理由如下：
①綜觀專利法第九十三條，其意旨應非使勝訴人另行聲請裁定准許：
按原審認應於獲得勝訴判決確定後，始得聲請另外裁定命敗訴人登報，而以本件判決尚未確定為由，駁回上訴人之請求。惟細究專利法第九十三條之法文，其意旨應係規範被侵害人得持本訴法院勝訴確定之判決主文，依強制執行法之規定向執行法院聲請裁定執行，而非須另行向法院本訴聲請裁定命敗訴人登報。按究本訴法院瞭解案件事實最為確切，應一併於審酌兩造提呈之理由及全辯論意旨後，同時為被上訴人應否為自費登載民事判決全文之認定，始為合理。否則，待本案事實認定後又另行聲請裁定並重新審酌，當與立法意旨有違。
②台灣高等法院八十四年上字第三四０號判決有先例可稽：
再者，此種判決書登載報紙之作法，並非僅限於專利侵害訴訟案件，與專利法保護意旨相似之智慧財產權法規內，商標法第六十八條亦有相似規定存在。雖商標法第六十八條條文內容與專利法第九十三條有些許差異，學者認為該條意旨應與專利法第九十三條相同，並有台灣高等法院八十四年上字第三四０號判決以主文命敗訴人將判決書全部或一部登報之先例可稽。因此，原審誤解條文之文義，而以本件判決應至勝訴判決確定始得聲請另行裁定誠屬有誤，懇請鈞院明鑑，以維上訴人適法之權益。
（六）、答辯理由：
㈠民事訴訟第二審程序採嚴格續審制，被上訴人於第二審中主張第一審未提出之攻擊或防禦方法，法院得駁回之：
按民事訴訟法施行法第四條之二規定：「修正之民事訴訟法第四百四十七條之規定，依本施行法第十二條第二項公告施行後，於修正前已繫屬於第二審之事件，於該審級終結前，仍適用修正前之規定。」本案被上訴人係於九十二年六月十六日提起上訴，故依據前開施行法之規定，應適用八十九年二月九日修法之民事訴訟法第四百四十七條，合先敘明。次按民事訴訟法自八十九年二月九日修法後，就第二審之訴訟程序採行嚴格續審制，以避免當事人輕忽第一審程序，遲至第二審程序始提出新攻擊防禦方法，耗費司法資源，並造成當事人時間、勞力及費用之浪費。民事訴訟法第四百四十七條規定：「當事人得提出新攻擊或防禦方法。但有下列各款情形之一者，第二審法院得駁回之：①在第一審整理並協議簡化後已不得主張之爭點。②經第一審法院依第一百九十六條第二項裁定駁回者。③經第一審法院依第二百六十八條定期間命提出而未提出者。④因當事人故意或重大過失未於第一審程序提出者。」本案被上訴人之侵權事實及賠償方法皆已獲原審確定，惟被上訴人於九十二年十月二十四日呈遞鈞院之準備㈠狀內，復另行主張其於原審並未提出之新攻擊防禦方法如下，當已符合前開條文中第四款之「故意」或「重大過失」未於第一審程序提出之要件，尚請鈞院審酌，並駁回被上訴人所為之主張：
①被上訴人於前揭準備㈠狀第三頁陳稱被上訴人章隆公司於申請其改
良夾鉗新型專利時，曾委請德律國際專利商標聯合事務所辦理，該事務所認為被上訴人章隆公司之申請案為獨立之專利申請，並無再發明之情形，惟被上訴人於原審長達二年多之審判中，從未據此主張。
②被上訴人於前揭準備㈠狀第六頁復謂被上訴人章隆公司實際上於本件送中華工商研究所鑑定時，即已停止生產或銷售系爭改良夾鉗。
關於此點，被上訴人於原審中亦從未為如前陳述。關於被上訴人前述主張，此等情事皆其於原審程序即得知悉並加以主張之事，然被上訴人於原審程序故意不為主張，而至第二審程序中始提出，對於上訴人程序上之利益造成甚大影響，尚請鈞院審酌駁回被上訴人前述主張，以避免訴訟延滯，並使立法意旨盡失。
㈡被上訴人空言為前揭準備㈠狀之主張，從未提呈任何得以證明之證據：
退萬步言，縱鈞院認被上訴人於前揭準備㈠狀所為之主張，並非新攻擊防禦方法，而得於鈞院進行之第二審程序中更為主張，被上訴人所言，亦有以下錯誤，茲一一駁斥如後：
①被上訴人章隆公司申請之改良夾鉗新型專利是否為上訴人專利權之再發明，與本案無涉：
首按，被上訴人僅空言主張被上訴人章隆公司曾於申請其改良夾鉗新型專利時，委請德律國際專利商標聯合事務所辦理，且該事務所認為被上訴人章隆公司之申請案為獨立之專利申請，並無再發明之情形云云，惟並未見被上訴人提出任何證據支持其主張，其可信程度已屬有疑。再者，判斷是否侵害專利權，應以被上訴人所生產之系爭產品是否侵害上訴人之專利權為斷，亦即以系爭產品與系爭專利權之範圍進行比對，此有經濟部智慧財產局發行之「侵害鑑定基準」揭示之鑑定原則及鑑定流程可稽。因此，被上訴人所生產之系爭產品究竟是否侵害上訴人之專利權，與被上訴人先前委由德律國際專利商標聯合事務所申請之專利案是否為上訴人專利權之再發明，根本無涉，即使被上訴人於申請時，所委任申請之事務所確實認為被上訴人章隆公司之申請案為獨立之專利申請而非再發明，被上訴人於預定製造系爭產品時，亦應就其該系爭產品與可能侵害之專利權進行比對鑑定，否則，實難辭其咎，而以該專利申請案並非上訴人專利權之再發明而免除被上訴人之過失責任。
②被上訴人就其陳稱於原審送鑑定時，即已停止生產或銷售之事實，負有舉證之責：
被上訴人復主張被上訴人章隆公司實際上於本件於原審送中華工商研究所鑑定時，即已停止生產或銷售系爭改良夾鉗云云，惟被上訴人亦未提出任何證據支持其主張，顯然亦為其欲推諉卸責之遁詞，欲達其降低侵權賠償責任之意圖，上訴人認被上訴人關於此點之主張顯然並非事實。姑且不論被上訴人所言是否屬實，按舉證責任之分配，應由主張有利於己之事實之當事人，就其事實負舉證責任（民事訴訟法第二百七十七條本文參照），今原審對於被上訴人之侵權事實已經確定，被上訴人始主張其於原審送鑑定時已經停止生產，被上訴人當先就其主張有利於己身之事實，負舉證之責。若被上訴人未舉證證明，鈞院根本無繼續審酌此爭點是否屬實之必要。㈢被上訴人稱其於原審送鑑定時，即已停止生產或銷售，足證被上訴人已知侵權之事實：
被上訴人於前揭準備㈠狀第六頁謂「於原審訴訟繫屬中，經原審法院囑託，將系爭改良夾鉗新型專利與上訴人即原告系爭可自動調整剪鉗發明專利送請財團法人中華工商研究所辦理專利侵害鑑定，實際上於本件送中華工商研究所鑑定時，被上訴人即被告章隆公司即已停止生產或銷售系爭改良夾鉗。」等，此顯然係因原審認定侵權之事實已臻確定，被上訴人自知已無繼續爭執之可能，始希冀以此不實主張減少賠償之責任；且依據一般經驗法則推論細究，被上訴人於原審送請鑑定前即自行停止生產或銷售，足證被上訴人於原審送請鑑定前即已明知其生產之系爭產品，已侵害上訴人之專利權，而恐侵害鑑定報告之結果對其不利，因而停止生產或銷售。
㈣原審囑託之鑑定人中華工商研究所係經兩造合意所指定，不容被上訴人復為爭執：
按本案原審囑託之鑑定人中華工商研究所，係經兩造當事人合意指定，且亦為行政院與司法院所共同協調指定之專業鑑定機構，其所為之鑑定報告具有公信力，不容置疑。前開中華工商研究所出具之鑑定報告結論已明白指出「待鑑定物『改良夾鉗』其組成構建與發明專利證書字號第三０六八０號『可自動調整之剪鉗』之申請專利範圍之異同關係比較乙案，經本所智慧科技研究中心鑑定分析，待鑑定物其構建內容及使用技術手段，實質上與本案發明專利相同，其類屬專利法中第二十九條之再發明專利，自應受專利法第八十條再發明專利實施限制之拘束」，該等結論亦經原審肯認並採納（參見原審判決第二十一頁第十三行至第二十二頁第十行）。被上訴人於上訴理由狀中，復提出其自行委託鑑定之國立中興大學及國立中正大學之鑑定報告加以爭執，其意欲以射悻心理圖謀獲有利判決之心態，殊不可採。
二、如附件型錄標示「Universal Grip」所示之改良剪鉗，係被上訴人章隆公司所生產之產品，以及上訴人於八十九年六月二十一日發函被上訴人章隆公司，要求被上訴人章隆公司停止侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利之行為，而被上訴人章隆公司函覆：其所製造販賣之「Universal Grip」產品係依該公司所有之系爭改良夾鉗新型專利所實施，並無侵害上訴人專利之情事等情，固為被上訴人所不加爭執，但以下列各項置辯：
（一）、本件上訴人主張其為系爭可自動調整剪鉗發明專利之專屬被授權人，並
經原權利人威廉．Ａ．華海特授權提起本件侵權行為之訴訟云云，惟查上訴人所出具之聲明書及回函均為私文書，被上訴人否認其形式及實質之真正，自應由上訴人負舉證責任，證明上訴人提起本件訴訟與專利法第八十八條之規定，並無不符。
（二）、上訴人主張被上訴人章隆公司故意為專利侵權行為，按依損害額之三倍
計算，上訴人得請求之損害賠償金額可達三千五百零二萬四千八百十四元，惟渠僅於所擴張之上訴聲明範圍（即七百零四萬六千二百三十八元）內向被上訴人請求賠償，至若其餘部分，渠願委由鈞院依職權酌定允當之故意侵權賠償金云云。惟查上訴人之上訴聲明要求被上訴人再連帶賠償七百零四萬六千二百三十八元，復又請求鈞院酌定三倍以內之故意侵權賠償金，而該三倍以內之故意侵權賠償金即有可能超越渠本件上訴聲明所示賠償金額，是渠真意究竟為何？理應究明，否則即無法計算本件應向渠徵收之第二審裁判費，亦恐造成訴外裁判之違背法令，是以本件上訴人之上訴聲明，仍不明確，尚難認適法。
（三）、被上訴人之專利並非再發明：
㈠專利法第二十九條規定：「利用他人之發明或新型再發明者，得申請
發明專利，前項之再發明，係指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」所謂主要技術內容，專利法中並無明文，應指申請專利範圍之內容而言。依經濟部智慧財產局八十八年三月出版之專利侵害鑑定基準第六章第二節之實例，可歸納出再發明之特徵如下：
①申請專利之內容仍需符合產業可利用性、新穎性與進步性等專利要件，始能獲得再發明專利。
②再發明之申請專利範圍包含原發明之所有組成元件並附加其他元件
，否則即為一獨立發明而非再發明；例如甲專利之申請專利範圍由Ａ＋Ｂ＋Ｃ所組成，而乙專利之申請範圍則由Ａ＋Ｂ＋Ｄ組成，則乙專利之實施僅利用甲專利中之部分技術內容即Ａ＋Ｂ，乙專利並非甲專利之再發明而為一獨立發明。
③專利法所謂「發明之主要技術內容」，應指一發明專利案之申請專
利範圍第一項中屬於創新之部分而言。上訴人系爭專利包括Ａ、Ｂ、Ｃ三單元，而被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利包括Ａ、Ｂ、Ｄ三單元，然其主要技術內容應僅有Ｃ與Ｄ之不同，上訴人將Ａ＋Ｂ＋Ｃ均列為其專利之主要技術內容，係曲解專利法第十九條與第二十九條之立法精神，以求擴大解釋其專利範圍。揆諸專利法第二十九條第二項之規定意旨，被上訴人產品既未利用上訴人專利之主要內容，即被上訴人產品無利用上訴人專利之事實，自非上訴人專利之再發明。準此，被上訴人以習知技藝Ａ＋Ｂ配合自行創作之Ｄ，取得系爭改良夾鉗新型專利，與上訴人以習知技藝配合自行創作之Ｃ，取得之系爭可自動調整剪鉗發明專利，二專利案應為分別獨立之專利，而無上訴人所謂再發明之問題。
㈡被上訴人製造之改良夾鉗，係依據被上訴人所有之系爭改良夾鉗新型
專利及美國第0000000號發明專利而生產，並未侵害上訴人之專利。茲就上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利與被上訴人系爭改良夾鉗新型專利之申請專利範圍，分析說明如下：
①上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利結構之主要特徵可為以下三項相關設計組合所構成：⑴剛硬長構件；⑵偏壓機構；⑶扣接機構。
②被上訴人系爭改良夾鉗新型專利，亦為一種可自動夾緊不同大小工
作件之可自動調整之剪鉗，其結構之主要特徵亦可視為由以下三項相關設計組合所構成：即⑴二剛硬長構件；⑵偏壓機構；⑶扣接機構。
③惟上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案，其偏壓機構係由一控
制臂及二彈簧組合，然被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案之偏壓機構，係由二支臂及三彈簧組合而成，即被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案之實施，並未利用上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利案之主要技術內容，爰將二案申請專利範圍之組成元件加以比對如下：
⑴上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案元件代號：Ａ即第一和
第二剛硬伸長構件ａ１＆ａ２；Ｂ即扣接機構，由一爪構件ｂ１與一伸長溝ｂ２所構成；Ｃ即偏壓機構，包括有一控制臂ｃ１，一樞軸銷ｃ２，一螺旋彈簧ｃ３，以及一扭力彈簧ｃ４。
⑵被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案元件代號：Ａ即第一及第二
長形件ａ１＆ａ２；Ｂ即一摯動件ｂ１軸樞於該第一長形件，一長槽孔ｂ２設於該第二長形件；Ｄ即一第一支臂ｄ１，一第一梢柱ｄ２，一第二支臂ｄ３，一第二梢柱ｄ４，一第一彈簧ｄ５，一第二彈簧ｄ６，以及一第三彈簧ｄ７。
⑶其中，被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案細部元件ａ１、ａ２
，分別等同於上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利案ａ１與ａ２，即被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案此部分與上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案相同，以代號Ａ表示。又被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案細部元件ｂ１、ｂ２分別等同於上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案ｂ１及ｂ２，即被上訴人之系爭改良夾鉗專利案此部分亦與上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案相同，以代號Ｂ表示。而被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案ｄ１、ｄ２、ｄ３、ｄ４、ｄ５、ｄ６、ｄ７元件則無法與上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之ｃ１、ｃ２、ｃ３、ｃ４元件對應，亦即被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案此部分與上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案並不同，分別以Ｄ及Ｃ表示。
④由上分析可知，被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案之申請專利範
圍可由Ａ＋Ｂ＋Ｄ表示，而上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之申請專利範圍則為Ａ＋Ｂ＋Ｃ，被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案之實施，僅利用上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之部分技術內容即Ａ＋Ｂ，因此，被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案係為一獨立發明新型案，而非上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明。
㈢被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利權之實施，不會侵害上訴人之系爭
可自動調整剪鉗發明專利權：前開專利侵害定基準第六章第二節載明：「一個完全創新、未利用他人關鍵技術之全新技術，可以稱為尖端發明，支配性專利或基本專利，而利用前述專利主要技術而取得之改良專利，在我國稱之為再發明，創作人相同時，則稱之為追加專利．．．若為不同人時，則後者亦可因該改良部分之創新，而取得發明專利，此時，該發明專利即屬再發明專利，其實施自應取得所利用之基本專利之專利權人同意，否則該種實施亦屬侵權。」換言之，除非經過授權，再發明之實施必然會對該基本專利造成侵害，反之，若乙專利之實施並未侵害甲發明之專利權，則乙專利必定不會是甲專利之再發明。依國立中興大學及國立中正大學之鑑定，結果均認定本件被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案與上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之申請專利範圍不相同，亦即認為被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案之實施，不會對上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利權造成侵害，是被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案將不可能為上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明，而且以上二機構均為司法院與行政院所指定之侵害鑑定專業機構，其公正性與專業性均不容置疑，因此，被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案非為上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明；且中華工商研究所九十一年三月六日之鑑定報告第十九頁有重大瑕疵，其第二十二頁係以ａ１至ｍ１做比對，但報告中並未說明ａ１至ｍ１到底是指什麼。
㈣被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利說明書，雖提及與上訴人之系爭可
自動調整剪鉗發明專利案結構相同之美國第0000000號專利，但僅為揭露創作當時之技藝水準，並非根據上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之技術內容為再發明：被上訴人上開揭露行為係依據專利法第二十二條規定所為，乃揭示創作當時之技藝水準，並無根據習知結構進行再發明之意圖及作為；若上訴人以被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案習用技術背景中，提及上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之對應美國案，作為被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案，屬上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案再發明之辯詞，係無理論基礎，而被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案之實施，僅利用上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之部分技術內容而非全部，且經由二家專業鑑定機構之認定二案不構成侵害，因此，被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利案，係為一獨立發明新型，而非上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明。
（四）、關於本案專利侵權與否的二個爭點：蓋專利侵權之判斷係將上訴人專利
與被上訴人產品作一比對，若被上訴人產品落入上訴人專利範圍中，則為侵權，反之則無。本案中，上訴人主張被上訴人產品具有上訴人專利中「偏壓機構」之功能，因此侵權，被上訴人則主張其產品之偏壓機構與上訴人專利所揭露之結構不同，因此不侵權。由於上訴人專利範圍之撰寫方式僅描述「偏壓機構」之功能而未描述其結構，乃一種裝置加功能（means-plus-function）之界定方式，此種界定方式之專利範圍應如何解釋？應涵蓋所有達成該功能之結構？或者應回歸到說明書所揭露之結構及其均等物？此為本案之爭點一。再者，本案訴訟過程中共產生四件侵害鑑定報告，其中兩件鑑定結果認為被上訴人產品落入上訴人專利範圍中，另兩件則持相反看法，上訴人認為中華工商研究所為兩造合議委託之鑑定機關，自應以其鑑定結果為準，被上訴人則認為各專業鑑定機關之看法分歧，質疑其鑑定報告結果可信度，究竟應以哪一份鑑定報告作為判決依據？此為本案之爭點二。以下針對此二爭點陳述被上訴人看法：
㈠爭點一：裝置加功能界定方式之專利範圍應如何解釋？此爭點可分三方面來說明：
①先進國家之判例與法規：
裝置加功能界定方式其實是一種美國專利常用之專利範圍寫法，早期美國訴訟實例偏向保護功能，亦即，只要被告產品具有與專利範圍所描述之相同功能，即判定為侵權；然隨著專利制度演進，已逐漸將專利範圍之解釋受限於說明書所揭露之結構及其均等物，甚至已將此種觀念明文規定於美國專利法第112條第六項中：「Anelement in a claim for a combination may be expressed as ameans or step for performing a specified function without
the recital of structure, material, or acts in supportthereof, and such claim shall be construed to cover thecorresponding structure,materi al,or acts described in thespecification and equivalents thereof.」，中文譯為：「多數元件組成之申請案其請求項內之元件可以不需複述其結構、材料或作用，而以裝置或方法步驟之表達來達成特定功效，此時，這些請求項之解釋應包括相關說明書及其均等之結構、材料及作用等內容」。除此之外，台灣專利法第五十六條亦規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖示」。
②學界看法：
經濟部智慧財產局九十二年六月所出版之智慧財產權月刊，其中一篇學術論著「裝置加功能界定方式之解釋方法在我國立法必要性評議」中，有多處提到關於裝置加功能界定方式之解釋方法，歸納其論點主要有：
⑴裝置加功能語法實務上有許多爭議：
例如第十八頁載有：「裝置加功能界定方式的解釋爭點在於其未明確描述結構而僅敘述功能，致其申請專利範圍若採文義解釋，將及於所有可執行該功能的結構，以致於可能使申請專利範圍不明確，而有損及人民權益之虞」。
⑵美國最新實務認為裝置加功能語法之專利範圍應以專利說明書的內容來限制：
例如第二十六頁「美國專利侵權必需與說明書內的對應結構或其均等物相同才算是侵權」；第二十八－二十九頁「對於執行相同功能的情況，疑似侵權產品在構造、材料或動作上必需是專利說明書所提及的結構及其均等物所涵蓋，否則將被認定為不侵害。
以致於申請專利範圍的認定有時反而比應用均等論時來得小」；第三十二頁「裝置加功能界定方式是一種申請專利範圍的寫法，尤其是針對申請專利範圍中的元件加以描述的方式，為了解釋這種申請專利範圍，美國法律認為應該以專利說明書的內容來限制」。
⑶裝置加功能語法不當解釋造成的影響：
例如第二十頁中有「裝置加功能界定方式是一種申請專利範圍的寫法，ａ處是可能將申請專利範圍不當擴張到專利申請人所未發明或者公眾習用的技術」、「由於裝置加功能界定在我國的解釋方法不明確，而這樣的不明確情況，反被專利權人用來誘使或壓迫疑似侵權人接受專利授權」；第二十一頁「如此則使專利權範圍無法預測，商人無法判斷風險就不敢投資，最終影響產業發展」。
換言之，學界對於此種裝置加功能之界定方式，亦持較為保守之看法，認為其專利範圍應受說明書所提對應元件之限制，若不當擴張專利權範圍，將嚴重影響產業發展。
⑷小結：
系爭專利請求項之寫法，實移植自美國專利法規定之裝置加功能語法means- plus-function language，此種語法之專利範圍認定不能僅以字面意義作解釋，必須以說明書中所揭露之元件、結構或其均等物加以限制，因此，若將系爭專利說明書中所舉實施例與被上訴人產品比較，可明顯發現兩者之元件數量及種類均差異甚大，稱被上訴人章隆公司之產品落入系爭專利之範圍，實在過於牽強。姑不論上訴人未於美國主張專利權是否為了規避美國專利法之規定，利用台灣對於裝置加功能界定方式之權利範圍認定渾沌不清之際，對台灣本土產業加以打擊，被上訴人章隆公司在此要特別強調的是：系爭專利若於其說明書中舉出多個不同結構之實施例，其專利範圍尚有可能獲得支撐，而涵蓋所有達成偏壓功能之結構，然系爭專利中僅舉出一實施例，即欲涵蓋所有達成該功能之結構，亦即上訴人僅以公開一創作點之代價，即取得整個廣泛面的保護，實為權利之不當擴張，亦不符專利法之立法原意。
③專利之立法精神：
被上訴人要特別說明的是，專利法之立法精神，如專利法第一條所載：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」，係政府為鼓勵發明人公開其創意予社會大眾，促進社會發展，故以公權力保護發明人，使其具有一定年限（如二十年）之專利權，然其專利權涵蓋範圍應僅及於發明人公開之部分，否則即產生「發明人公開一小部分創意，即可獲得較大範圍之專利權保護」之不公平現象。如此看來，上訴人專利若欲將所有達成偏壓機構功能之產品列入專利保護範圍，當初申請專利時應舉出多種具有此種偏壓功能之不同結構，以多個技術點去支撐一個技術面，如此尚能稱得上公平，然今上訴人專利中僅舉出一實施例，即欲涵蓋所有達成該功能之結構，亦即，原告僅以公開一創作點之代價，即欲取得整個廣泛面的保護，實為權利之不當擴張，亦不符專利法之立法原意。
④綜合上述，被上訴人認為，無論就先進國家之判例及法規、台灣專
利法、學界看法或專利法之立法精神，裝置加功能界定方式之專利範圍，其解釋應受限於說明書所提之結構及其均等物，而不應涵蓋所有達成所述功能之結構。
㈡爭點二：應以哪一份鑑定報告作為判決依據？
姑不論前述四份鑑定報告之立場是否公正，以及判斷是否專業，若上述針對爭點一之討論係為正確，則根據爭點一之結論，來檢視目前四份鑑定報告之鑑定流程，可以發現其中只有國立中正大學所作之鑑定報告中有考慮裝置加功能界定方式應如何解釋，如該報告中第四頁至第五頁所載，其餘報告均未論及此項重要爭點應如何處理，特別是中國機械工程學會與中華工商研究所之鑑定報告，完全針對專利範圍中所載之字面意義來與被上訴人產品比對，認為被上訴人產品具有「偏壓」之功能，即落入上訴人專利之範圍中，完全未考慮上訴人專利說明書中所揭露結構與被上訴人產品完全不同，因此，被上訴人認為本案應以國立中正大學之鑑定報告作為判決之重要參考。
（五）、裝置加功能語言之專利範圍界定：
㈠我國專利法對於裝置加功能語言之寫法及專利範圍並無明文規定，較
為相關者為專利法第五十六條：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖示」；另經濟部智慧財產局出版之專利審查基準第八章第二節載有：「所謂功能手段語言(Means or Step Plus Function Language)係針對請求項為組合式元件 (elements)之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作 (acts)之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置 (means)或步驟 (step)的方式來表示之。使用此種格式的撰寫方式將可省略結構上或程序上所需的複雜說明，而使申請專利範圍的撰寫可大幅地簡化。採用功能手段語言方式撰寫其申請專利範圍時，就其相對之元件，如果以其達成該功能之所有可能之裝置或步驟來認定其元件所涵蓋範圍，將可能造成涵蓋所有可能達成該功能之技術手段之發明，甚至包括尚未發明之裝置或步驟，顯然是不恰當的」，以及「如果申請專利範圍採用功能手段語言之方式撰寫時，在審查認定其專利範圍即應對說明書所描述該功能手段相對元件之相關結構、材料或動作一致」。
㈡簡言之，台灣專利實務係認為，專利範圍若有疑義時，解釋時得審酌
說明書及圖示，裝置加功能語言撰寫之請求項既未敘明元件之結構、材料與動作，專利範圍自然不明確，應以說明書所描述之相對元件及結構來認定其專利範圍，若直接以達成該功能之所有可能裝置來認定所涵蓋範圍，顯然是不恰當的。因此，被上訴人章隆公司認為系爭專利請求項中有關「偏壓機構」之範圍，不應如字面意義般寬廣，應限制在與說明書中所提實施例之結構及其均等物，是故，被上訴人章隆公司產品雖與系爭專利之偏壓機構具有相同功能，然實際結構差異甚大，元件之種類及數量均無法對應，於此情況下，稱被上訴人章隆公司產品落入系爭專利範圍，委實太過牽強。
（六）、損害金額部分：
㈠被上訴人生產之改良夾鉗，除在臺灣地區取得專利權外，另在美國、
德國、大陸等國家亦均享有專利權，尤其美國專利權之申請過程嚴格，被上訴人猶然取得該專利權，益證被上訴人取得者，乃一與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利案不同之獨立專利權，非屬上訴人專利案之再發明，否則經濟部智慧財產局於被上訴人申請本件專利權時，理應依法僅就再發明部分准其申請，焉有反而逕為准許被上訴人申請案全部新型專利權請求之理？何況被上訴人於就系爭改良夾鉗產品申請本件新型專利權之初，即於其新型專利說明書中，提及與本件上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利屬同一之美國專利權案號
US.PAT.0000000產品之缺失，並將兩者相互比較，獲得審查委員之認同後，始獲取本件專利權，足證被上訴人取得者確為與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利案不同之獨立專利權，非屬上訴人專利案之再發明，是被上訴人依其所有新型專利權製造販售系爭產品，乃正當權利之行使，要無侵害上訴人專利權之行為可言。縱本件事後經送鑑定結果，有認被上訴人生產之系爭改良夾鉗產品，為上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明情事云云，亦難認被上訴人有侵害上訴人專利權之故意或過失存在，自無成立侵權行為之餘地。
㈡關於被上訴人章隆公司生產系爭改良夾鉗之成本，茲陳報證據資料並敘明如后：
①查被上訴人章隆公司生產系爭改良夾鉗，型號C88 07改良夾鉗每只生產成本為７１．７１元，C88 09改良夾鉗每只生產成本為９５．
５０元（外銷部分均未含報關費用成本），此有經會計師簽核之被上訴人章隆公司生產系爭改良夾鉗之成本計算及單價表可稽。
②上訴人主張被上訴人章隆公司生產系爭改良夾鉗侵害其專利權，依
據（舊）專利法第八十九條第一項第二款：「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」計算其所受損害。而生產系爭改良夾鉗，凡自採購原物料、訂製模具、加工過程均須投入金錢成本，為眾所週知之情事，被上訴人茲提出經會計師簽核之被上訴人章隆公司生產系爭改良夾鉗之成本計算及單價表，證明系爭改良夾鉗之生產成本，應堪信為實在。故本件縱退萬步言，被上訴人章隆公司生產系爭改良夾鉗侵害上訴人之專利權（按：被上訴人否認之），而應負擔損害賠償責任，惟被上訴人已就其生產成本或必要費用舉證，即不得以銷售系爭改良夾鉗全部收入為所得利益。
㈢本件自八十九年七月份以後，並無相關證據資料可證明被上訴人章隆
公司仍有銷售系爭改良夾鉗之事實，關於上訴人請求八十九年七月份以後所謂相當系爭改良夾鉗「銷售額」之損害，洵無理由：
①查上訴人於八十九年七月十日會同警方於被上訴人章隆公司進行取
締，並於當日查扣被上訴人章隆公司自八十九年初至八十九年七月十日銷售系爭改良夾鉗之帳冊，除此以外，本件自八十九年七月份以後，並無相關證據資料可證明被上訴人章隆公司仍有銷售系爭改良夾鉗之事實，惟上訴人執詞稱被上訴人章隆公司於八十九年七月份以後仍有銷售系爭改良夾鉗云云，已據被上訴人章隆公司否認。
按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實負有舉證責任」，為民事訴訟法第二百七十七條所明定，上訴人主張被上訴人章隆公司於八十九年七月份以後仍有銷售系爭改良夾鉗乙節，為對於上訴人有利之事實主張，既據被上訴人章隆公司否認，依法上訴人就被上訴人章隆公司於八十九年七月份以後，仍有銷售系爭改良夾鉗負有舉證責任，要無疑義。
②上訴人之訴訟代理人向鈞院陳稱：「於原審時即要求對造（被上訴
人章隆公司）提出公司帳冊佐證，惟對造未提出」云云，惟遍觀原審卷宗，未曾見上訴人要求被上訴人章隆公司提出帳冊或聲請原審法院命被上訴人章隆公司提出帳冊之記載，是上訴人之訴訟代理人上開陳述，要與事實不符，無可憑採。
③本件自八十九年七月份以後，並無相關證據資料可證明被上訴人章
隆公司仍有銷售系爭改良夾鉗之事實，上訴人於原審程序就此亦未盡舉證責任，是即難以證明被上訴人章隆公司於八十九年七月份以後有銷售販賣系爭改良夾鉗，上訴人請求八十九年七月份以後所謂相當系爭改良夾鉗「銷售額」之損害，洵無理由。
④上訴人於原審程序並未以書狀向原審法院聲請以裁定命被上訴人章
隆公司提出商業帳簿，以證明上訴人於八十九年七月以後關於系爭改良夾鉗之產製或銷售情形，此即屬故意或過失未於第一審提出重要攻擊防禦方法，應生失權之效果：
⑴按「聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。前項聲請，應表明下列各款事項：一. 應命其提出之文書。
二. 依該文書應證之事實。三. 文書之內容。四. 文書為他造所執之事由。五. 他造有提出文書義務之原因．．．」、「法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書。」、「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。
」為民事訴訟法第三百四十二條、第三百四十三條、第三百四十五條第一項明文規定。次按被上訴人章隆公司之商業帳簿，固依民事訴訟法第三百四十四條有提出之義務，惟自民事訴訟法第三百四十二條至第三百四十五條整體規範意旨觀之，顯知本件應由上訴人於原審聲明書證（民事訴訟法第三百四十二條），原審法院審酌商業帳簿應為被上訴人章隆公司所執有，且該書證與應證事實有重要關係而以裁定命被上訴人章隆公司提出商業帳簿（民事訴訟法第三百四十三條），倘如被上訴人章隆公司拒遵從原審法院命令提出書證之裁定，法院得審酌情形認上訴人關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實（民事訴訟法第三百四十五條）。
⑵惟上訴人於原審程序並未以書狀向原審法院聲請以裁定命被上訴
人章隆公司提出商業帳簿，以證明被上訴人於八十九年七月以後關於系爭改良夾鉗之產製或銷售情形，原審法院亦從未以裁定命被上訴人章隆公司提出商業帳簿，衡諸前開法規體系解釋說明，自無法認上訴人關於該商業帳簿之主張或依該該商業帳簿應證之事實為真實，且上訴人於原審程序並未以書狀向原審法院聲請以裁定命被上訴人章隆公司提出商業帳簿，佐以上訴人於原審委有律師為訴訟代理人，並無不能聲請命被上訴人章隆公司提出文書之情形以觀，此即屬故意或過失未於第一審提出重要攻擊防禦方法，依（修正前）民事訴訟法第四百四十七條第四款之規定，應生失權之效果。
（七）、本件上訴人之「可自動調整之剪鉗」專利案，並未於其專利物品上標示
其專利證書號數，依修正前專利法第八十二條前段（修正後專利法第七十九條前段），上訴人不得請求損害賠償：
㈠按「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得
要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。」修正前專利法第八十二條前段定有明文。
㈡本件上訴人美商應用觀念公司之「可自動調整之剪鉗」專利案，並未
於其專利物品上標示其專利證書號數，是縱退萬步言，被上訴人章隆公司有侵害「可自動調整之剪鉗」專利之情（按：被上訴人章隆公司否認之），惟系爭「可自動調整之剪鉗」專利案未於其專利物品上標示其專利證書號數，衡諸修正前專利法第八十二條前段之規定，上訴人訴請被上訴人章隆公司賠償損害，洵無理由，原判決對此疏查，遽為不利被上訴人章隆公司之裁判，要非適法。
（八）、被上訴人章隆公司於收受上訴人寄發之存證信函後，曾委請專業鑑定單
位鑑定系爭改良夾鉗新型專利，與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利範圍並不相同，已盡詳查之責任，應無過失侵權責任之可言：
㈠原判決認為：被上訴人章隆公司於申請系爭改良夾鉗新型專利時，已
知上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利之存在，且於收受上訴人寄發之存證信函後，未經加以詳察，仍繼續製造改良夾鉗，則上開改良夾鉗雖係依據其所有系爭改良夾鉗新型專利所製造，被上訴人亦難解免過失侵權行為責任云云。
㈡惟查被上訴人章隆公司之系爭改良夾鉗新型專利說明書，曾提及與上
訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案結構相同之美國第0000000號專利，但僅係為揭露創作當時之技藝水準，當時並不知該美國第0000000號專利在我國亦有申請專利，且亦非根據上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利案之技術內容為發明，而被上訴人章隆公司於申請系爭專利時，係委請德律國際專利商標聯合事務所辦理，德律國際專利商標聯合事務所認為本件為獨立之專利申請案，並無再發明之情形，因此，被上訴人章隆公司當時主觀上即得合理認為系爭改良夾鉗新型專利案係為一獨立新型專利，自無上訴人系爭專利為上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利再發明之認識。
㈢嗣上訴人於八十九年六月二十一日委請律師以存證信函，要求被上訴
人章隆公司立即停止侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利之行為云云。查上訴人所發上開存證信函，內容固提及其所有系爭可自動調整剪鉗發明專利，惟未據上訴人提出書面鑑定報告及相關資料以實其說，經被上訴人章隆公司委請律師回函請上訴人提出相關資料以供查證，未獲上訴人後續之回覆。
㈣上訴人並未依據被上訴人章隆公司之請求，提出相關資料以供查證，
被上訴人章隆公司為謀慎重起見，仍於八十九年七月間，將系爭改良夾鉗新型專利，與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利，並送請國立中興大學進行專利侵害鑑定，鑑定結論認為系爭改良夾鉗新型專利，與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利之申請專利範圍不同，為求慎重，被上訴人章隆公司另於八十九年八月間，將系爭改良夾鉗新型專利，與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利再送請國立中正大學進行專利侵害鑑定，鑑定結論亦為：被上訴人章隆公司所檢附之系爭改良夾鉗，與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利案之申請專利範圍不相同等語。準此以觀，被上訴人章隆公司收受上訴人寄發之前開存證信函後，即委請二家經司法院指定之專業鑑定單位鑑定系爭改良系爭夾鉗新型專利，與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利範圍並不相同，足證被上訴人章隆公司已盡詳查之能事，既經司法院指定之專業鑑定單位鑑定系爭改良系爭夾鉗新型專利，與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利範圍並不相同，被上訴人章隆公司據此繼續依據其所有系爭改良夾鉗新型專利製造夾鉗，即無過失侵害上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利之可言。
㈤其後，上訴人於九十年三月四日具狀起訴，並檢附中國機械工程協會
專利侵害鑑定報告，認為系爭改良夾鉗新型專利為系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明云云，據為其證據方法之一。惟上開中國機械工程協會之專利侵害鑑定報告，既作為上訴人起訴時所引用之證據文書，其鑑定立場難免有偏頗之虞，且中國機械工程協會並非法院囑託辦理本件專利侵害鑑定之鑑定機構，是其鑑定結論對於被上訴人毫無任何之拘束力可言，被上訴人章隆公司仍可繼續依據其所有系爭改良夾鉗新型專利製造系爭改良夾鉗。
㈥於原審訴訟繫屬中，經原審法院囑託，將系爭改良夾鉗新型專利與上
訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利送請中華工商研究所辦理專利侵害鑑定，實際上於本件送交中華工商研究所鑑定時，被上訴人章隆公司即已停止生產、銷售系爭改良夾鉗。縱退萬步言，被上訴人章隆公司系爭改良夾鉗確實如中華工商研究所鑑定報告結論所言，為系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明（按被上訴人均否認之），解釋上應認為被上訴人章隆公司於得知中華工商研究所上開鑑定報告結論時，始知悉系爭改良夾鉗為系爭可自動調整剪鉗發明專利案之再發明，此後倘未經上訴人之同意或授權，不得繼續生產銷售系爭改良剪鉗。實則，實際上於本件送交中華工商研究所鑑定時，被上訴人章隆公司即已停止生產、銷售系爭改良夾鉗，已如前述，於茲亦無過失侵害上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利之可言。
㈦關於被上訴人前開「於申請系爭專利時，係委請德律國際專利商標聯
合事務所辦理，該事務所認為本件為獨立之專利申請案，並無再發明之情形」、「於本件原審送交中華工商研究所鑑定時，即已停止生產或銷售系爭改良夾鉗」，係於鈞院行準備程序時所陳述事實上之意見，並無故意或重大過失可言：
①查被上訴人前開「於申請系爭專利時，係委請德律國際專利商標聯
合事務所辦理，該事務所認為本件為獨立之專利申請案，並無再發明之情形」之陳述，配合所述於八十九年七月間，將系爭改良夾鉗新型專利與上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利，並送請國立中興大學進行專利侵害鑑定等語，其目的均在於說明被上訴人於防止侵害他人之專利權，已盡注意義務之能事，是上開所述委請專利事務所辦理專利申請案件，僅係補充「被上訴人於防止侵害他人之專利權，已盡注意義務之能事」此一防禦方法（按：此一防禦方法已據被上訴人於第一審主張）之說明與陳述而已，要無故意或重大過失未於第一審提出攻擊防禦方法可言。
②查被上訴人前開「於本件原審送交中華工商研究所鑑定時，即已停
止生產或銷售系爭改良夾鉗」之陳述，事涉本件自八十九年七月份以後，有無相關證據資料可證明被上訴人章隆公司仍有銷售系爭改良夾鉗之事實，致上訴人請求八十九年七月份以後所謂相當系爭改良夾鉗「銷售額」之損害是否有理由之爭點，而本件依法應由上訴人舉證證明八十九年七月份以後，被上訴人章隆公司繼續「銷售」系爭改良夾鉗之事實，蓋上訴人既依據（舊）專利法第八十九條第一項第二款：「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」計算其所受損害，則如無法證明八十九年七月以後有銷售系爭改良夾鉗之行為，自該時以後，對於上訴人即無損害可言。因此，被上訴人前開「於本件原審送交中華工商研究所鑑定時，即已停止生產或銷售系爭改良夾鉗」之陳述，實乃延續其於原審所陳「否認八十九年七月以後有銷售系爭改良夾鉗」主張之補充，亦無故意或重大過失未於第一審提出攻擊防禦方法可言。
三、如附件型錄標示「Universal Grip」所示之改良剪鉗，係被上訴人章隆公司所生產之產品，以及上訴人於八十九年六月二十一日發函被上訴人章隆公司，要求被上訴人章隆公司停止侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利之行為，而被上訴人章隆公司函覆：其所製造販賣之「Universal Grip」產品係依該公司所有之系爭改良夾鉗新型專利所實施，並無侵害上訴人專利之情事等情，為兩造所不加爭執，並有被上訴人章隆公司產品型錄、被上訴人章隆公司產品照片影本、被上訴人章隆公司出貨通知單影本、存證信函影本附卷可稽，則此部分之事實，自堪認為真實。
四、當事人爭點的論斷：被上訴人主張就其生產之改良夾鉗有獨立之專利權乙節，固據提出中華民國新型第一四五六三八號及美國第0000000號專利證書等件影本各一件為證，惟本件之爭點，當在於被上訴人生產之改良夾鉗，是否侵害上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利權，與被上訴人是否擁有專利權無涉，自屬當然，因此，本件所應審究者，厥為：㈠上訴人是否系爭可自動調整剪鉗發明專利之專屬被授權人﹖㈡被上訴人之系爭改良夾鉗是否侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利權﹖如有，則上訴人所得請求損害賠償之金額究為若干而已，茲分述如下：
（一）、本件上訴人主張：系爭可自動調整剪鉗發明專利係威廉．Ａ．華海特所
創作，經濟部智慧財產局核准為發明第三０六八０號專利在案，而上訴人為該項專利權之專屬被授權人，且威廉．Ａ．華海特經上訴人通知後，就被上訴人之行為表達不為請求之意思，並同意上訴人依專利及技術授權契約，對侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利權之行為，提起民事或刑事訴訟之事實，此有中華民國發明第三０六０八號專利證書影本、聲明書及譯文影本、經我國駐美臺北經濟文化代表處與美國國務院認證之聲明書及譯文在卷為證，自堪認為真實。
（二）、關於被上訴人製造之改良夾鉗，是否侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利
權，經原審法院囑託兩造合意指定之鑑定人中華工商研究所鑑定，該鑑定人分別依全要件原則審查待鑑定物改良夾鉗之組成構件與系爭可自動調整剪鉗發明專利權申請專利範圍中之構成要件是否相同，其次再以均等論為基準，針對待鑑定物與上開發明專利權之申請專利範圍進行實施構件內容暨達成功效等比對分析，最後再依據相關技術資料進行禁反言原則之審核分析，其鑑定結論為：「待鑑定物『改良夾鉗』其組成構件與發明專利證書字號第三０六八０號『可自動調整之剪鉗』之申請專利範圍之異同關係比較乙案，經本所智慧科技研究中心鑑定分析，待鑑定物其構件內容及使用技術手段，實質上與本案發明專利相同，其類屬專利法中第二十九條之再發明專利，自應受專利法第八十條再發明專利實施限制之拘束」，此有中華工商研究所九十一年三月六日（九一）中北富字第０三００二號函附專利權鑑定研究報告書在卷可考。又上訴人所提出中國機械工程學會專利侵害鑑定報告，其鑑定結論亦認為：「待鑑定樣品與公告第一０五一七二號專利『可自動調整之剪鉗』之申請專利範圍第一項為符合均等論之實質相同。但待鑑定樣品係依據公告第三五二六一四號『改良夾鉗』製成，該公告第三五二六一四號可視為本案之一再發明專利」。被上訴人雖辯稱：「中華工商研究所九十一年三月六日之鑑定報告第十九頁有重大瑕疵，其第二十二頁係以ａ１至ｍ１做比對，但報告中並未說明ａ１至ｍ１到底是指什麼。」等語，惟查上開中華工商研究所九十一年三月六日鑑定報告書第二十一頁關於待鑑定物構件內容解析部分，其備註欄所編列代號雖與第二十二頁以下代號未能相符，惟第其二十三頁㈡分析內容部分，就ａ１至ｍ１所代表之待鑑定物構成要件，仍有詳細說明，是前開代號編列之疏失，對該鑑定報告之正確性並無影響。因此，被上訴人製造之改良夾鉗確已侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利權之事實，應足堪認定。
（三）、至被上訴人所提出國立中興大學及國立中正大學鑑定報告書，其鑑定結
果雖分別認為「待鑑定實物及相片發明新型專利申請案號第00000000號『可自動調整之剪鉗』案比較，待鑑定物偏壓機構之外觀及結構特徵與申請專利範圍不同」、「所檢附之夾鉗與發明公告第一０五一七二號『可自動調整之剪鉗』專利案之申請專利範圍不相同」。惟查：
㈠國立中興大學鑑定報告書說明四載明：「依據說明三及照專利案之側
視圖及局部剖視圖（專利公報第一圖），專利案之偏壓機構係由一控制及二彈簧組合，然待鑑物之偏壓機構係由二支臂及三彈簧組合而成。本項設計其外觀含元件之種類、數量及配置位置，和元件間之結構及功能特徵與申請專利範圍不同」等詞，足見上開鑑定報告僅依全要件原則，就改良夾鉗與系爭可自動調整剪鉗發明專利案之構成要件加以比對，惟在發現二者間在偏壓機構有所不同時，並未就改良夾鉗與系爭可自動調整剪鉗發明專利之申請專利範圍在技術手段、功能及達成效果，進行均等論之分析，而逕認改良夾鉗與系爭可自動調整剪鉗發明專利之申請專利範圍不同，是其鑑定結果自難遽信。
㈡國立中正大學鑑定報告書鑑定說明２．２載明：「由於章隆公司所檢
附之夾鉗實際上乃根據該公司所擁有之新型公告第三五二六一四號『改良夾鉗』專利案所製造，改良專利案中有該夾鉗產品結構之詳細說明，因此，本文將藉改良專利案之說明書及圖式來分析鑑定樣品與專利案之申請專利範圍是否相同」，且鑑定內容所附表一至表三，亦均改良專利案說明書內容，作為鑑定樣品要件，足見該鑑定報告並非針對改良夾鉗之組成構件與系爭可自動調整剪鉗發明專利之申請專利範圍是否相同所為鑑定，而係以系爭改良夾鉗新型專利與系爭可自動調整剪鉗發明專利二者之申請專利範圍是否相同所為鑑定，是其鑑定結論所稱「所檢附之夾鉗與發明公告第一０五一七二號『可自動調整之剪鉗』專利案之申請專利範圍不相同」，亦難採信。
（四）、被上訴人雖另抗辯稱：被上訴人製造之改良夾鉗，係依據被上訴人所有
之中華民國第一四五六三八號新型專利及美國第0000000號發明專利而生產，並未侵害上訴人之專利云云；然查：
㈠原審法院囑託中華工商研究所鑑定系爭改良夾鉗新型專利是否為系爭
可自動調整剪鉗發明專利之再發明，該鑑定人分別依全要件原則、均等論、禁反言原則進行比對分析後，其鑑定結論為：「依據囑託單位提供之資料，就中華民國新型專利公告編號第三五二六一四號『改良夾鉗』之專利說明書所述之技術內容、特徵及達成功效等係利用中華民國發明專利公告編號第一０五一七二號『可自動調整之剪鉗』之申請專利範圍所述之主要技術內容所完成，且附圖之圖示說明應可採用」，此有中華工商研究所九十一年十月七日（九一）中北純字第一０００六號函附專利權鑑定研究報告書在卷可考，堪認被上訴人所有系爭改良夾鉗新型專利係上訴人專屬被授權之系爭可自動調整剪鉗發明專利之再發明，要無庸疑。
㈡按利用他人之發明或新型再發明者，得申請發明專利；第二十九條再
發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明，專利權法第二十九條第一項、第八十條第一項分別定有明文。本件被上訴人所有系爭改良夾鉗新型專利既為系爭可自動調整剪鉗發明專利之再發明，則依上開規定，被上訴人在取得原專利權人同意前，自不得實施其所有系爭改良夾鉗新型專利。又被上訴人並未獲得系爭可自動調整剪鉗發明專利權人威廉．Ａ．華海特或專屬被授權人即上訴人之同意，即實施系爭改良夾鉗新型專利等情，此為兩造所不加爭執，則被上訴人所製造之改良夾鉗，縱係依據其系爭改良夾鉗新型專利之實施行為，仍屬對系爭可自動調整剪鉗發明專利權之侵害，因此，本件上訴人主張被上訴人章隆公司製造販賣之改良夾鉗，侵害上訴人享有專屬被授權之系爭可自動調整剪鉗發明專利等語，應可採信；至被上訴人抗辯稱被上訴人之專利並非再發明，被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利權之實施，不會侵害上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利權云云，與事實不符，尚難憑採。
（五）、按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵
害，有侵害之虞者，得請求防止之；專屬被授權人亦得為前項請求，但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限，專利法第八十八條第一項、第二項分別定有明文。系爭可自動調整剪鉗發明專利權人係威廉．Ａ．華海特，而上訴人為該項專利權之專屬被授權人，且威廉．Ａ．華海特經上訴人通知後，就被上訴人之行為表達不為請求之意思，並同意上訴人依專利及技術授權契約，對侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利權之行為，提起民事或刑事訴訟，且被上訴人所製造之改良夾鉗，確有侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利等情，均如前述，則上訴人自得基於專屬被授權人之地位，提起本件訴訟請求，茲就上訴人所為各項請求，分述如下：
㈠排除侵害與防止侵害部分：
按物品專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權利，專利法第五十六條第一項定有明文。本件被上訴人所製造、販賣如附件型錄標示「Universal Grip」所示之「改良夾鉗」，既已侵害上訴人專屬被授權之系爭可自動調整剪鉗發明專利，且有繼續侵害之虞，則上訴人依專利法第八十八條第一項、第二項規定，請求被上訴人不得自己或使第三人製造、販賣、意圖販賣而陳列、進口如附件型錄標示「Universal Grip」所示之「改良夾鉗」，並不得自己或使第三人以任何方式利用中華民國第三０六八０號專利技術以製造、販賣其他任何剪鉗產品，即屬有據，應予准許（上訴人此部分關於被上訴人乙○○部分之請求，因被上訴人乙○○未上訴業已確定）。
㈡損害賠償部分：
①本件被上訴人辯稱：被上訴人是依據其所有之系爭改良夾鉗新型專
利，而製造販售系爭改良夾鉗產品，縱事後鑑定結果，認被上訴人生產之系爭改良夾鉗產品，有侵害上訴人系爭可自動調整剪鉗發明專利之情形，亦難認被上訴人有侵害上訴人系爭專利權之故意或過失存在等語。惟查：
⑴本件被上訴人在系爭改良夾鉗新型專利之專利說明書「五、創作
說明」中，即已載明「另外，美國專利第0000000號及第0000000號則揭露另一種改良之夾鉗，該種夾鉗雖然可以解決前述兩種習用夾鉗之缺失，但是因其必須於各握持件之握持端埋設或固設偏壓彈簧，在零組作之裝配上非常耗費時間」等語，此有上開專利說明書在卷可稽。
⑵上開美國專利第0000000號及第0000000號，即系
爭可自動調整剪鉗發明專利之事實，為兩造所不爭執，足見被上訴人在申請系爭改良夾鉗新型專利權時，即已知悉系爭可自動調整剪鉗發明專利之存在，且「經濟部智慧財產局對於專利案件之審查，係針對合於專利法規及專利要件者准予專利，並未判斷該案是否為再發明，故核准公告或核發證書時，並未加註本件為再發明或相關註記，亦未以其他方法告知專利權人其發明屬再發明之審查結果」，此有經濟部智慧財產局九十一年九月十七日（九一）智專三（五）０二００八字第０九一一一０一七九四三號函在卷可稽，是被上訴人在實施其所有系爭改良夾鉗新型專利權時，關於該新型專利是否為系爭可自動調整剪鉗發明專利之再發明，以及是否侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利，仍應自行詳加審酌，自不能僅以主管機關業已核准其所有系爭改良夾鉗新型專利，即認為其所製造之改良夾鉗並未侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利權，要屬當然。又被訴人在申請系爭改良夾鉗新型專利權時，既已知悉系爭可自動調整剪鉗發明專利之存在，則被上訴人抗辯稱上訴人上訴人之「可自動調整之剪鉗」專利案，並未於其專利物品上標示其專利證書號數，依專利法第八十二條前段之規定，上訴人不得請求損害賠償云云，顯然忽視同法條但書之規定，自有未洽。
⑶上訴人於八十九年六月二十一日委請律師以存證信函，要求被上
訴人章隆公司立即停止侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利之行為，經被上訴人章隆公司於同年月二十二日收受等情，亦有上開存證信函及掛號回執在卷可證。本件被上訴人於申請系爭改良夾鉗新型專利時，既已知悉系爭可自動調整剪鉗發明專利之存在，且於收受上訴人寄發之存證信函後，未經加以詳查，仍繼續製造改良夾鉗，則上開改良夾鉗雖係依據其所有系爭改良夾鉗新型專利所製造，被上訴人仍不能解免過失侵權行為之責任，是被上訴人此部分之抗辯，尚無可採。
②按專利法第八十八條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得
之利益；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，專利法第八十九條第一項第二款定有明文。又按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第二十三條定有明文。本件被上訴人乙○○為被上訴人章隆公司法定代理人，此為兩造所不加爭執，是被上訴人乙○○就被上訴人章隆公司製造系爭改良夾鉗侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利，致上訴人所受之損害，自應與被上訴人章隆公司負連帶賠償責任，要屬當然。經查：⑴本件上訴人主張：依被上訴人章隆公司改良夾鉗產品銷售帳冊所
示，其於八十九年一月至同年七月間，銷售改良夾鉗產品之數量達九千九百支，其總銷售額為一百二十三萬八千二百四十九元等語，業經上訴人提出被上訴人章隆公司帳冊影本為證，且被上訴人就該帳冊之真正，亦不加爭執，足認被上訴人章隆公司在上開期間，平均每月銷售改良夾鉗所得收入金額應為十七萬六千八百九十三元（元以下四捨五入，下同），要可認定。
⑵按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難
者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項著有明文。本件被上訴人章隆公司每月銷售改良夾鉗之金額，其相關帳冊資料均由被上訴人章隆公司所持有，上訴人除因搜索、扣押所得之上開帳冊外，顯難以取得其他證據資料足資證明被上訴人章隆公司侵害行為所得之利益，是本院審酌上開帳冊資料，並原審於九十一年七月二十九日之準備程序通知書業已記載被上訴人應就上訴人主張之損害賠償金額提出答辯，暨答辯之證據資料（見原審卷㈡第八十二、八十三頁），但被上訴人並未置理及其他一切情狀，認上訴人主張被上訴人章隆公司所得之利益，以每月十七萬六千八百九十三元為計算標準，應為可採。至被上訴人於本院審理時，固提出經會計師簽證關於被上訴人章隆公司生產系爭改良夾鉗之成本資料云云；惟查民事訴訟法施行法第四條之二規定：「修正之民事訴訟法第四百四十七條之規定，依本施行法第十二條第二項公告施行後，於修正前已繫屬於第二審之事件，於該審級終結前，仍適用修正前之規定。」本件被上訴人係於九十二年六月十七日提起上訴，故依據前開施行法之規定，應適用八十九年二月九日修正之民事訴訟法第四百四十七條之規定；但民事訴訟法自八十九年二月九日修法後，就第二審之訴訟程序採行嚴格續審制，以避免當事人輕忽第一審程序，遲至第二審程序始提出新攻擊防禦方法，耗費司法資源，並造成當事人時間、勞力及費用之浪費。因之，八十九年二月九日修正之民事訴訟法第四百四十七條規定：「當事人得提出新攻擊或防禦方法。但有下列各款情形之一者，第二審法院得駁回之：在第一審整理並協議簡化後已不得主張之爭點。經第一審法院依第一百九十六條第二項裁定駁回者。經第一審法院依第二百六十八條定期間命提出而未提出者。因當事人故意或重大過失未於第一審程序提出者。」揆諸前揭說明，即原審於九十一年七月二十九日之準備程序通知書業已記載被上訴人應就上訴人主張之損害賠償金額提出答辯，及答辯之證據資料（見原審卷㈠第八十二、八十三頁），但被上訴人並未置理等情，本院認為被上訴人所主張之右開被上訴人章隆公司之成本資料，應係因被上訴人之「重大過失」未於第一審程序提出，自不得再於本院另行主張，自屬當然。
⑶關於被上訴人章隆公司侵害行為之期間，上訴人雖主張應自被上
訴人乙○○提出系爭改良夾鉗新型專利申請時起，至原審判決假執行命令送達於被上訴人時止，即自八十七年二月十六日起至九十二年八月十九日止，共計約五年又六個月云云；惟被上訴人章隆公司何時開始製造改良夾鉗，從事侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利之行為，與被上訴人乙○○何時提出系爭改良夾鉗新型專利之申請，二者間並無直接因果關係，自難僅以被上訴人乙○○係於八十七年二月提出系爭改良夾鉗新型專利之申請，遽行推論被上訴人章隆公司亦自八十七年二月即已開始實施侵害行為，自屬當然。依本件卷附被上訴人章隆公司出貨通知單所載，被上訴人章隆公司曾於八十八年十一月二十六日出售系爭改良夾鉗產品，此外，上訴人並未提出其他證據足資證明被上訴人章隆公司於八十八年十一月二十六日前，即有侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利之行為，是被上訴人章隆公司侵害行為之期間，應自八十八年十一月二十六日起算，方屬合理。又上訴人於九十一年十二月十三日具狀主張被上訴人章隆公司目前仍繼續製造改良夾鉗等語，此為被上訴人所爭執（見原審卷㈡第一三五頁），而上訴人並未提出證據證明被上訴人章隆公司究係何時停止製造系爭改良夾鉗，本院審酌被上訴人業已自認係於送交中華工商研究所鑑定時，即已停止生產、銷售等節（見本院卷㈠第六十八、八十六頁），而原審法院係於九十年九月四日送交財團法人中華工商研究所鑑定，亦有原審法院九十年九月四日彰院松民禮字第三三四０八號函在卷可憑（見原審卷㈠第五六０頁），因此，本院認為被上訴人章隆公司製造改良夾鉗之行為，應至九十年九月四日止，則上訴人主張被上訴人章隆公司侵害行為之期間，應計算至原審法院判決假執行命令送達予被上訴人時止，即至九十二年八月十九日止乙節，尚未可採。因此，被上訴人章隆公司侵害行為之期間，應自八十八年十一月二十六日起，計算至被上訴人自認之九十年九月四日止，自屬當然。
⑷綜上所述，本件被上訴人應連帶賠償之金額為三百七十七萬三千
七百十七元（000000元＼月×21月又10日）；至上訴人逾此數額所為之請求，尚屬無據，自難准許。
⑸再按依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌
定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍，專利法第八十九條第三項固有明文。惟本件被上訴人雖因其所有系爭改良夾鉗新型專利為系爭可自動調整剪鉗發明專利之再發明，且未經原專利權人同意而實施，致生侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利之情形，但被訴人上開侵害行為，係因信賴其所有系爭改良夾鉗新型專利所為實施行為，尚難認為其侵害行為有何故意可言。再者，上訴人在訴之聲明及陳述中，僅說明「願委由本院依職權酌定允當之故意侵權賠償金」等詞，而未具體聲明請求本院酌定之金額及繳納裁判費用，即經本院一再闡明後，上訴人仍未具體表明此部分請求之金額及繳納裁判費用，並陳明訴訟上之效果由當事人承擔（見本院卷㈠第一四二頁），因此，本院認為上訴人此部分之請求，尚屬無據，自屬不能准許，併予敘明。
③至上訴人另主張依專利法第九十三條之規定，請求命被上訴人應連
帶自費將本案最後事實審民事判決全文以八號字體登載於中國時報及聯合報第一版下半版面各一日乙節；按專利法第九十三條許被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院將判決書全部或一部登報，其費用並由敗訴人負擔，依該法條文義觀之，上開條文既已明定被侵害人於獲得勝訴判決確定後，始得聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，本件判決既尚未確定，則上訴人為此項請求，顯與上開法文規定不符，自難准許。至上訴人固引據台灣高等法院八十四年上字第三四０號判決以為證據，然台灣高等法院前開判決係針對商標侵害所為之判決，此觀上訴人提出之判決影本即明，而商標法第六十八條條文內容與專利法第九十三條，有些許差異，亦為上訴人自陳在卷，自不能比附援引，自屬當然。另上訴人復引學者意見認為商標法第六十八條意旨應與專利法第九十三條相同云云，然此乃學者個人之意見，本院認為尚不得拘束本院之判決，自不待贅論。
五、綜上所述，上訴人主張被上訴人製造之改良夾鉗，確已侵害系爭可自動調整剪鉗發明專利權之事實，要屬可信，而被上訴人抗辯稱被上訴人之專利並非再發明，被上訴人之系爭改良夾鉗新型專利權之實施，不會侵害上訴人之系爭可自動調整剪鉗發明專利權云云，與事實不符，尚難憑採。從而上訴人基於侵權行為及專利法之法律關係，請求：㈠被上訴人不得自己或使第三人製造、販賣、意圖販賣而陳列、進口如附件型錄標示「Universal Grip」所示之「改良夾鉗」，並不得自己或使第三人以任何方式利用中華民國第三０六八０號專利技術以製造、販賣其他任何剪鉗產品；㈡被上訴人應連帶給付上訴人三百七十七萬三千七百十七元，及自原審擴張聲明狀繕本送達被上訴人之翌日即自九十一年十二月十四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，即有理由，應予准許；至逾此範圍之請求，於法無據，自無理由，尚難准許。又本件上揭命被上訴人應為連帶給付部分，兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核並無不合，應各酌定相當之擔保金額，併宣告之；至上訴人之請求被上訴人應為連帶給付而不應准許部分，其假執行之聲請，即失所附麗，應併予駁回。原審就命被上訴人連帶給付超過上開應准許部分，為被上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。被上訴人上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將原審判決該部分予以廢棄，並改為如判決主文第二項所示。至於原審就被上訴人上開應准許為連帶給付部分，判命被上訴人應為連帶如數給付，及分別依兩造之聲請為附條件之准、免假執行之宣告，暨原審判命被上訴人章隆公司不得自己或使第三人製造、販賣、意圖販賣而陳列、進口如附件型錄標示「Universal Grip」所示之「改良夾鉗」，並不得自己或使第三人以任何方式利用中華民國第三０六八０號專利技術以製造、販賣其他任何剪鉗產品部分，核無違誤，被上訴人上訴意旨各就此部分，仍執陳詞指摘原判決各該部分之判決不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。至於原審關於被上訴人被訴其餘應為連帶給付及登報部分之請求，原審為上訴人敗訴之判決，核無違誤，上訴人上訴意旨就此部分仍執前詞指摘原判決該部分之判決不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
至於上訴人擴張之訴部分，亦無理由，應予駁回，此部分假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，經審酌與判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。至被上訴人聲請本院再送鑑定，本院認為並無必要，附此敘明。又被上訴人於本院最後言詞辯論期日固主張最新修正之專利法施行細則關於「手段功能語言」之相關規定，然此部分如被上訴人自陳係預計於九十三年七月一日施行，顯然此部分與本件尚不得加以援用，併予敘明。
七、據上論結，本件被上訴人之上訴為一部有理由，一部無理由，上訴人之上訴及擴張之訴，均為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第四百五十條、第七十八條、第七十九條、第八十五條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 五 月 十二 日~B1民事第一庭審判長法 官 林陳松~B2 法 官 王重吉~B3 法 官 李寶堂右為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書(須按他造人數附具繕本)。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
~B 書記官 廖次芬中 華 民 國 九十三 年 五 月 十二 日
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