臺灣高等法院臺中分院民事判決 94年度智上字第14號上 訴 人 德保有限公司法定代理人 乙○○被 上訴人 立城鋼鐵股份有限公司兼法定代理 壬○○人前列二人共同訴訟代理人 王俊凱律師前列二人共同複 代理人 甲○○
林玲珠律師被 上訴人 癸○○被 上訴人 庚○○被 上訴人 辛○○被 上訴人 子○○○被 上訴人 己○○被 上訴人 丑○○前列六人共同訴訟代理人 王俊凱律師前列六人共同複 代理人 林玲珠律師上列當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年6月3日臺灣臺中地方法院92年度智字第17號第一審判決提起上訴，本院於96年8月7日辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：上訴人係新型第106273號「隔熱浪板結構改良」之專利權人，依法專有該新型專利物品之製造、販賣、使用及進口之權。詎被上訴人壬○○、癸○○、庚○○、辛○○、子○○○、己○○及丑○○共同經營之被上訴人立城鋼鐵股份有限公司（下稱立城公司）設在台中縣太平市○○○路○○號工廠所裝置之「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」機器，所製造、販賣之「隔熱浪板」產品，侵害上訴人前開新型專利權，爰依民法第 185條、公司法第23條、專利法第 105條新型專利權人損害賠償請求權之法律關係，訴請被上訴人連帶賠償。若法院認侵權行為之時效已完成，則改依民法第197條第2項不當得利之法律關係，請求被上訴人連帶返還所受利益。並聲明：㈠被上訴人應連帶給付上訴人 154萬4400元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：㈠被上訴人立城公司製造之產品並無侵害上訴人系爭新型專利權之事實，上訴人就此所提出之證據僅有國立中興大學民國（下同）89年5月8日出具之機鑑字第號鑑定報告，惟上訴人於89年5月1日將專利權範圍縮小至「搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板接處之扣接結構」，但上開鑑定報告並未依上訴人縮小後之專利權範圍進行鑑定，且係就訴外人乙維工業股份有限公司（下稱乙維公司）等之產品與系爭新型專利權作比對，非就被上訴人立城公司製造之產品與系爭新型專利權作比對，復未依專利侵害鑑定基準之流程予以鑑定，是該鑑定報告不可採，從而本件即無證據足以證明被上訴人立城公司之產品侵害上訴人系爭新型專利權。㈡退步言之，縱認被上訴人有侵害系爭專利權之行為，惟上訴人請求權已逾 2年之短期消滅時效，被上訴人自得拒絕給付。㈢再退步言之，縱認上訴人對被上訴人有損害賠償請求權且未罹於消滅時效，惟上訴人援引另案台灣區機械工業同業公會鑑定之停產損失作為本件損害賠償額之計算基礎，亦屬過高，蓋因該案係針對訴外人亞欣公司之「機器」而為鑑定，然本件上訴人主張侵權者為被上訴人立城公司製造之「產品」，二者顯不相同。因此，上訴人請求應無理由等語，資為抗辯。並答辯聲明：㈠上訴人之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，求為判決㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人 154萬4400元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。被上訴人則求為判決駁回上訴。
四、本件上訴人主張其係新型第106273號「隔熱浪板結構改良」之專利權人，專利權期間自 83年9月1日起至94年6月28日止等情，業據提出該新型專利之專利證書、專利公報等為證，並為被上訴人所不爭執，堪信為真實。是以本件兩造之爭點，厥在被上訴人是否有共同製造、販賣侵害上訴人系爭新型專利權之產品？上訴人就此所提出之證據即國立中興大學89年5月8日機鑑字第號鑑定報告書之證據力如何？被上訴人若有侵害上訴人系爭新型專利權之行為，上訴人所得請求損害賠償之金額為多少？
五、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第 277條前段定有明文，此即舉證責任分配之原則。本件上訴人主張被上訴人立城公司製造、販賣之產品侵害其系爭新型專利權乙情，為被上訴人所否認，上訴人自應就被上訴人有因故意或過失不法侵害其系爭新型專利權之事實，負舉證之責任。次按新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，為專利法第93條所明定。關於專利技術保護範圍以及專利侵害之判斷，攸關本件訴訟之結果，自有先予界定、說明之必要，茲分述如下：
㈠關於專利技術保護範圍之界定，學說上有三種理論：
⒈中心限定主義：專利權所保護之客體為該專利原理之基本核
心，縱使其在專利請求之文義中並未具體表現出來，於參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。
⒉周邊限定主義：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，末記載於申請專利範圍之事項，不受保護。
⒊折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之
文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。
⒋依我國專利法第 108條準用同法第25條、第26條規定，申請
新型專利，由專利申請人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之，該說明書應載明名稱、說明、摘要及申請專利範圍。又同法第106條第2項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式」，堪認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採上開⒊折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。
㈡關於判斷專利侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內容，
並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成，將待鑑定樣品之產品或技術構成，與專利之產品或技術構成，依下列流程比對分析，以判斷有無侵害專利權：
⒈基於全要件原則（指請求項中每一技術特徵完全對應表現在
待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現）判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」：
⑴「文義讀取」係確認解釋後申請專利範圍中之技術特徵的文
字意義是否完全對應表現在待鑑定對象中。必須至少一項提出告訴之請求權項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，始符合「文義讀取」。
⑵若待鑑定對象符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否
適用「逆均等論」（又稱消極均等論）；若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」。
⒉逆均等論原則：
⑴「逆均等論」係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文
義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已符合「文義讀取」，但實質上未利用新型說明所揭示之技術手段時，適用「逆均等論」。
⑵若待鑑定對象符合「文義讀取」又適用「逆均等論」，應判
斷待鑑定對象未落入專利權範圍；若待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權範圍。
⒊均等論原則：
⑴「均等論」係基於保障專利權人利益之立場，避免他人僅就
其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權之責任。相對於申請專利範圍之技術特徵，待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係之改變或替換未產生實質差異時，則適用「均等論」；若待鑑定對象與申請專利範圍之對應技術特徵之「技術手段」、「功能」、「結果」其中之一有實質不同，則不適用「均等論」。
⑵若待鑑定對象不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入
專利權範圍；若待鑑定對象適用「均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權範圍。
⒋禁反言原則：
⑴所謂「禁反言」乃「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利
權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項，申請專利範圍為界定專利權之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。若待鑑定對象適用「均等論」，而其適用部分係專利權人已於申請至維護過程中放棄或排除之事項，則適用「禁反言」。
⑵待鑑定對象適用「均等論」，但不適用「禁反言」者，應判
斷待鑑定對象落入專利權範圍；待鑑定對象適用「均等論」，且適用「禁反言」者，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
⒌先前技術阻卻：
⑴「先前技術」係涵蓋申請日或優先權日之前所有能為公眾得
知之資訊，不限於世界上任何一個地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術。即使待鑑定對象適用「均等論」，若經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識之簡單組合，則適用「先前技術阻卻」。
⑵待鑑定對象適用「均等論」，但不適用「先前技術阻卻」者
，應判斷待鑑定對象落入專利權範圍；待鑑定對象適用「均等論」，且適用「先前技術阻卻」者，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
㈢關於上訴人起訴狀所附之國立中興大學鑑定報告：
⒈按鑑定人由受訴法院選任，此為民事訴訟法第326條第1項所
明定。查上訴人於本件起訴前之89年5月8日固委託國立中興大學鑑定，鑑定結果為「待鑑物與新型第106273號隔熱浪板結構改良，在主要結構特徵、技術思想及功能等專利內容完全相同，待鑑物應屬侵害專利權」，有國立中興大學機鑑字第號鑑定報告書在卷可參。然該鑑定報告係上訴人自行委託國立中興大學鑑定製作，非由法院於審理中選任為之，充其量僅能認為是上訴人所提用以證明其主張之證據資料，而非民事訴訟法所稱之鑑定。
⒉又國立中興大學該鑑定報告所使用之待鑑物，係上訴人提供
之喬盛建材公司、乙維公司、高勤實業公司、廣信鋼品公司、中央建材行以及德泰鋅板企業公司等製造之隔熱浪板樣品，此觀該鑑定報告說明所載「本鑑定係依據台端（即上訴人）所提供之喬盛、乙維、高勤、廣信、中央以及德泰等業者製造之隔熱浪板樣品及新型第106273號隔熱浪板結構改良專利範圍作成」即明。就待鑑物之來源而言，該等待鑑物既係上訴人自行提供，事前未經上開業者確認，則該等待鑑物是否確為上開業者製造之產品，即非無疑。另就待鑑物與本件訴訟之關連而言，該鑑定報告係就上訴人所指乙維公司等之產品而為鑑定，並未針對被上訴人立城公司製造之產品進行鑑定，縱鑑定報告認待鑑物侵害上訴人系爭新型專利權，亦與被上訴人無關。上訴人就此雖又主張：乙維公司為被上訴人立城公司之前身，乙維公司因侵害上訴人系爭新型專利權，經上訴人聲請保全證據準備提起訴訟時，為逃避刑責及損害賠償，而變更公司名稱、負責人及股東，二者實際上為同一公司，此由兩個公司所在地均在台中縣太平市○○里○○○路○○號，法定代理人改由乙維公司其中股東壬○○為之，其他股東除朱秀菊更換為己○○外，其餘均未更換；又車號00-000號客貨車，壬○○於 91年3月11日原法院90年度自字第 616號刑事案件法官調查時，供稱是立城公司所有，顯見立城公司所使用之生財器具均屬前乙維公司所有云云。惟查：R4-136號客貨車已於89年9月8日繳交回監理站，與被上訴人公司無涉，是已無R4-136號客貨車，此有汽車異動登記書可證（本院卷第1宗147頁），是上訴人所稱與事實不符。
而壬○○於刑事案件審理時所供亦與事實不符，不足憑採。又依上開刑事案件上訴人所提出之乙維公司及被上訴人立城公司設立登記表以觀，被上訴人立城公司於 89年2月間即已為設立登記，而乙維公司則係於89年5月1日始為解散登記，二者資本額亦不相同，設立地址雖然相同，然是否為同一公司，尚屬有疑。況縱認上訴人前開所指屬實，惟乙維公司與被上訴人立城公司在時間上既有先後順序之關係，則被上訴人立城公司製造之產品與先前乙維公司製造之產品是否完全相同未予變更，亦非無疑，自無從執此而謂乙維公司之產品即等同於被上訴人立城公司之產品。又乙維公司已經向法院清算完畢，與被上訴人立城公司為截然不同之公司，是以上訴人聲請將對乙維公司聲請保全證據所拍攝之照片送鑑定，即與本件之爭點即立城公司所生產之浪板是否有侵害系爭專利權乙節無關，自無調查之必要。
⒊另上訴人於89年5月1日將系爭新型專利權之申請專利範圍，
由原有「主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體」，申請更正為「主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，『而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體」乙節，有被上訴人提出之專利公報附卷可稽，並為上訴人所不爭執，堪信為真實。參照上開㈠之說明，於判斷待鑑物是否構成專利侵害之首要步驟，即明確申請專利範圍內容及解析申請專利範圍構成時，自應將上訴人前述申請專利範圍之變更納入參酌，惟前開國立中興大學之鑑定報告卻未審酌於此，足見該鑑定報告比對之基準，亦有未妥。
⒋再者，該鑑定報告認定待鑑物侵害上訴人系爭新型專利權所
持之理由為「所有待鑑物之主要特徵包括內上層烤漆浪板、側導水凹槽、浪板搭接結構、中層發泡隔熱浪板材料、下層烤漆彩色布等。各項構成體之功能，在技術思想上，均與專利範圍相同。所有待鑑物之搭接方式、浪板強化方式以及水流導引溝槽等設計，與專利範圍之技術思想相同。各待鑑物於外觀上，在高起緣、強化凹槽、搭接緣以及水流導引溝槽之尺寸，雖與專利內容不同，然就產品之功能而言，皆為相同」。然揆諸首揭說明，專利侵害鑑定應依循文義讀取→逆均等論或均等論→禁反言→先前技術阻卻之流程，在待鑑定對象未主張禁反言及先前技術阻卻之情形，亦須待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「逆均等論」，或待鑑定對象雖不符合「文義讀取」但有「均等論」之適用，始得認為侵害成立，惟該鑑定報告卻未依此等順序進行比對，單自形式上觀察，已足認與專利侵害鑑定之流程不符。
⒌綜上各情，本院認國立中興大學所為之鑑定報告，不足採為
認定被上訴人立城公司產品侵害上訴人系爭新型專利權之證據。另上訴人雖曾聲請原審將履勘被上訴人立城公司時其所拍攝之照片連同被上訴人當場製造之隔熱浪板樣品送鑑定以明是否侵害系爭新型專利權，然因被上訴人於原審勘驗時已否認上訴人拍攝照片中之隔熱浪板為被上訴人立城公司生產製造，且經原審現場勘驗之結果，該等浪板係與雜物一起堆放在被上訴人立城公司牆邊，與其他被上訴人立城公司製造之隔熱浪板規格均不相同，外觀陳舊佈滿灰塵，並有破損生鏽之情形，有勘驗筆錄在卷可佐，尚難認定係被上訴人立城公司製造之物品，原審認無將上訴人所拍攝照片一併送鑑定之必要。遂僅檢附兩造之產品及系爭新型專利證書及說明書送財團法人工業技術研究院鑑定被上訴人立城公司產品有無侵害上訴人系爭新型專利權，嗣該研究院回覆須繳納鑑定費12萬7163元，經原審通知上訴人繳納，上訴人表示拒絕繳納，而被上訴人亦陳明不願墊支鑑定費，原審依民事訴訟法第94條之1第1項前段「訴訟行為須支出費用者，審判長得定期命當事人預納之。當事人不預納者，法院得不為該行為」規定，不為該鑑定行為。是上訴人此部分主張，即難憑採。
㈣上訴人另於本院主張被上訴人之產品侵害其專利權，有中興
大學91年5月14日機鑑 (91)字第37號鑑定報告為憑，及訴外人金乃利公司定作之工程有使用仿冒之浪板，係李獻得向被上訴人立城公司購買、訴外人劉獻榮使用於台中市○○○路○段○○號及訴外人丙○○、戊○○、丁○○等人之屋頂所使用之浪板均係向被上訴人立城公司所購買，係屬侵害其專利權之產品，又訴外人家振公司向被上訴人立城公司所購買之PU烤漆鋼板亦有侵害其專利權等語云云。惟查：
⒈上訴人所提出訴外人金乃利企業有限公司委請陳雲生律師致
上訴人之函文，並不足以證明被上訴人立城公司有製造及販賣仿冒上訴人系爭專利權之事實：
查訴外人金乃利公司所使用之浪板並非被上訴人立城公司所製造，且無證據顯示有何侵害上訴人之專利權，且上訴人於台中地方法院85年度中簡字第3307號民事案件自承：「金乃利公司與福祿壽公司係同一家廠商所提供，即東亞石棉工業股份有限公司所製造‧‧‧。」 (原審卷 146頁）而上訴人法定代理人於本院 95年7月26日準備程序期日亦自承：「金乃利公司使用之浪板沒有送鑑定」（本院卷第1宗203頁），是不能以不知情律師所發之律師函即逕自認定為被上訴人立城公司所生產。上訴人指稱該浪板係屬仿冒品云云，並無可取。
⒉上訴人於本院另提出之中興大學91年5月14日機鑑 (91)字第
037 號鑑定報告書，亦不足採為認定被上訴人立城公司之產品侵害上訴人系爭專利權之證據：
⑴查上訴人提出之上開鑑定報告係上訴人自行委託國立中興大
學鑑定製作，非由法院於審理中選任為之，自非民事訴訟法所稱之鑑定。
⑵中興大學該鑑定報告所使用之待鑑物，係上訴人提供之「立
城鋼鐵股份有限公司」製成品照片，此觀該鑑定報告說明一所載可明，既係上訴人自行提供，事前未經被上訴人立城公司確認，則該待鑑定物是否確為被上訴人立城公司製造之產品即非無疑，而被上訴人亦已否認為立城公司所製造。
⑶另上訴人於89年5月1日將系爭新型專利權之申請專利範圍，
由原有「主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體」，申請更正為「主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，『而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體」乙節，有專利公報附卷可稽，則於判斷待鑑定物是否構成侵害時，自應將上訴人前述申請專利範圍之變更納入比對，惟上開中興大學之鑑定報告，於解析申請專利範圍時，卻未審酌及此，此觀該報告說明三可明，足見該鑑定報告已然違反「專利侵害鑑定基準」之規定甚明。
⑷況專利侵害鑑定應依循文義讀取→逆均等論或均等論→禁反
言→先前技術阻卻之流程，在待鑑定對象未主張禁反言及先前技術阻卻之情形，亦須待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「逆均等論」，或待鑑定對象雖不符合「文義讀取」但有「均等論」之適用，始得認為侵害成立，惟該鑑定報告卻未依此等順序進行比對，單自形式上觀察，已足認與專利侵害鑑定之流程不符。
⒊第三人劉獻榮使用於台中市○○○路○段○○號之屋頂隔熱浪
板並非被上訴人立城公司所製造，業經證人劉獻榮業於本院具結證稱：「座落台中市○○○路○段○○號之房屋乃伊發包予林姓包商，烤漆浪板由何而來，我不知道。」「否認有向上訴人陳稱烤漆浪板是向立城公司買來，更沒有向他說隔熱浪板是向立城買的。」 (本院卷第 2宗25、26頁），是以縱上開屋頂隔熱浪板經台灣科技大學鑑定結果係屬侵害系爭專利權屬實，亦與被上訴人無關。
⒋第三人丙○○、戊○○、丁○○等人房屋屋頂使用之隔熱浪
板，業經證人丙○○等人於本院證稱：「全權委任包商，不知道浪板從哪裡來的，不知道什麼廠牌」等語（本院卷第 2宗184、185頁），從而上訴人主張該第三人之屋頂浪板係由被上訴人立城公司所製造，亦屬無據。
⒌上訴人於96年5月16日民事調查證據聲請狀 (三)，聲請本院
擇期前往家振公司所在地現場取樣，並送請國立雲林科技大學鑑定等語。按：當事人不得提出新攻擊或防禦方法，違反者，第二審法院應駁回之。民事訴訟法第 447條第1、3項定有明文。查上訴人於原審 92年2月17日起訴主張之事實，係以被上訴人立城工廠內所裝置之浪板製造機結構機器所生產之產品，侵害其新型第106273號「隔熱浪板結構改良」專利權，並未主張被上訴人立城公司所販售予訴外人家振股份有限公司 (下稱家振公司)之 PU烤漆鋼板亦為被上訴人立城公司所製造且亦有侵害其專利權，而至原審於 94年5月13日言詞辯論終結前，期間二年餘均未見上訴人為上開主張，致一審審理之標的僅為 93年2月13日至現場取樣之浪板是否有侵害上訴人專利權之事實，而無關第三人家振公司所買受之PU烤漆鋼板是否為被上訴人立城公司所製造，有無侵害系爭專利權，故上訴人於本院進行多次準備程序後始提出上開主張，顯屬新攻擊方法，雖上訴人復主張其於另案自訴有主張，惟縱上訴人主張屬實，惟刑事訴訟與民事訴訟乃不同之訴訟程序，上訴人所稱仍無法改變其於本件原審並未主張之事實。又上訴人另主張「家振公司是我拜託他向立城公司買浪板的，他所買的浪板現在還放在那裡，那批東西仍是在我的專利權範圍」等語，惟上訴人既已於發票上所示之91年5月8日經由家振公司而買得被上訴人立城公司所交付之物品，自屬重要證物，何以不論是另案自訴案件或本件原審，均未見上訴人提出該物品，交由法院保管並請求法院送鑑定？甚且上訴人於本件原審亦有委任律師為訴訟代理人，對此重要攻擊方法更無不知之理，是以上訴人未於一審提出，自屬可歸責於上訴人，且上訴人亦未釋明合於民事訴訟法第447條第1項但書之規定。退步言之，縱認上訴人得提出此項新攻擊方法，然查被上訴人立城公司出售予訴外人家振公司之PU烤漆鋼板，係被上訴人立城公司另向訴外人惠瑞特股份有限公司所買受，此有發票乙紙為憑 (本院卷第2宗241頁），並非立城公司所製造，故上訴人請求勘驗家振公司現場及送請雲林科技大學鑑定，均無必要。
㈤上訴人又稱：「系爭專利圓弧凹槽之設置所形成之扣接結構
僅在於避免浪板滑、鬆動及增加強度。然而在實際施工時，兩片浪板搭接時，必須以螺絲鎖固於鋼樑上，始可使上、下兩片浪板達到緊密接合，形成扣接結構‧‧。」 (本院卷第2宗73頁準備書狀)，惟查：
⒈上訴人上開主張已違反「禁反言原則」。
⑴所謂「禁反言」，係為防止專利權人藉「均等論」重為主張
專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。是任何人於申請至維護過程中每一階段之文字，基於對專利權人在該過程所為之補充、修正、更正、申復及答辯之信賴，不容許專利權人藉而重為主張其原先已限定或排除之事項，是專利權人於申請至維護過程中放棄或排除之事項，當可適用「禁反言」。
⑵依95年6月28日經訴字第09506171570號經濟部訴願決定書（
本院卷第 2宗115頁至118頁），上訴人於經濟部訴願委員會面詢時答稱：「系爭專利二隔熱浪板搭接部之二側頂緣分別設有『圓弧凹槽』，藉由該圓弧凹槽之扣接作用，使二浪板緊密『嵌扣』成為一體，組合時不須藉螺絲釘固定，具有增進功效，反觀附件二、三搭接之組合，均僅產生習知技術之『搭接作用』，尚須藉螺絲釘才能固定，二者之結構及功效顯然不同。」 (參決定書第5頁第2行至第6行)。再依該決定書敘明「附件二、三所揭示浪板以螺絲釘固定於屋頂鋼架上係浪板之基本施工方法‧‧。」 (參上開決定書第6頁第7行至第10行)。是基於對專利權人 (即上訴人)在維護專利權過程中之任何階段所為之「補充」、「更正」、「修正」、「申復」及「答辯」之信賴，不容許專利權人藉由擴張其先前排除或限定之事項。是上訴人既於訴願委員會面詢時答稱其專利之浪板組合時，不須藉由螺絲釘固定，即可達「嵌扣」成為一體，則於本件自不容許上訴人於本件又主張「兩片浪板搭接時必須以螺絲固定於鋼樑上，始可使上下二片浪板達到緊密接合，形成扣接結構」，其主張根本違反禁反言原則甚明；是上訴人於準備書狀稱其亦需以螺絲鎖固，揆諸其專利說明書並無此記載，其主張亦與其在訴願委員會之答辯相矛盾，更與其專利說明書之圖式不符。
⑶而以「將浪板以螺絲釘固定於屋頂鋼架上係浪板之基本施工
」 (參訴願決定書第6頁)，則上訴人稱「必須以螺絲鎖固於鋼樑上，方可使上下兩片浪板達到緊密接合，形成扣接結構」，此一主張似足以證明其所謂專利不具任何功效上增進，乃是先前技術，智財局豈有可能給予其專利？且由專利說明書之申請專利範圍及圖式亦未見載明二片浪板之扣接結構必須以螺絲鎖固，方可形成扣接，是上訴人之答辯根本與其專利權之申請專利範圍不符；蓋其專利說明書根本未有必須以螺絲鎖固浪板後，方可出現扣接結構之記載，是上訴人之答辯主張亦與其專利權之申請專利範圍及圖式不符。
⒉上訴人稱：「依上開保全證據照片符合全要件原則」云云。
⑴惟查，保全證據卷之照片係乙維公司產品，而非立城公司之
物件，何來侵害其專利權？是上訴人稱上訴人之浪板符合全要件等語與事實不符。
⑵次查，上訴人於準備書狀又稱：「‧‧鋼板高起緣之左右兩
側，可見有導引槽‧‧。」與事實不符，蓋鋼板左右兩側有高起緣及左右兩之導引槽乃屬於習知技術，此有訴外人李幸修等人於舉發審定書理由四即有載明：「80年9月1日公告之第 00000000A01號即有浪板高起緣兩側設有導水槽，浪板左端設搭接部之預留空間，和本案鋼板凸起之高起緣左右兩側均設導引槽‧‧‧並無任何功效上之增進。」 (本院卷第 2宗121頁)，而上訴人之專利權因而遭舉發成立，而更正其申請專利範圍，足見上訴人將習知技術認作其專利權範圍，當與事實有違。
⑶上訴人於準備書狀不顧被上訴人之浪板並無「兩側」之導引
槽及上訴人之專利權必須有圓弧凹槽及不須利用螺絲即可形成「嵌扣」之扣接效果，方有符合全要件，而被上訴人之產品並無此特徵豈會侵害其專利權？而上訴人於上開舉發審定書，曾就智財局面詢時，提出其意見竟為「在搭接部分之上層浪板之高起緣頂端兩端具有凹陷，以緊密配合下層浪板之高起緣頂端形狀可以嵌住固定下層浪板」，是依禁反言原則，被上訴人之浪板並無扣接，亦無圓弧凹槽，更無兩側導水槽，自無侵害可言。
㈥至於上訴人於本院雖另提出訴外人苗佳、莊鎮、巨礎公司及
吉興企業社所生產之產品，經由其他各級法院認定侵害之判決數份，並指稱同係嘉宏公司陳嘉欽所製作之機械所生產之產品，豈有可能不同云云，惟查本件之爭點為被上訴人立城公司所生產之隔熱浪板有無侵害上訴人之系爭專利權，與訴外人並無直接關聯，有無侵害專利權之事實，自應個案審酌，難以比附援引，從而上訴人聲請調取苗佳公司之卷證予以比對，核無必要。
㈦綜上所述，上訴人並未提出足以證明被上訴人有侵害其專利
權事實之證據，抑且上訴人法定代理人於本院準備程序亦自承：「隨案扣得的浪板沒有侵害我的專利」，而上訴人於原審命其繳納鑑定費時又拒不繳納，則上訴人自應承受不為鑑定之不利益，其於本院又聲請送其他單位鑑定，並聲請鑑定非原審審理之標的及兩造合意送鑑定之標的物等等，均無必要，亦不應准許，否則殊有違訴訟上之誠信原則。是依上訴人所舉證據尚不足以認定被上訴人有共同製造、販賣侵害系爭新型專利權產品之侵權行為，是而上訴人基於侵害專利權之損害賠償請求權，請求被上訴人連帶賠償，即屬無據，不應准許。
六、上訴人雖又主張依民法第197條第2項「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受利益於被害人」之規定，請求被上訴人連帶返還不當得利所受利益，惟實務及學者通說均認為此所謂「依關於不當得利之規定」，兼指構成要件及法律效果而言，從而本項規定乃在明示不當得利請求權與侵權行為損害賠償請求權無關，得獨立存在，競合併存。本件上訴人既依上開民法規定而為主張，則當須以被上訴人之行為充足民法第 179條不當得利之構成要件，始有返還之責任。而關於不當得利之是否無法律上之原因，依學者及實務通說得區分為「給付不當得利」及「非給付不當得利」二種類型。前者乃係基於給付而生的給付不當得利請求權，稱之為給付不當得利請求權，其規範功能在使給付者得向受領者，請求返還其欠缺目的而為的給付。其成立要件有三，即：基於給付而受利益、當事人間具有給付關係、欠缺給付目的。而稱給付者，指有意識地，於一定目的而增加他人財產之謂。所謂增加他人的財產，學說上稱之給與行為，可為法律行為（契約或單獨行為）或事實行為。本件依上訴人之主張，被上訴人係因未經上訴人同意而共同製造、販賣侵害系爭新型專利權之產品而獲益，顯非係上訴人基於任何目的，而增加被上訴人之財產甚明，是以本件上訴人所主張之不當得利請求權，其類型並非「給付不當得利」，而係「非給付不當得利」。所謂非給付不當得利請求權，係指受益非本於受損人的給付而生之給付不當得利請求權，其發生之事由有三：㈠由於行為。㈡由於法律規定。㈢由於事件。而基於行為而生之不當得利請求權，又可分為受益人之行為、受損人之行為及第三人之行為。而此等非給付不當得利請求權，依其內容，更可分為下述三種類型：即權益侵害不當得利請求權、支出費用不當得利請求權、求償不當得利請求權。本件依上訴人之主張以觀，可認上訴人所主張者，乃指基於受益人行為之權益侵害不當得利請求權甚明。而此權益侵害不當得利請求權之構成要件須為⒈因侵害他人權益而受利益。⒉致他人受損害。⒊無法律上之原因。換言之，上開三個要件均須具備，上訴人於本件所主張之不當得利請求權始為成立。然本件被上訴人並無侵害上訴人系爭新型專利權之事實，已如前述，自無所謂因侵害他人權益而受利益之情形，是則上訴人依民法第 197條第2項、第179條不當得利之法律關係請求被上訴人連帶返還所受利益，亦非有據，應予駁回。
七、綜上所述，上訴人所舉證據不足以證明被上訴人有共同侵害上訴人系爭新型專利權之事實。從而，上訴人基於侵害專利權之損害賠償請求權及民法第197條第2項不當得利之法律關係，請求被上訴人連帶給付 154萬4400元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息，為無理由，應予駁回。上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 8 月 21 日
民事第三庭 審判長法 官 曾謀貴
法 官 蔡王金全法 官 朱 樑以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 李妍嬅中 華 民 國 96 年 8 月 22 日
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