臺灣高等法院臺中分院民事判決 94年度智上易字第10號上 訴 人 梁昱機械有限公司兼上列一人法定代理人 甲○○ 住台北縣新莊市○○路206之6號訴訟代理人 曹慶崇律師複 代理人 林伸全律師上 訴 人 丙○○ 住台北市○○區○○○路○段○○巷○○號
戊○○ 住苗栗縣○里鎮○○路○○號兼上列二人訴訟代理人 乙○○ 住台北縣新店市○○路206之6號被 上訴人 丁○○ 住台中縣○○鄉○○路○○○巷○○號訴訟代理人 鄭志明律師上列當事人間請求侵害專利權損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年7月26日臺灣苗栗地方法院92年度智字第2號第一審判決提起上訴，本院於95年3月1日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人連帶給付被上訴人新台幣肆拾參萬參仟玖佰玖拾捌元本息部分，暨該部分假執行之宣告，及訴訟費用（確定部分除外）之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審訴訟費用除確定部分外，由被上訴人負擔。
事 實
甲、程序方面：民法第二百七十五條規定連帶債務人中之一人受確定判決，而其判決非基於該債務人之個人關係者，為他債務人之利益亦生效力，故債權人以各連帶債務人為共同被告提起給付之訴，被告一人提出非基於其個人關係之抗辯有理由者，對於被告各人即屬必須合一確定，自應適用民事訴訟法第五十六條第一項之規定（最高法院三十三年上字第四八一○號判例意旨參照）。又訴訟標的對於共同訴訟之各人，必須合一確定者，共同訴訟人中一人之行為，有利益於共同訴訟人者，其效力及於全體，民事訴訟法第五十六條第一款前段定有明文。本件原審判決命梁昱機械有限公司、丙○○、戊○○、乙○○、甲○○應負連帶給付責任，雖僅由梁昱機械有限公司、丙○○、戊○○提起上訴，惟其以非基於個人關係之抗辯事由（即上訴人並無侵害被上訴人之專利權、上訴人請求之損害賠償金額過高）而提起本件上訴，則揆諸前揭說明，其上訴之效力應及於原審同為被告之乙○○、甲○○，爰將其併列為視同上訴人予以裁判，合先敘明。
乙、實體方面：
一、被上訴人主張：伊於民國（下同）八十六年六月二日向經濟部智慧財產局申請，並經公告取得第157075號「改良式炒栗子機」專利權，專利期間自八十六年十一月二十一日起至九十八年六月二日止，專利範圍包括「一種改良式炒栗子機，其係設有一由傳動軸滾動之滾筒，滾筒外設有加熱器，而滾筒之內壁則設有數片沿著筒內以螺旋方式繞設之螺旋片，其特徵在於：該滾筒外表係罩設一隔熱罩，使滾筒之開口略微突出於隔熱罩之側端，並使隔熱罩相對於滾筒開口之一側緣上樞設一入料斗，該入料斗係形成向下形成錐度頸縮，並向開口方向延伸出一可嵌入於開口之嵌緣」，然查上訴人戊○○竟於九十年十月六日在苗栗鎮苑里鎮市場攤位陳列使用未經伊授權之改良式栗子機，經苗栗縣警察局通宵分局訊問製作筆錄後，供出上游販售者為上訴人丙○○，丙○○並供出其上游製造者為上訴人乙○○，乙○○亦已坦承扣案之炒栗子機為伊製造，並以梁昱機械有限公司（下稱梁昱公司，負責人為上訴人甲○○，係上訴人乙○○之妻）為製造地點。依財團法人工業技術研究院（下稱工研院）九十四年四月二十日就被上訴人專有之「新型第157075號改良式炒栗子機」出具之專利侵害鑑定報告，其鑑定結論為：「依據全要件原則比對，及均等論分析之結果得知，被告（即上訴人）乙○○所提出之待鑑定炒栗子機產品，與本新型第157075號專利所有共八項申請專利項的第四項為實質相同，與其他各項為不同」，且該鑑定方法與專利鑑定理論及實務核無不符。上訴人雖抗辯稱其炒栗子機之入料斗設計，係以掛設方式使用，與被上訴人新型專利第四獨立項（或謂主要項）不同云云。惟前揭鑑定報告經判定後認為待鑑定物與被上訴人新型專利第四主要專利項仍為實質相同，並具體說明：「均等論分析：‧‧經現場實物之解析發現，待鑑定物之入料斗的兩隻掛勾，成一長一短的結構（見相片31所示），若是單純的掛設構造，此兩隻掛勾沒有必要有不同長度；實際上，兩隻掛勾一長一短的結構，如此使得安裝時，長的掛勾必須先以半入的狀態，安裝於隔熱罩上其對應的圓柱孔內，才可能將另一掛勾對準其對應的圓柱孔，然後兩掛勾在同時全部裝配於兩圓柱孔上。以裝配之角度而言，待鑑定物似乎比本專利為落後不方便，但實地操作時，待鑑定物之入料斗可以在半裝配狀態下，產生與本專利相同之技術功效，也就是，當待鑑定物之入料斗的長掛勾與其對應之圓柱孔呈半入的狀態時，必定形成一種以側緣上的圓柱孔成為樞設的結構（如相片15、25、29所示），完全具有與本專利第四主要專利項宣稱的：『當炒栗子及炒料欲傾倒入滾筒時，則可將入料斗向滾筒之開口旋轉，而使入料斗之嵌緣嵌入於滾筒之開口內之功能』，在這種樞設之結構下使用，則待鑑定物之入料斗不論在打開或關閉時，得以不必由隔熱罩上完全拆下，此時待鑑定物與本專利第四主要專利項為使用相同之原理即：『入料斗及炒料欲傾倒入滾筒時，則可將入料斗向滾筒之開口旋轉，而使入料斗之嵌緣嵌入於滾筒之開口內之功能』，又產生相同之效果即：『使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內者』，故此時待鑑定物與本專利第四主要專利項為『實質相同』。」可見上訴人前開抗辯，顯不足採。按伊係以出租含有前揭新型專利之炒栗子機，而向承租人收取權利金及保證金，以獲取利潤。經查被上訴人在八十八年至九十年間，每部機器可向承租人收取新台幣（下同）六萬元利潤，惟上訴人侵害伊之新型專利後，每部機器僅能收取三萬元。從而若以九十年度每部機器通常可取得之利益即六萬元為基準，減除伊在九十一年至九十三年出租可得之利潤即每部機器以三萬元計算，其差額即每部機器為三萬元。而查伊於九十一年至九十三年共出租十部機器，依專利法第八十五條第一項第一款規定，伊所受損害金額應為三十萬元整（計算式：3000X10=300,000）。然原審判決認為伊於八十六年至九十年止，出租機器予承租人所收取之權利金為一萬六千三百三十三元，而查伊自九十一年至九十三年已無法向承租人收取權利金，而僅約定承租人購買若干數量之栗子，堪認伊所享有專利權之炒栗子機自九十一年至九十三年受到上訴人之競爭而減少權利金之收入，以此期間十部機器為計，為四十八萬九千九百九十元（計算式：16,333X10X3=489,990），復考酌相關因素，認定損害額為二成即九萬七千九百九十八元等語，尚無認事用法之違誤。另按承租人之所以承租伊之糖炒栗子機，其目的必然在於炒食新鮮栗子而後出售獲利；而依契約書約定承租人必須購買伊提供之栗子使用，寓有支付權利金之意。準此，伊出租新型專利權通常所含之利益，應包含出售栗子之利潤。而查：伊自中國大陸進口新鮮栗子，在八十九年度共進口326公噸、九十年度為326公噸、九十一年度共350公噸、九十二年度遽減共275公噸、九十三年度為275公噸，且查糖炒栗子為秋、冬季販售之產品，故上訴人被訴侵害專利權當年度（即九十一年度）伊進口及銷售栗子數量雖無劇烈變化，然因上訴人仍繼續製造販售使用炒栗子機，除使伊出租糖炒栗子機之數量明顯減少外，亦連帶影響承租人向伊購買使用栗子數量、乃至伊進口栗子之數量亦明顯減少。若以九十年度進口栗子數量326公噸為基準，減去九十二年及九十三年進口數量，各為五十一公噸；再以九十二年及九十三年各該年度伊就新鮮栗子之進口報關平均價格，每公斤分別為27.99元及26.82元，則被上訴人所受損害金額為二百七十九萬五千三百一十元整（計算式：51,000X27.99+51,000X26.82=2,795,310）。然原審判決理由酌定自八十六年至九十三年伊因上訴人之侵害行為致減少進口之栗子僅為二十公噸，並以八十九年一月十四日伊進口栗子每公斤價格以三十四元為基準，此部分損害額為六十八萬元（計算式：20,000X34=680,000），並認為上訴人應負損害額之二成即十三萬六千元云云，尚無認事用法之違誤等情。爰依專利法第一百零八條準用第八十四條第一項前段、第八十五條第
一、二項規定及侵權行為法律關係，於原審求為命上訴人連帶給付二百五十一萬二千元及自九十二年六月十三日起至清償日止按年息百分之五計算之利息之判決（原審判准上訴人應連帶給付被上訴人四十三萬三千九百九十八元本息，其餘部分駁回，被上訴人就敗訴部分未據聲明不服，已告確定）。
二、上訴人則以：中興大學及永全國際專利商標事務所，均為被上訴人提起本訴之前私下委託進行鑑定，非由法院所選任，被上訴人所提出之前揭鑑定報告及意見書，僅能認為是用證其主張之證據資料，尚非民事訴訟法所稱之鑑定，其真實性，實屬可疑。另查中興大學及永全國際專利商標事務所均係依被上訴人所提供之相片從事鑑定，未就伊所販賣之系爭炒栗子機為實物勘驗，顯難窺其全貌，中興大學鑑定報告認為待鑑定物與被上訴人之專利在「全要件原則」及「均等論原則」下均相同，永全國際專利商標事務所之意見書亦僅依全要件原則相同即認待鑑定物與被上訴人之專利項第四項相同，均未再依逆均等論為分析，有背判斷專利侵害基準之流程。基上，被上訴人於原審所提之前揭鑑定報告及意見書，均不可採。再者，待鑑定物之入料斗必須依靠其掛勾與隔熱罩外之兩孔結合，始能順利將栗子等炒料放入滾筒內，絕不可能依被上訴人之「將入料斗向滾筒之開口旋轉使入料斗之嵌緣嵌入於滾筒之開口內」方法予以結合，即使勉強以旋轉方式將入料斗之掛勾以半掛式扣住隔熱罩之圓孔，則另一掛勾必定下垂，以致無法將入料斗下緣嵌入滾筒之開口內，此將使栗子及炒料無法順利傾倒入滾筒，且會使栗子及炒料灑落在滾筒之外，致使入料斗並無實用性，該鑑定報告做成判斷之過程，僅將待鑑定物之入料斗之長掛勾與其對應之圓柱孔（短掛勾並未掛入另一與其對應之圓柱孔），而形成一種以該長掛勾之圓柱孔為樞設（即轉軸）之結構，並未實際將栗子及炒料依此違反上訴人乙○○設計系爭入料斗之技術手段（原設計必須長、短掛勾均同時掛入與其對應之圓柱孔）傾倒入滾筒內，以資進行實物入料操作，即遽認待鑑定物之入料斗可以在此半裝配之狀態下，產生與本專利相同之技術功效，並認待鑑定物之入料斗不論在打開或關閉時，「得以不必」由隔熱罩上完整拆下云云，顯屬率斷。待鑑定物之入料斗，所使用之原理為：入料斗有長短二個掛勾，均需掛入滾筒開口上緣所對應之圓柱孔內；所使用之功用為：栗子及炒料欲傾倒入滾筒內時，均需將長短掛勾掛入滾筒開口上緣所對應之圓柱孔內，使入料斗之下緣能崁入滾筒之開口內，故與本專利所使用之原理及功用均不相同，是二者所欲達成的效果（即：使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內）雖為相同，惟其二者之技術手段及功能均屬有異，不具置換容易性或置換可能性，亦即應無均等論原則之適用。退步言，上訴人對侵害本專利之行為，並無庸與上訴人甲○○負連帶賠償責任，查系爭炒栗子機為上訴人之實際負責人乙○○（甲○○之夫）所發明，領有新型第147156號專利證書，專利期間自八十八年五月二十一日至九十九年九月九日，則甲○○主觀上認定系爭炒栗子機合法享有專利權，且系爭炒栗子機與本專利之入料斗不論外觀結構或實際功能均大不相同，如何能苛求甲○○應注意合法生產販賣之系爭炒栗子機有侵害被上訴人專利之虞？依此合法取得之專利權而生產販賣，亦不能認甲○○有侵害本專利之故意或過失？甲○○主觀上並無侵害本專利之故意或過失，自不能認其生產販賣系爭炒栗子機之行為成立侵權行為，上訴人即無庸依民法第二十八條之規定與甲○○負連帶賠償責任。退步言之，縱上訴人需負損害賠償責任，上訴人係以「製造、販賣」食品加工機器為業，被上訴人係以「出租」炒栗子機及兼賣栗子為業，兩造之業務型態不同，業務對象自然有別，亦即被上訴人之業務並不會因上訴人販賣系爭炒栗子機之行為受有影響，亦與被上訴人出租炒栗子機時權利金減少之損害無因果關係。基上，被上訴人出租炒栗子機時權利金減少，原因眾多，包括經營方法、產品優劣、經濟景氣等等，但如前所述，兩造各有不同之業務型態及業務對象，縱認上訴人所販賣之系爭炒栗子機侵害被上訴人之專利權，惟上訴人販賣系爭炒栗子機之行為要與被上訴人出租炒栗子機時權利金減少之損害無涉，原審未察，遽認被上訴人出租炒栗子機時於契約中與承租人所自由約定關於權利金之支付態樣有所變更，造成其權利金減少之損害結果，上訴人販賣系爭炒栗子機之行為係為其原因之一，且自九十一年起至九十三年止被上訴人出租之炒栗子機為六台，原審竟認為係十台，均係有所違誤，應不足以維持。依被上訴人所提之進口報單，其栗子進口之數量八十九年為326公噸、九十年為326公噸、九十一年為350 公噸、九十二年為275公噸，而上訴人自八十六年起即已開始販賣系爭炒栗子機，若被上訴人出售栗子數量減少係可歸責於上訴人，則其栗子進口之數量理當逐年遞減，但其八十九年、九十年進口之數量同為326公噸，九十一年增加為350公噸，數量從維持變為成長，焉能謂被上訴人自八十六年起至九十三年有出售栗子數量減少之損害。雖被上訴人栗子進口之數量九十二年、九十三年均減為275公噸，惟是否可歸責於上訴人？誠屬疑義。再者，被上訴人主張其業務上信譽受有損害，必須證明其受有損害及可歸責於上訴人之事實，且二者間有相當因果關係存在，始足成立，惟被上訴人於原審並無舉證證明其業務上受有如何之損害及上訴人有何加害其業務上信譽之情形，原判決逕酌定此部分之損害額為二十萬元云云，忽視民事訴訟法舉證責任分配之法則，又未能敘明其酌定賠償額之依據，顯有率斷之違誤等語，資為抗辯。
三、兩造對㈠、被上訴人於八十六年六月二日向經濟部智慧財產局申請，並經公告取得第157075號「改良式炒栗子機」專利權，專利期間自八十六年十一月二十一日起至九十八年六月二日止。㈡、系爭炒栗子機為上訴人乙○○所製造，並販售與上訴人丙○○，上訴人丙○○再提供與上訴人戊○○使用，嗣上訴人戊○○於九十年十月六日於苗栗縣苑裡鎮市場內，為警查獲使用系爭炒栗子機。㈢、於原審同意共同指定工研院進行本件專利權侵害之鑑定事宜，經原審囑託工業技術研究院鑑定結果，系爭炒栗子機除與被上訴人所取得新型第157075號改良式炒栗子機所有共八項申請專利項之第四項為實質相同外，其餘各項均不相同，有被上訴人提出專利證書、專利公報等附卷可稽，復為兩造所不爭執。此部分堪可信為真實。
四、本件兩造之爭點在於：系爭炒栗子機是否侵害被上訴人所享有新型第157075號改良式炒栗子機之專利權第四主要項專利。被上訴人主張上訴人之系爭炒栗子機侵害伊系爭專利權第四主要項專利，其依據為工研院之鑑定結論，及起訴前自行送請中興大學及永全國際專利商標事務所之鑑定報告，但為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。查：
㈠、依被上訴人提出之中華民國專利公報所載系爭專利項第四主要項之申請專利範圍為：「一種改良式炒栗子機，其係設有一由傳動軸傳動之滾筒，滾筒外設有加熱器，而該滾筒之內壁則設有數片沿著筒內壁以螺旋方式繞設之螺旋片，其特徵在於：該滾筒外表係罩設一隔熱罩，使滾筒之開口略為凸出於隔熱罩之側端，並使隔熱罩相對於滾筒開口之一側緣上樞設一入料斗，該入料斗係形成向下形成錐度頸縮，並向開口方向延伸出一可嵌入於開口之嵌緣；藉此，當栗子及炒料欲傾倒入滾筒時，則可將入料斗向滾筒之開口旋轉，而使入料斗之嵌緣嵌入於滾筒之開口內，使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾桶內」（見原審卷第九頁）。嗣經原審送請工研院鑑定認為：①依全要件原則比對，待鑑定物與第四獨立項比對，待鑑定物之隔熱罩及入料斗機構，與本專利項的機構造似乎很像，同樣為向下形成錐度頸縮，並向開口方向延伸出一可嵌入於開口之嵌緣者；但是本專利項之入料斗，是樞設於隔熱罩的一側緣上，所以可在任何時候將入料斗向滾筒之開口旋轉開合；此種樞設結構，具有明顯的使用方便性及進步性；然而待鑑定物之入料斗機構，係以兩個掛鉤的元件掛設在隔熱罩的上緣的兩個圓柱孔上；其安裝上必須將整個入料斗提起及對準兩孔，再放置結合成一體；任何時候要打開或關閉滾筒開口時，也需把整個入料斗提起，使掛鉤脫離圓柱孔，才能打開；因此待鑑定物明顯的比本專利為落後，兩造之間的構成要件為不同的元件，故為不符合全要件原則（見鑑定報告第六頁）。②依均等論分析：不符合全要件原則的部分，需再依均等論分析其各要件，是否依相同之原理，或有相同之功能，並是否產生相同之效果？且其原理與功能之差異部分，其技術是否為熟知本作業之人士不能輕易推知者而沒有增進功效？也就是待鑑定物需與第四項獨立項作均等論分析。待鑑定物與第四獨立項之比較：一、原理或實施方法：本專利為該滾筒外表係罩設一隔熱罩，使滾筒之開口略為凸出於隔熱罩之側端，並使隔熱罩相對於滾筒開口之一側緣上樞設一入料斗，該入料斗係形成向下形成錐度頸縮，並向開口方向延伸出一可嵌入於開口之嵌緣；待鑑定物為該滾筒外表係罩設一隔熱罩，使滾筒之開口略為凸出於隔熱罩之側端，並使隔熱罩相對於滾筒開口之上緣兩邊掛設一入料斗，該入料斗係形成向下形成錐度頸縮，並向開口方向延伸出一可嵌入於開口之嵌緣。二、其功用為：本專利為當栗子及炒料欲傾倒入滾筒內時，則可將入料斗向滾筒之開口旋轉，而使入料斗之嵌緣嵌入於滾筒之開口內；待鑑定物為當栗子及炒料欲傾倒入滾筒內時，可將入料斗掛設於隔熱罩的滾筒開口處，而使入料斗之嵌緣嵌入於滾筒之開口內。
三、其效果為：本專利為使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內；待鑑定物為使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內。是依均等論分析，待鑑定物與本專利有相同之效果，而且兩者之原理皆為使用一種向下形成錐度頸縮，而向開口方向延伸出一可嵌入於開口之嵌緣之相同的入料斗；但是待鑑定物之入料斗是以兩掛鉤掛設於隔熱罩的滾筒開口處上緣，使用時不能向滾筒之開口旋轉；而本專利之入料斗是以樞設於隔熱罩相對於滾筒開口之一側緣上，使用時能向滾筒之開口旋轉；兩者之實施方法及功用不儘相同。然而待鑑定物之技術，是否為利用本專利之技術，並經由熟知本作業之人士能輕易推知者？經現場實物之解析發現，待鑑定物之入料斗的兩隻掛鉤，成一長一短的結構（見鑑定報告所附相片31所示），若是單純的掛設構造，此兩隻掛鉤沒有必要有不同長度；實際上，兩隻掛鉤成一長一短的結構，如此使得安裝時，長的掛鉤必須先以半入的狀態，安裝於隔熱罩上其對應的圓柱孔內，才可能將另一短掛鉤對準其對應的圓柱孔，然後兩掛鉤再同時全部裝配於兩圓柱孔上；以裝配之角度而言，待鑑定物似乎比本專利為落後不方便，但是實地操作時，待鑑定物之入料斗可以在半裝配狀態下，產生與本專利相同之技術功效，也就是當待鑑定物之入料斗的長掛鉤與其對應的圓柱孔呈半入的狀態時，必定形成一種以一側緣上的圓柱孔成為樞設的結構（如鑑定報告相片15、25、29所示），完全具有與本專利第四主要專利項宣稱的『當栗子及炒料欲傾倒入滾筒內時，則可將入料斗向滾筒之開口旋轉，而使入料斗之嵌緣嵌入於滾筒之開口內之功能』，在這種樞設的結構下使用，則待鑑定物之入料斗不論在打開或關閉時，得以不必由隔熱罩上完整拆下，此時待鑑定物與本專利第四主要專利項為使用相同的原理即：『入料斗樞設於隔熱罩之一側緣上』；也使用相同的功用即：『栗子及炒料欲傾倒入滾筒內時，則可將入料斗向滾筒之開口旋轉，而使入料斗之嵌緣嵌入於滾筒之開口內之功能』；又產生相同的效果即：『使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內』；故此時待鑑定物與本專利第四主要專利項為『實質相同』」（見鑑定報告第八、九頁）。依工研院鑑定結果已認定系爭栗子機與系爭專利第四主要項依據全要件原則比對，並不相符合，但就均等論分析認為，系爭炒栗子機與系爭專利第四主要專利為實質相同。惟查：
１、工研院之鑑定報告固稱「但是實地操作時，待鑑定物之入料斗可以在半裝配狀態下，產生與本專利相同之技術功效，‧‧故此時待鑑定物與本專利第四主要專利項為實質相同」等語（見鑑定報告第九頁）。但若依工研院之鑑定，將待鑑定物之入料斗僅以其長掛鉤半掛於隔熱罩時，將完全無法使用，更不可能產生與系爭專利相同之「使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內」之結果，蓋系爭炒栗子機於半掛狀態時，入料斗之長掛鉤雖可產生類似樞設（即轉軸）之效果，且實際操作欲將入料斗嵌入滾筒之開口時，入料斗之短掛鉤會因碰觸短圓柱孔致使入料斗無法順利嵌入滾筒之開口，亦即入料斗與滾筒之開口根本無法緊密結合在一起，此時若將栗子及炒料從入料斗倒入滾筒，栗子及炒料必定掉落。關上入料斗，除不能緊密結合外，啟動機台開關時，入料斗之嵌緣會因接觸到開口處之螺旋片而立即被彈開，若滾筒內有置放栗子及炒料時，栗子及炒料將因入料斗之嵌緣因與開口未能緊密結合而掉落。入料斗旋轉開時其下方之圓形鐵片會因碰觸到篩箱濾網而無法完全轉至滾筒側面（如工研院之鑑定報告第三十五頁相片25），致系爭炒栗子機無法順利置入石頭。惟工研院進行鑑定作業時，僅依被上訴人所述之將系爭炒栗子機之入料斗以其長掛鉤半掛於隔熱罩之方法操作入料斗，並未進行任何入料過程之實際測試，此由工研院專利侵害鑑定報告補充說明「二⑴⒈本鑑定報告並沒有進行實際之傾倒操作，來證明〈使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內〉之功效；也沒有發現有任何使用者，係以〈於滾筒開口之一側緣上樞設一入料斗，使該入料斗以一邊為轉軸而另一邊可旋轉方式，來將栗子或炒料由入料斗傾倒入滾筒內〉之行為。」（見補充說明第一頁），可資證明，但鑑定結果竟稱「但是實地操作時，待鑑定物之入料斗可以在半裝配狀態下，產生與本專利相同之技術功效，‧‧故此時待鑑定物與本專利第四主要專利項為實質相同」云云，顯屬有違誤。
２、被上訴人再主張，本件實質相同是講求功能、效用的問題，入料口一個用插入式、一個是懸掛式，但其主要目的都是順利的入料、進入滾筒，所以工研院鑑定結果認為二者實質相同並沒有違誤等語。惟依原審勘驗筆錄記載「據被告（即上訴人）稱入料斗縱有旋轉功用，但不能入料，經勘驗確屬實在。」（見原審卷第一九八頁），及本院勘驗上訴人依系爭專利製造之炒栗子機及被上訴人之系爭炒栗子機，各自操作其炒栗子機器，勘驗結果：「一、上訴人之炒栗子機器入料口有二支插桿（掛勾），即可和栗子機器密合，如只插面向栗子機器入料口之左側插桿時，入料口處和栗子機器無法密合。該入料口之二枝插桿面向栗子機器左側插桿較長，右側較短。入料之漏斗可以全部拿起。二、被上訴人之炒栗子機器（被上訴人所稱專利機器）入料口有一支插桿、二支鐵條為開關，也可以將入料之漏斗全部拿起。」（見本院卷第五十六頁），即二者之技術手段及功能均屬有異，不具置換容易性或置換可能性，亦即應無均等論原則之適用。是此，既然入料斗不能入料，工研院之鑑定報告卻認待鑑定物即系爭炒栗子機以此半掛長掛鉤之方法操作入料斗可以產生與系爭專利相同之「使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內」之結果，實有不合，難謂允當。
３、再查，工研院現場勘驗時是以靜態之情形觀察，並未以實施動態入料來審究，而上訴人於本院勘驗時現場以半掛式實際操作確實會有炒料（石子）於入料時外漏等之情事，且重覆入料時在動作上亦有差異，如待鑑物是必需入料斗取下一鏟一鏟的將已分離之炒料以習知方式平行置入筒內，再放置入料斗，掛上兩掛鉤固定，將栗子倒入；而系爭專利第四主要項之專利範圍，為栗子與炒料分開，炒料在筒內不需重複裝填，只需將栗子由入料斗投入即可，前者繁複，後者簡易，且不會有栗子外漏情形，故二者之作用、功效並不相同，自無均等論之適用。
４、從上述之分析及證據所示，系爭炒栗子機若以此半掛長掛鉤之方法操作入料斗，將造成使用上重大之障礙，栗子及炒料即無法由入料斗而順利傾倒入滾筒內，因此，系爭炒栗子機不會產生與系爭專利相同之「使栗子及炒料皆由入料斗而方便傾倒入滾筒內」之結果，且系爭炒栗子機之入料斗與系爭專利之入料斗亦因實質上無法達成相同之效果而不具置換可能性或置換容易性，然此，工研院既未為任何實際操作，卻於結論逕認為二者實質相同，其鑑定結果，尚難謂無誤，要無可採。
㈡、被上訴人另以：系爭炒栗子機經伊送請中興大學及永全國際專利商標事務所之鑑定結果認為，有侵害伊專利等語。按「鑑定人由受訴法院選任，並定其人數」，民事訴訟法第三百二十六條第一項定有明文。查，中興大學及永全國際專利商標事務所，均為被上訴人提起本件訴訟前私下委託進行鑑定，非由法院所選任，為被上訴人所自承，是被上訴人所提出之前揭鑑定報告及意見書，僅能認為是用證其主張之證據資料，尚非民事訴訟法所稱之鑑定，其真實性，實屬可疑。再者，中興大學及永全國際專利商標事務所均係依被上訴人所提供之相片從事鑑定，未就伊所販賣之系爭炒栗子機為實物勘驗（見原審卷第十二頁中興大學鑑定報告說明一，永全國際專利商標事務所意見書第一頁、外放），顯難窺其全貌，因無實物供上開鑑定機關分析比對，則與判斷專利侵害基準之流程是否相符，亦非無疑。故被上訴人於原審所提之前揭鑑定報告及意見書，自難據以判斷上訴人侵害伊系爭專利之依據，是其上開主張，為不可採。
五、綜上所述，上訴人既無侵害被上訴人系爭專利第四主要項專利，是則上訴人依專利法第一百零八條準用第八十四條第一項前段、第八十五條第一、二項規定及侵權行為法律關係，請求上訴人應連帶給付四十三萬三千九百九十八元及及自九十二年六月十三日起至清償日止按年息百分之五計算之利息部分，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。此部分，原審判命上訴人應連帶給付，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。自應由本院予以廢棄改判，如主文第二項所示。
六、本件上訴人之系爭炒栗子機既不構成侵害被上訴人之系爭專利第四主要項專利，其請求計算賠償損害，自無審酌之必要。另兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百五十條、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 3 月 15 日
民事第七庭審判長法 官 袁再興
法 官 吳惠郁法 官 盧江陽以上正本係照原本作成。
兩造均不得上訴。
書記官 陳玫伶中 華 民 國 95 年 3 月 15 日
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