臺灣高等法院臺中分院民事判決 95年度智上字第14號上 訴 人 彰化振榮油機股份有限公司兼上列一人法定代理人 丙○○ 住台中縣○○鎮○○○街○○○號上二人共同訴訟代理人 陳廷献律師被 上訴人 裕祥精機工業股份有限公司法定代理人 乙○○ 住台中縣○○鄉○○○路○○○巷○○弄○號訴訟代理人 周進文律師複 代理人 甲○○ 住台中市○區○○街○○○號3樓上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，上訴人對於中華民國95年5月3日臺灣台中地方法院第一審判決（93年度智字第27號），提起上訴，本院於96年10月16日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人連帶負擔。
事實及理由
一、被上訴人主張：(一)伊為新型第105824號專利「改良之注油機吐油結構㈡」之專利權人，專利期間自民國（下同）84年10月1日起至95年8月10日止。詎上訴人公司自86年間起，竟擅自製造、販賣仿冒上開新型專利之三款集中潤滑給油裝置（編號CEN02/04-2 L、CEN02/04-2.5L、CEN02/04-4L），顯已侵害伊之系爭專利。伊自得依專利法第106條第1項規定，請求上訴人停止製造、販賣仿冒系爭專利之產品；並得依同法第84條、第85條第1、3項及第108條等規定，請求上訴人賠償且以上訴人銷售系爭產品之收入為其所得利益即伊所受損害。衡諸上訴人公司所生產系爭三款產品，每部售價各為新台幣（下同）3000元、3500元及4000元，平均每月銷售量各約600台，依此計算，上訴人每月營業額達870萬元〈（3000＋3500＋4000）×600＝8,700,000〉，如以87年1月1日起至95年1月1日止共計96個月計算，則其總營業額即為83520萬元，伊乃先為一部請求300萬元。又上訴人丙○○既為上訴人公司之負責人，自應依民法第28條之規定，與上訴人公司負連帶賠償責任。(二)伊否認伊生產之注油機係抄襲他人產品，系爭專利雖迭經上訴人公司以不符新型專利要件為由舉發，然，均經經濟部智慧財產局（下稱智財局）審定舉發不成立，並經經濟部駁回上訴人公司之訴願、臺北高等行政法院及最高行政法院駁回上訴人公司之行政訴訟。而上訴人之系爭產品確有侵害伊之系爭專利：上訴人於原審93年8月2日庭訊時已自認系爭產品與系爭專利結構相同之事實；況上訴人公司以其系爭產品向智財局申請專利，經伊舉發後，業已由智財局認定系爭產品專利與系爭新型專利物品之構造實質相同、功效相同而不具進步性與新穎性，而審定伊舉發成立；且伊曾向臺灣臺中地方法院檢察署告訴上訴人丙○○違反專利法，於偵查中並依該署指示送請中興大學鑑定，亦經鑑定認為系爭產品與系爭專利範圍相同；又經本院送請財團法人工業技術研究院（下稱工研院）鑑定，結論亦認系爭產品落入系爭專利範圍，在在益徵上訴人公司確係侵害伊系爭專利權之事實。在伊獲授與系爭專利權之行政處分未依行政爭訟程序否定其效力前，基於權力分立及行政訴訟法第12條規定，上訴人自不得再於本件民事訴訟主張智財局准伊取得系爭專利權為無效或違法，而受理民事案件之本院當無權就此為與智財局或行政法院判決相異之認定。上訴人所引用之智財局法務室主任所著「解讀專利法第57條」乙文，係就具體個案所為評論，與本件情形不同，且屬個別見解，自難比附援引於本件。(三)另上訴人於原審自陳迄93年間仍有繼續生產系爭產品，即其侵害系爭專利之行為迄93年間仍未停止，伊對於上訴人之賠償請求權係不斷發生，是上訴人抗辯本件已罹於時效，並無理由等情，爰依上開規定提起本件訴訟，聲明求為：㈠上訴人等應連帶給付伊300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡上訴人等應停止生產製造、銷售侵害伊系爭新型專利之產品之判決。
二、上訴人則以：(一)被上訴人公司之負責人與伊公司之法定代理人係兄弟，原均係伊公司股東，嗣被上訴人公司之負責人離開伊公司並隨即創立被上訴人公司，並以伊公司早已行銷多年之產品申請系爭新型專利。系爭新型專利所示特徵，早自77年起，即陸續為其他國家之專利公告所揭示，並非為被上訴人所首創；經本院送請工研院鑑定結果，認定YMGP型注油機與系爭新型專利申請範圍，應為實質相同，足見系爭新型專利注油機，確係沿襲自訴外人永鈿機械工業有限公司81年6月22日出版之YMGP型注油機型錄上之注油機而來，其不具新穎性及進步性，顯不符合新型專利之要件，智財局遽以核發被上訴人系爭新型專利權，顯有瑕疵，參照智財局法務室主任所著「解讀專利法第57條」乙文，本院基於審判獨立之原則，當然可就被上訴人專利權之不存在，加以認定，並駁回其訴；退步言之，縱未認定系爭專利不合法，系爭專利注油機於被上訴人申請前既已有實質相同之注油機存在於國內市場，依專利法第57條第1項第3款，系爭專利應為專利權效力所不及，則參照同上乙文，本院仍可為伊無侵權之判決。至相關行政法院之先後判決，未實體審查伊公司所提出之證據，對伊公司就系爭專利所提出之行政訴訟率予駁回，自難令人甘服。(二)再者，系爭產品不在系爭專利範圍內：伊公司業將系爭產品送請中國機械工程學會鑑定，其結果證明與系爭專利之「專利範圍不同」（93年12月1日專利侵害鑑定報告，見原審法院卷第2宗第8至20頁）；又經本院送請工研院鑑定結果，就文義讀取部分，已認系爭產品與系爭專利有出油道等三部分之不符合，而因該出油道等三部分與被上訴人申請專利範圍，均屬業界間習知且泛用之設計，依專利鑑定基準之均等原則，即不得再適用「均等論」加以比對分析，是工研院仍進一步依「均等論」鑑定而認系爭產品已落入系爭專利之專利權範圍乙節，不無疏失之處；而伊在原審所陳「對於主要結構一樣不爭執」，僅係就產品外觀所做之描述，伊後來也有爭執，依民事訴訟法第280條規定，不能視同自認；另上開中興大學所為鑑定，係被上訴人私下委託，且係率以與伊提出之機械不一樣者為鑑定，不足為憑。(三)此外，被上訴人以伊公司於89年2月15日開立之注油機統一發票，主張其自86年間起之損害賠償請求權，其超過二年部分，依專利法第105條、第88條第5項之規定【按已於92年修正改列為第108條、第84條第5項】，已經時效消滅等語，資為抗辯。
三、原審法院審理後，斟酌兩造之主張及攻擊防禦方法之結果，認被上訴人請求上訴人應停止製造、販賣仿冒被上訴人系爭新型專利物品之行為，洵屬適法，自有理由，應予准許；並認被上訴人請求上訴人2人連帶賠償300萬元，及自起訴狀繕本送達上訴人之翌日（即93年6月3日）起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許，而為被上訴人勝訴之判決。並依兩造之陳明分別酌定相當之擔保金額，為准予假執行及免為假執行之宣告。上訴人不服，提起上訴，聲明求為判決：(一)原判決關於上訴人敗訴部分廢棄。(二)前項廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。(三)第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。(四)如受不利之判決，請准上訴人供擔保免為假執行。被上訴人則答辯聲明，求為判決：(一)上訴駁回。(二)上訴費用由上訴人負擔。
四、兩造不爭執之事項：
(一)被上訴人為經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智財局）核發之「新型第105824號」專利證書所載專利權人，該專利證書並記載：新型名稱「改良之注油機吐油結構㈡」、專利權期間「自中華民國84年10月1日至95年8月10日止」。又此專利於專利公報之公告編號為259214（見原審法院卷第1宗第10、11頁）。
(二)上訴人公司以系爭產品向智財局申請專利，經被上訴人以系爭專利為據、對之提出異議，經智財局以90年1月31日 (90)智專三㈢05039字第09089000156號異議審定書審定「異議成立，應不予專利」（原審法院卷第2宗第81至84頁）。
(三)上訴人公司以系爭專利不符新型專利要件，數度對之提出舉發，其經過：
⒈經智財局審查以91年4月23日 (91)智專三㈢05054字第09189
000948號舉發審定書為舉發不成立之處分，上訴人公司不服，提起訴願，遭經濟部以91年8月2日經訴字第09106036620號訴願決定駁回；上訴人不服，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院於93年3月4日以91年度訴字第3931號判決駁回其訴（原審法院卷第1宗第38至51頁），最高行政法院於94年10月13日以94年度判字第1572號判決駁回其上訴（原審法院卷第2宗第121至132頁）。
⒉經智財局審查以91年5月8日 (91)智專三㈢05054字第091890
01070號舉發審定書為舉發不成立之處分，上訴人公司不服，提起訴願，遭經濟部以91年9月25日經訴字第09106122000號訴願決定駁回；上訴人不服，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院於93年5月13日以91年度訴字第4715號判決駁回其訴，並經最高行政法院於94年11月10日以94年度判字第1727號判決駁回其上訴。
⒊經智財局審查以94年12月6日 (94)智專三㈢05018字第09421
113840號舉發審定書為舉發不成立之處分（原審法院卷第2宗第144至149頁，舉發案號：000000000N04）（上訴人主張已就此向經濟部提起訴願中）。
(四)上訴人之訴訟代理人於原審93年8月2日言詞辯論期日到庭陳稱：「對於兩造所生產之注油器之主要結構一樣不爭執，但是原告雖取得經濟部核發之專利證書，但具有不能取得專利之情事（未具有新穎性及進步性），所以雖然被告生產之產品主要功能與原告取得專利權之功能範圍相同，但仍未侵害原告之專利權」（參見原審法院卷第1宗第120頁之該日筆錄）。
(五)原審法院數度請上訴人陳報系爭產品製造販賣之期間、數量、單價等（見原審93年9月8日、10月13日、95年3月29日筆錄），上訴人迄未陳報。
(六)上訴人丙○○係上訴人公司之負責人。
五、本件兩造首要爭執，厥為：㈠上訴人公司所製造、販賣之系爭產品與被上訴人之系爭專利之物品主要結構及取得專利權之功能及範圍是否均相同？㈡被上訴人是否有依專利法第94條第1項第1款、第57條第1項第3款及第108條之規定而不得取得上開新型專利之情事等項。茲按，新型專利權人除（專利法）另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，專利法第106條第1項，定有明文。按以，我國專利權（含發明、新型、新式樣專利）之取得，係取「實體審查」制（93年7月1日之前，本件系爭新型專利權之核發在此時間之前），亦即就保護之實體要件（即新穎性、產業上利用性、進步性），於賦予權利之前，由主管機關（註：即經濟部智慧財產局）詳細遂一加以審查，審查通過之後才授予權利。如對於主管機關之審定有不合者，得向主管機關為異議或舉發，以撤銷之。換言之，對於專利申請查審及不服決定之救濟程序，係透過訴願、行政訴訟之方式為之。故而，於經主管機關實體審查後所賦予權利後，未撤銷前，私法機關不應就主管機關所為實體審查之當否，自行認定，而應尊重主管機關之職權。本件上訴人公司所製造、販賣之系爭產品與被上訴人之系爭新型專利物品主要結構相同，且與被上訴人取得專利權之功能及範圍相同乙情，業據上訴人於原審93年8月2日言詞辯論中坦言不爭執（即為民事訴訟法第279條所定之自認），即上訴人公司以所生產之系爭產品向經濟部智慧財產局申請專利，經濟部智慧財產局對於被上訴人之舉發，認定上訴人公司所申請之該專利即系爭產品與被上訴人系爭新型專利兩者，主要構造實質相同、功效相同，並不具進步性，而不予上訴人公司專利，此有被上訴人提出之經濟部智慧財產局專利異議審定書（90年1月31日（90）智專三（三）05039字第09089000156號）可稽（見原審卷第2宗第81頁）。嗣於本院準備程序中，依上訴人之聲請，由本院囑託財團法人工業技術研究院鑑定之結果，亦認上訴人公司所製造之系爭產品確落入系爭專利權範圍內無訛，此有該研究院提出之96年8月16日專利侵害鑑定報告書乙件在卷可稽。雖上訴人提出中國機械工程學會鑑定報告乙件，認系爭產品與系爭專利之範圍不同云云，惟此為上訴人私下委託該學會所鑑，僅係上訴人之個人意見，並無證據力，是無可採。雖上訴人所執被上訴人之生產系爭新型專利產品不具新穎性、進步性，而不具有可專利性情事，既經上訴人公司二度舉發、訴願、行政訴訟，而遭駁回確定，此有台灣高等法院91年度訴字第3931號、第4715號暨最高行法院94年度判字第1572號、1727號判決各乙件在卷可稽（見上開兩造不爭執事項㈢所載），並經本院調取上開案卷查核屬實，另於本院準備程序中，依上訴人聲請委財團法人工業技術研究院鑑定之結果，雖認上訴人所提出永鈿機械工業有限公司生產之「YMGP」型注油機實物落入系爭專利權之範圍內，其結構、功效應屬實質相同云云，惟關於上訴人所提出永鈿公司印製之YMGP注油機型錄（即上開行政訴訟判決所稱之引證四），出版日期雖為81年6月22日，但並無技術特徵之揭露，不能證明系爭專利不具新穎性或進步性，而上訴人所提出之永鈿公司YMGP注油機實物乙台（即行政訴訟判決所稱之引證六），並無製造日期（上訴人自承係於87年8月5日所購入，此有上訴人提出之永鈿公司發票乙件附於原審卷第二宗第73頁可稽）是無從判斷係系爭專利聲請前即存在之產品，是無從認被上訴人之系爭專利產品乃沿襲自永鈿公司1992年（即民國81年）之產品而來，自不能依此論究系爭專利不具新穎性或進步性，是尚不能據此認被上訴人無從取得（享有）系爭專利，此並已據上開確定行政訴訟判決所是認，故上開工業技術研究院就此所為之鑑定，亦不能推翻該確定判決之判斷，上訴人執此主張被上訴人不能取得系爭專利，即無可據，不能採信。綜上，上訴人製造、販賣之系爭產品之行為，乃已侵害被上訴人系爭專利權甚明。而上訴人公司現仍製造、販賣侵害被上訴人系爭新型專利之產品乙情，已據上訴人陳明（見原審96年8月2日審理筆錄）。是被上訴人請求上訴人應停止製造、販賣仿冒被上訴人系爭新型第105824號「改良之注油機吐油結構㈡」專利物品之行為，洵屬適法，自有理由，應予准許。
六、次按，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，為計算其損害之方式，專利法第84條第1項前段、第85條第1項第2款，分別定有明文。依同法第108條規定，此於新型專利準用之。又按，商業帳簿之文書，當事人有提出之義務。當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。亦為民事訴訟法第344條第1項第4款、第345條第1項所明定。查本件被上訴人法定代理人乙○○前於86年間即以上訴人丙○○（註：其2人為兄弟）仿冒系爭新型專利產品而販賣，向台灣台中地方法院檢察署提起告訴，嗣經該署檢察官以丙○○侵害系爭新型專利權提起公訴在案（86年度偵字第17402號）（註：嗣因專利法於92年3月31日廢止刑罰，經原審法院刑事庭87年度易字第3394號判決免訴），此業經本院調閱上開刑事卷。查核屬實，是被上訴人主張自87年起計算損害賠償，尚屬可採。而上訴人公司究生產、販賣多少數量、型號之仿冒系爭新型專利之「改良之注油機吐油結構㈡」專利物品，單價為何等情，上訴人2人應有陳報，進而提出帳簿之能力及義務。然經原法院裁定上訴人陳報（見原法院93年9月8日、11月10日審理筆錄），迄本案言詞辯論終結止，均未見上訴人陳報。是本院衡以上開民事訴訟法第344條第1項第4款、第345 條及第222條第2項規定，及被上訴人所提卷附之統一發票影本（本卷第1宗第
36、37、154頁）等情，堪認被上訴人上開計算損害賠償之主張為真實。是以，姑且不論，本件是否為損害賠償之一部請求，然本件被上訴人依專利法第85條第1項第2款規定主張300萬元之損害賠償可採。次查，上訴人丙○○係上訴人公司之負責人乙情，亦據被上訴人提出上訴人公司之公司登記事項卡及董事、股東名單附於卷內可稽，並為上訴人所不爭執，是依民法第28條、公司法第23條第2項規定，上訴人丙○○自應與上訴人公司就侵害被上訴人系爭新型專利權之行為，連帶負損害賠償之責。是被上訴人請求上訴人2人連帶賠償300萬元，及自起訴狀繕本送達上訴人之翌日（即93年6月3日）起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。又本件上訴人公司既仍繼續製造、販賣侵害被上訴人系爭新型專利之產品，已如前述，則上訴人另辯稱本件被上訴人主張之侵權行為損害賠償請求權，已逾2年之時效，即顯無足採，執此拒絕給付，委無理由。
七、綜上所述，被上訴人請求上訴人應不得為製造、販賣侵害系爭專利物品之行為，暨應連帶給付被上訴人300萬元及其遲延利息，其訴均有理由，原審法院因而為上訴人敗訴之判決，並依兩造之陳明，分別酌定相當之擔保金額，為准予假執行及免假執行之宣告，依法並無不合。上訴意旨仍執陳詞，指謫原判決為不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無碍，爰不一一論列，併此敍明。
九、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第85條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 10 月 30 日
民事第三庭 審判長法 官 陳照德
法 官 李平勳法 官 朱 樑以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 陳妙瑋中 華 民 國 96 年 11 月 2 日
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