臺灣高等法院臺中分院民事判決 95年度智上易字第13號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 易定芳律師被 上訴 人 昊知機械工業有限股公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 陳佳俊律師上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，上訴人對於民國95年8月1日臺灣臺中地方法院94年度智字第30號第一審判決提起上訴，本院於96年3月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：伊為系爭經濟部智慧財產局核准新型第191293號專利「多功能組合式鋼柵」之專利權（以下稱系爭專利權）人，專利期間自民國91年6月1日起至102年8月8日止。被上訴人未經伊同意，擅自製造上開專利產品272組出售予訴外人承太營造有限公司（下稱承太公司），施用在其所承攬之林田山146林班野溪整治工程，依財團法人中華工商研究院之鑑定意見，伊因被上訴人侵害之系爭專利權，致受有損害。伊銷售系爭專利權之物品價格為每組新台幣（下同）16,252元，被上訴人製造272組，總價為4,420,544元，所得利益為839,903元，且被上訴人明知其行為侵害上訴人之專利權，顯係與上訴人惡意競爭，足以減損上訴人業務上之信譽，使伊受有損害200,000元，為此依專利法第84條、第108條規定，求為判命賠償1,039,903元及自起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息暨供擔保以宣告假執行之判決。
原審駁回上訴人之訴，上訴人提起上訴，聲明為：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應給付上訴人1,039,903元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈢訴訟費用由被上訴人負擔。
二、被上訴人則以：訴外人承太公司依政府採購法招標之公共工程設計圖說，向被上訴人訂製系爭組合式鋼柵，被上訴人亦依該設計圖說製造，並無侵害上訴人專利之故意或過失。又，上訴人申請專利範圍第1項為「一種多功能組合式鋼柵，係由兩端分別彎曲成偏心連接孔之鋼材原件為組合個體」，亦即「偏心之型態」為系爭專利之主要特徵，而非連接孔。
依財團法人台灣經濟發展研究院之鑑定意見，系爭組合式鋼柵係運用於箱型石籠，但無顯示運用於加勁擋土牆、建築工地之圍籬或鷹架圍籬及道路施工時之臨時護欄，且無法達成前列設施之功用，無向外側延伸預留之植生段，自無法利用植生段達到系爭專利主張之綠化目的，因此系爭組合式鋼柵之構成要件與系爭專利之申請專利範圍應為實質不相同。再者，影響產品價格之因素相當多，產業間之競爭、經濟景氣循環、市場上替代產品之推陳出新、新技術新產品之改良創新均可能影響系爭產品之價格，上訴人未舉證排除上述因素導致產品獲利下降之可能性，上訴人所檢附之證據亦不足以證明其有聲明所示之損害數額，又因被上訴人之侵權行為尚未證實，上訴人主張其商譽受損部分，亦無可採等語，資為抗辯。答辯聲明為：上訴駁回。
三、上訴人主張其為新型第191293號「多功能組合式鋼柵」專利之專利權人，專利權期間自91年6月1日起至102年8月8日止之事實，為被上訴人所不爭，且有新型專利證書、專利公報（公告編號：498947）、新型專利說明書等在卷可參，自可信為真實。
四、上訴人主張被上訴人昊祐公司製造「生態土石籠」售予訴外人承太營造有限公司，經該公司使用在所承攬之「林田山146林班野溪整治工程」，為被上訴人所不爭，並有被上訴人公司之出廠證明在卷可資佐證，亦可信為真實。上訴人主張被上訴人所製造之「生態土石籠」侵害其新型第191293號「多功能組合式鋼柵」」專利云云，雖提出財團法人中華工商研究院鑑定研究報告書為證，惟被上訴人否認有侵害情事，查：
㈠依財團法人中華工商研究院之鑑定研究報告書所載，其鑑
定所依據之待鑑定物為上訴人所提供之河川護岸工程鋼柵照片14張（本院卷第26頁），該14張照片是否為被上訴人公司所生產之「生態土石籠」，即有疑義；且財團法人中華工商研究院鑑分析待鑑定物具有「ｂ兩端分別彎曲成偏心連接孔之鋼材元件為組合個體，將若干鋼材元件橫向及縱向排列，並於鋼材元件搭接處固定形成網狀式鋼柵」、「ｄ兩端形成偏心之鋼材元件於兩兩銜接時鋼材係維持同一中心線」之特徵（本院卷第44頁）；惟經兩造會同由兩造所合意選定之鑑定機關財團法人臺灣經濟發展研究院至「生態土石籠」實際施工之地點「林田山146林班野溪整治工程」會勘結果，待鑑定物雖包含一種鋼材元件，而該組合個體係由兩端分別彎曲成連接孔，但並不具備偏心之特色；且待鑑定物之鋼材元件兩端係呈一直線，當鋼材元件於兩兩銜接時，兩組合式鋼柵銜接之鋼材元件並未維持於同一中心線上（財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定研究報告書第19頁、第25頁），財團法人中華工商研究院鑑之意見既非基於實地就待鑑定物為研析，且就待鑑定物之特徵分析亦非妥適，其鑑定意見尚非可採。
㈡按依93年10月4日起參考適用之專利侵害鑑定要點之鑑定
流程圖所示，專利侵害鑑定首先須解釋申請專利範圍，再解析申請專利範圍之技術特徵及解析待鑑定對象之技術內容以判斷是否符合「文義讀取」（基於全要件原則），若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對鑑定對象是否適用「均等論」，若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍；若待鑑定對象適用「均等論」，且被上訴人主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」……；若待鑑定對象適用「均等論」，且被上訴人未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。又該要點第三章第一節第四、㈠、4點「解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據。例如申請專利範圍中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵，認定其專利權範圍。」，及第三章第二節第一、㈡點，在解析申請專利範圍之技術特徵時，應注意「申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵都不能省略」。查：上訴人之新型專利，其申請專利範圍明載：「1.一種多功能組合式鋼柵，係由兩端分別彎曲成偏心連接孔之鋼材元件為組合個體，將若干鋼材元件橫向及縱向排列，並於鋼材元件搭接處固定形成網狀式鋼柵」、「2.依申請專利範圍第1項所述之多功能組合式鋼柵，其中，網狀式鋼柵可橫向或縱向延伸，並藉由剛性鋼棒或撓性鋼索貫穿連接孔，將數複個鋼柵串聯」、「3.依申請專利範圍第1項所述之多功能組合式鋼柵，其中，兩端形成偏心之鋼材元件於兩兩銜接時，鋼材元件係維持同一中心線」、「4.依申請專利範圍第1項所述之多功能組合式鋼柵，其中橫向及縱向排列之鋼材元件搭接處可藉由焊接固定或上下交錯編織成網狀鋼柵」、「5.依申請專利範圍第1項所述之多功能組合式鋼柵，其中用以串聯鋼柵之鋼棒兩端設有螺紋，於串聯鋼柵之連接孔後之螺帽鎖固」、「6.依申請專利範圍第1項所述之多功能組合式鋼柵，當運用於加勁擋土牆時，先將若干焊固成型之鋼柵平鋪於施工面上以橫向及縱向延伸，再以鋼棒貫穿連接孔串聯成整個鋪設面，對於邊坡面之施工，則將鋼柵與前述已平鋪於施工面之鋼柵視坡面角度調整夾角後以斜向支撐桿固定該夾角再回填土方並壓密夯實，依序配合邊坡角度變化調整夾角逐層向上施工至整面擋土牆完成為止；若邊坡需植生綠化，則可在組裝坡面鋼柵前，將植生草皮先固定於坡面鋼柵再回填土」、「
7.依申請專利範圍第1項所述之多功能組合式鋼柵，當運用於箱型石籠時，係先以若干鋼柵橫向及縱向延伸鋪設後，藉由鋼棒成箱型再裝填石頭；若護坡面需植生綠化時，可在組裝箱型石籠時，將鋼柵向外側延伸預留一植生段，再將另一鋼柵與前述向外側延伸之鋼柵視坡面角度調整夾角或固定，植生段與箱型石籠以不織存區隔，草皮則固定於坡面鋼柵」、「8.依申請專利範圍第1項所述之多功能組合式鋼柵，當運用於建築工地之圍籬或鷹架圍籬時，圍籬固定椿上預設有掛鉤或圓孔，將鋼柵之連接孔直接掛置於掛鉤上，或將鋼柵之連接孔與圍籬固定椿上預設之圓孔藉鋼棒或鋼索聯絡者」、「9.依申請專利範圍第1項所述之多功能組合式鋼柵，當運用於一般道路施工時之臨時護欄時，將兩鋼柵以三角刑交叉方式銜接，頂端以鋼棒貫穿固定，中間以定位鉤將鋼柵固定者」；而待鑑定物包含一種鋼材元件，而該組合個體係由兩端分別彎曲成連接孔，但並不具備偏心之特色、鋼材元件兩端係呈一直線，當鋼材元件於兩兩銜接時，兩組合式鋼柵銜接之鋼材元件並未維持於同一中心線上、待鑑定物係運用於箱型石籠，並未顯示運用於加勁擋土牆、待鑑定物並無向外側延伸預留之植生段、待鑑定物係運用於箱型石籠，並未顯示運用於建築工地之圍籬或鷹架圍籬、待鑑定物係運用於箱型石籠，並未顯示運用於道路施工時之臨時護欄。本件經兩造合意送財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定結果，認「依專利侵害鑑定要點之規範，就臺灣臺中地方法院所囑託，並經本院人員至「花蓮林區管理處林田山146林班野溪整治工程」現場勘驗由昊知機械工業有限公司所製造販賣之「組合式鋼柵」（按即本件「生態土石籠」）其構成要件與中華民國新型第191293號「多功能組合式鋼柵」專利權之申請專利範圍構成實質不相同，因而未落入本案專利權之申請專利範圍」，亦有鑑定研究報告書可資佐證。故應判斷系爭「生態土石籠」並未落入上訴人之專利權範圍，而不構成專利侵害。上訴人主張其專利之連接孔位置是否偏心以維持同一中心線乃屬次要特徵，無視於主要特徵的存在；申請專利範圍6之前提為「當運用於加勁擋土牆」、申請專利範圍8之前提為「當運用於建築工地之圍籬或鷹架圍籬」、申請專利範圍9之前提為「當運用於一般道路施工時之臨時護欄」，被上訴人之產品既為運用於箱型石籠，彼此即無比對分析之必要，亦無實質是否相同之問題；申請專利範圍7之「若護坡面需植生綠化時」係選舉性運用而非絕對云云，主張被上訴人所生產之「生態土石籠」仍應落入上訴人專利之範圍，並聲請訊問鑑定張智堯，顯然省略申請專利範圍所記載之技術特徵，並非解釋上訴人權利範圍之合理方式，核無調查之必要，附此敘明。
㈢上訴人上訴意旨固以伊專利並無提及或強調增強鋼柵整體
連結強度之功能性云云。然上訴人於原審94年11月10日言詞辯論時，強調伊鋼柵是用一根鋼棒，縱向、橫向排列兩邊形成圓孔拉住焊接後力量就變很大，則上訴人之主張顯然自相矛盾。再者，況且，鑑定機關依據專利說明書所載之申請專利範圍，參酌說明書之創作說明、實施例、與圖式，及相關文件內容，所為之解釋專利範圍得出上訴人之專利具有「鋼材兩兩相銜接時，便能使其保持在同一中心線上，以增加鋼材元件以及鋼柵之連結強度」，顯見上訴主張之情事，實屬有誤，尚不足採。
㈣上訴人新型第191293號專利，申請專利範圍中清楚的載述
：「一種多功能組合是鋼柵，係由兩端分別彎曲成偏心連接孔之鋼材元件為組合個體，將若干鋼材元件橫向及縱向排列，並於鋼材元件搭接處固定形成網狀式鋼柵。」由上可知，專利獨立項之主張中已然清楚的描述「連接孔」本身係形成一種「偏心」的型態，而此部分之主張以專利當時的狀態而言，則並非如上訴人上訴理由狀中所稱認為其屬於附屬項內容之「次要特徵」；此即台灣經濟發展研究院鑑定報告中在進行有關字義分析的文義讀取處理程序時，會將分析項「B、E」均鑑定為不符合文義讀取的原因（正因為證物之連接孔根本不具有該「偏心」之型態）。其次在基本的專利範圍解釋的程序中可知，專利創作的目的即是將該多功能組合式鋼柵設計成「兩端分別彎曲成偏心連接孔之鋼材元件」，故不論再「文義讀取」部分或是「均等論原則」部分之鑑定分析，「彎曲成偏心連接孔」均為解釋連接孔構件時重要且不可缺少、更動的限制條件；同時，由於其在獨立項之主張中被明確的揭露，事實上亦不得稱其為系爭專利之「次要特徵」。連帶地，儘管專利說明書中並未明確交代偏心連接孔的明確作用與功效，但一則從專利所欲達成之目的的來看，專利權已明確地表示其達成該目的的所需要的結構形態；二則由技術層面來說，附屬項（申請專利範圍第3項）之內容，在該偏心架構的組裝條件下，便自然而然會處於該「維持在同一中心線」的狀態下，在鋼柵組合的程序中將可鋼柵避免安置錯位的情況，也連帶的可使該等鋼柵在裝置時因為相互間的錯位推擠造成結構不穩，也因此而在實際上為一必然會發生之狀態，是故在處理上，穩固與否的處理係依據技術上的狀況在專利說明書中完全未說明的情況下所做的推斷，但其無論如何均不影響專利在主張其獨立項範圍時已然將連接孔的型態限制在「彎曲成偏心」的狀態事實。
㈤有關均等原則部分：須先強調的是，分析項「B、E」在此
進行合併分析，其主要的原因來自於：1.分析項B與分析項E所設計的構件係為同一；除此之外，分析項B與分析項E在技術上其實是會同時存在的。再者，以均等論的分析原則來看，判斷「連接孔『彎曲成偏心』」是否可被均等的重要依據乃在於證物所採用的形態是否可達到專利「彎曲成偏心連接孔」所欲達成之目的；此時可建立一個簡單的逆向邏輯論證：在專利並未說明「彎曲成」的目的的前提下（雖然實際上是可判斷的），證物的處理必須同時滿足可達成「彎曲成偏心」以及「連接孔」兩項條件，而不得忽略其任一（此為國際上及我國所公認的專利鑑定基本原則）；也因此，在實務執行上，不可能僅因證物具有連接孔的結構效能及稱二者為相同；而在上訴人認為說明書中並未交代「彎曲成偏心」具備何種效果時，則更加不可在沒有任何理由的情況下任意判斷不具備「彎曲成偏心」結構設計的證物係與專利所主張者為相同！因此即便從這樣的邏輯來看，二者也不應被認定為均等，實際上亦並不存在上訴理由書中所述此為「次要特徵不同」的問題；因為其實際上乃係為主要特徵。而鑑定報告之內容僅是在前述的逆向邏輯論證下，額外再技術上增加說明專利說明書並未明確交代的責任。是故，無論由何種面向來看，此部分均不宜認定為均等之適用。
㈥有關上訴人民事補呈上訴理由狀中的（二）、（三）、（
四）等三部分，所描述者均為系爭專利附屬項之部分，然而在進行判斷上，台灣經濟發展研究院本案鑑定報告僅是連帶交代證物與該等附屬項之比對狀況，並非「僅」因該部分之差異便認定證物與專利構成實質不相同，結論之所由發生主要仍是來自於鑑定報告中分析項B之差異。
㈦基上，上訴人主張被上訴人所製造之生態土石籠侵害上訴
人所有之新型第191293號專利，為不可取。至於上訴人另主張被上訴人所製造之生態土石籠亦侵害上訴人之新型第206669號專利，此為被上訴人所否認。且上訴人此部分主張業於原審撤回（原審卷第197頁），是以不另贅述。
五、從而，上訴人主張被上訴人之「生態土石籠」落入上訴人之專利權範圍，構成專利侵害，為不足取，則上訴人依專利法第108條準用第84條第1項、第85條等規定，請求被上訴人金錢賠償，為無理由，應予駁回。原審所為上訴人敗訴之判決，核無不合，上訴論旨指摘原判決不當，聲明求為廢棄改判，非有理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所提證據，均與本院心證之形成及判決結果，不生影響，爰不一一贅述，併此敍明．
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 28 日
民事第五庭 審判長法 官 林陳松
法 官 古金男法 官 鄭金龍以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官 陳振海中 華 民 國 96 年 3 月 29 日
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