臺灣高等法院臺中分院民事判決 95年度智上易字第17號上 訴 人 駿銓實業有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 林見軍律師複 代理人 甲○○被 上訴人 輪奇股份有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 林俊雄律師上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，上訴人對於中華民國95年8月15日臺灣臺中地方法院94年度智字第28號第一審判決提起上訴，本院於96年6月27日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：上訴人為經濟部智慧財產局（下稱智財局）核准第188166號「自行車鍊盤」新型專利之專利權人，專利期間自民國（下同）88年8月1日起至98年12月3日止。惟被上訴人自88年8月1日起至94年3月底，製造侵害上訴人所有上開新型專利權之自行車鍊盤銷售，侵害上訴人之專利權，爰依專利法第108條準用同法第84條第1項、第85條第1項等規定，請求被上訴人賠償新臺幣（下同）600,000元；併依不當得利之法律關係，請求被上訴人返還因使用上訴人所有專利而取得之利益等語。訴之聲明：被上訴人應給付上訴人600,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
二、被上訴人則以：被上訴人於89年以前即受外國廠商委託製造自行車鍊盤，最後生產、販賣之時間為89年3月23日，而該產品係依照外國廠商提供圖樣進行製造後直接出口，並未在國內販售，並獲智財局核准新型第226418號專利在案。上訴人在被上訴人就系爭鍊盤申請專利時，曾於90年11月5日提出異議，經智財局審定異議不成立，再向經濟部提起訴願遭駁回，又向臺北高等行政法院提起行政訴訟而受敗訴判決。是被上訴人所生產之自行車鍊盤係實施自己所有之新型專利權之產品，並未侵害上訴人之專利權，亦無不當得利可言。縱被上訴人公司生產系爭產品侵害上訴人之新型專利權，惟上訴人於88年11月間曾函告被上訴人應停止製造系爭鍊盤，其就被上訴人生產系爭鍊盤之事實早已知悉，就起訴前2年以前之損害賠償請求權，業已罹於時效等語，資為抗辯。答辯之聲明：上訴人之訴駁回。
三、原審審酌兩造之攻擊防禦方法後，判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起本件上訴。上訴人於本院聲明：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應給付上訴人600,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；㈢訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回；㈡訴訟費用由上訴人負擔。
四、本件兩造於原審經協議並簡化爭點（參原審卷第102頁）：㈠下列事實為兩造所不爭執，並有新型第188166號專利證書
、新型第226418號專利證書、智財局專利異議審定書、臺北高等行政法院92年度訴字第3769號判決可證，自堪信為真實，本院採為判決之基礎：
⒈上訴人為第188166號「自行車鍊盤」新型專利權人，專利權期間自88年8月1日至98年12月3日止。
⒉被上訴人為第226418號「自行車鍊盤改良構造」新型專
利權人，專利權期間自90年10月1日至111年3月20日止。
⒊上訴人就被上訴人所有前項新型專利權為異議，經審定
結果為異議不成立，上訴人乃提起訴願及行政訴訟，均經駁回確定在案。
㈡本件訴訟之爭點：
⒈原法院94年度智全字第4號保全證據程序中，上訴人所
提出之鍊盤，是否係被上訴人所生產？該鍊盤是何時所生產？其持續生產至何時？⒉上開鍊盤是否係被上訴人所有第226418號「自行車鍊盤
改良構造」新型專利權之實施物品？⒊上開鍊盤有無侵害上訴人所有第188166號「自行車鍊盤
」新型專利權？⒋如有侵害，則上訴人得請求被上訴人賠償或返還利益之
金額為何？⒌被上訴人抗辯上訴人之侵權行為請求權時效已完成而拒
絕給付，是否有理由？⒍兩造送請台灣雲林科技大學為專利權侵害鑑定時，是否
以被上訴人生產之自行車鍊盤實物為鑑定對象？
五、按新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，專利法第93條定有明文。關於專利技術保護範圍以及專利侵害之判斷，攸關本件訴訟之結果，自有先予界定、說明之必要，茲分述如下：
㈠、關於判斷專利侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成，將待鑑定樣品之產品或技術構成，與專利之產品或技術構成，並依下列流程比對分析，以判斷有無侵害專利權：
⒈全要件原則：將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之
產品或技術比較其構成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，利用消極均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。
⒉均等論原則：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項
產品與已獲得專利權之產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：①以實質相同方法、②實行實質相同功能、③產生實質相同結果。在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。
⒊禁反言原則：此外於考量是否構成專利權之侵害時，亦
須斟酌倘參酌申請專利範圍所附之說明及圖式等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即禁反言原則。另除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。
㈡、而有關專利技術保護範圍之界定，學說上有3種理論，即中心限定主義、周邊限定主義、折衷主義。依我國專利法第108條準用同法第25條、第26條規定，申請新型專利，由專利申請人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之，該說明書應載明名稱、說明、摘要及申請專利範圍。又同法第106條第2項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式」，堪認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。
六、原審法院於審理中徵詢兩造之意見，選定國立雲林科技大學為鑑定機關，並將上訴人於原法院94年度智全字第4號保全證據程序中所提出之實物自行車鍊盤，送交該機關進行鑑定。經該校科技法律研究所專利侵害鑑定中心完成鑑定，並提出專利侵害鑑定報告書可憑。其鑑定結論為：待鑑定對象未落入第188166號「自行車鍊盤」新型專利之申請專利範圍內。其鑑定理由分述如下：
㈠、上訴人所有第188166號「自行車鍊盤」新型專利案（下稱系爭專利）之申請範圍：
⒈一種自行車鍊盤，係在自行車鍊盤表面上的沿中心軸孔
周緣位置處，製有一呈連續圈圓狀之各種圖形之紋路條飾者，使其該鍊盤在受光線照射後的形成多數環圈折射下，而產生具有多層次之立體視效，亦而提醒照射光源的駕駛者立即警覺自行車者之存在，達到具有美觀裝飾之功效。
⒉如前項所述之一種自行車鍊盤，其中該在自行車鍊盤表
面上的沿中心軸孔周緣位置處所製有一呈連續圈圓狀之紋路條飾者，係為圓弧或曲弧段落狀造型者。
⒊如前項所述之一種自行車鍊盤，其中該在自行車鍊盤表
面上的沿中心軸孔周緣位置處所製有一呈連續圈圓狀之紋路條飾者，係為角狀造型者。
㈡、依全要件原則比對：系爭專利具：⒈齒盤結構、⒉適當間距之卡齒、⒊沿中心軸孔周緣位置處，設計呈連續圈圓狀之各種圖形之紋路條飾，待鑑定對象之構成元件與系爭專利完全相同，而符合全要件原則，惟兩者之技術特徵是否相同，尚須進一步再按逆均等論加以分析比對。
㈢、逆均等論分析：⒈根據專利侵害基準之鑑定侵害判斷流程，依全要件原則
判斷為侵害後，需進一步判斷是否有逆均等論原則之適用，以確認待鑑定對象之實施技術是否有利用不同的技術手段去達成與本專利相同或類似之功能，若有，則仍不構成侵權。
⒉逆均等論分析：
Ａ、連續圓圈狀圖形
(Ａ)系爭專利：包括各種圓弧、曲弧段落與角狀，藉由不同角度的照射下形成多層環圈折射特殊變化，以便查覺自行車乘騎者的存在。
(Ｂ)待鑑定對象：不強調圖形，僅強調連續圓圈狀之凹痕間所形成的菱形塊狀，利用陡立與平緩斜度之落差來提高反射面積。
(Ｃ)是否為實質相同技術：待鑑定對象利用斜度落差提高反射面積為迥異於利用不同角度造成折射度化之原理，故為非實質相同技術。
Ｂ、凹痕的深淺度：
(Ａ)系爭專利：未強調凹痕的深淺度，而是強調條紋，利用銑刀夾頭轉速，調整Ｖ型深度銀亮圓形條紋，產生交叉重疊密度，以增加反射面積。
(Ｂ)待鑑定對象：改變條紋凹痕之形狀、構造，使凹痕具有第一、第二與第三斜面之構造特徵，形成寬度較大的凹痕，使光線成塊狀反射，提高反射面積。
(Ｃ)是否為實質相同技術：較大的凹痕深度；反射面積亦增加，遠大於利用條紋交叉方式，故為非實質相同技術。
Ｃ、圓圈密集度：
(Ａ)系爭專利：利用銑刀快速轉動，在自行車鍊盤上切割成V型深度銀亮圓形條紋，再使V型深度銀亮圓形條紋產生交叉重疊狀態。
(Ｂ)待鑑定對象：無關乎圓圈密集度，而是利用凹痕的斷面形狀之不同陡立程度斜面，來形成寬度較大的凹痕，提高光線照射時的反射面積，菱形塊狀因凹痕交會角度不同，而形成不同形狀、大小且不同斜度之反光面，使鍊盤表面各部分產生相異的反光效果。
(Ｃ)是否為實質相同技術：待鑑定對象利用者，無關乎圓圈密集度，而在於陡立斜面，故為非實質相同技術。
七、上訴人雖就上開鑑定結果，主張鑑定報告實有瑕疵之處而不可採，即：㈠鑑定報告並未指出待鑑定物品有何實質不同之技術手段。㈡本件系爭專利就技術層面並未作成任何限縮解釋，不管系爭專利或待鑑定物品都是以銑刀刻劃Ｖ行條紋，利用重疊交錯產生反光的面積等語。惟查：
㈠按「證據契約，以認其有效者為限，應作為根據加以裁判
，自認契約認為有效存在者，無庸以證據認定之，有效之證據契約既發生訴訟上之效果，自係訴訟契約之一種」。
本件兩造於原審94年9月8日言詞辯論期日，同稱：「均同意以鑑定單位鑑位之鑑定結果為判斷依據。」於原審95年3月2日言詞辯論期日，經原審諭知選定國立雲林科技大學為鑑定機關，問兩造有無意見，兩造皆答：無意見。準此，則兩造顯於本件就關於判決基礎之事實之存在與否亦即關於侵權行為原因事實之有無，已合意委由國立雲林科技大學為判斷，此項合意乃訴訟上之證據契約，除別有規定或顯有不可採之理由外，自有拘束兩造及法院之效力，不容上訴人嗣後以鑑定結果對其不利時任意予以推翻。
㈡上開鑑定報告就：⑴連續圓圈狀圖形、⑵凹痕的深淺度、
⑶圓圈密集度等三方面，已詳加分析待鑑定對象與系爭專利之技術手段，經比對後認定非屬實質相同之技術，上訴人空言該鑑定報告並未指出待鑑定物品有何實質不同之技術手段，即無可取。
㈢以銑刀刻劃各種圖形之紋路條飾，乃係製造之方法，惟本
件上訴人所有之專利係物品專利，非方法專利，自難以待鑑定對象亦係以銑刀刻劃條紋，即認有侵害系爭專利權。
㈣上訴人既無具體指摘該鑑定結果有何錯誤或違反鑑定應循
準則，且嗣後經原鑑定機關來函予以補充鑑定意見並予說明，此有國立雲林科技大學96年2月26日雲林大專字第0960001447號、96年5月28日雲林大專字第0960004302號函各一件在卷可稽（見本院卷第75頁、第96頁），該鑑定意見論述明確，是上訴人請求再傳訊鑑定人到庭說明，即無必要。
八、上訴人雖再辯以上開鑑定機關率擇以周邊界定主義，與我國採折衷主義有別，又上開鑑定報告雖稱依據「專利侵害鑑定要點」而為鑑定，但卻常出現基準等字眼，似採「專利侵害鑑定基準」之鑑定流程，其鑑定準據及立場不明確；且未就被上訴人之「鍊盤實物」和上訴人之專利權作鑑定，而僅就兩造各自取得之專利而為比較係不當云云。惟查：
㈠上開鑑定機關即國立雲林科技大學函復本院稱：「我國專利
法參酌歐洲專利公約，於2003年修正為『發明專利權範圍，以說明所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明證明及圖式』，並不限於舊法規定之『必要時』，故通為折衷主義，也就是以申請專利範圍為準，說明書及圖式可用以解釋申請專利範圍的依據，此亦為國際趨勢」，「本件鑑定報告乃依據司法院秘書處2004年11月2日函送各級法院之『專利侵害鑑定要點』而做成」，「待鑑定對象，亦有專利權，有無侵權，自應以其實物是否依據其說明書所載之申請範圍加以製造而定」等語，此有國立雲林科技大學96年2月26日雲林大專字第0960001447號函一件在卷可稽（見本院卷第75頁）。職是，該鑑定明示我國新法係採折衷主義，顯亦以此為鑑定方法，並無上訴人所指之鑑定準據不定情事；且因前開鑑定機關係採司法院秘書處於93年11月2日函送各級法院之「專利侵害鑑定要點」而為，此為專利侵害鑑定工作之最新參考準則，並無鑑定立場不明確之處，上訴人徒以文字敘述用語之差異，率爾指摘鑑定結果為不當，自無可採。
㈡至上訴人所辯稱本件未就被上訴人之「鍊盤實物」和上訴人
之專利權作鑑定，而僅就兩造各自取得之專利而為比較，主張「專利侵害鑑定報告」乃係單純針對「專利」與「產品」之間是否存在有因實質相同而構成技術上之侵害所為之認定，至於「專利鑑定報告」則是比對兩件專利間所存在之差異與關係，本件既係名為「專利侵害鑑定報告」，自是就「專利」與「產品」之間是否存在有因實質相同而構成技術上之侵害所為之鑑定，然今觀乎該鑑定報告第三頁，卻見其明白載述待鑑定對象為編號226418號，此已與「專利侵害鑑定報告」之本質有違，益見其不當云云。惟查依前開雲林科技大學第0000000000號函說明，專利侵害鑑定報告乃針對有無侵權的疑慮，為中心所完成的報告，而專利鑑定報告乃一比較籠統的說法，得有申請前的可專利性檢索報告，取得專利權後的技術報告或商品化評估報告，以及遭到侵權後的專利侵害鑑定報告，故其性質不同。本件鑑定報告之『參、鑑定事項』係載『輪奇股份有限公司提供之自行車鍊盤改良構造（以下稱待鑑定對象）是否與落入駿銓實業有限公司所有之台灣新型專利證號第188166號「自行車鍊盤」專利案（以下簡稱系爭專利）之專利權範圍』（參鑑定報告第5頁），故待鑑定對象應為『物』，又鑑定報告之『待鑑定對象』係載『來源：輪奇股份有限公司。⒈專利權人：輪奇股份有限公司。⒉專利權號：台灣新型專利證號第226418號。⒊待鑑定對象名稱：自行車鍊盤改良構造』（參鑑定報告第3頁），並非如上訴人所指載述待鑑定對象為編號226418號，故雲林科技大學所為之報告係為專利侵害鑑定報告。再經本院函詢前開鑑定機關，復稱：「本校接受台中地方法院委託進行旨揭專利鑑定案後，確定本校專利侵害鑑定中心相關鑑定人員檢視該院所送之『自行車鍊盤實物』與專利申請書後，始完成該案之專利侵害鑑定報告書。」等語，此有國立雲林科技大學96年5月28日雲林大專字第0960004302號函一件在卷可稽（見本院卷第96頁），益證該鑑定並未忽視實物，其已併就實物而為鑑定，應可認定。上訴人謂上開鑑定機關僅就兩造專利權而為比較並無實物鑑定云云，有所誤會。
九、末按不必要之證據方法，法院原可衡情捨棄，不為當事人請求之拘束（最高法院19年上字1031號判例參照）。有關上訴人提出之台灣經濟發展研究院經智研究所（下稱經研院經智研究所）作成之專利權侵害鑑定研究報告，雖指出與上開鑑定機關鑑定結果有所差異，惟經研院經智研究所其鑑定研究報告書中之鑑定依據，乃引用經濟部智慧財產局於90年9月印製之「專利侵害鑑定基準」及該院之「專利侵害鑑定準則公報」等，前開之內容準則與司法院秘書處於93年11月2日函送各級法院之專利侵害鑑定工作最新參考準則即「專利侵害鑑定要點」所列之規定有相當程度之差異，自難據以參考鑑定；且經研院經智研究所所製作之鑑定報告書係上訴人起訴前自行送請該鑑定機關為其有利之鑑定，並非本院或原審於起訴後在審判中所囑託鑑定，是該私下取得之鑑定報告書內容為不可採，附此敘明。
十、綜上所述，上訴人所指被上訴人生產之自行車鏈盤，既經認定並無侵害上訴人所有新型第188166號「自行車鍊盤」專利權，則被上訴人製造、銷售該產品，亦無任何不當得利可言，上訴人主張被上訴人應負侵權行為損害賠償責任及返還不當利益為不可採；被上訴人所辯，尚屬可信。從而，上訴人依侵害專利及不當得利之法律關係，請求被上訴人給付600,000元及法定遲延利息，即無理由。是則原審判決上訴人敗訴，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
本判決基礎已經明確，雙方其餘陳述、主張及證據方法，核與判決結果無影響，不再一一論述。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 7 月 11 日
民事第五庭 審判長法 官 林陳松
法 官 鄭金龍法 官 王重吉以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官 紀美鈺中 華 民 國 96 年 7 月 12 日
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