臺灣高等法院臺中分院民事判決 95年度智上易字第5號上 訴 人 戊○○訴訟代理人 陳居亮律師複 代理人 丙○○
乙○○被 上訴人 和家行興業有限公司法定代理人 丁○○訴訟代理人 郭美絹律師複 代理人 甲○○
3上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，上訴人對於民國94年12月12日臺灣臺中地方法院93年度智字第21號第一審判決提起上訴，本院於95年11月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決除確定部分外關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判均廢棄。
被上訴人應再給付上訴人新台幣壹拾陸萬肆仟伍佰壹拾陸元，及自民國94年5月1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用除確定部分外，由被上訴人負擔10分之1，餘由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：伊享有新型第209707號「熱水器水盤洩壓防凍裝置」專利權（以下稱系爭專利權），專利權期間自民國（下同）88年9月21日至98年10月27日止。被上訴人前因侵害系爭專利權，與伊達成和解，承諾不再使用有違反伊專利及再發明專利之零件，並簽立和解書。惟伊於93年4月1日在台中縣潭子鄉中興倉儲股份有限公司（下稱中興倉儲公司）購得被上訴人販賣之型號HK-868之熱水器，該熱水器則又是被上訴人未經伊授權同意之情形下，擅自向第三人購入有侵害系爭專利權之熱水器水盤裝置（下稱系爭裝置），被上訴人並將之安裝在該熱水器之中進而販賣獲利。系爭專利權其範圍係包括考克水盤組及防超壓裝置之結合技術在內，被上訴人製造販賣之型號HK-868熱水器，其中內裝之水盤洩壓防凍裝置之結構與伊所有之系爭專利權之申請專利範圍「相同」，既已侵害伊所有之系爭專利權，則於裝設該水盤洩壓防凍裝置時，即已有使用侵害系爭專利權物品之行為，伊得請求被上訴人不得為製造之行為。又被上訴人將整台熱水器販賣出去時，由於該「考克組、水盤組、防超壓裝置」業經被上訴人將之結合並安裝為熱水器之一部分，是被上訴人於此亦該當有販賣行為。被上訴人自92年6月4日起至93年12用15日止已申請領用型號HK-868熱水器及其系列型式之商品檢驗標識之即熱式熱水器共計10,980台。上開10,980台即熱式熱水器當中之「考克水盤組及防超壓裝置」之結合者，亦有10,980件是侵害伊之系爭專利權。故伊就系爭10,980台所受損害及所失利益即為新台幣（下同）494,100元（45×10,980＝494,100）。再被上訴人於本案件中所為之侵害行為，屬故意無疑，故請求三倍損害額之賠償金1,482,300元（計算式：494,100×3=1,482,300）。訴之聲明：⑴被上訴人應給付上訴人1,482,300元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息；⑵被上訴人不得製造、販賣、或使用裝設有侵害中華民國新型第209707號熱水器水盤洩壓防凍裝置專利之熱水器；⑶第一項之聲明部分，願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則辯以：
(一)被上訴人所販賣系爭熱水器中之洩壓結構，並未落入上訴人之申請專利範圍，即系爭裝置並無「止漏墊」構件，且若適用消極均等論原則，仍應判斷為不侵害專利範圍。
(二)上訴人請求防止侵害，與法定要件不符：被上訴人並未生產系爭裝置，只是向他人購買後組裝至熱水器中販賣，被上訴人根本自始就無製造、使用行為；另由於系爭裝置只是被上訴人所販賣之熱水器中一項零配件，且該項零配件仍有其他習知及他人之設計，被上訴人又於上訴人起訴後改換其他設計產品替代，並依商品型式認可管理辦法第9條第3款規定向經濟部標準檢驗局台中分局申請核備在案，且上訴人亦未能舉證被上訴人仍有繼續販賣或裝配有系爭裝置之熱水器。
(三)被上訴人申領商檢標識數量，尚不得為本件損害賠償計數量標準：
⒈依專利法第85條第1項第2款規定，是以侵害人因侵害行
為所得之利益計算損害賠償數額。惟查，被上訴人申請領用商品檢驗標識，雖是為將來販賣之目的而為之，但卻非等同於實際售出之數量。
⒉又系爭型號HK-868產品，當初尚有二種不同防超壓裝置
一併報請檢驗，此二種裝置明顯就分屬不同結構，故其他型號熱水器裝置申領商檢標識數量，尚不得為本件損害賠償計算數量標準。
(四)被上訴人之產品如侵害上訴人系爭專利，上訴人所得請求之損害金額恐將十分有限：
⒈依財政部中區國稅局之統計，被上訴人銷售熱水器之
數量為3,953台。惟查上訴人計算係自92年7月8日至94年8月24日止，且包括型號HK-868熱水器及GS-700、GS-800二型號之總銷售量，然被上訴人於93年12月間已改採購其他替代品，且上訴人僅就型號HK-868熱水器可能侵害系爭專利權部分為舉證，故縱使型號HK-868熱水器侵害系爭專利權，其侵害數量亦應依財政部中區國稅局所列自92年7月8日至93年12月間之銷售量1,594台。
⒉上訴人主張依民法第216條規定，以被上訴人銷售之
熱水器數量為其損害之計算基礎，必須先證明被上訴人每銷售一台熱水器，即等同於上訴人少銷售一組系爭裝置。而查，系爭專利權僅為洩壓防凍裝置技術之其中一種，被上訴人不向上訴人採購，仍可向使用其他合法技術之廠商購買洩壓裝置。故上訴人主張以被上訴人銷售熱水器數量為其損害之計算基礎，其間顯無相當因果關係存在。
⒊被上訴人申請商檢標識數量必然會多於製造數量，且
國稅局所提供之資料中，已充分顯示型號HK-868熱水器之銷售數量，上訴人主張以被上訴人申請商檢標識數量，減去上述已銷售之數量，作為其消極損害之計算基礎，顯然過於牽強，亦不符經驗論理法則。⒋水盤結構係屬先前技術，而洩壓防凍裝置才是必要技
術特徵；系爭專利技術僅為洩壓結構，上訴人援引台北高等行政法院及最高行政法院之判決，主張系爭洩壓裝置與水盤結構為一整體，不能割離，應將開關本體、水盤、壓控等元件一併計入。惟專利新穎性之審查基準與損害賠償計算方法，本屬不同領域與概念，不可混為一談。上訴人顯然將系爭專利權擴張至專利範圍以外情形，其主張被上訴人販賣熱水器，就系爭洩壓裝置部分，每台可獲利45元，與事實不符等語。
(五)答辯之聲明：⑴上訴人之訴駁回；⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、原審經審酌兩造提出之攻擊防禦方法後，判決：⑴被上訴人應給付上訴人77,044元，及自民國94年5月1日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息；⑵被上訴人不得在所生產之熱水器上使用有侵害上訴人所有新型第209707號「熱水器水盤洩壓防凍裝置」專利之物品；⑶上訴人其餘之訴及假執行之聲請均駁回；⑷並依職權為假執行及以供擔保為條件之免為假執行宣告。上訴人就其中一部敗訴部分提起上訴，於本院聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄；㈡上廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人867,347元，及自94年5月1日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。㈣第一項聲明上訴人願供擔保請准宣告假執行（對原判決第2項部分未據聲明不服）。被上訴人於本院答辯之聲明：㈠上訴駁回；㈡訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利於被上訴人之判決，請准提供擔保，免予假執行。
四、上訴人主張其享有新型第209707號「熱水器水盤洩壓防凍裝置」專利權（以下稱系爭專利權），專利權期間自88年9月21日至98年10月27日止。被上訴人前因侵害系爭專利權，與上訴人達成和解，承諾不再使用有違反上訴人專利及再發明專利之零件，並簽立和解書。惟上訴人於93年4月1日在台中縣潭子鄉中興倉儲公司購得被上訴人販賣之型HK-868之熱水器，該熱水器則又是被上訴人未經上訴人授權同意之情形下，擅自向訴外人七宇實業股份有限公司（下稱七宇實業公司）、建陞興業社及達睢五金企業社購入有侵害系爭專利權之熱水器水盤裝置，被上訴人並將之安裝在該熱水器之中進而販賣獲利等情，業據其提出專利證書、和解書、發票及提貨單均影本等件為證，且為被上訴人所不爭，堪信為真實。
五、本件被上訴人辯以伊所販賣系爭熱水器中之洩壓結構，並未侵害上訴人之專利權，且伊未生產系爭裝置，只是向他人購買後組裝至熱水器中販賣，其他即熱式熱水器之「防止超壓安全裝置」結構與系爭裝置不同，而伊申領商檢標識數量10,980張，因有不良品退回或更換零配件重新出貨等因，該數量不等同於實際銷售數量，且水盤結構係屬先前技術，而洩壓防凍裝置才是必要技術特徵。是本件兩造爭執之事項在於：
(一)被上訴人所販賣系爭裝置有無侵害上訴人所有之系爭專利權？
(二)被上訴人製造之其他即熱式熱水器之「防止超壓安全裝置」與系爭裝置是否屬於相同結構？是否侵害上訴人之系爭專利權？
(三)如侵害上訴人系爭專利權，計算系爭損害賠償範圍，是否限於洩壓防凍裝置，而不及於水盤結構？及被上訴人申領商檢標識之數量，得否作為本件損害賠償計數量標準？
六、系爭裝置有無侵害上訴人所有之系爭專利權？經查：
(一)關於被上訴人生產之型號HK-868熱水器，其水盤洩壓防凍裝置與上訴人系爭專利之申請專利範圍是否相同乙節，於原審經兩造合意送請財團法人中國生產力中心實施鑑定，鑑定結果為系爭裝置與該專利之申請範圍相同，此有財團法人中國生產力中心存檔編號：P-9306-02之專利侵害鑑定報告在卷可證。
(二)被上訴人雖以系爭裝置並無「止漏墊」構件，故未落入上訴人專利之申請專利範圍，及若適用消極均等論原則，仍應判斷為不侵害等語置辯。惟查：關於上開爭執，財團法人中國生產力中心指定徐德和於原審到庭說明如下：「（被告即被上訴人訴訟代理人問：專利鑑定侵害圖示中本件專利的頂塞是那一個？）依據專利申請的範是第16頁圖示
21、22所組成的方式，以17頁說的話是631、63組合而成的塞子。」「（被告訴訟代理人問：鑑定報告中是否沒有提到止漏墊與Ｏ型環？）止漏墊與Ｏ型環只是實施例而已，我只要探討頂塞的結構及功能就可以了。」「（被告訴訟代理人問：待鑑定物裡無止漏墊或Ｏ型環的結構？）沒有。可是依據專利申請範圍也沒有提到這兩樣東西，他只有提到頂塞這個構件。」「（被告訴訟代理人問：本件就全要件部分有無適用？）本件符合全要件。全要件符合以後要以逆均等來檢測，但是完全構成要件的東西，就要在全相同的要件下達到不一樣的結果是比較困難的，一般根據我的經驗，要成立逆均等的實際案件，以我個人鑑定、受訓、研究的案件中，不超過五件，再以美國的案例的案件來講，也只有二、三件而已，所以以我本人作逆均等判定的方式，就是依據它所使用的方式，如果最後的結果與專利品達到的結果是相同的話，是逆均等不成立。」等語（見原審卷㈠第228頁），並參以該鑑定報告第6頁獨立項要件比較分析表所示，系爭專利申請專利範圍其技術特徵之文字意義，完全對應表現在該待鑑定物品中（即符合文義讀取），故系爭裝置無「止漏墊」構件，於適用全要件原則之判斷上，並不生任何影響。又逆均等論（又稱消極均等論）是為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若待鑑定物品已為申請專利範之文義範圍所涵蓋，但待鑑定物品係以實質不同之技術達成實質相同之功能結果時，則阻卻「文義讀取」（基於全要件原則），應判斷未落入專利權範圍。茲查，系爭裝置（即待鑑定物品）已符合「文義讀取」（基於全要件原則），而實質上亦是利用系爭專利說明所揭示之技術手段，故無逆均等論之適用。從而被上訴人所辯上情，應無可採。系爭裝置有侵害上訴人之系爭專利權，足堪認定。
七、被上訴人製造之其他即熱式熱水器之「防止超壓安全裝置」與系爭裝置是否屬於相同結構？經查：
經濟部標準檢驗局台中分局在93年12月23日經標中六字第09300084940號函說明謂：「即熱式熱水器之主型式、系列型式係由廠商於申請商品型式認可時，由其所提供之技術文件上標明；其各該型式之『防止超壓安全裝置』皆屬同一結構。」（見原審卷㈠第277頁）；又依該局94年4月25日經標中六字第09400022950號函附件所示，被上訴人在向經濟部標準檢驗局申請檢驗時自承：「本系列產品與主型式之差異為：⒈液化機種：廠牌型號、外觀之不同；⒉天然氣機種：廠牌型號、外觀、噴嘴孔徑不同」（見原審卷㈡第6至13頁），且依其檢附之防超壓裝置圖片所示（即零組件圖P6-11），亦是由頂塞、導桿、彈簧、固定件所構成，與本件送鑑定物之洩壓防凍裝置之組件相同（參前述鑑定報告第20頁之照片）。由此可知，被上訴人製造之其他即熱式熱水器之防超壓裝置，與主型式即型號HK-868熱水器使用之防超壓裝置，其結構應屬相同。從而被上訴人所製造之系列型式之熱水器，其使用之防超壓裝置，亦為侵害上訴人之專利權。
八、被上訴人侵害上訴人系爭專利權，計算系爭損害賠償範圍，是否限於洩壓防凍裝置範圍，而不及於水盤結構？
(一)按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害；依前條請求賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：依民法第216條之規定。但…。依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，專利法第84條第1項、第85條第1項、第108條定有明文。而依民法第216條規定：損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。而依通常情形或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。本件上訴人既選擇依民法第216條規定計算其損害，則上訴人自應舉證證明其所受損害及所失利益之數額，先予敘明。
(二)次按專利法施行細則第19條第1項規定：「發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。」；又專利法第106條第2項規定：「新型專利範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍，並得審酌創作說明及圖示。」而查，上訴人之系爭專利之申請專利範圍記載為：「一種熱水器水盤洩壓防凍裝置，其主要係於水盤設有一防凍裝置，該水盤具有一進水口及一出水口，且其內部具有一壓力膜，該壓力膜之一側具有一瓦斯項塞，而該洩壓防凍裝置則設於瓦斯頂塞相對於壓力膜之另一側；其特徵在於：該洩壓防凍裝置具有一頂塞，以抵頂住水盤之排水口，該頂塞之底端具有一段向下延伸之導桿，且該導桿之外側係套接有一將其向上頂推之彈簧，該彈簧之底端係抵住一固定件，該固定件之中心位置具有一上、下貫穿之洩放孔。」準此，系爭專利申請範圍之記載，顯是以二段式為之（吉普森式），依上述專利法施行細則之規定，系爭專利在「其特徵在於」之前記載，是屬先前技術，之後才是必要技術特徵。易言之，水盤結構係屬先前技術，而洩壓防凍裝置才是必要技術特徵，是計算損害賠償基礎僅應將洩壓防凍裝置納入，而排除水盤裝置部分。參以其創作說明【技術領域】、【先前之技術】之敘述，及圖示第一圖係習用熱水器水盤之立體圖、第三圖係另一種習用熱水器水盤之立體圖，可知系爭專利權，其申請專利範圍僅為洩壓防凍裝置而已。至於熱水器之水盤，則是該洩壓防凍裝置所依附且係習用之物品。上訴人主張因系爭專利將水盤與洩壓防凍裝置結合具有新穎性，而認為其權利範圍必須涵蓋水盤結構，但系爭專利對於水盤與洩壓防凍裝置之結合，無任何新設計存在，是其空言該結合具有新穎性，應將水盤結構納入其權利範圍云云，即非可採。
(三)上訴人之專利權，其申請專利範圍既僅為洩壓防凍裝置，則於認定上訴人因該專利權受侵害所受之損害數額時，得否以上訴人申領商檢標識數量，作為本件損害賠償數量計算標準？茲分述如下：
⒈依經濟部標準檢驗局台中分局93年12用23日經標中六字
第09300084940號函文說明及其檢附之數量表資料所示，被上訴人自92年6月4日起至93年12用15日止已申請領用型號HK-868熱水器及其系列型式之商品檢驗標識之即熱式熱水器共計10,980台。雖被上訴人辯稱申請領用之商品檢驗標識，僅是供作預定製造販賣之熱水器使用，被上訴人實際製造銷售之數量，不必然等同於商品檢驗標識之申請領用數量云云。惟查再經本院向經濟部標準檢驗局台中分局函查結果，該部分局95年5月11日復以經標中六字第09500027390號函說明二明示：「‧‧‧（被上訴人）應已將該10,980張商品檢驗標識，全數標示於原經檢驗合格之『即熱式熱水器』本體上，並於報驗時依規定核銷該商品檢驗標識，而至今皆無辦理註銷該商品檢驗標識或申請重新核發商品檢驗標識情事。」等語，此有該分局95年5月11日經標中六字第09500027390號函一件在卷可稽（參本審卷第102頁）。顯見被上訴人就該「10,980個」檢驗標識已全部使用完畢，自應依照該數量計算負擔損害賠償責任。至於財政部台灣省中區國稅局大智稽徵所94年8月29日中區國稅大智三字第09400 16458號函附件所示，被上訴人自92年7月8日起至93年12月31日止銷售型號HK-868及其系列型式熱水器僅共3, 502台，與前揭經濟部標準檢驗局函旨不合，且與事實不符（和解後承諾不再使用，本件故意再使用而侵害專利權），尚難據此即認本件專利權受侵害之熱水器數量僅此3,502台。
３、被上訴人辯稱其申領之10,980張商檢標識，由於有「不良品退回後重新出貨、更換零配件後重新出貨、更換天然氣或液化石油氣接頭、更換客戶品牌或客戶指定型號」等情形，故其申領數量不會等同於實際銷售數量云云。惟按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第277條定有明文。本件被上訴人迄未提出任何證據以證明上開不良品退回後重新出貨等情形，且經濟部標準檢驗局台中分局上揭回函已明白表示被上訴人就系爭10,980張商檢標識已全部使用完畢，又訴訟迄今均未依據上述四點事由中之任何一點申請辦理註銷或重新核發商檢標識，依其情形本件倘均由上訴人舉證被上訴人實際銷售數量者，顯失公平，是依前揭說明，並參酌經濟部標準檢驗局台中分局前揭函復意旨，被上訴人之銷售數量為10,980台，應可認定，並據為計算被上訴人使用侵害上訴人專利之洩壓防凍裝置之損害賠償金額。
(四)再依專利法第106條第1項規定，上訴人之系爭專利權有排他效力。被上訴人所侵害上開專利權之數量，即得認為是上訴人預期可銷售之數量。而依被上訴人提出之被證二成品構成表所示，型號HK-868熱水器之洩壓閥，其成本單價為11元，亦即被上訴人是以每個洩壓防凍裝置11元向建陞興業社購入，而建陞興業社賣出之洩壓防凍裝置，理論上應是扣除其成本後之利潤，始得認定為上訴人預期銷售可得之利益。但因該洩壓防凍裝置除各組件之成本外，尚包含有上訴人專利之價值在內，故於認定上訴人預期可得之利益時，本院認為逕以該成本單價為計算，較屬合理。茲因被上訴人銷售型號HK-868及其系列型式熱水器已認定共10,980台，則上訴人於此期間預期可銷售之洩壓防凍裝置數量為10,980個。而每個洩壓防凍裝置可得之利益為11元，則上訴人所失利益之數額為120,780元（11×10,980＝120,780）。
(五)末按專利法第85條第3項規定：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」上開規定，於新型專利準用之，同法第108條亦有明定。茲查：兩造曾因系爭專利之侵權糾紛，於92年6月3日成立和解，此有和解書一紙在卷可參（參原審卷㈠第16頁）。由此可知，被上訴人係知悉上訴人有系爭專利權存在，且知悉該專利權之存在，與其生產製造之熱水器有一定之關連。被上訴人於此情形下，對生產之熱水器所使用之零組件是否會侵害上訴人之專利權，即有進行研究、調查之義務。而被上訴人於成立上開和解後，其生產之熱水器所使用之洩壓防凍裝置，仍然是侵害上訴人專利權之物品，顯然其侵害行為係屬故意。本院爰依前述規定，審酌被上訴人並非自行製造該侵害上訴人專利之洩壓防凍裝置，而是向他人購入後安裝使用之侵害情節，乃以前述損害額（即上訴人所失利益120,780）之二倍為本件之賠償，其數額為241,560元。則上訴人請求被上訴人給付241,560元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日即94年5月1日起至清償日止按週年利率百分之5計算之遲延利息，為有理由，應予准許。其餘逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。
九、綜上所述，上訴人本於專利法及民法債務不履行之規定，請求上訴人給付241,560元，及自94年5月1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息部分，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原判決僅命被上訴人給付77,044元，自有未合，是被上訴人應再給付上訴人164,516元及前揭法定遲延利息；又本件本院判決後即告確定，兩造分別陳明願供擔保為准、免假執行之宣告，核無必要。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第一、二項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
十、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、攻擊防禦方法及舉證，核與判決結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 12 月 6 日
民事第五庭審判長法 官 林陳松
法 官 鄭金龍法 官 王重吉以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官 紀美鈺中 華 民 國 95 年 12 月 7 日
Ｂ