臺灣高等法院臺中分院民事判決 96年度智上字第1號上 訴 人 莊鎮鋼板有限公司兼法定代理 丙○○人共 同訴訟代理人 林玲珠律師複代理人 甲○○複代理人 王俊凱律師被上訴 人 德保有限公司法定代理人 乙○○上列當事人間請求損害賠償（專利法）事件，上訴人對於民國95年 10月12日台灣彰化地方法院94年度智字第1號第一審判決提起上訴，本院於民國98年6月2日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決命上訴人給付部分及該部分假執行之宣告並訴訟費用之裁判均廢棄。
上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一（除確定部分外）、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人德保有限公司起訴主張：伊為新型第106273號「隔熱浪板結構改良」之專利權人（下稱系爭專利權），詎上訴人莊鎮鋼板有限公司（下稱莊鎮公司）於民國（下同）93年
9 月間，未取得伊授權，竟販售侵害伊上開專利權之隔熱浪板予訴外人丁○○，而使用於丁○○坐落於彰化縣○○鄉○○村○○街○○○巷○○○號之住處屋頂，致被上訴人之專利權受有損害，而上訴人丙○○為莊鎮公司之負責人，亦應負連帶賠償責任。至損害賠償之計算方式，應依莊鎮公司之營利事業所得稅申報資料中之營業收入或以伊通常授與專利權之收益即每月新臺幣（下同） 5萬元來計算，計算侵權之時間自91年1月1日起至 93年8月31日止等語。爰依專利法第84條、第85條、第108條、公司法第23條、民法第 179條、第184條、第185條規定求為命莊鎮公司與丙○○應連帶給付伊150萬5000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並願供擔保請准宣告假執行之判決。
二、上訴人莊鎮公司與丙○○則以：㈠對出售隔熱浪板給丁○○之事實並不爭執，但否認有侵害專利權。
㈡國立台灣科技大學之鑑定報告有諸多重大瑕疵，並不足取：
⑴報告之附件三所示之照片，導引槽編號40指在浪板高起緣之
兩側，此一認定與專利說明書所述不符，由專利說明書第三頁即創作說明之圖示，應為導水槽並非導引槽，該報告之認定已有違法。
⑵莊鎮公司之浪板於搭接後，並無二側之導引槽，然實際上其
浪板之一側完全密合於浪板上，另一側則有一側導水槽，與習知技術相同。換言之，當將二搭接之浪板以高起緣為水平高度時，其一側應是密合狀，另一側才有一側導水槽；倘以高起緣為水平高度，測量其照片右側浪板由高起緣至其肩部（即有彎曲之部位），而其二片浪板之右側高度是相等，此時右側應是密合狀，至於報告中之照片乃因浪板搭接施工不當所致才未密合，此亦可由二片浪板之發泡層未對稱即可明知瑕疵所在。
⑶另參台灣雲林地方法院92年度智字第12號民事判決，該判決
同係針對德保公司所有之第106273號專利權，莊鎮公司之系爭新型專利浪板左右兩端搭接部之高起緣頂緣二側均分設有對稱之圓弧凹槽，於搭接時可達成「扣接」效果。至伊被控侵權之隔熱浪板樣品，其具泡棉端搭接部之高起緣頂緣所設之凹型導引槽不對稱（即其邊長不同）；另無泡棉端之高起緣兩側凹型導引槽則相對稱（即其邊長等同），因兩片隔熱浪板其搭接部之高起緣頂緣兩側之凹陷型狀不一，於搭接時自無法緊密接貼而達成「扣接」效果。伊被控侵權之隔熱浪板既無扣接功能，與莊鎮公司具扣接功能之系爭新型專利隔熱浪板，自難認實質相同。
⑷伊已要求實物鑑定，該單位卻未以實物鑑定，單以照片為證，自有違誤。
⑸伊之機器不同於訴外人亞欣公司之機器，自不得以亞欣公司之產量推算伊公司之產量。
㈢德保公司所指臺灣高等法院高雄分院之民事判決，係針對第
105185號專利權之侵害，非類同本件第106273號專利權之侵害，兩者係為不同專利權，不應比附援引。
㈣系爭專利，業經濟部智慧財產局審定：舉發成立，應撤銷專
利權，有已附卷之舉發審定書（本院卷第207頁至210頁）為憑，雖被上訴人依法提出訴願，惟本件舉發案，係依台北高等行政法院95年度字第02892號判決及經濟部95年6月28日經訴字第 09506171570號訴願決定重為審查，且細閱舉發審定書之理由與前揭行政法院判決、訴願決定之理由大致相同，則縱被上訴人提起訴願、行政訴訟，應甚難改變系爭專利權應予撤銷之結果。
㈤伊縱有侵害上訴人之專利權，亦僅施作丁○○之屋頂部分，
並無其他侵害事實，德保公司所得請求賠償金額應限於丁○○之屋頂浪板所得9萬3500元，再依財政部 94年度營利事業各業擴大書審所得額暨同業利潤標準，標準代號2313-11 鋼板製造所得額標準以6%計算，則伊所得利益亦僅5610元，是被上訴人竟將全部作為損害，於法未合。並聲明：被上訴人之訴駁回，如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、原審判命上訴人莊鎮公司、丙○○應連帶給付被上訴人48萬3333元，及自 94年2月1日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並就德保公司勝訴部分依職權分別為准、免假執行之宣告。被上訴人就其敗訴部分未聲明不服，此部分已經確定；上訴人莊鎮公司、丙○○則就其敗訴部分聲明不服，求為判決如主文所示。被上訴人則求為判決駁回上訴。
四、被上訴人主張其為系爭專利之專利權人，專利權期限自83年9月1日起至 94年6月28日止，業據其提出專利證書、專利公報、專利說明書等為證，且為上訴人莊鎮公司、丙○○所不爭執，應認為真實。又上訴人莊鎮公司、丙○○並不否認其確有於 93年9月間販售隔熱浪板給訴外人丁○○之事實，另被上訴人主張莊鎮公司、丙○○販售給丁○○之隔熱浪板確有侵害伊系爭專利權之情形，雖經原審囑託兩造合意（原審卷 112頁）之鑑定機關國立台灣科技大學鑑定，該大學之鑑定意見認為：㈠依全要件原則分析後，認待鑑定物（即莊鎮公司所販售給丁○○之隔熱浪板，以下同）之構成要件即發泡棉層、鋼板與裝飾紙，均具有本專利之申請專利範圍的每
1 個構成要件，且其技術內容相同。㈡依消極均等論原則判斷後，亦認待鑑定物之發泡層為一ＰＵ發泡劑；上層鋼板之高起緣兩側均設凹陷之導引槽，搭接時採覆蓋式，可防水份自搭接縫隙滲入，並有扣接效果，增強搭接端之強度；而裝飾紙為化學品，故 3者之技術手段及功能與本專利相同。㈢依禁反言原則判斷，本專利權人並未放棄本專利之技術，是無禁反言之適用。故鑑定結果認為待鑑定物落入本專利權範圍，有該大學之鑑定報告書在卷可參。然上訴人莊鎮公司、丙○○辯稱國立台灣科技大學之鑑定報告有諸多重大瑕疵，並不足取。系爭專利，業經濟部智慧財產局審定：舉發成立，應撤銷專利權，有已附卷之舉發審定書為憑，雖被上訴人依法提出訴願，惟本件舉發案，係依台北高等行政法院95年度字第02892號判決及經濟部95年6月28日經訴字第09506171
570 號訴願決定重為審查，且細閱舉發審定書之理由與前揭行政法院判決、訴願決定之理由大致相同，則縱被上訴人提起訴願、行政訴訟，應甚難改變系爭專利權應予撤銷之結果。伊縱有侵害上訴人之專利權，亦僅施作丁○○之屋頂部分，並無其他侵害事實，被上訴人所得請求賠償金額應限於丁○○之屋頂浪板所得 9萬3500元，再依財政部94年度營利事業各業擴大書審所得額暨同業利潤標準，標準代號 2313-11鋼板製造所得額標準以6%計算，則伊所得利益亦僅5610元，是被上訴人竟將全部作為損害，於法未合等語，資為抗辯。
五、按當事人主張或抗辯智慧財產局有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。法院為判斷當事人所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，智慧財產案件審理法第 16條、17條第1項定有明文，查本件被上訴人於原審起訴主張上訴人莊鎮公司所生產之隔熱浪板產品與系爭新型專利之申請專利範圍實質相同，認侵害系爭專利而提起專利權損害賠償之訴，上訴人則抗辯系爭專利有應撤銷之事由，且系爭產品未落入系爭專利權申請專利權範圍，則本件應先審究系爭專利申請專利範圍是否有得撤銷之事由？經查：
㈠系爭專利申請專利範圍為「一種隔熱浪板結構改良，係將第
00000000號『防滲隔熱浪板之結構』加以改良成形，其大體包括：發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體；鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該板之強度；及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭擠之搭接部；裝飾紙：具有美麗花紋之裝飾用化學品；由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」（見原審卷第1宗第9頁反面系爭專利中華民國專利公報），系爭專利係因習知隔熱浪板結構導水槽只設於高起緣一邊之內側，但另外無導引槽之側，依舊會產生集水而內滲，導致屋頂滴水現象；搭接兩片浪板，必先將其中之一截除部分發泡棉層及金屬板，浪費材料及增加施工困擾與時間；搭接處因無相互扣接結構，影響浪板搭接結構之穩固強度。因而鋼板高起緣之左右兩側設導引槽40及搭接方便之預留置留空間A、B及搭接部21，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽 211，俾形成浪板搭接處之扣接結構，防止水份滲透而由導引槽排出（見原審卷第 1宗第12至15頁專利說明書）。
㈡訴外人李山林等人舉發系爭專利事件，原經智慧財產局處分
「舉發不成立」（94智專三（三）06020字第09421028370號）；但經濟部95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書則為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」（見本院第39至42頁），嗣經台北高等行政法院維持，而回復至舉發階段（本院卷第114至120頁），之後又經李山林撤回舉發，惟經智慧財產局函請其他共同舉發人李水利、陳清添、蘇滄培表示意見，渠等已於 97年5月20日回覆不同意撤回舉發在案（見本院卷第 200頁）。故業經智慧財產局審定：舉發成立，應撤銷專利權，有該局 97年12月5日（97）智專三
（三）06001字第09720673620號專利舉發審定書在卷足憑（見本院卷第207至209頁）；且經濟部 95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書及台北高等行政法院 95年度訴字第02892號判決之理由亦同此認定（見本院卷第 39至42頁、第114至120頁）。
⑶上開舉發案舉發證據附件二即81年9月21日公告之第0000000
0 號「隔熱金屬浪板」專利案，為一種隔熱金屬浪板，其構造係由金屬浪板（上層）、發泡體（中間層）、底面板（底層），可為金屬板、壓紋紙、鋁箔紙‧‧‧等）等依序疊置而利用中間層發泡體未硬化前之黏性，將上下層黏成一體，其上層金屬浪板之一側凸峰底下無發泡體與底面板，其特徵在於上層浪板之另一側凸峰頂面設有兩個凹槽且分佈於凸峰頂面左右兩側。且其附屬項亦界定其中凹槽形狀為V型或U型；其中上層金屬浪板一側之凸峰頂面中央部位或另一側凸峰頂面底下可黏附一阻水條，以徹底防止雨水由隔熱金屬浪板間之疊接處滲入屋內。此有專利公報、專利說明書（本院卷第215頁至223頁）可稽，而該專利案已揭示有鋼板、發泡棉層、裝飾紙等構造，其於鋼板高起緣兩側設有V型或U型之凹槽，具有導水功能，並強化疊接凸峰的強度（見本院卷第218頁反面專利說明書倒數第 6行至倒數第5行參照），與系爭專利導引槽之結構及功能相同。
⑷舉發附件三即80年12月11日公告之第00000000號「金屬浪板
之新穎結構」，係一種金屬浪板之新構造，亦有專利公報、專利說明書為憑（本院卷第224至228頁）。而舉發附件三之金屬浪板，係於一側邊形成一較中間構浪高度低於一鋼板厚而內側邊具有一較長肩部之梯階形溝浪之接合座，而另一側邊形成為與中間溝浪等高而外側邊具有一較短肩部之梯階形之構浪之接合端，該接合端恰可套設相鄰之金屬浪板側邊之接合座，則相互接合處之一側肩部位置形成一防滲槽（見本院卷第224頁申請專利範圍第2項參照）。系爭專利於搭接部二側頂緣所設之圓弧凹槽實際上係對等於第00000000號專利之梯階形接合端之二側凹槽。且第00000000號之梯階形接合處其頂緣二側亦設有凹槽，雖因其肩部長度不同，因此當接合端與接合座相互接合後形成一防滲槽，與系爭專利則為等長度之二短肩部，因此可形成二導引槽有所差異。但第00000000號專利金屬浪板外側邊肩部恰可套設於另一片浪板之內側邊肩部上，而達成兩片金屬浪板相互結合而具有一防滲槽之結構。系爭專利等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與第00000000號專利肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後，僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依第00000000號專利之揭露，應可輕易思及，並不具突出之技術特徵。系爭專利之搭接部圓弧凹槽設計雖可增進上、下兩浪板之扣合強度，但不保證兩浪板在導引槽下方位置之疊接緊密度；且由於系爭專利在搭接部之內側端設有導引槽，反而會增加雨水藉由毛細現象而滲入內部之機會，其功效反較搭接部之內側端不具有引導槽之第00000000號專利案差。
⑸準此可知，系爭專利於鋼板高起緣之左右兩側均設有導引槽
之構造特徵已揭露於第00000000號專利中，而系爭專利於搭接端利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構亦已具諸於第00000000號專利案中，系爭專利等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與第00000000號專利案中肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依第00000000號、第00000000號二件專利案之揭露，應可輕易完成系爭專利之技術內容，且未能有功效之增進。
六、綜上所述，由81年9月21日公告之第00000000號專利及80年12月11日公告之第 00000000號專利案所揭示習知技術，足以證明系爭專利不具進步性，違反核准審定時所適用之專利法第 98條第2項之規定，應予撤銷，則依智慧財產局案件審理法第 16條第2項規定，被上訴人之系爭專利於本件民事訴訟法中自不得對上訴人主張權利，從而被上訴人之請求，即無理由，應予駁回。而本件既因系爭專利有應撤銷之原因而不得對上訴人主張權利，則系爭隔熱浪板產品是否與系爭專利之申請專利範圍實質相同？以及被上訴人請求之損害賠償數額是否正當有據，均已無審究之必要。從而被上訴人主張上訴人有侵害其所有系爭新型專利，應負損害賠償責任而請求命上訴人給付 48萬33332元並加計法定遲延利息，即無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審判命上訴人給付，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。自應由本院予以廢棄改判，如主文第2項所示。
七、本件判決事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無影響，不另論述。
八、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、 第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 16 日
民事第七庭 審判長法 官 童有德
法 官 陳繼先法 官 曾謀貴以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官 王麗珍中 華 民 國 98 年 6 月 16 日
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