臺灣高等法院臺中分院民事判決 96年度智上字第16號上 訴 人即被上訴人 鴻樺不銹鋼有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 何崇民 律師複 代理人 黃綉鈴 律師被 上訴人即 上訴人 生旺白鐵工業有限公司兼 法 定代 理 人 丁○○○共 同訴訟代理人 曾信嘉 律師複 代理人 甲○○
丙○○上列當事人間因專利權受侵害所生之損害賠償事件，兩造對於中華民國96年5月16日臺灣臺中地方法院94年度智字第45號判決第一審各自提起上訴，本院於99年11月3日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於㈠、主文第一項命上訴人生旺白鐵工業有限公司、丁○○○給付上訴人鴻樺不銹鋼有限公司新臺幣捌萬陸仟柒佰伍拾柒元本息部分，及該部分假執行之宣告；㈡、主文第二項命上訴人生旺白鐵工業有限公司、丁○○○不得製造、販賣侵害上訴人鴻樺不銹鋼有限公司為專利權人之新型第二二五四００號「內外筒體結合結構」專利之物品部分；㈢、主文第三項命上訴人生旺白鐵工業有限公司、丁○○○應將附表所示之物品銷燬部分；暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開㈠、廢棄部分，上訴人鴻樺不銹鋼有限公司在第一審之訴及假執行之聲請駁回。㈡、㈢、廢棄部分，上訴人鴻樺不銹鋼有限公司在第一審之訴駁回。
上訴人鴻樺不銹鋼有限公司其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用，均由上訴人鴻樺不銹鋼有限公司負擔。
事實及理由
一、上訴人即被上訴人鴻樺不銹鋼有限公司（即原告）方面：
㈠、聲明：⒈上訴聲明：
⑴原判決不利於上訴人鴻樺不銹鋼有限公司（下稱鴻樺公司，並不再冠以上訴人即被上訴人之名稱）部分廢棄。
⑵上訴人即上訴人生旺白鐵工業有限公司（下稱生旺公司
，並不再冠以被上訴人即上訴人之名稱）、被上訴人即上訴人丁○○○（下稱丁○○○，並不再冠以被上訴人即上訴人之名稱）應再連帶給付鴻樺公司新台幣（下同）2,694,443元，及自民國（下同）94年11月15日起至清償日為止，按週年利率百分之5計算之利息。
⑶第一、二審訴訟費用由生旺公司、丁○○○連帶負擔。
⒉答辯聲明：
⑴上訴駁回。
⑵第二審訴訟費用由生旺公司、丁○○○連帶負擔。
㈡、陳述：⒈其係經濟部智慧財產局核發之新型第225400號「內外筒體
結合結構」專利（下稱系爭專利）之專利權人（見原審㈠卷10、11頁系爭專利證書、12至21頁系爭專利說明書），專利權期間自90年6月7日起至101年10月17日止。生旺公司之負責人即丁○○○明知鴻樺公司享有系爭專利，竟未經鴻樺公司同意，自90年4月間起，在生旺公司位於臺中市○區○○路○○○號之總公司營業所及設於臺中縣神岡鄉之工廠內，故意仿製侵害系爭專利之保溫湯筒產品，並在公開市場販售，以「金馬牌保溫筒」為名流通（見原審㈠卷22頁之統一發票、23頁之生旺公司網站網頁圖片說明）。鴻樺公司雖曾於94年4月20日以臺中西屯郵局第216號存證信函，通知生旺公司應立即停止製造、販賣侵害系爭專利之產品（見原審㈠卷38、39頁），惟生旺公司置之不理，鴻樺公司只得聲請原審法院裁定准予假扣押（鴻樺公司誤載為假處分）後，聲請原審以94年度執全字第2096號執行事件，於94年8月16日至生旺公司上述營業處所及工廠，查封如原審附表（即本件附表）所示之侵害系爭專利物品（見原審㈠卷212至214頁，又依原審㈠卷211頁生旺公司之民事陳報狀記載，鴻樺公司又就上開扣押物品，就系爭湯筒聲請假處分執行即原審94年度執全字第2192號，見原審㈠卷222至224頁原審94年度執全字第2192號假處分執行卷查封筆錄）。生旺公司上述侵害行為，已導致鴻樺公司之專利權及公司信譽嚴重受損，為此依據92年2月6日修正後之專利法（以下未特別註明「修正前」者，即指於上述日期修正之專利法）第108條準用第84條第1項及第85條規定，請求生旺公司賠償依附表所示侵害系爭專利物品之數量717件，乘以鴻樺公司販賣系爭專利產品之單價1,200元計算之損害額，合計860,400元（計算式：1,200元717＝860,400元），另請求生旺公司不得再製造、販賣侵害系爭專利之產品；且因生旺公司係故意侵害系爭專利，鴻樺公司得請求原審依生旺公司侵害情節，酌定依上述損害額3倍計算之賠償金額，即2,581,200元（計算式：864,000元3＝2,581,200元）；再者，生旺公司故意製造與販賣侵害系爭專利，且產品形狀、大小與規格均與鴻樺公司之專利品雷同之產品，經鴻樺公司發見後請求停止侵害行為，生旺公司仍執意繼續，其所為已使鴻樺公司業務上信譽有所減損，為此併請求生旺公司賠償鴻樺公司信譽所受損害200,000元。又丁○○○為生旺公司之負責人，則依公司法第23條第2項規定，其就生旺公司因製造及販賣侵害系爭專利之產品而應賠償鴻樺公司所受之上述損害金額，應負連帶賠償責任。此外，鴻樺公司另本於專利法第84條第3項規定，請求生旺公司等銷燬附表所示之侵害專利物件與從事侵害行為原料云云。
⒉爰聲明：「⑴生旺公司、丁○○○應連帶給付鴻樺公司2
,781,200元，及自起訴狀繕本送達之翌日即94年11月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；⑵生旺公司、丁○○○不得製造、販賣侵害系爭專利之產品；⑶生旺公司、丁○○○應銷燬如附表所示物件；⑷就第⑴項請求，願供擔保，請准宣告假執行。」，原審僅判令「⑴生旺公司、丁○○○應連帶給付鴻樺公司86,757元本息及該部分假執行宣告；⑵生旺公司、丁○○○不得製造、販賣侵害鴻樺公司系爭專利之產品；⑶生旺公司、丁○○○應將附表所示之物品銷燬」，而駁回鴻樺公司其餘之訴及假執行之聲請，尚有未洽。上訴聲明及答辯聲明均如上所示。
⒊於本院並補稱：
⑴系爭專利是否仍存在?
系爭專利雖經遭經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）以98年1月12日（98）智專三（三）02068字第09820016990號函之專利舉發審定書撤銷（見本院卷237至242頁），惟鴻樺公司對此撤銷處分不服，業已進行訴願、行政訴訟，雖經經濟部98年4月29日經訴字第09806111300號訴願決定書駁回鴻樺公司之訴願（見本院卷258至266頁），智慧財產法院亦以98年11月18日以98年度行專訴字第74號駁回鴻樺公司之訴（見本院卷298至306頁），鴻樺公司對此亦已上訴，現正由最高行政法院審理中（見本院卷320頁智慧財產法院函），因此在案件確定之前，系爭專利仍係繼續存在，並無任何滅失之可能。⑵若系爭專利仍存續，生旺公司所販售產品是否有落入系
爭專利範圍內？生旺公司略以：①生旺公司所生產產品（下稱系爭產品）係屬先前技術，應排除於申請專利範圍之外；②系爭產品並不符合「繞捲為一體」之特徵，且原審選定鑑定機關並未就「繞捲為一體」說明清楚；③本件經訴願、行政訴訟，亦被認為系爭產品與系爭專利不同；④系爭產品之外筒僅具有提把而缺少兩相對之手把要件，與鴻樺公司系爭新型專利申請專利範圍文義所揭露之限制要件並不相符；⑤依據鴻樺公司曾於另案（台北高等行政法院92年度訴字第510號）所陳稱內容，有禁反言之適用云云，然查：
①依原證二所引系爭專利說明書五、創作說明⑴記載「
有業者針對此一問題而提出內、外桶的方式，其係一內筒與一外筒，並將內筒套至於外筒內部，且使內外筒的端緣齊高，而後將內外筒焊固為一體，然此種方式卻有下列缺點：1、內外筒係以焊固方式連結為一體，當使用時間一久點焊部位亦產生鏽食，當內筒內盛裝實務，易因重量及搬運時的搖晃造成點焊部位的斷裂，產生使用上的安全問題……」等語（見原審㈠卷14、15頁），可知系爭專利所指所謂的先前技術係指「內外筒的端緣齊高，而焊固為一體」，係如下圖（見本院卷344頁）所示，而非上訴人所提之內外筒相互疊合捲合後，再行焊接之手法，否則依該侵權物之結構，怎會有使用久後因搖晃而產生焊點斷裂之情事。
②另按「發明（或新型）專利權範圍，以說明書所載之
申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明（或新型）說明及圖式。」，為經濟部智慧財產局所訂頒之「專利侵害鑑定要點」下篇「專利侵害之鑑定原則」第三章第一節第四項「解釋申請專利範圍之原則」中所開宗明義，換言之，所謂專利範圍除以說明書記載為準外，尚得斟酌「說明」及「圖示」。因此，生旺公司雖對系爭專利中所稱何謂「繞捲為一體」有所疑義，然參照系爭專利說明書附圖二、三之局部放大圖（圖四，本院卷346頁）中可知系爭專利所稱「…使內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部繞捲為一體，…」云云，依下列圖示內容可知，亦僅為單純的內筒將外筒做一個捲撓，而外筒本身亦末捲撓，此點與系爭產品可說是完全相同，因此系爭專利所謂「繞捲為一體」與生旺公司所引文獻資料中所謂的「連結為一體」有所不同，兩者自不能比附爰引。
③又生旺公司等另辯稱依台北高等行政法院92年度訴字
第510號判決理由（見原審㈠卷208至210頁、原審㈡卷62至66頁），可認生旺公司等並無侵權云云。惟查，生旺公司等所言，實是未能辨明專利審查要件與專利侵權要件兩者不同，茲說明如下：
專利要件審查基準：所謂新型專利，係指利用自然
法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作（專利法第93條）。主管機關應否給予專利，應審核該專利有無符合下列三項要件（專利法第94條參照）：（A）新穎性：即依本法申請取得新型專利權時，並無下列情事：一申請前已見於刊物或已公開使用者。二申請前已為公眾所知悉者。（B）進步性：該申請專利技術並非所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。（C）實用性：亦稱產業上可利用性，換言之該專利是得供產業上之利用。
判斷專利侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內
容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成，將待鑑定樣品之產品或技術構成，與專利之產品或技術構成，並依下列流程比對分析，以判斷有無侵害專利權：（A）全要件原則：將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術比較其構成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，利用消極均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。（B）均等論原則：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷與否之三要素為：以實質相同方法、實行實質相同功能、產生實質相同結果。在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。（C）禁反言原則：此外於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌倘參酌申請專利範圍所附之說明及圖式等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即禁反言原則。另除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。
綜上所述，兩者評斷標準不同，適用情形自有所不
同，非謂主管認定因鴻樺公司所有專利品具有新穎性，而認生旺公司舉發不成立，即可具以反證鑑定物不侵權。此兩者判斷準則應屬不同領域範疇，不可混淆，此見台灣台中地方法院93年智字第44號判決「又上開審定書係就原告所具有之系爭新型專利，是否存有被告所指之可專利性，而為審認，自難以被告2人所執上開審定書內所載：『二者構造及功效有別，尚屬不同創作』乙語，即為被告2人所販賣之系爭產品，未侵害原告系爭新型專利之認定。是被告2人此部分之抗辯，自無足採。」等語，亦採同樣見解。故生旺公司前開主張即失所據而不足採。
④參照本專利之說明書可知，本專利欲解決之技術課題
乃習知由內外筒構成之保溫筒，於兩筒體疊合處外緣焊固易造成焊固處銹蝕及搖晃問題，及焊固方式易造成整體外觀突兀及耐用性不佳等缺失加以不改良，改良之技術手段則如本專利申請請專利範圍:其特徵在於之後所述:該外筒係於其頂端一體延一捲合部，另、在內筒之頂撐部上方一體延設一固定部，而能在內筒套置於外筒內部時，而能使內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部向外捲繞，使固定部與捲合部繞捲為一體，而達一湯筒之內，外筒易於連結為一體及連結部位平整美觀者。且本專利申請專利範圍更採用「吉普森式」撰寫，其目的旨在讓審查機關及熟習此項技藝人仕得以「一目瞭然」，讓本專利獲得可專利性之「技術特徵」更為明確。今生旺公司卻「刻意」忽略了本專利說明書所載內容，及申請專利範圍特別採「前言」與「主體區隔相當明顯之吉普森式撰寫實質用義，而將「前言」所載之手把扭曲解釋為「申請專利範違圍之必要構成」，而認為應不侵權云云。實則，依專利侵害鑑定審查基準第十一章「鑑定比對、作業流程」所述㈣『缺少申請專利範圍中的「非必要技術構成」…與申請專利範圍相同』。進而以上開基準客觀認定待鑑定物雖然缺少本專利之非必要結構徵「手把」，亦需認定為與本專利申請專利範圍相同，故原鑑定機關認為「根據解釋申請專利範圍所載，鍋體外部之提把、手把、扣合座等結構，係習用鍋體之一般性構造，非為本案申請專利範圍改良之主要技術範圍，故在其不影響本件主要特徵形成之情況下，本要件之必要構件僅需確認其是否具備一內外筒之基本結構即可」云云，符合上列規範，並無違誤之處。
⑤又生旺公司依台北高等行政法院92年度訴字第510號
案件中之言詞筆錄記載「被告訴訟代理人：……原告異議主張的是專利法第98條第1項第1款，這是新穎性，只要構造不一樣就具有新穎性。參加訴訟代理人：
引用被告答辯外，另稱：原告專利是三片材料做成產品，我們是一體成型。我們的扣子是在捲邊，捲邊往上，一般市面上沒有這樣的發明。」云云，而稱鴻樺公司已承認系爭專利與系爭產品有所不同，因此有「禁反言」原則適用云云，然如前面③所述，生旺公司所言實是將專利審查要件與專利侵權要件兩者混為一談，鴻樺公司於該案中所談僅係針對專利審查要件中「新穎性」加以論述，並未於該案中稱系爭產品未侵權或將系爭產品技術內容排除在系爭專利範圍之內，故生旺公司所言亦不足採。
⑥姑且不論生旺公司所辯稱內文中只針對兩鑑定物中，
不相同之湯筒加以評論，對於完全符合專利要件之另一待鑑定物，完全不予以談論外，原審鑑定機關「財團法人中華工商研究院」（下稱中華研究院），乃因兩造於原審就鑑定單位之選任僵持不下之際，而由原審法官自行指定，且該單位亦為司法院所指定之鑑定單位，自無偏坦一造當事人，自然較生旺公司自行送請鑑定所得之報告更具公信力。
⑦就本院送請財團法人工業技術研究院（下稱工研院）
之鑑定結論雖稱待鑑定物未落入系爭專利範圍（見本院卷187至217頁工研院98年1月12日工研轉字第0980000401號函所附97年12月31日鑑定報告），惟查：
於該鑑定報告中「文義讀取分析」部分：
工研院鑑定報告雖稱：（A）技術手段「待鑑定物將內筒固定部向外卷繞而將外筒凸緣包含其內之結構，該等結構技術並無法將內、外筒體穩固的結合成一體」；（B）功能「待鑑定物單靠內筒固定部之包覆卷繞並無法使內、外筒穩固，確實結合成一體，而需要借助其他的固定方式（如焊接等）」；
（C）效果「待鑑定物將內筒固定部卷繞並形成將外筒凸緣包覆之結構並輔以內外筒焊固之技術，此與系爭專利…相較，雖然待鑑定物與系爭專利兩者結構技術所能達成之內、外筒體固定效果相同，但待鑑定物之技術較繁複且焊道有經久鏽蝕之疑慮」云云，換言之，工研院之鑑定報告稱待鑑定物雖有包覆卷繞之技術特徵，然因需採用焊接的方式才能與系爭專利「將內筒固定部與外筒之捲合部相疊合、捲繞成一體」之技術一樣，達成相同穩固，確實結合成一體之效果，然查：
（A）從專利說明書內容可知，系爭專利範圍從未限定以「焊接」或「非焊接」方式，換言之，依系爭專利範圍，只要而將內，外筒以卷繞方式連結為一體，即應符合文義讀取分析，其與待鑑定物究竟有無「焊接」並無關連，因此，待鑑定物之技術既有「以內筒固定部向外卷繞而將外筒凸緣包含其內，……成連結一體」，自應落入系爭專利範圍而符合文義讀取，故原審所指定鑑定機關中華研究院即認為型式3030保溫湯筒「與系爭專利申請範圍之技術構成完全相同，應有全要件原則之適用」。其鑑定人洪勝鴻亦於原審到庭證稱「系爭專利是一種結構的專利我們就申請專利範圍的要件逐一比對，待鑑定物另外用輪焊的方式並不是對應在申請專利範圍裡面」、「就比對上面我們是就結構上作比對，在待鑑定物上所呈現結構是疊合後卷繞，在輪焊部分並不是忽略，而是做完卷繞之後形成一體的結構，之後再做輪焊縱使考慮進去，結構還是落入申請專利範圍」（見原審95年12月13日言詞辯論筆錄）等語可證。
（B）因此，工研院所作鑑定報告，以待鑑定物有採用「焊固」方式，即認兩者專利範圍不同，顯係不當限縮系爭專利聲請範圍，自有鑑定違誤之處。
鑑定報告中「均等論」分析部分：
工研院鑑定報告雖稱：（A）技術手段「待鑑定物將內筒固定部向外卷繞而將外筒凸緣包含其內之結構，該等結構技術並無法將內、外筒體穩固的結合成一體」；（B）功能「待鑑定物單靠內筒固定部之包覆卷繞並無法使內、外筒穩固，確實結合成一體，而需要借助其他的固定方式（如焊接等）」；
（C）效果「待鑑定物將內筒固定部卷繞並形成將外筒凸緣包覆之結構並輔以內外筒焊固之技術，此與系爭專利…相較，雖然待鑑定物與系爭專利兩者結構技術所能達成之內、外筒體固定效果相同，但待鑑定物之技術較繁複且焊道有經久鏽蝕之疑慮」云云，換言之，工研院之鑑定報告稱待鑑定物雖有包覆卷繞之技術特徵，然因需採用焊接的方式才能與系爭專利「將內筒固定部與外筒之捲合部相疊合、捲繞成一體」之技術一樣，達成相同穩固，確實結合成一體之效果，然查：
（A）如前所述，依系爭專利範圍，只要而將內，外筒以卷繞方式連結為一體，即應符合文義讀取分析，其與待鑑定物究竟有無「焊接」並無關連，故待鑑定物只要有「卷繞」並使內、外筒達成一體，其技術手段及功能即應屬相同，換言之，待鑑定物既已將內筒捲繞於外筒，因內筒之固定部會於捲繞時抵靠於外筒捲合部，此時即已符合「內、外筒體結合成一體」之技術手段及功能，至於採用「焊接」方式，僅是「補強」作用，其目的係為「穩固」的結合成一體，然其與系爭專利範圍已無涉。
（B）而待鑑定物既能達成與系爭專利相同之效果，其應已符合均等論，與「待鑑定物之技術較繁複且焊道有經久鏽蝕之疑慮」應無關。
（C）再者，系爭專利所稱「…使內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部繞捲為一體，…」云云，依鴻樺公司97年2月13日民準備㈠狀中所述，參照系爭專利說明書附圖二、三之局部放大圖內容可知，其僅為單純的內筒將外筒做一個捲撓，而外筒本身亦末捲撓，因此，只要系爭專利所謂「捲繞一體」即指將兩物件利用捲繞方式固定為一物件，故上開鑑定書所稱「將內筒固定部與外筒之捲合部相疊合、捲繞成一體」云云，似將「捲繞一體」限縮為「內外筒均需捲合」，此亦不符專利範圍內容。因為中華研究院鑑定報告書（見原審㈠卷250頁95
年10月30日（95）中北孝字第10028號函所檢送之鑑定報告書《置於卷外》）與工研院鑑定報告既有相反歧異之認定，鴻樺公司亦於98年3月13日民事準備㈡狀聲請函詢兩家公司以明事實，然迄未獲該兩單位置理。惟查：工研院鑑定報告既有上述瑕疵，自應無可採之理，而應以原審所送請鑑定機關中華研究院之鑑定為準，且中華研究院鑑定報告書亦經鑑定人洪勝鴻到庭說明，其自有較高之可信度。
⑶生旺公司所販售產品若有落入系爭專利範圍內，其應賠
償範圍為何？①損害賠償金額：
按「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計
算其損害：一、依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。（第一項）除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。（第二項）依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。（第三項）」為專利法第85條所明定，新型專利依同法第108條準用之。前開規定係因專利權之對象多為無體財產，其損害賠償額難以計算，故異於民法之相關規定，而得依侵害人因侵害行為所得利益為損害賠償金額計算之基準。
查生旺公司自90年4月間即開始生產保溫湯筒並販
售，渠於94年間接獲鴻樺公司以台中西屯郵局94年4月20日第216號存證信函後，仍有販售事實，此亦為生旺公司於原審所承認。因此，雖鴻樺公司於94年間聲請假處分，扣押如原審判決附表所示之系爭產品，然其所扣得之物僅係生旺公司於查封時置放於生旺公司處之物品而已，並未包括生旺公司販售多年之部分，換言之，前開專利法既規定損害賠償金額得以「依侵害人因侵害行為所得之利益」為計算基準，故於計算生旺公司因販賣系爭產品所獲得利益，應自生旺公司有販售系爭產品之日始，迄至停止販售止，此段期0生旺公司綜合所得始足當之，然原審僅以查扣獲得物件717件為計算基準，其於計算實際生旺公司「因侵害行為所得之利益」實有不足之處。
又原審另稱「被告前曾抗辯其製作每個保溫湯筒之
費用約需800元（參見其於94年11月24日所提民事答辯狀第3頁），若以此計算，被告以1,100元之單價出售保溫湯筒應可獲利300元，前開以同業利潤標準核算出之被告所得利潤，固少於此一數額，惟如附表所示之物品既經原告聲請本院查封中，未經被告出售，兼以其中有相當比例之物品根本未經被告組裝為成品，則該等經查封之物品是否確能出售他人而獲利，尚屬未知，故若以被告於一般情形下銷售保溫湯筒產品所可獲得之利潤，計算被告製造附表所示侵害系爭專利產品所得利益，難謂公允。
而被告所提出以銷售額11%計算其所受利益之標準，既為財政部針對與被告經營相同事業業者之經營利潤加以統計後公布之數值，則以該數字為標準，計算被告上述侵害系爭專利行為所得利益，應屬適當。」云云，而認定系爭產品每件生旺公司獲得利益僅121元，原審即以此遽為計算依據，然如前所述，雖扣押品有半成品，然生旺公司既於查封前既有販售事實，其所未扣押而出售之產品皆應屬成品，故原審認以銷售額11%計算其所受利益之標準即有未恰之處。且生旺公司於原審稱每件獲利約300元，此更可見原審判決任每件獲利121元，實與事實有所出入。另依專利法第85條第1項第2款後段規定「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」，是生旺公司雖稱每件獲利僅約300元，然生旺公司並未就其成本或必要費用舉證，故依前開法條規定意旨，自應以生旺公司銷售該項物品全部收入為所得利益，換言之，即應以生旺公司主張每件銷售產品售價1,100元為準（鴻樺公司認應為1,200元）。
綜上所述，鴻樺公司就原審判決認為系爭產品有侵
害鴻樺公司所有專利權故不爭執，然對於原審據之計算每件物品之獲利及侵害產品之總數認定實與法律規定及事實有所不符，故原審認定之損害賠償金額86,757元，實有未恰之處。
②信譽損害部分：
再者，鴻樺公司與生旺公司皆係從事不銹鋼家庭五金製品之製造、加工、買賣、代理經銷、進出口貿易等業務。兩者間於業務上即存有競爭關係，而系爭專利產品依市價應為1,200元，此有鴻樺公司於原審提出發票影本乙紙為證，然生旺公司卻以侵害專利權之方式，降低研發之成本，長期以每件1,100元為售價，是其就同樣產品，以低價競爭方式，嚴重影響鴻樺公司於市場競爭之地位，進而減損鴻樺公司銷售成績，是鴻樺公司請求信遇上之損失200,000元，實有准許之必要。
③命生旺公司提出90年4月份起迄今之營運帳冊及販售系爭產品之發票憑證及明細：
依上開專利法第85條規定，專利權人既得以侵害人
因販賣系爭產品所獲得之利益作為損害賠償請求之依據，「聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出」、「下列各款文書當事人有提出之義務：一、該當事人於訴訟程序中曾經引用者。二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。
三、為他造之利益而作者。四、商業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者」，民事訴訟法第342條第1項、第344條第1項定有明文。另按，於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依鴻樺公司之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命生旺公司提出計算賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項定有明文。而前開規定應為民事訴訟法第222條、專利法第108條準用第85條之補充解釋，且依據前開規定，關於損害賠償之數種計算基中，鴻樺公司係有選擇權，亦即為免鴻樺公司已證明生旺公司確實有侵害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，由鴻樺公司擇定關於損害賠償之計算方式。查生旺公司所販售之系爭產品既有侵害鴻樺公司所
有專利權之事實，則依專利法及民事訴訟法相關規定，對於本件生旺公司於90年4月份起迄今之營運帳冊及販售系爭產品之發票憑證之提出應符合上開民事訴訟法第344條第1項第4款、第5款規定，應有提出之義務。
二、上訴人即被上訴人生旺公司、丁○○○（即被告）方面：
㈠、聲明：⒈上訴聲明：
⑴原判決不利於生旺公司、丁○○○部分廢棄。
⑵鴻樺公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
⑶第一、二審訴訟費用由鴻樺公司負擔。
⑷如受不利之判決，願供擔保以免假執行。
⒉答辯聲明：
⑴上訴駁回。
⑵第二審訴訟費用由鴻樺公司負擔。
㈡、陳述：⒈生旺公司、丁○○○對於鴻樺公司為系爭專利之專利權人
，丁○○○係生旺公司之負責人，生旺公司自90年4月間起生產保溫湯筒產品出售，且生旺公司曾收受鴻樺公司於94年4月間所發、要求其立即停止製造、販賣侵害系爭專利物品之信函等情，均不爭執，惟抗辯：生旺公司曾委託司法院於93年6月29日以秘台廳民一字第0930016881號函所列55所侵害專利鑑定機構之一之中國工程機械學會，就其生產之保溫湯筒與系爭專利進行鑑定比對，結果認為該保溫湯筒並未侵害系爭專利（見原審㈠卷79至88頁、本院卷110至119頁之中國工程機械學會94年8月26日系爭專利鑑定報告），故生旺公司製造及販賣之該保溫湯筒產品，對於鴻樺公司自未造成任何損害。原審囑託中華研究院就生旺公司所生產系爭產品與系爭專利鑑定結果，雖認系爭產品侵害系爭專利，然系爭專利之申請範圍，係以一種二段式語法（即吉普森式）撰寫之單一獨立項所構成，惟中華研究院所作鑑定報告，於全要件原則與均等論之比對項目中，卻將系爭專利申請範圍之前言部分及特徵描述分別解析為A、B、C3項構件，有違「專利侵害鑑定要點」所定，對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍，已不當擴大解釋系爭專利之範圍，實有可議之處。又生旺公司係使用以內筒固定部向外捲繞，而使外筒頂部之折緣包覆於其中之單層捲繞，另以輪焊方式將內外筒加以固定，以達筒體防滲水效果之傳統工法，製造保溫湯筒產品，此種工法乃系爭專利說明書五、創作說明⑴部分所欲排除之先前技術，中華研究院鑑定結果，竟仍認為使用輪焊方式固定內外筒之生旺公司產品侵害系爭專利，自屬有誤；又生旺公司所生產之保溫湯筒，僅以內筒固定部向外捲繞，而將外筒頂端包含其內，且僅設置一提把，並無兩相對置之手把，故與系爭專利申請專利範圍文義揭露之限制要件為「內筒頂端之固定部與外筒頂端之捲合部均為向外捲繞且繞捲為一體」，及「外筒外部周緣固設一提把，且於提把之一側設兩相對置之手把」者，均不相符，自未落入系爭專利之申請專利範圍。縱認生旺公司製造之保溫湯筒已落入系爭專利之申請範圍，然訴外人余明吉曾於系爭專利公告期間，以該專利不具新穎性為由，向經濟部智慧財產局提出異議，並舉生旺公司所生產之保溫湯筒產品為證據。余明吉在所提異議及其後之訴願均遭駁回後，向臺北高等行政法院訴請經濟部智慧財產局撤銷上開駁回異議之處分及訴願決定，並作成系爭專利註冊無效之行政處分，經臺北高等行政法院92年度訴字第510號事件受理，鴻樺公司於該行政訴訟中，曾參加智慧財產局一方之訴訟，並表示余明吉所舉證據即生旺公司所生產之產品與系爭專利不同，則鴻樺公司在本件訴訟中，一反其先前之主張，指稱生旺公司生產之產品侵害系爭專利，自有違禁反言原則。退言之，縱使鴻樺公司於前述行政訴訟中之陳述不受禁反言之拘束，生旺公司生產之保溫湯筒產品仍應認為侵害系爭專利，然生旺公司出售保溫湯筒之價格為每件1,100元，其因侵害系爭專利所得利益，應以生旺公司公司所從事之「金屬廚具製造業」於94年度之同業利潤標準即淨利率11%計算，故生旺公司銷售1件保溫湯筒之所得利益僅為121元（計算式：1,100元11%＝121元），是以如按鴻樺公司主張，以附表所示由生旺公司生產之717件物品數量為準，計算生旺公司所得利益，其金額亦僅為86,757元。又生旺公司在94年4月20日收受鴻樺公司所發存證信函後，始得知其所製造之保溫湯筒可能侵害系爭專利，惟生旺公司於同年5月13日曾委託訴訟代理人寄發律師函予鴻樺公司，說明其生產之保溫湯筒與系爭專利之差異，復委託中國機械工程學會就其產品與系爭專利申請範圍是否相同進行鑑定，且獲得二者並不相同之結論，故生旺公司絕無侵害系爭專利之故意，鴻樺公司請求原審酌定損害額3倍計算之賠償，自無理由。又生旺公司係以「金馬牌保溫桶」名義製造及販賣保溫湯筒產品，並未擅自使用鴻樺公司之名義銷售產品，對鴻樺公司之業務上信譽自不構成損害，鴻樺公司主張其業務上之信譽因生旺公司之行為而減損，請求生旺公司等二人連帶賠償200,000元，亦非有據等語，資為抗辯。原審判決命生旺公司、丁○○○連帶給付，並為假執行之宣告部分，自有未合，至於原審判決駁回鴻樺公司其餘之請求，並無不合。爰上訴及答辯聲明如上。
⒉於本院並補充辯稱：
⑴按鴻樺公司委託中華研究院（生旺公司誤載為『台灣經
濟發展研究院經智研究所』，但生旺公司已於99年11月15日民事陳報狀陳報係中華研究院之誤載）就系爭生旺公司所製作金馬牌內外筒（下稱待鑑定物），是否落入鴻樺公司所有新型第225400號「內外筒體結合結構」專利範圍，於95年10月30日（誤載為2月8日）作成鑑定報告書，認定待鑑定物落入鴻樺公司所有新型第225400號「內外筒體結合結構」專利範圍。然該鑑定報告實有諸多謬誤之處，詳如下述：
①依新型第225400號「內外筒體結合結構」專利案之申
請專利範圍所載，其係一種以二段式（即吉普森式）語法撰寫之單一獨立項所構成，依據智慧財產局所修訂公佈之「專利侵害鑑定要點」下篇「專利侵害之鑑定原則」第三章第一節第四項解釋申請專利範圍之原則第4點後段「對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍。」（見原審卷76、77頁）；而審諸鑑定報告，其在全要件原則及均等論原則之比對項目中，對於新型第225400號專利案之申請專利範圍之解析卻將專利案申請專利範圍之前言部分與特徵描述分別解析成A、B、C、D、E、F等6項構件，而與待鑑定物分別比對（詳如鑑定報告本文第17至20頁及第23至26頁），此與專利侵害鑑定要點對於二段式申請專利範圍之解釋係將前言部分視為一限制要件，並將特徵描述部分（其特徵在於…）之技術特徵視為另一限制要件之原則並不符合，鑑定報告顯有不當擴大解釋專利權利範圍之嫌。
②鑑定報告於待鑑定物之構件解析時為了與專利案之相
對構件比對，而將待鑑定物之外筒頂端所延設之折緣與專利案相同稱之為捲合部，並將待鑑定物實際僅以內筒固定部向外捲繞，將外筒之折緣包覆於其中而並無內筒固定部與外筒捲合部一起捲繞之結構（如本院卷第361頁圖所示)，鑑定人均沿用專利案申請專利範圍文字之「…使內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部向外捲繞，使固定部與捲合部繞捲為一體，…」內容所述，誤將該待鑑定物之結構推論為與專利案申請專利範圍所述之結構相同（詳如鑑定報告本文第18頁），可見鑑定報告係強為全要件及均等論原則比對時推定待鑑定物與專利案為相同結構（詳如鑑定報告本文第19、24頁）所作出之錯誤描述。
③待鑑定物之結構以內筒固定部向外捲繞，將外筒頂部
之折緣包覆於其中之單層捲繞，再配合內外筒間以輪焊方式固定以達到筒體防滲水效果之傳統工法，與專利案申請專利範圍所揭露之挾內外筒固定部及捲繞部之雙層捲繞固定及防水之工法並不相同，且生旺公司曾以系爭待鑑定物作為舉發系爭鴻樺公司專利之先前技術手段，經台北高等行政法院92年度訴字第510號判決主文（見原審㈠卷208至210頁），其判決理由「
三、經查，係爭案之構造特徵，在於外筒頂端一體延設一捲合部，內筒之頂撐部上方則一體延設一固定部，當內筒套置於外筒內部時，內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部向外捲繞，使固定部與捲合部繞捲為一體。而查前述訴願附件二之二所示之剖視參考圖，則內筒頂端向外捲繞時，外筒頂端並未隨之捲繞，換言之，僅為該內筒頂端向外捲繞而將外筒頂端包含其內，顯與係爭案內筒頂端之固定部與外筒頂端之捲合部均為『向外捲繞』且『捲繞為一體』之結構有所不同。…」等語，所述可證，待鑑定物之結構與專利案申請專利範圍揭露所保護專利權利之技術特徵並不相同，否則，鴻樺公司如何取得系爭專利權？④依據專利案申請專利範圍前言限制部分所揭露「…於
一外筒之外部周緣固設一提把，且於提把之一側設兩相對置之手把，並於其另側對設兩扣合座，…」之內容，其中該外筒外部周緣固設之提把、提把一側設置之兩手把及另側對設兩扣合座均為專利案申請專利範圍文義對於外筒構造所揭露之必要構件，且係因各該必要構件之組成並配合申請專利範圍後段特徵描述之技術特徵部分使專利案經審查得以獲准專利權，意即若缺少前述專利案所揭露之任一構件，極可能因而影響專利案之可專利性，尤甚者亦可能使專利案審定結果為不予專利；然而，鑑定報告於第四章第三節之均等論原則之鑑定分析第肆段「就證物與專利在字義分析構成不相同部份之實質鑑定分析」中，對於前述專利案申請專利範圍前言部分之限制要件卻以「專利另利用提把及兩手把之設置，使筒體於搬運時得藉由施力於提把或兩側手把而可輕易的搬運筒體，…，對於設置一提把且設置兩手把或僅設置一提把或僅設置兩手把，均為搬運過程中所常為應用之習之技術範圍內。」及「…證物所揭示之提把結構，則可為完成專利在提動搬運筒體時所需之基本結構設置；…，可知專利核心技術所欲表達之技術思想與其構成乃是在於內、外筒體之結合型態之揭示，而非筒体之搬運方式…」等云云（詳如鑑定報告本文第24至25頁），是完全忽略專利法對於專利申請人於專利案申請專利範圍文義描述之用語責任之限制，且有違「專利侵害鑑定要點」下篇「專利侵害之鑑定原則」第三章第二節第五項均等論第（四）點第1款規定之「若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用「均等論」，應判斷待鑑定物對象未落入專利權範圍。
」（詳參附件1）之鑑定原則；是故，待鑑定物之外筒因僅具有提把而缺少兩相對之手把要件，與專利案申請專利範圍文義所揭露之限制要件並不相符，蓋難如鑑定報告內容所謂待鑑定物與專利案申請專利範圍係構成「實質相同」。
⑤另本院送請工研院就待鑑定物「30X30金馬牌保溫湯
筒」及「26X26金馬牌保溫湯筒」是否落入系爭專利範圍為鑑定。該鑑定單位於97年12月23日作成鑑定報告，其結論為待鑑定物並未落入專利系爭範圍，其理由為不構成文義讀取亦不構成均等之判斷，據此系爭產品暨未落入系爭專利，即無侵害專利權之事由，原審之判斷顯有違誤。
⑵智慧案件審理法第16條之規定：「當事人主張或抗辯智
慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」。經查系爭專利亦經智慧財產局予以撤銷，鴻樺公司雖提起訴願，亦遭駁回，再者鴻樺公司雖提起行政訴訟聲明訴願決定及原處分撤銷，然經智慧財產法院以98年度行專訴字第74號判決，鴻樺公司亦遭駁回；雖鴻樺公司仍續為上訴，然迭經歷次審查，顯見系爭專利顯有撤銷之由，故系爭專利既遭撤銷，自無侵害專利之情，又何論損害之情？因此，鴻樺公司依智慧財產案件審理法第16條第2項之規定，於民事訴訟中不得對於生旺公司主張權利，故鴻樺公司提起本訴，並無理由。
三、兩造不爭執之事實：
㈠、鴻樺公司為新型第225400號「內外筒體結合結構」專利之專利權人，專利權期間自90年6月7日起至101年10月17日止（見原審㈠卷10、11頁系爭專利證書、12至21頁系爭專利說明書）。
㈡、丁○○○係生旺公司之負責人，該公司自90年4月間起生產保溫湯筒產品出售。
㈢、鴻樺公司曾於94年4月20日對被上訴人寄發台中西屯郵局第216號存證信函，要求生旺公司立即停止製造、販賣保溫湯筒產品，生旺公司於同日收受該信函（見原審㈠卷38、39頁）。
㈣、原審經兩造同意選定中華研究院為鑑定機關，並以鴻樺公司聲請原審法院以94年度執全字第2192號事件實施假處分之標的物、即生旺公司所生產之型式26X26及型式30X30之保溫湯筒各1個作為待鑑定物，送交該機關進行鑑定，經中華研究院完成鑑定，並提出專利侵害鑑定報告書，其鑑定結論：型式26X26及型式30X30之保溫湯筒，均落入鴻樺公司所有系爭專利之申請專利範圍內（見原審㈠卷250頁95年10月30日（95）中北孝字第10028號函所檢送之鑑定報告書《置於卷外》）。惟經本院另行送工研院鑑定，卻為：型式26X26及型式30X30之保溫湯筒，均未落入鴻樺公司所有系爭專利之申請專利範圍內，即為不侵權之結果（見本院卷187至217頁工研院98年1月12日工研轉字第0980000401號函所附97年12月31日鑑定報告）。
㈤、系爭專利遭智慧財產局以98年1月12日（98）智專三㈢02068字第09820016990號函（專利舉發審定書）撤銷（見本院卷237至242頁），惟鴻樺公司對此撤銷處分不服，業已進行訴願、行政訴訟，雖經經濟部98年4月29日經訴字第09806111300號訴願決定書駁回鴻樺公司之訴願（見本院卷258至266頁），智慧財產法院亦以98年11月18日以98年度行專訴字第74號判決駁回鴻樺公司之訴（見本院卷298至306頁），鴻樺公司對此亦已上訴，現正由最高行政法院審理中（見本院卷320頁智慧財產法院函）。
四、兩造爭執之事實：
㈠、系爭專利是否仍存在？
㈡、若系爭專利仍存續，生旺公司所販售系爭產品是否有落入系爭專利範圍內？
㈢、生旺公司所販售系爭產品若有落入系爭專利範圍內，其應賠償範圍為何？
五、本院判斷：
㈠、系爭專利是否仍存在？⒈按系爭專利係鴻樺公司於89年10月18日申請專利，於90年
4月3日經經濟部智慧財產局審定准予專利，智慧財產局於93年10月26日核發之新型第225400號「內外筒體結合結構」專利，鴻樺公司係專利權人（見原審㈠卷10、11頁系爭專利證書、12至21頁系爭專利說明書），專利權期間自90年6月7日起至101年10月17日止。則系爭專利有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公佈之專利法為斷。次按稱新型者，謂利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。又按凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利，專利法第97條、第98條第1項第1款前段及第2項定有明文。足見新型專利權之申請要件須具有新穎性（非公知、公用、已見於刊物）及進步性（非顯而易見性）甚明。末按智慧案件審理法第16條之規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」。
⒉系爭專利遭智慧財產局以98年1月12日（98）智專三㈢020
68字第09820016990號函（專利舉發審定書）撤銷（見本院卷237至242頁），惟鴻樺公司對此撤銷處分不服，業已進行訴願、行政訴訟，雖經經濟部98年4月29日經訴字第09806111300號訴願決定書駁回鴻樺公司之訴願（見本院卷258至266頁），智慧財產法院亦以98年11月18日以98年度行專訴字第74號判決駁回鴻樺公司之訴（見本院卷298至306頁），鴻樺公司對此亦已上訴，現正由最高行政法院審理中（見本院卷320頁智慧財產法院函）。為兩造所不爭（即兩造不爭執事項㈤）。本院審酌前開專利舉發審定書之理由記載：【㈡系爭專利申請專利範圍共1項獨立項，為一種內外筒體結合結構，其主要：係於一外筒之外部周緣固設一提把，且於提把之一側設兩相對置之手把，並於其另側對設兩扣合座，而後樞設一內筒，該內筒係於其頂端樞設一頂撐部，而後再將內筒套置於外筒內部；而其特徵在於：該外筒係於其頂端一體延設一捲合部，另在於內筒之頂撐部上方一體延設一固定部，而能在內筒套置於外筒內部時，而能使內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部向外捲繞，使固定部與捲合部繞捲為一體，而達一湯筒之內、外筒易於連結為一體及連結部位平整美觀者…㈥…經查證據二為一種保溫桶之結構改良，其包含有一開口朝上之保溫桶，保溫桶上具有一提把，該保溫桶邊緣具弧狀凸緣，一具手把之保溫桶蓋，保溫桶之內桶體與外桶體間襯以隔熱材；其特徵為保溫桶內桶體之上緣與向內彎折之外桶體之上緣相互貼合，外桶體上緣彎折後形成之環凹狀空間乃鉗合一上緣啣套環，上緣啣套環之內側靠兩桶體上緣貼合處，具一階梯狀之下凹環，此下凹環恰可容置內外桶體上緣向外多層啣折後形成之凸環，此凸環乃再經一輪焊將其與上緣啣套環焊為一體牢固體，而使保溫桶形成一體密合之容室者；再者保溫桶之底端乃設置一圓凹槽，而保溫桶蓋之邊側為兩階級圓蓋，蓋體頂面為一平面體，保溫桶蓋上方較小階級者，恰可容置於保溫桶底之圓凹槽，而保溫桶體卡於蓋體之第二階級者，如是，可利於保溫桶之儲存及運送者。按經濟部97年4月21日經訴字第09706105340號訴願決定已實質比對系爭專利與證據三之技術特徵，認定證據三專利說明書第3頁及第一、二圖所揭示習知技術之碗體，係利用上蓋體⑽之小弧面唇部（11）來包覆下蓋體（20）之小唇（21），並將兩者相互疊合再輥緣接合者，證據三將上、下蓋體之頂端部分相互疊合再輥緣接合之技術手段與系爭專利將內、外筒之固定不與捲合部相疊合捲繞為一體之技術手段相同，又證據三之上、下蓋體之上部壁緣有一相互接觸疊合之區段與系爭專利內筒（20）之頂撐部（21）卡掣於外筒（10）內部壁緣上之結構特徵相似，同樣達到上蓋體（內筒）余搬運時不會搖晃之功效，且證據三在上、下蓋體之間以系爭專利在內、外筒之間均有一間隙，同具保溫之功效，由證據三與系爭專利同屬隔熱及保溫功能之餐具容器結構，故系爭專利實為熟習該項技術者可由證據三之簡易轉用即可輕易完成，且不具功效之增進，系爭專利不具進步性；是以就上開訴願決定意旨，即認定單以證據三即足可證明系爭專利不具進步性，故舉發理由主張證據三結合證據二之保溫桶之結構可證明系爭專利不具進步性亦足可採。】等語（見本院卷238、240至242頁）；再參諸智慧財產法院98年11月18日98年度行專訴字第74號行政判決亦載明：【㈣經查，系爭專利申請專利範圍僅1項，係採吉普森（Jepson）式寫法，而採行該法之撰寫形式，依專利法施行細則第19條規定，其前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；而在特徵部分則應以『其改良在於』或其他類似用語，如『其特徵在於』、『其改良為』、『其特徵為』，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。是依系爭專利於說明書中既有上列習知技術及系爭專利之特徵記載，則系爭專利申請專利範圍第1項中與先前技術共有之必要技術特徵之前言部分應為『一種內外筒體結合結構，其主要：係於一外筒之外部周緣固設一提把，且於提把之一側設兩相對置之手把，並於其另側對設兩扣合座，而後樞設一內筒，該內筒係於其頂端樞設一頂撐部，而後再將內筒套置於外筒內部』，另系爭專利於創作說明第二段中述及習用之保溫筒，其係一內筒與一外筒，並將內筒套置於外筒內部，且使內、外桶的端緣齊高，而後將內、外筒焊固為一體。由前述可知，系爭專利說明書之先前技術說明及申請專利範圍第1項之前言部分，已揭露有內外筒體、外筒之外部周緣固設一提把、兩相對置之手把、兩扣合座、內筒頂端樞設有頂撐部等構造元件及內筒套置於外筒內部之連結關係。再證據二亦揭露有系爭專利之內、外筒體、提把、手把、內筒套置於外筒內部等之技術特徵，系爭專利因先前技術之揭露，是其主要技術特徵僅為『該外筒係於其頂端一體延設一捲合部，另在於內筒之頂撐部上方一體延設一固定部，而能在內筒套置於外筒內部時，而能使內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部向外捲繞，使固定部與捲合部繞捲為一體，而達一湯筒之內、外筒易於連結為一體及連結部位平整美觀者。』。原告（即鴻樺公司）雖主張：『…於進行先前技術比對時，被告（即經濟部智慧財產局）明顯忽視提把14、手把13、兩扣合座12，因而錯誤解讀系爭專利所要解決的問題…』云云，然查該等技術特徵係專利權人所自陳系爭專利與先前技術共有之技術特徵，而該等技術內容亦已為證據二及系爭專利所自陳之先前技術所揭露，是原告前開主張並不可採。㈤原告（即鴻樺公司）雖主張依專利法施行細則第19條第2項之『解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。』云云。經查，發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分係包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分係敘明有別於先前技術之必要技術特徵；故解釋獨立項之發明或新型，特徵部分固應與前言部分所述之技術特徵結合，不能僅論以特徵部分，固於專利法施行細則第19條定有明文。是該前言雖為建構申請專利範圍的一部分，於解釋申請專利範圍時固應結合前言與特徵部分，惟若該特徵部分不符專利要件時，且該特徵部分未引述前言部分中之技術特徵，而與前言部分中之技術特徵有組合並產生加乘效果者，對照先前技術仍難謂具進步性。於本案中解釋系爭專利申請專利範圍，應理解請求項整體技術內容對照先前技術所產生之效果，惟系爭專利申請專利範圍第1項就該前言部分所描述之內外筒體結構，對照先前技術證據二，除『對設兩扣合座』外皆已為證據二所揭露，且系爭專利所欲達成之目的及功效為：『藉由固定部與捲合部之設置，而使內筒與外筒易於捲合為一體，更能大幅降低生產成本者。』、『內、外筒係以捲繞方式連結為一體，不僅捲繞部位平整美觀，且當內筒盛裝食物時，藉由內筒頂撐部之頂撐，而使內筒於裝滿食物時不易因重量而搖晃。』因此兩扣合座12（原告主張提把14、手把13、兩扣合座12）之構造或特點並非達成其創作目的或功效之必要技術特徵，且為原告於二段式寫法中所自認已見於先前技術者，故非屬組合特徵部分並對照先前技術而使系爭專利申請專利範圍第1項具有進步性。㈥復按在比對系爭專利是否具進步性，引證案之證據其專利說明書全部內容均可以成為引證範圍，而系爭專利部分，僅能以系爭專利之申請專利範圍為基礎。經查，證據三之雙層隔熱碗構造，揭露有其上蓋體之接合緣予以彎折形成一嵌接部，而該下蓋體之接合緣予以彎折形成一嵌溝，且該嵌溝之寬度約略等於上蓋體接合緣之板厚，當上下兩蓋體之接合緣相互搭接時，恰能使之完全嵌合之構造。而於證據三之創作說明第3頁在先前技術部份亦述及：『…上蓋體沖製成圓曲面之碗面形狀，而其接合緣予以彎折成一小弧面之唇部，而該下蓋體則沖製成碗之外觀形狀，其接合緣亦彎折一小唇，…該上蓋體之唇部恰包覆住該下蓋體之小唇，而兩者輥緣接合形成ㄧ凹溝後，再予以磨光處理…』，因此證據三已揭露系爭專利「使內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部向外捲繞，使固定部與捲合部繞捲為一體」之主要技術特徵。原告（即鴻樺公司）雖主張：系爭專利與證據二、三創作目的不同、構造不同、達成之功效亦不同云云。然查，證據二為一具內外桶之保溫桶結構改良，證據三則為雙層隔熱碗之改良構造，皆為可用於內盛食物之容器保溫構造，且於IPC國際專利分類（international patent classification）三階分類上，證據二為A47J，證據三為A4 7J、A47G，與系爭專利之A47G係屬相同或相關之技術領域。雖然證據二、三與系爭專利之構造不完全相同，惟本案爭點係在進步性而非新穎性之審酌，且證據三已揭露其與系爭專利同樣具有內外層構件相疊合而於接合緣處捲繞為一體之技術特徵，所以可使內外構件因連結而固接，既有固接之作用當具有使之不易搖晃之功效，故原告所述，尚無可採。㈦綜上，證據二已揭露系爭專利之內、外筒體、提把、兩相對置之手把、內筒套置於外筒內部之技術特徵，而證據三則揭露有系爭專利之『使內筒之固定部與外筒之捲合部相疊合，並將固定部與捲合部向外捲繞，使固定部與捲合部繞捲為一體』之主要技術特徵，至於扣合座、內筒頂端樞設有頂撐部等構造亦屬先前技術，此可由系爭專利申請專利範圍第1項之前言部分得知，而為熟習該項技術者所能輕易完成。故系爭專利申請專利範圍第1項較之證據二、三，在技術手段、功能及功效上整體觀之，並未產生不可預期之功效，因此依證據二、三之組合，已可證明系爭專利請求項第1項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。故被告（即經濟部智慧財產局）以系爭專利有違反核准審定時之專利法第98條第2項規定，而為「舉發成立」之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合。】等語（見本院卷304至306頁）。
⒊按本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟
事件，依智慧財產案件審理法第37條第1項第1款、第16條第1項規定，普通法院就當事人抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者，應就其抗辯有無理由自為判斷。又按智慧財產案件審理法第8條，復規定法院對於已知之特殊專業知識應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明法律見解及適度開示心證。本院已依該條規定，就系爭專利是否因不具備「進步性」，而應予撤銷，向當事人曉諭爭點（見不爭執事項㈤，及爭執事項㈠）或適度開示心證，賦予上訴人有辯論之機會，雖本院未依智慧財產案件審理細則第12條規定，就系爭專利是否因不具備「進步性」，而應予撤銷部分，借助技術審查官之參與審理，但本院審酌上開智慧財產局承辦人員及智慧財產法院法官對本件系爭專利是否因不具備「進步性」，而應予撤銷部分，均具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，本院審酌前開專利舉發審定書之理由記載，及智慧財產法院98年11月18日98年度行專訴字第74號行政判決理由㈣、㈤、
㈥、㈦之記載，認系爭專利因不具備「進步性」，舉發成立，而應予撤銷。雖智慧財產法院以98年度行專訴字第74號判決鴻樺公司敗訴後，鴻樺公司仍續為上訴，現由最高行政法院審理中，尚未確定，但仍不影響本院認定系爭專利因不具備「進步性」，而應予撤銷之結果。
⒋綜上，系爭專利因不具備「進步性」，依專利法第98條2項規定，舉發成立，應予撤銷，因而系爭專利已不存在。
是鴻樺公司主張系爭專利仍係繼續存在云云，委無可採。從而，鴻樺公司依智慧財產案件審理法第16條第2項之規定，於本件民事訴訟中，不得對於生旺公司及丁○○○主張權利，其提起本訴，並無理由。
㈡、若系爭專利仍存續，生旺公司所販售系爭產品是否有落入系爭專利範圍內？⒈鑑定為一種調查證據方法，所得結果係供作法院依自由心
證判斷事實真偽之證據資料。當事人就其可處分之事項，對於鑑定人之人選、鑑定結果及於事實認定之效力，本得於起訴前以證據契約之形式為約定、於證據保全程序中依民事訴訟法第376條之1第1項規定成立協議，或於訴訟進行中依同法第326條第2項前段、第270條之1第1項第3款規定達成指定合意或爭點簡化協議。倘無此證據契約、指定合意或爭點簡化協議，法院即不受鑑定結果之拘束，仍應踐行調查證據之程序而後定其取捨。又法院依調查證據之結果，雖得依自由心證判斷事實之真偽，但其所為之判斷如與經驗法則不符時，即屬於法有違（最高法院98年度台上字第1131號判決意旨參照）。
⒉查本院準備程序中兩造合意囑託鑑定機關工研院鑑定（見
本院卷103頁鴻樺公司97年3月21日之民事陳報2狀、104頁生旺公司等2人97年3月25日民事陳報狀、181頁本院97年8月28日囑託工研院鑑定函），而工究院依檢送之「保溫湯筒」實物二件（26X26與30X30各一件）及專利證書新型第225400號「內外筒體結合結構」專利案之專利說明書與專利申請範圍進行分析，並依經濟部智慧局制定之「專利侵害鑑定要點」進行鑑定，其鑑定結果認：【待鑑定物1及待鑑定物2「保溫湯筒」實物應未落入專利證書新型第225400號「內外筒體結合結構」專利案之專利權範圍。】。
其鑑定理由為：【依據上述針對「系爭專利」專利申請範圍獨立項與「待鑑定物1及待鑑定物2」之構成要件分析比對結果，「待鑑定物1及待鑑定物2」均與「系爭專利」專利申請範圍獨立項之元件限制要件不完全符合，因此，「待鑑定物1、2」與「系爭專利」專利申請範圍獨立項相較，應不符合「文義讀取」；依鑑定流程與要點，須再就專利均等論比較。而依均等論分析比較結果，「待鑑定物1及待鑑定物2」與系爭之申請專利範圍應不相同】（見本院卷189至195頁）（以上見不爭執事項㈣）。本院審酌工研院所為上開鑑定報告，係由具有專業知識經驗之人員進行，並未悖離「專利侵害鑑定要點」所揭示之鑑定原則，且該鑑定單位亦係經兩造合意選定之鑑定機關，其鑑定結果縱不能作為法院事實認定之唯一基礎，然既經兩造及法院為使訴訟有利於終結，而於訴訟程序中所擇定之鑑定機關，仍應認其就專業所為之鑑定，對於兩造具有一定之拘束力，除有顯失公平或類似之情形外，不得徒以結果不利某一造，而任意指摘其鑑定結果為不可採，以符民事訴訟法上之誠信原則。
⒊至於原審經兩造同意選定中華研究院為鑑定機關，並以鴻
樺公司聲請原審以94年度執全字第2192號事件實施假處分之標的物、即生旺公司所生產之型式26X26及型式30X30之保溫湯筒各1個作為待鑑定物，送交該機關進行鑑定，經中華研究院完成鑑定，並提出專利侵害鑑定報告書，其鑑定結論：型式26X26及型式30X30之保溫湯筒，均落入鴻樺公司所有系爭專利之申請專利範圍內（見原審㈠卷250頁95年10月30日（95）中北孝字第10028號函所檢送之鑑定報告書《置於卷外》）。查，原審囑託中華研究院就生旺公司所生產系爭產品與系爭專利鑑定結果，雖認系爭產品侵害系爭專利，然系爭專利之申請範圍，係以一種二段式語法（即吉普森式）撰寫之單一獨立項所構成，惟中華研究院所作鑑定報告，於全要件原則與均等論之比對項目中，卻將系爭專利申請範圍之前言部分及特徵描述分別解析為A、B、C3項構件，有違「專利侵害鑑定要點」所定，對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍，已不當擴大解釋系爭專利之範圍。又生旺公司係使用以內筒固定部向外捲繞，而使外筒頂部之折緣包覆於其中之單層捲繞，另以輪焊方式將內外筒加以固定，以達筒體防滲水效果之傳統工法，製造保溫湯筒產品，此種工法乃系爭專利說明書五、創作說明⑴部分所欲排除之先前技術，中華研究院鑑定結果，仍認為使用輪焊方式固定內外筒之生旺公司產品侵害系爭專利，自屬有誤；又生旺公司所生產之保溫湯筒，僅以內筒固定部向外捲繞，而將外筒頂端包含其內，且僅設置一提把，並無兩相對置之手把，故與系爭專利申請專利範圍文義揭露之限制要件為「內筒頂端之固定部與外筒頂端之捲合部均為向外捲繞且繞捲為一體」，及「外筒外部周緣固設一提把，且於提把之一側設兩相對置之手把」者，亦均不相符，自未落入系爭專利之申請專利範圍，委無可採。
⒋準此，工研院所為上開鑑定報告認：【待鑑定物1及待鑑
定物2「保溫湯筒」實物應未落入專利證書新型第225400號「內外筒體結合結構」專利案之專利權範圍。】等語，自屬客觀公正而可採；中華研究院上開鑑定報告書認：「型式26X26及型式30X30之保溫湯筒，均落入鴻樺公司所有系爭專利之申請專利範圍內」云云，為不可採。是生旺公司、丁○○○主張其製造及販賣之保溫湯筒產品，並未落入系爭專利範圍內，對於鴻樺公司自未造成任何損害，即對於鴻樺公司並無侵權行為等語，堪以採信。
㈢、鴻樺公司所販售系爭產品若有落入系爭專利範圍內，其應賠償範圍為何？查，生旺公司主張其製造及販賣之系爭保溫湯筒產品，並未落入系爭專利範圍內，已如前述，是本爭點自無再為審酌研求之必要。
㈣、綜上所述，系爭專利因不具備「進步性」，依專利法第98條2項規定，舉發成立，應予撤銷，因而系爭專利已不存在。從而，鴻樺公司依智慧財產案件審理法第16條第2項之規定，於本件民事訴訟中，不得對於生旺公司及丁○○○主張權利，已如上述。況生旺公司、丁○○○其製造及販賣之保溫湯筒系爭產品，並未落入系爭專利範圍內，對於鴻樺公司自未造成任何損害，即對於鴻樺公司並無侵權行為，亦如上述。從而，鴻樺公司依據專利法第108條規定準用同法第84條第1項前段及第85條第2、3項、公司法第23條第2項之規定，聲明請求「⑴生旺公司、丁○○○連帶給付鴻樺公司2,781,200元，及自起訴狀繕本送達之翌日即94年11月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息」，為無理由，不應准許。【查鴻樺公司於原審係依專利法第108條規定準用同法第85條第3項故意侵害系爭專利規定，請求生旺公司、丁○○○連帶給付鴻樺公司2,581,200元本息，及同法第85條第2項信譽損失規定，請求生旺公司、丁○○○連帶給付鴻樺公司200,000元本息，合計2,781,200元（2,581,200元＋200,000元＝2,781,200元）本息，並未依同法第85條第1項前段請求生旺公司、丁○○○連帶給付鴻樺公司860,400元，此觀原審㈠卷4、7頁鴻樺公司之起訴狀、42頁之呈報狀均記載合計請求2,781,200元，而鴻樺公司訴訟代理人於本院99年7月16日準備程序中亦陳稱至原審最後言詞辯論期日均未依同法第85條第1項請求生旺公司、丁○○○連帶給付鴻樺公司860,400元《見本院卷383頁》，併予敍明】，其陳明願供擔保請求宣告假執行，因失所附麗，亦為無理由，不應准許。其另依同法第84條第1項中段、公司法第23條第2項規定，聲明請求「⑵生旺公司、丁○○○不得製造、販賣侵害系爭專利之產品」，均為無理由，不應准許；又依同法第84條第3項、公司法第23條第2項規定，聲明請求「⑶生旺公司、丁○○○應銷燬如附表所示物件」，亦為無理由，不應准許；原審判決「⑴生旺公司、丁○○○應連帶給付鴻樺公司86,757元，及自起訴狀繕本送達之翌日即94年11月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，並以此部分命生旺公司、丁○○○所為給付未逾500,000元，依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行，及依生旺公司、丁○○○之陳明願供擔保並准免為假執行之宣告；⑵生旺公司、丁○○○不得製造、販賣侵害系爭專利之產品；⑶生旺公司、丁○○○應銷燬如附表所示物件」，而為生旺公司、丁○○○敗訴之判決，自有未合。生旺公司、丁○○○上訴意旨執此指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，非無理由，爰將原判決此部分廢棄，改判如主文第二項所示（另查，原審判決「⑴生旺公司、丁○○○應連帶給付鴻樺公司86,757元，及自起訴狀繕本送達之翌日即94年11月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，並為此部分假執行之宣告」部分，係依同法第85條第1項規定而判決生旺公司、丁○○○應為給付，惟如上述，此部分鴻樺公司並未聲明請求，有違民事訴訟法第388條規定「法院不得就當事人未聲明事項為判決」之規定，核屬已訴外裁判，依最高法院18年上字第2765號判例意旨，當事人不受其拘束，原審此部分判決，尤屬可議，亦應由本院廢棄，改判駁回鴻樺公司在第一審之訴及假執行之聲請，併予敍明）。另原判決就其餘亦不應准許部分，判決駁回鴻樺公司之訴，及假執行之聲請，而為鴻樺公司敗訴之判決，核無不合。鴻樺公司上訴意旨仍執前詞，指摘原判決此部分不當，聲明請求生旺公司、丁○○○應再連帶給付鴻樺公司2,694,443元，及自94年11月15日起至清償日為止，按週年利率百分之5計算之利息。為無理由，應予駁回。
六、又本件判決結果已臻明確，兩造其餘主張或攻擊防禦方法並其他證據資料，對本件判決結果並無影響，毋庸審酌之，附此敘明。
七、據上論結，生旺公司、丁○○○之上訴為有理由，鴻樺公司之上訴為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 11 月 17 日
民事第一庭 審判長法 官 吳火川
法 官 陳繼先法 官 胡景彬以上正本係照原本作成。
上訴人鴻樺不銹鋼有限公司得上訴。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
書記官 劉建智中 華 民 國 99 年 11 月 17 日
Ｖ附表┌──┬───────┬────┬──┬───────┐│編號│名 稱 │ 型號 │數量│ 備 註 │├──┼───────┼────┼──┼───────┤│１ │保溫湯筒 │ 30X30 │156 │ 成品 │├──┼───────┼────┼──┼───────┤│２ │保溫湯筒 │ 30X30 │ 28 │ 成品（含蓋） │├──┼───────┼────┼──┼───────┤│３ │保溫湯筒 │ 26X26 │ 99 │ 成品 │├──┼───────┼────┼──┼───────┤│４ │保溫湯筒內筒 │ 30X30 │220 │ 半成品 │├──┼───────┼────┼──┼───────┤│５ │保溫湯筒外筒 │ 30X30 │ 68 │ 半成品 │├──┼───────┼────┼──┼───────┤│６ │保溫湯筒內筒 │ 26X26 │ 16 │ 半成品 │├──┼───────┼────┼──┼───────┤│７ │保溫湯筒外筒 │ 26X26 │214 │ 半成品 │└──┴───────┴────┴──┴───────┘