臺灣高等法院臺中分院民事判決 96年度智上字第4號上 訴 人 偉宗有限公司法定代理人 己○○訴訟代理人 王俊凱律師複代理人 林玲珠律師複代理人 乙○○被上訴人 安昌營造股份有限公司兼上一人法定代理人 丁○○訴訟代理人 林見軍律師複代理人 庚○○被上訴人 盛遠國際工程股份有限公司兼上一人法定代理人 甲○○上列當事人間請求侵害專利權損害賠償事件，上訴人對於民國95年11月22日臺灣苗栗地方法院94年度智字第4號第一審判決提起上訴，本院於97年12月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴及該部分假執行之聲請暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新台幣陸拾貳萬玖仟柒佰捌拾肆元，及自民國九十五年七月七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
其餘上訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔百分之十六，餘由上訴人負擔。
事 實 及 理 由
一、被上訴人等受合法通知，皆未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰按民事訴訟法第385條第1項前段規定，依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、上訴人起訴主張：伊為系爭發明專利第133281號「Ｚ型樓層板（D-Deck）之新施工構造與方法」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國（下同）90年4月21日起至108年12月3日止。緣被上訴人安倉營造股份有限公司（下稱安倉公司）承包臺灣鐵路管理局（下稱鐵路局）之「台灣鐵路更新軌道結構計劃（縱貫線下新港溪橋及引道改建第二期工程）」，並將其中系爭「月台雨棚及天花浪板（月台雨庇）」工程（下稱系爭工程），轉包予被上訴人盛遠國際工程股份有限公司（下稱盛遠公司），被上訴人盛遠公司於進場施作前（工程地點：苗栗縣後龍火車站），曾繪製系爭工程施工圖7紙，且依該施工圖進行施工。詎渠等明知上訴人為系爭專利之專利權人，竟未經上訴人同意，擅自仿冒系爭專利，並施工於系爭工程，已共同侵害上訴人之專利權。依法應連帶負賠償責任，而被上訴人丁○○係安倉公司之董事長，被上訴人甲○○係盛遠公司之董事長，渠等均因各自所屬公司於業務之執行，即系爭工程之承包與施作，有違反法令致上訴人受有損害之情事，依法對上訴人亦應與各該公司負連帶賠償之責。為此依民法第184條、第185條、公司法第23條第2項、專利法第84條第1項規定，求為命被上訴人連帶賠償按每平方公尺之單價百分之30利潤計算共新台幣（以下同）4,198,557元及自追加起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決。原審判決駁回上訴人之訴，上訴人提起上訴，上訴聲明：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應連帶給付上訴人4,198,557元，及自追加起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；㈢願供擔保，請准宣告假執行。
三、被上訴人則以：㈠系爭工程係業主鐵路局依政府採購法發包，由被上訴人安倉
公司得標承攬，並交由被上訴人盛遠公司施作。而因政府採購法第26條第3項已明文規定：「招標文件不得要求或提及特定之商標、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者」，是被上訴人安倉公司得標後完全信賴業主鐵路管理局委託建築設計師之圖說設計，不疑有他而委他人為後續之施工。孰知，上訴人主張系爭工程事涉侵害上訴人所有之系爭專利，此誠出乎被上訴人安倉公司、盛遠公司之意料之外。
㈡按專利權之侵害本質上仍屬侵權行為之範疇，自以有故意或
過失為成立要件，是本件上訴人自應就被上訴人是否有故意或過失之主觀侵權要件負舉證之責，要無疑義。而就故意、過失之舉證責任乙節，上訴人雖謂依民法第184條第2項規定，被上訴人應受推定有過失，惟不論公法或私法上，有關因權益受不法侵害而得請求賠償損害之規定，莫不以保護個人之權益為目的，各該規定，當然屬於保護他人之法律，苟認為加害人有各該等法律所規定之侵害行為時，除非能證明其行為無過失，否則，即應依民法第184條第2項之規定負侵權行為損害賠償責任，則在侵權行為法領域，因均可適用該條項之規定，其他獨立之損害賠償請求權之規定，即屬多餘，舉證責任分配之法則，亦已名存實亡！本件上訴人徒以專利法在於保障專利權，並賦與專利權人排他性權利，因而認為依民法第184條第2項之規定，被上訴人應負證明其行為無過失之舉證責任，自非可取，關於被上訴人侵害行為是否有故意或過失，仍應由上訴人負舉證責任。
㈢退步言之，縱認上訴人所謂被上訴人應受推定有過失之論述
可採，但既是過失之推定，依法亦非不可藉由反證加以證明「無過失」，而證人辛○○、張英雄，自渠等證言可明白確認後述事實：⑴系爭工程乃業主鐵路局於89年12月間委由聯合大地工程顧問股份有限公司（下稱聯合大地公司）全權設計，聯合大地公司再委唐寧建築師事務所設計，嗣聯合大地公司完成設計圖示經業主鐵路局審核定案後，鐵路管理局方才對外公開招標。招標過程中，各該投標廠商則會先拿到設計圖作估價，最後會將設計圖交給得標廠商，繼以，得標廠商再依照設計圖繪製施工圖。若得標廠商未按圖施作，除無法完成驗收外，亦有其他法律責任。⑵系爭工程之發包確實有政府採購法之適用。⑶若有專利侵權之問題，亦應要由設計單位負責。是業主鐵路局既係本於政府採購法而為發包系爭工程，則被上訴人安倉公司基於信賴結果而為投標，又怎會預見到得標後，業主所提供之設計圖示含有他人之專利。況被上訴人安倉公司、盛遠公司之施工係全憑業主提供指示之圖說設計而為，並無擅行變更施工設計之舉，否則早已遭業主鐵路管理局糾正，並為追究違約之舉，足見被上訴人安倉公司、盛遠公司根本無所謂之故意、過失，既無故意、過失，又何來侵權行為損害賠償之有。
㈣系爭工程上訴人當早已有所明瞭，並詳悉屋頂工程之施工結
構事涉系爭專利結構，故而上訴人方能在知悉業主鐵路管理局決標後，旋即直接找上得標廠商被上訴人安倉公司予以接洽報價而欲承攬是項工程，此有上訴人於93年6月5日等相關傳真文件影本可稽。而由上訴人知悉業主鐵路局發包系爭工程事涉其之專利仍不為任何侵權行為之警告通知，以及嗣後其向被上訴人安倉公司方面直接洽議報價而欲承攬是項工程之過程中，亦未見其有任何專利之主張等情以觀，益可足見被上訴人安倉公司、盛遠公司根本無所謂之故意或過失。
㈤至於鑑定報告結果，被上訴人基於尊重專業之立場並無意見
，但鑑定報告同時指出系爭工程客觀上並非全部侵害上訴人所有之系爭專利，故就無事涉侵害之部分，上訴人仍據為損害計算之基礎，於法自屬有違，且上訴人所謂計算基礎亦有違誤。
㈥答辯聲明：⑴上訴駁回。⑵如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、兩造不爭執之事實：㈠上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自90年4月21日起至108年12月3日止。
㈡被上訴人安倉公司於92年間承包台灣鐵路局「台灣鐵路更新
軌道結構計劃（縱貫線下新港溪橋及引道改建第二期工程）」，並將其中之系爭工程（月台雨棚及天花浪板【月台雨庇】工程）轉包予被上訴人盛遠公司，被上訴人盛遠公司係依照鐵路管理局提供予被上訴人安倉公司之工程圖施工，並經監造單位皇朝工程顧問股份有限公司（下稱皇朝公司）驗收核可。
㈢系爭工程之工程圖經送中華營建基金會鑑定後，認指定之「
屋頂工程結構」，與系爭專利之申請專利範圍獨立項第一項、獨立項第二項及獨立項第三項實質相同，與獨立項第四項、獨立項第五項及獨立項第六項實質不同，兩造對中華營建基金會所為之鑑定結果無意見。
㈣上訴人於提起本件訴訟前，未曾對被上訴人安倉公司、盛遠公司就系爭工程有侵害系爭專利一事寄發警告信函。
㈤被上訴人安倉公司、盛遠公司於其他施作之工程並未使用系爭專利技術。
五、經原審協同兩造整理並簡化本件之爭點為：⑴被上訴人施作系爭工程侵害系爭專利是否有故意或過失？⑵如⑴成立，上訴人得請求被上訴人賠償之金額若干？茲析述如下：
㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，專利法
第84條前段定有明文。上開規定之性質為侵權行為損害賠償，而專利法復未特別規定其歸責原則，自須以加害人有故意或過失始能成立（最高法院93年台上字第2292號判決參照）。然專利法第1條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」；又第56條第2項：「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」之規定，旨在保障專利權人之獨占排他權，倘未經專利權人之同意而使用該專利權，即難謂其未違反保護他人之法律，依民法第184條第2項之規定，即應推定其有過失（最高法院94年台上字第1340號判決參照）。可知，專利法之立法目的之一，即在保護專利權人之發明與創作，故專利法應屬保護他人之法律。行為人如有侵害專利權之行為時，自應推定其主觀上有過失。查上訴人為系爭專利之專利權人期間則自90年4月21日起至108年12月3日止，於90年4月21日刊登於專利公報上（參原審卷頁8），並於90年4月26日取得專利證書（見原審卷頁7），是既已刊載在專利公報上；自已生「公示之效果」。而被上訴人為專業營造公司，從事相關產業，有關施工方法之專利，尤其是發明專利，當有其範圍，自不能諉為不知此一發明專利。彼等竟未經上訴人同意，擅自使用上訴人所享有之施工方法專利權，係侵害上訴人之發明專利權而為違背法令之行為，自屬有過失。被上訴人固稱上訴人專利權經公告，然被上訴人「未查閱專利公報」此一「不作為」可認為有過失之前提，在於被上訴人有「查閱專利公報」之作為義務，惟觀諸專利法條文並未有此作為義務之相同或類似規定云云，然此與前述之歸責原則有所扞格，要不足取。
㈡被上訴人辯稱本件業主鐵路局係本於政府採購法而為發包系
爭工程，則被上訴人安倉公司基於信賴結果而為投標，又怎會預見到得標後，業主所提供之設計圖示含有他人之專利。況被上訴人安倉公司、盛遠公司之施工係全憑業主提供指示之圖說設計而為，並無擅行變更施工設計之舉，否則早已遭業主鐵路管理局糾正，並為追究違約之舉，足見被上訴人安倉公司、盛遠公司根本無所謂之故意、過失，既無故意、過失，又何來侵權行為損害賠償之有云云。然被上訴人為專業營造公司，本應對其所施工之工程有無侵害他人之專利權加以注意，卻因其疏失而未加檢視有無侵害他人專利權，自有應注意、能注意而不注意之過失。況且，依經濟部智慧財產局所頒布之專利侵害鑑定基準或要點，亦認「侵權行為人對於公告在專利公報之專利，應當查閱且能查閱，而竟沒有查閱，致不知所製造、使用之行為，已構成專利侵害，此屬過之過錯。」（參專利侵害鑑定要點）。再者，定作人鐵路局並未向被上訴人保證其施工圖絕未侵害他人之專利權，反而，在被上訴人安倉營造股份有限公司間就侵害他人專利權問題，即於工程契約書第十五條及契約書之施工補充說明第二章第54款（參原審卷二第93頁），其中工程契約書第15.1項第2款「立約商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由立約商（按即安倉公司）負責處理並承擔一切法律責任」，同條第15.3項「除另有規定外，立約商如在契約使用專利上，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由立約商依照有關法令規定處理，其費用由立約商負擔」。另同契約書施工補充說明書第二章54「專利使用」：「凡工程上所用之各項材料或施工方法，屬於專利者，則有關之專利權費用及責任概由承包商負擔，如因專利發生訴訟，亦由承包商處理，與工程處無涉。」可知，被上訴人安倉公司就所承包之上開工程，負有查核是否涉及他專利權之義務，且所有專利包括上訴人所有之系爭專利均依法刊載在專利公報上，由智慧財產局之網站亦可輕易查得，是本件被上訴人侵害上訴人所有專利權之行為，至少係應注意且能注意之過失使然。是被上訴人辯稱按圖施工並無過失，或辯稱「信賴鐵路局委託之建築設計圖說，不疑有他而施工，根本無過失可言」云云，即不足採。
㈢況證人戊○○於本院證稱：「曾任職於被上訴人盛遠公司，
大概在90年夏天7、8月間跟公司徐振漢總經理去偉宗公司詢問當初因Ｚ型樓板，偉宗公司表示有專利權，當時有提出專利權證書影印給我。」（見本院卷46、47頁），足證被上訴人盛遠公司早已於90年7、8月間因欲投標高雄岡山高中之工程，至上訴人偉宗公司處取得Ｚ型樓板之專利證書，是足證被上訴人盛遠公司早已知悉上訴人系爭專利權之存在，其仍侵害上訴人專利權，過失侵害上訴人之專利權至為灼然。另證人丙○○先生於本院證稱：「我們由網路知道安倉得標，為何找慶興聯絡。上面有安倉地址聯絡電話，我們打電話過去，安倉說不是他們負責，要我們找當地的，給我們慶興的電話。」「他說我們價格太貴，所以沒有拿到此工程。」「證人有跟慶興證人談過為何報價這樣？」「他主動問我，為何這些材料這麼貴？我向採購人員說，有一個材料是跟南部材料的人買的，好像有專利，所以價錢比較貴」 (見本院卷㈠62、63頁），可見被上訴人將本工程全權委由訴外人慶興公司負責，而慶興公司業已由證人丙○○先生口中得知系爭發包工程涉及上訴人之專利權，則被上訴人安倉公司有何諉稱不知上訴人有Ｚ型樓板之專利權？且由被上訴人安倉公司與台灣鐵路管理局所簽訂之工程採購契約及施工補充說明書皆載明若有涉及專利權或專利施工方法時，則由被上訴人負責排除之；是被上訴人要難諉為不知侵害上訴人系爭專利。至於原審所訊問之證人即建築師事務所人員辛○○及業主鐵路局所屬人員張英雄（見原審卷㈠144至147頁），均不足為被上訴人有利之認定。
㈣系爭工程之工程圖經送中華營建基金會鑑定後，認指定之「
屋頂工程結構」，與系爭專利之申請專利範圍獨立項第一項、獨立項第二項及獨立項第三項實質相同，與獨立項第四項、獨立項第五項及獨立項第六項實質不同，兩造對中華營建基金會所為之鑑定結果無意見，已如前述；嗣又請該基金會鑑定⑴有關聯合大地公司之施工圖（上證六）與上訴人偉宗公司之所有發明專利第133281號「Z型樓層板 (D-Deck)之新施工構造與方法」專利權之申請專利範圍是否相同；⑵有關盛遠公司所繪製之工程圖（上證七）與聯合大地之工程圖是否相符合；⑶就上證六聯合大地公司設計之台灣鐵路局之月台雨遮及天花浪板可否以上訴人所有系爭專利權以外之第二種施工方式施工；⑷依上證六所示有關台灣鐵路局委託聯合大地工程顧問股份有限公司繪製之發包圖式，①是否僅能依此種圖面施作及抑或有第二種以上之施作方式③依圖面施作是否必然侵害上訴人之專利權④可否以上訴人之專利權以外之施工方法施作等項結果，據覆⑴相同；⑵未完全符合；⑶可以；⑷①並非僅能依此種圖面施作；②有第二種以上之施作方式；③必然會侵害上訴人之專利權；④可以上訴人之專利權以外之施工方法施作；有鑑定報告書可憑（外放），益見被上訴人據以施工之工程圖與聯合大地之工程圖未完全符合，可以上訴人之專利權以外施工方法施作，得以避免侵害上訴人之專利，惟其竟未避免，足見其有過失甚明。
㈤按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；
不能知其中孰為加害人者，亦同。又公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。又發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害；又依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。民法第185條第1項、公司法第23條、專利法第84條、第85條第1項分別定有明文。上訴人遂依專利法第85條第1項第2款後段規定，主張依鐵路局函送原審之上開工程契約之工程詳細表項目參「建築工程」第27項所示，其施工面積為4700平方公尺，每平方公尺單價為2977.7元，總工程造價為00000000元，以本件訴訟時被上訴人先行施工一半工程計算，共計為0000000元，是於原審時，上訴人以同業利潤計算比例30%等語，查被上訴人安倉公司將系爭工程轉包予被上訴人盛遠公司，被上訴人盛遠公司所繪製施工圖7紙，依圖施工，而共同侵害上訴人之系爭專利。依法應連帶負賠償責任，而被上訴人丁○○係安倉公司之董事長，被上訴人甲○○係盛遠公司之董事長，為各該公司之負責人，渠等均因各自所屬公司於業務之執行，即系爭工程之承包與施作，有違反法令致上訴人受有損害之情事，依法對上訴人亦應與各該公司負連帶賠償之責。上訴人請求被上訴人負連帶賠償責任，委無不合；至於數額方面，惟依上訴人所請求之94年度不動產投資及興建之同業利潤標準表顯示，其淨利為9%，並參酌被上訴人所侵害之專利為系爭專利之申請專利範圍獨立項第一項、獨立項第二項及獨立項第三項，而獨立項第四項、獨立項第五項及獨立項第六項實質不同，侵害系爭專利僅有一半，以此計算損害，上訴人得請求之數額為629,784元（計算式：4700×2977.7×9%×50%＝629,784元，元以下四捨五入）。超過部分為無理由，不能准許。
六、從而，上訴人本於專利法第85條第1項第2款、民法第185條、公司法第23條第2項等規定，請求被上訴人應連帶給付上訴人629,784元，及自追加訴訟狀繕本送達被上訴人之翌日起即95年7月7日（見原審卷㈠169頁）至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。原審所為上訴人敗訴之判決，於法尚有未洽，自屬不能維持。上訴論旨指摘原判決不當，求為廢棄改判，非無理由，爰判決如主文所示。至於超過部分，為無理由，不能准許，原審所為上訴人敗訴之判決，雖非以此為理由，但結果並無二致，上訴論旨指摘原判決不當，聲明求為廢棄改判，非有理由，又本件被上訴人敗訴部分，未逾150萬元，不得上訴第三審，經本院宣示即告確定，勿庸宣告假執行，至於上訴人其餘假執行之聲請，因敗訴而失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及所提證據，業經審酌，核與本件判決結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第79條、第85條第2項、第463條、第385條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 31 日
民事第五庭 審判長法 官 林陳松
法 官 古金男法 官 鄭金龍以上正本係照原本作成。
上訴人得上訴，被上訴人不得上訴。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 陳振海中 華 民 國 98 年 1 月 5 日
Ａ