臺灣高等法院臺中分院民事判決 96年度智上更㈠字第2號上 訴 人 洪其修即吉興企業社訴訟代理人 林玲珠律師複 代理人 乙○○被 上訴人 德保有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 林世祿律師複 代理人 甲○○上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國93年09月30日臺灣南投地方法院92年度訴字第 510號第一審判決提起上訴，判決後經最高法院第一次發回更審，本院於98年04月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決不利於上訴人部分廢棄。
上項廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、本件被上訴人主張：伊所創之「隔熱浪板結構改良」產品，業經向經濟部中央標準局申請獲核准取得第106273號新型專利，專利期間自民國83年9月1日起至94年 6月28日為止，依專利法規定，伊專有該產品之製造、販賣及使用權。詎上訴人未經伊之同意，自86年 5月間起大量製造、販賣上述專利產品，嚴重侵害伊之專利權，該侵權行為，迄仍持續中。又系爭專利權雖曾於86年 4月22日遭人檢舉，經中央標準局認舉發成立。惟業由最高行政法院於88年 5月20日判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定，智慧財產局已於89年5月1日就系爭專利權之「說明書及圖式或圖說」更正公告，並於同年 7月10日核發專利舉發審定書，判定舉發不成立，是系爭專利權效力仍屬存在。又上訴人裝設之隔熱浪板製造機器，係向訴外人陳嘉欽為負責人之嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）購買，其所製造隔熱浪板（下稱訟爭隔熱浪板）之構成要件即發泡棉層、鋼板、裝飾紙等，核與系爭專利之要件相同。訟爭隔熱浪板迭經法院囑託台灣科技大學鑑定結果，亦認定確有侵害系爭專利權。又台灣南投地方法院（下稱南投地院）於89年3月7日前往南投縣○○鎮○○路○○○○號上訴人吉興企業社保全證據，現場查扣之隔熱浪板有3229點 5尺，換算一天8小時之產量為1萬2918尺，是上訴人自86年 5月起至89年 4月止，共計35個月侵害系爭專利權，獲有不當利益之總額為新台幣（下同）5934萬2062點 5元，依修正前專利法第89條規定，伊得請求賠償2倍之損害額即1億1868萬4125元等情，爰依民法第184條第1項及修正前專利法第88條、第89條與不當得利法律關係，求為命上訴人給付 178萬0262元並加計法定遲延利息之判決。
經最高法院發回更審後補陳：
⑴被上訴人所有新型第106273號隔熱浪板結構改良專利，於83
年9月1日申請、89年5月1日復經智慧財產局公告准予更正，專利期間自83年9月1日至94年 6月28日止，依專利法專有該產品之製造、販賣及使用權。上訴人雖主張被上訴人上開專利權經訴外人舉發，而處於不確定，然該舉發案尚未確定，專利權期限屆滿前仍有效存在，況被上訴人對該舉發案尚提起行政救濟程序，現正審理中，與專利法第108 條準用第73條撤銷確定之情形不同，故被上訴人仍為106273號新型專利之專利權人，不容置疑，專利存曾否乃行政機關具有決定權，專利是否受侵害方屬鈞院權責。
⑵本案請求損害期間應自為88年5月21日起至89年4月30日止。
⑶本案無停止必要，因依鈞院更一卷第30頁之訴願決定書只是
撤銷原處分，並非逕行撤銷新型專利，故縱然最高行政法院維持，也只是回到舉發階段，今舉發人已撤回，故已無舉發案，故不必停止。
⑷請求權基礎民法第184、188、197條，原專利法第105條準用
第88、89條，民法 179條不當得利，且專利法第89條乃損害計算方式之選擇權，並非獨立請求權，故被上訴人擇其中另一種方式計算，並非訴之變更追加，尤其基礎事實同一。
⑸被上訴人與上訴人間前曾因新型專利105185號專利浪板製造
結構涉訟於南投地院90年重訴字第132號，即本案10627號專利浪板需由105185號專利浪板製造機製造，而其中就上訴人吉興企業社之浪板製造機之利潤即有鑑定，雖被上訴人就其鑑定結論表示不服，然其中利潤分析中也為估算每月有215280元利潤（被上訴人也認為鑑定過低），縱採該鑑定之利潤分析，本案所請求11餘月應超過原審所判決，祈審酌之。
⑹除上開上訴人之機器之鑑定利潤外，按上訴人製作本案專利
浪板之浪板製造機為嘉宏機械有限公司所製造（見鈞院92年智上字第 4號民事判決），而嘉宏公司所販售之浪板製造機除售予本件上訴人吉興企業社外，尚有亞欣捲門股份有限公司（鈞院95年智更㈠第 1號）、喬利鋼鐵股有限公司（南投地院90年重訴字第 133號）等案進行專利訴訟，故於訴訟中有國立中興大學91年9月3日所機鑑（91）字第 082號產能鑑定報告（亞欣案），有台灣區機器工業同業公會88年 9月20日台區機會業字第 88293號機器鑑定報告（88年抗字第99號，亞欣案），及台灣省機械技師公會92年5月7日產能鑑定報告（喬利案），可供參酌：
①故依中興大學91年9月3日機鑑（91）字第 082號產能鑑定
報告及台灣區機器工業同業公會之產能鑑定結果並經鈞院95年智更㈠第 1號判決引用：每分鐘產能11公尺，扣除進料成本每尺毛料13元計算，每月產值＝每分鐘產能×每小時60分×每天工作時數×每月工作天×市價（每公尺）＝11公尺／分×60分／時×8時／天×25天／月×100天／公尺＝00000000元，每月生產成本＝11公尺／分×60分／時×8時／天×25天／月×87天／公尺＝00000 000元，每月產值00000000扣除每月生產成本 00000000＝0000000元（為每月實際毛利），而本案請求期間自88年 5月21日至89年4月30日，計11餘月，已遠超過原審所判決數額0000000元。
②若依台灣省機械技師公會之產能鑑定報告結果，每分鐘產
能11公尺，利潤也每公尺10元，每月可產生之利潤為897732元，本案請求11餘月計算，亦遠超過原審所判決數額。
③而所援產能鑑定之機器均為嘉宏公司所製造，而鑑定之時間也與本案請求時間相近，祈審酌之。
⑺再上訴人於南投地院89年自字第11號違反專利法刑事案件中
自承，每日生產1、2千尺（以2千尺計為666.6公尺）而每公尺之利潤至少為10元，每月可得利潤至少151118元，若以銷售仿冒品全部收入計算發泡浪板價格每公尺以100 元計，則每月銷售額即可達0000000元，祈審酌之。
⑻按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大
困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第1項亦有明文。按最高法院73年台上字第4443號判決闡明「專利權非專利權人已從事製造、販賣該項專利品，或已有一定之營業計畫，始應受保護，此觀專利法第67條第1項規定：核准專利滿3年，無適當理由未在國內實施或未適當實施其發明者，專利局得依關係人之請求特許其實施，特許實施人對專利權人應予以補償，至賠償數額應以若干為相當，如當事人不能為確切之證明者，參照本院18年上字第2746號判例意旨，故祈請鈞長可依其調查所得，斟酌情形為之判斷。
⑼本案原審已由兩造同意以保全「照片」送請台灣科技大學鑑
定，而鈞院前審已將扣案訟爭隔熱浪板送請台灣科技大學補充鑑定，補足首次未以實物鑑定之不足。故上訴人現質疑台灣科技大學之鑑定資料有重大瑕疵云云，要無足採。故上訴人聲請再送工研院鑑定，顯無必要，丁○○亦無傳訊必要，因有共同侵權之虞，供詞必不真實。
⑽況依專利法第85條請求損害賠償，尚可依侵害人因侵害行為
所得之利益計算其損害。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。故請調取上訴人營所稅資料，並請依民事訴訟法第 344條命上訴人提出「商業帳簿」（86年至89年）以明其生產銷售真相。而應以進貨為產能計算標準才合理，因已實施專利，且出貨查證不易，再營所稅資料似只限於上訴人資料即可，因為上訴人要求被上訴人資料之理由，不是表面理由即被上訴人未生產，而本案不是商標，專利不用，別人也不能用，即如房屋所有權人不住，他人即可住之嗎？故不能以之為理由，事實上被上訴人即因仿冒者太多，以致難以維持，而上訴人真正要求被上訴人資料的理由，無非為知商業機密。
二、上訴人則以：訟爭隔熱浪板並未具備系爭新型專利「扣接結構」等必要構成要件，自無侵害被上訴人專利權可言。又專利權之構成要件本應以專利說明書之申請專利範圍而為判斷，即專利說明書內所載申請專利範圍當為確定專利範圍之直接依據，台灣科技大學鑑定報告係以系爭專利之「中文創作摘要」作為判斷系爭專利之依據，難為侵害專利之證明。系爭專利權於86年 4月22日遭訴外人李幸修等人向中央標準局舉發成立而撤銷，嗣被上訴人提起訴願、再訴願，均因該專利結構不具新穎性及進步性，而遭駁回，其後行政法院雖於88年 5月20日判決將原處分撤銷，由智慧財產局另為適法之處分，惟此係因被上訴人於系爭專利主要特徵部分增加並更正「於搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」，始於89年5月1日獲智慧財產局准許更正，嗣經濟部於89年 7月10日認舉發不成立，足證本件被上訴人未就系爭專利增加並更正前，並不被認定有進步性及新穎性，則自遭舉發成立時起至89年 7月10日期間，被上訴人之專利處於不確定之狀態，自難謂有何侵害情事。又被上訴人曾於87年5月12日以存證信函通知伊侵害專利權，迄89年8月31日始提起本件訴訟，其請求權已罹於 2年之時效期間而消滅。再者，縱認伊有侵害系爭專利權情事，被上訴人以機器產能計算損害賠償金額，於法亦有未合。況被上訴人並未實際生產系爭專利產品，無何損害，伊未因製造系爭浪板獲有利益，尤無不當得利可言，被上訴人訴請賠償損害或返還利益，均無依據等語，資為抗辯。
經最高法院發回更審後補陳：
⑴系爭專利權有應撤銷之原因，且經經濟部智慧財產局（以下簡稱智財局）審定應撤銷專利權：
①按「本法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產
民事事件，其法院管轄及審理程序依下列規定：依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。‧‧」、「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，‧‧‧法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」，智慧財產權案件審理法第37條、第16條分別定有明文。另依智財局於83年 7月28日審定准予系爭專利當時之專利法第98條第 2項亦規定：新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利，合先敘明。
②本件被上訴人於原審起訴主張上訴人所生產之隔熱浪板產
品與系爭新型專利之申請專利範圍實質相同，認侵害系爭專利而提起專利權損害賠償之訴，上訴人則抗辯系爭專利有應撤銷之事由，且系爭隔熱浪板未落入系爭專利申請專利權範圍，則揆諸上開法文規定，本件自應先審究系爭專利申請專利範圍是否有上訴人主張得撤銷之事由？③系爭專利申請專利範圍為「一種隔熱浪板結構改良，係將
第00000000號『防滲隔熱浪板之結構』加以改良成形，其大體包括：發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體；鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該板之強度；及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭擠之搭接部；裝飾紙：具有美麗花紋之裝飾用化學品；由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」，系爭專利係因習知隔熱浪板結構導水槽只設於高起緣一邊之內側，但另外無導引槽之側，依舊會產生集水而內滲，導致屋頂滴水現象；搭接兩片浪板，必先將其中之一截除部分發泡棉層及金屬板，浪費材料及增加施工困擾與時間；搭接處因無相互扣接結構，影響浪板搭接結構之穩固強度。因而鋼板高起緣之左右兩側設導引槽40及搭接方便之預留置留空間
A、B及搭接部21，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽 211，俾形成浪板搭接處之扣接結構，防止水份滲透而由導引槽排出。④查81年 9月21日公告之第00000000號「隔熱金屬浪板」專利案，為一種隔熱金屬浪板，其構造係由金屬浪板（上層）、發泡體（中間層）、底面板（底層，可為金屬板、壓紋紙、鋁箔紙‧‧‧等）等依序疊置而利用中間層發泡體未硬化前之黏性，將上下層黏成一體，其上層金屬浪板之一側凸峰底下無發泡體與底面板，其特徵在於上層浪板之另一側凸峰頂面設有兩個凹槽且分佈於凸峰頂面左右兩側。且其附屬項亦界定其中凹槽形狀為V型或U型；其中上層金屬浪板一側之凸峰頂面中央部位或另一側凸峰頂面底下可黏附一阻水條，以徹底防止雨水由隔熱金屬浪板間之疊接處滲入屋內。此有專利公報、專利說明書可稽，而該專利案已揭示有鋼板、發泡棉層、裝飾紙等構造，其於鋼板高起緣兩側設有V型或U型之凹槽，具有導水功能，並強化疊接凸峰的強度，與系爭專利導引槽之結構及功能相同。
⑤另80年12月11日公告之第00000000號「金屬浪板之新穎結
構」，係一種金屬浪板之新構造，亦有專利公報、專利說明書為憑。而該專利案之金屬浪板，係於一側邊形成一較中間構浪高度低於一鋼板厚而內側邊具有一較長肩部之梯階形溝浪之接合座，而另一側邊形成為與中間溝浪等高而外側邊具有一較短肩部之梯階形之構浪之接合端，該接合端恰可套設相鄰之金屬浪板側邊之接合座，則相互接合處之一側肩部位置形成一防滲槽。系爭專利於搭接部二側頂緣所設之圓弧凹槽實際上係對等於第00000000號專利之梯階形接合端之二側凹槽。且第00000000號之梯階形接合處其頂緣二側亦設有凹槽，雖因其肩部長度不同，因此當接合端與接合座相互接合後形成一防滲槽，與系爭專利則為等長度之二短肩部，因此可形成二導引槽有所差異。但第00000000號專利金屬浪板外側邊肩部恰可套設於另一片浪板之內側邊肩部上，而達成兩片金屬浪板相互結合而具有一防滲槽之結構。系爭專利等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與第00000000號專利肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後，僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依第00000000號專利之揭露，應可輕易思及，並不具突出之技術特徵。系爭專利之搭接部圓弧凹槽設計雖可增進上、下兩浪板之扣合強度，但不保證兩浪板在導引槽下方位置之疊接緊密度；且由於系爭專利在搭接部之內側端設有導引槽，反而會增加雨水藉由毛細現象而滲入內部之機會，其功效反較搭接部之內側端不具有引導槽之第00000000號專利案差。
⑥準此可知，系爭專利於鋼板高起緣之左右兩側均設有導引
槽之構造特徵已揭露於第00000000號專利中，而系爭專利於搭接端利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構亦已具諸於第00000000號專利案中，系爭專利等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與第00000000號專利案中肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依第00000000號、第00000000號二件專利案之揭露，應可輕易完成系爭專利之技術內容，且未能有功效之增進。
⑦此外，系爭專利遭訴外人李山林等人以上開二件專利案為
引證案提出舉發，業經智財局審定：舉發成立，應撤銷專利權，有該局97年12月5日（97）智專三㈢06001字第09720673620 號專利舉發審定書為憑，而細閱該審定書之理由，即係認系爭專利特徵確實為上開二件專利案所揭示習知技術之簡易組合，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能功效增進，且與經濟部95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書及台北高等行政法院95年度訴字第0289
2 號判決之理由大致相同，是以被上訴人雖對上開撤銷專利權之處分依法提出訴願，惟應甚難改變系爭專利應予撤銷之結果。
⑧綜上所述，由81年 9月21日公告之第00000000號專利及80
年12月11日公告之第00000000號專利案所揭示習知技術，足以證明系爭專利不具進步性，違反核准審定時所適用之專利法第98條第 2項之規定，應予撤銷，則依智慧財產局案件審理法第16條第 2項規定，被上訴人之系爭專利於本件民事訴訟法中自不得對上訴人主張權利，從而被上訴人之請求，即無理由，應予駁回，詎原審不察，而為不利於上訴人之判決，自不應予以維持。而本件既因系爭專利有應撤銷之原因而不得對上訴人主張權利，則系爭隔熱浪板產品是否與系爭專利之申請專利範圍實質相同？以及被上訴人請求之損害賠償數額是否正當有據，均已無審究之必要。順附智慧財產法院判斷專利應予撤銷之民事判決乙份，以供鈞院參酌。
⑵退步言之，縱鈞院認定系爭專利並無得撤銷之原因，惟因系
爭隔熱浪板與系爭專利之申請專利範圍不同，仍不構成侵害：
①按系爭專利曾經遭訴外人李幸修、陳嘉欽、奇遠實業有限
公司分別先後舉發成立，有被上訴人於原審提出之被舉發一覽表為憑，且系爭專利曾於遭舉發成立後，被上訴人曾申請更正申請專利範圍、圖式、說明書，經濟部智慧財產局始於89年5月1日為更正公告，更正之內容係於申請專利範圍增加「而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，乃增加申請專利範圍獨立項之元件及限制條件，使得專利範圍縮小，合先敘明。②再按判斷專利權侵害是否成立，於專利標的為物品時，應
就申請專利範圍所述之形狀、構造或裝置與待鑑定物品作比較，系爭隔熱浪板因無系爭專利「圓弧凹槽 211」之特徵，故於二片搭接時，無法形成「上層鋼板緊密嵌固下層鋼板，使搭接更穩固」之扣接結構，而係呈現上、下層二片鋼板間存有間隙並未緊密接貼，且系爭浪板上下二片若以手用力按壓或以螺絲鎖結施加外力後，亦僅形成一側導水槽，而與系爭專利不需以螺絲鎖結即可形成扣接結構並形成二側導水槽（參系爭專利說明書圖三之組合示意圖及圖四實施例示意圖可明）有明顯之差異，且被上訴人於維護其專利之過程中，亦陳稱：『系爭專利二隔熱浪板搭接部之二側頂緣分別設有「圓弧凹槽」，藉該圓弧凹槽之扣接作用，使二浪板緊密「嵌扣」成為一體，組合時不須藉螺絲釘固定，具有增進功效』，亦有經濟部訴願決定書為憑，顯見與系爭專利之申請專利範圍截然不同，請求鈞院當庭勘驗系爭隔熱浪板，即可明瞭系爭隔熱浪板並未侵害系爭專利。
③台灣科技大學93年 3月11日之鑑定報告有重大瑕疵，顯不足採：
1.原審送鑑之資料，僅係保全證據所拍攝之六張照片，且該照片均非系爭隔熱浪板之各面近照，並未顯示各項細部結構，更無二片浪板搭接之情形，衡情根本無法鑑定，但該校竟稱與系爭專利全要件相同，且未標示如系爭專利所示之二側導水槽之位置何在，顯屬率斷。
2.又該報告附件三之附圖六，其圓弧凹槽 211之標示位置卻非於「預留預搭擠之搭接部」上，另系爭專利之置留空間A、B係位於無發泡棉層之鋼板上，但該報告附件三附圖四卻標示於有發泡棉層之鋼板上，足證該報告亦未詳細比對專利說明書之圖式與待鑑定樣品之結構，致發生錯誤。
3.依智財局所頒布專利侵害鑑定基準中「鑑定侵害判斷之流程」所示，於無「適用消極均等論」時，應再探討有無「適用禁反言」，如無，始能得出待鑑物與系爭專利相同之結論，惟該報告竟僅依據消極均等論之判斷，即認待鑑定物品侵害系爭專利，而未進一步作禁反言分析（報告書第8、9頁參照），該報告自有違上開鑑定流程，況有關審查本專利之歷程資料，鑑定單位可自行或函請原審向智財局調取，鑑定單位卻未此之為而逕行作出侵害之結論，其報告自不足取。
4.此外，就上訴人對該校上開鑑定報告之質疑，原審曾傳喚該校鑑定人林彥君先生到庭說明，惟林彥君並未到庭，似不敢接受公開檢驗，則該校鑑定報告自不得遽予採信。
④上訴人於原審曾提出台灣省機械技師公會於93年 4月27日
作成之專利鑑定評估報告，用以佐證台灣科技大學上開鑑定報告之缺失及系爭隔熱浪板與系爭專利申請範圍不同，惟原審對此無隻字片語為證據取捨之論斷，於法亦有未合。
⑤另本件於鈞院前審時，法院固依職權於94年3月1日再囑託
台灣科技大學為鑑定，並經該校於94年6月6日作出鑑定及相關說明報告書，惟該報告仍有瑕疵而不足採，業經上訴人於鈞院前審提出書狀予以指摘外，單以該校受託鑑定時，專利侵害鑑定基準，業已經智財局公告自93年10月 5日停止適用，且經修正為「專利侵害鑑定要點」，該校竟猶以已停止適用之鑑定基準為鑑定，亦有可議，尤以該校上開報告稱系爭隔熱浪板有扣接結構及二側導水槽，明顯與鈞院前審當庭勘驗系爭隔熱浪板二片實際搭接之情形不同，是證該校上開報告亦不足取。
⑥尤其，台灣省機械技師公會製作上開專利鑑定評估報告之
鑑定人員戊○○先生於鈞院前審當庭勘驗系爭隔熱浪板時，亦到庭證稱：系爭隔熱浪板沒有扣接結構，系爭隔熱浪板搭接後只形成一側導水槽，德保有限公司的專利是二個導水槽等語，足證系爭隔熱浪板與系爭專利之申請範圍並不相同，自不構成侵害。
⑦此外，上訴人於89年3月7日遭被上訴人聲請南投地方法院
前來工廠實施保全證據後，基於市場之需求及為免與被上訴人徒生爭執，乃於同年 3月10日委託第三人丁○○更改隔熱浪板之形狀而與本件送鑑定之系爭隔熱浪板已有不同，亦經證人丁○○於鈞院證稱：「（有改與沒改，有何差別？）改過的話，通氣孔會比較寬，就是通氣孔小孔變大孔」，是以縱系爭隔熱浪板與系爭專利申請專利範圍相同，亦僅止於89年3月7日之前所生產之浪板而已，並非於89年 4月30日以前所生產之隔熱浪板均相同並構成侵害，故被上訴人主張自88年5月21日起至89年4月30日止，上訴人生產隔熱浪板侵害其專利權云云，尚非全然有據。
⑶再退步言之，縱認系爭隔熱浪板落入系爭專利之申請專利範圍，上訴人亦無故意、過失：
①被上訴人之前手林宗慶雖經智財局於83年9月1日公告取得
系爭專利，但公告後，系爭專利即遭舉發，並舉發成立，因此，被上訴人乃於86年 5月15日提出說明書、圖式及申請專利範圍之更正，其更正後之專利範圍增加「而該搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，曾經智財局於87年10月 8日函復不准更正，嗣經被上訴人循行政救濟，迨至89年5月1日智財局始准更正並予公告，由此可知，系爭專利於89年5月1日更正公告前，其專利範圍究竟為何並不明確，而專利範圍既不明確，即無從使第三人足以知悉並予遵守，故第三人縱有侵害，亦難認有何故意過失。本案被上訴人自承請求損害期間自88年5月21日起至89年4月30日止，亦即請求之起訖點，均在其專利範圍更正並重新公告之前，則上訴人縱有侵害，亦無故意過失可言。
②更何況，於被上訴人請求損害之期間，系爭專利曾遭下列
第三人提出舉發，並經智財局審定舉發成立，而撤銷系爭專利：
1.第三人李幸修等四人於85年 5月13日提出舉發一，經智財局審定「舉發成立，應撤銷其專利權」，發給86年 4月22日台專（判）05020字第15187號審定書，被上訴人不服提出行政救濟，經最高行政法院於88年 5月20日以「本案專利說明書及申請專利範圍是否准予更正，如准予更正，本案審查結果是否不同？」為由撤銷原處分，嗣智財局始因已准予被上訴人更正並公告而於89年 7月10日作出舉發不成立之處分。
2.第三人陳嘉欽85年 8月14日提出舉發二，經智財局87年12月 2日審定「舉發成立，應撤銷其專利權」。
3.第三人奇遠實業有限公司提出舉發四，經智財局於88年
4 月17日審定「舉發成立，應撤銷其專利權」，經被上訴人提起行政救濟，始由經濟部於88年11月10日訴願決定原處分撤銷，另為適法之處分。
③由上可知，系爭專利權被撤銷之狀態係自86年 4月22日起
持續至88年11月10日為止，原審判決認至88年 5月20日行政法院判決為止，尚有違誤，至於88年11月11日起至89年
7 月10日智財局就前開舉發一依據89年5月1日更正公告之專利範圍重新審查，及於90年2月5日就前開舉發二，及於91年 5月28日就前開舉發四分別作出舉發不成立之處分前，被上訴人就本件專利是否已有新穎性及進步性，實仍處於不確定之狀態，換言之，被上訴人是否得享有專利權，仍有疑問，則原審認上訴人自88年5月21日起至89年4月底止有侵害專利之過失之行為，尚非允洽。
⑷被上訴人未舉證證明實際受有損害，及其損害與上訴人之行為間有何因果關係存在，其請求自屬無據：
①被上訴人於鈞院96年 6月20日準備程序期日主張本件係依
修正前專利法第89條第1項第3款計算損害額，於98年 4月13日民事辯論意旨狀稱本件請求損害期間應自88年 5月21日起至89年4月30日止。
②惟「關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有實際損害為
成立要件，若絕無損害亦即無賠償之可言」、「損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為其成立要件，故原告所主張損害賠償之債，若不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在」，此即所謂損害填補原則。再按修正前專利法第89條第 1項之規定，純係計算損害之方法，並非損害賠償原則之例外，被上訴人主張損害賠償請求權存在，自仍應舉證證明有損害之發生及有責任原因之事實，並兩者間有相當因果關係，符合損害賠償成立要件後，始得依該條規定計算損害之金額。最高法院89年度台上字第1754號判決亦著有明文。
③被上訴人並未製造系爭專利隔熱浪板產品販售，當不致因
上訴人製造、銷售系爭隔熱浪板，而受有任何專利權之損害，其既無損害，自無賠償可言。被上訴人亦始終未能就其實際受有任何損害，予以舉證證明。至於修正前專利法第88條第1項、第89條第1項：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害」之規定，亦以有「發明專利權受侵害」致專利權人受有損害為前提要件，修正前專利法第89條第1項第3款「法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額」請求賠償者，僅係針對如何計算損害數額而已，亦即該法條第1項第3款「法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額」而計算其損害者，仍須專利權人受有損害時始得適用，茍專利權人實際並無損害，仍不得據此請求賠償。
④況被上訴人既選擇依修正前專利法第89條第1項第3款規定
，作為計算其損害數額之依據，自應以「法院囑託專利專責機關或專家估計之數額」為憑，惟被上訴人於鈞院囑託台灣經濟發展研究院鑑定估計損害額後，竟拒繳鑑定費，致台灣經濟發展研究院未為鑑定，即法院並無專利專責機關或專家估計之數額可憑，而被上訴人既不願鑑定，自應認被上訴人並未盡舉證責任，應予以悉數駁回其請求，而不得再適用民事訴訟法第222條第2項之規定。
⑤復查，被上訴人雖援引其他另案訴訟之鑑定結果主張計算
損害賠償數額等語，惟上開鑑定結果，除與上訴人無關外，亦與修正前專利法第89條第1項第3款之規定不符，自不得比附援引，被上訴人此部分之主張仍無可採。
⑥此外，被上訴人雖又提出台北市機械技師公會92年5月7日
之專利權侵害鑑定報告書所載之產能及利潤鑑定分析作為本件損害數額之計算，惟除上訴人否認該份報告內關於產能計算及利潤分析之內容為真正外，事實上，該份鑑定報告書係針對被上訴人之另件新型第105185號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」專利權是否被侵害為鑑定，與本件被上訴人主張之新型第106273號「隔熱浪板結構改良」核屬不同之專利權，兩者之待鑑定物更非相同，自不能比附援引，尤其該鑑定報告所為產能及利潤鑑定分析，就其中產能估算，亦明白表示「不考慮銷售因素」，是其利潤分析更不得作為上訴人銷售系爭隔熱浪板所得利益之佐證。
⑦由上可知，被上訴人依據修正前專利法第89條第1項第3款規定請求損害賠償，不應准許。
⑸被上訴人雖又主張依據不當得利為本件請求，惟其請求仍不應准許：
①上訴人因製造、銷售系爭隔熱浪板，並未獲有任何利益，
甚至還出現虧損，此由鈞院前審向財政部台灣省中區國稅局南投縣分局函調上訴人之營利事業所得稅結算申報資料及核定通知書等相關資料影本所示，上訴人於88、89年製造、銷售系爭隔熱浪板之淨利為負數，亦即呈現虧損，並無任何所得利益，既無獲利，何來返還利益？②更何況，縱鈞院認上訴人因銷售系爭隔熱浪板而有所得利
益，惟該利益亦係上訴人基於與第三人間所訂買賣契約，於交付隔熱浪板後取得之對價，並非無法律上之原因而獲得利益，核與不當得利之構成要件不符，被上訴人之請求仍屬無據。
三、本件原審對於被上訴人之請求，判決被上訴人部分勝訴，即：上訴人應給付被上訴人 166萬2300元及自89年9月6日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息。並駁回被上訴人其餘之訴。並就被上訴人勝訴部分，諭知附條件假執行及免為假執行。上訴人就其敗訴部分聲明不服，上訴聲明求為判決：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄，㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。被上訴人則求為判決駁回對造之上訴。被上訴人於第一審敗訴部分未經合法上訴，已確定。
四、按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」，智慧財產權案件審理法第16條定有明文。另智財局係於83年 7月28日審定准予系爭專利，而依當時有效之專利法第98條第 2項亦規定「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」查：
⑴系爭專利申請專利範圍為「一種隔熱浪板結構改良，係將第
00000000號『防滲隔熱浪板之結構』加以改良成形，其大體包括：發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體；鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該板之強度；及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭擠之搭接部；裝飾紙：具有美麗花紋之裝飾用化學品；由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」此有專利說明書足憑（見南投地院92年度救字第5號卷第14頁）；而系爭專利係因習知隔熱浪板結構有「①導水槽只於高起緣一邊之內側，導引部分集水由導引槽流走，但另外無導引槽之一側，依舊會產生集水而內滲，導致屋頂滴水現象；②由於需將兩片浪板搭接，而必先將其中之一，截除部分發泡棉層及金屬板，而留一部份高起緣，因此浪費材料及增加施工困擾與時間，且去除發泡棉層及金屬板不易，徒增施工困難度；③於兩片浪板搭接處，因無相互扣接結構，故容易受風力吹掀而鬆動，致影響浪板搭接結構之穩固強度。」之缺點，因而於鋼板高起緣之左右兩側設導引槽40且利用疊置覆蓋方式，形成無隙縫，用導引槽40將水份導引出，可防止滲水進入之屋內滴水現象。另為搭接之方便預留置留空間A、B及該搭接部21，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽 211，俾形成浪板搭接處之扣接結構，防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象。此有專利說明書足憑（見南投地院92年度救字第5號卷第13頁正反面）。
⑵81年 9月21日公告之第00000000號「隔熱金屬浪板」專利案
，為一種隔熱金屬浪板，其構造係由金屬浪板（上層）、發泡體（中間層）、底面板（底層，可為金屬板、壓紋紙、鋁箔紙‧‧‧等）等依序疊置而利用中間層發泡體未硬化前之黏性，將上下層黏成一體，其上層金屬浪板之一側凸峰底下無發泡體與底面板，其特徵在於上層浪板之另一側凸峰頂面設有兩個凹槽且分佈於凸峰頂面左右兩側。且其附屬項亦界定其中凹槽形狀為V型或U型；其中上層金屬浪板一側之凸峰頂面中央部位或另一側凸峰頂面底下可黏附一阻水條，以徹底防止雨水由隔熱金屬浪板間之疊接處滲入屋內。此有專利公報、專利說明書可稽（見本院第1宗卷第293至301頁），而該專利案已揭示有鋼板、發泡棉層、裝飾紙等構造，其於鋼板高起緣兩側設有V型或U型之凹槽，具有導水功能，並強化疊接凸峰的強度，與系爭專利導引槽之結構及功能相同。
⑶另80年12月11日公告之第00000000號「金屬浪板之新穎結構
」，係一種金屬浪板之新構造，亦有專利公報、專利說明書為憑。而該專利案之金屬浪板，係於一側邊形成一較中間構浪高度低於一鋼板厚而內側邊具有一較長肩部之梯階形溝浪之接合座，而另一側邊形成為與中間溝浪等高而外側邊具有一較短肩部之梯階形之構浪之接合端，該接合端恰可套設相鄰之金屬浪板側邊之接合座，則相互接合處之一側肩部位置形成一防滲槽（見本院第 1宗卷第302至306頁）。系爭專利於搭接部二側頂緣所設之圓弧凹槽實際上係對等於第00000000號專利之梯階形接合端之二側凹槽。且第00000000號之梯階形接合處其頂緣二側亦設有凹槽，雖因其肩部長度不同，因此當接合端與接合座相互接合後形成一防滲槽，與系爭專利則為等長度之二短肩部，因此可形成二導引槽有所差異。
但第00000000號專利金屬浪板外側邊肩部恰可套設於另一片浪板之內側邊肩部上，而達成兩片金屬浪板相互結合而具有一防滲槽之結構。系爭專利等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與第00000000號專利肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後，僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依第00000000號專利之揭露，應可輕易思及，並不具突出之技術特徵。系爭專利之搭接部圓弧凹槽設計雖可增進上、下兩浪板之扣合強度，但不保證兩浪板在導引槽下方位置之疊接緊密度；且由於系爭專利在搭接部之內側端設有導引槽，反而會增加雨水藉由毛細現象而滲入內部之機會，其功效反較搭接部之內側端不具有引導槽之第00000000號專利案差。
⑷準此可知，系爭專利於鋼板高起緣之左右兩側均設有導引槽
之構造特徵已揭露於第00000000號專利中，而系爭專利於搭接端利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構亦已具諸於第00000000號專利案中，系爭專利等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與第00000000號專利案中肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依第00000000號、第00000000號二件專利案之揭露，應可輕易完成系爭專利之技術內容，且未能有功效之增進。
⑸訴外人李山林等人舉發系爭專利事件，原經智慧財產局處分
「舉發不成立」（94智專三㈢06020字第09421028370號）；但經濟部95年6月28日經訴字第09506171570號（見本院第 1宗卷第30頁）訴願決定書則為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，嗣經最高行政法院維持，而回復至舉發階段，之後又經李山林撤回舉發。但訴外人李山林等人復提出舉發，業經智慧財產局審定：舉發成立，應撤銷專利權，有該局97年12月 5日（97）智專三㈢06001字第09720673620號專利舉發審定書在卷足憑（見本院第1宗卷第 272至277頁）；且經濟部95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書及台北高等行政法院95年度訴字第 02892號判決之理由亦同此認定（見本院第1宗卷第30至33頁、第80至86頁）。
⑹綜上所述，由81年 9月21日公告之第00000000號專利及80年
12月11日公告之第00000000號專利案所揭示習知技術，足以證明系爭專利不具進步性，依上開核准系爭專利時有效之專利法第98條第 2項之規定，本不得取得新型專利，而有得撤銷之原因，依智慧財產局案件審理法第16條第 2項規定，被上訴人之系爭專利於本件民事訴訟法中自不得對上訴人主張權利。
從而被上訴人主張上訴人有侵害其所有系爭新型專利，應負損害賠償責任而請求命上訴人給付 178萬0262元並加計法定遲延利息，即無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審判命上訴人應給付被上訴人166萬2300元及自89年9月6日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。自應由本院予以廢棄改判，如主文第二項所示。
五、本件判決事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無影響，不另論述。
六、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 5 日
民事第三庭 審判長法 官 陳照德
法 官 朱樑法 官 李平勳如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第 466條之1第1項但書或第 2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 江丞晏中 華 民 國 98 年 5 月 5 日