臺灣高等法院臺中分院民事判決 96年度智上易字第1號上 訴 人 優必淨事業股份有限公司兼法定代理人 丁 ○ ○前列二人共同訴訟代理人 楊盤江律師被上訴人 泛信德企業股份有限公司法定代理人 甲 ○ ○訴訟代理人 陳光龍律師複代理人 丙○○上列當事人間請求移轉商標權事件，上訴人對於中華民國95年12月21日臺灣臺中地方法院95年度智字第48號第一審判決提起上訴並為訴之追加，本院於96年2月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴及追加之訴均駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實事實及理由
甲、程序方面按「在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但有民事訴訟法第二百五十五條第一項第二款至第六款之情形，不在此限。又請求之基礎事實同一者，縱於訴狀送達後，原告固亦得將原訴變更或追加他訴，無須得被告同意，惟所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性及關聯性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理時予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，方屬之（參最高法院95年度台抗字第587號裁定）。本件上訴人於原審就商標權部分，係以經銷關係終止為由，本於契約關係及不當得利，請求移轉商標權，於上訴後，追加以商標權之借名關係終止為由，請求移轉商標權之訴訟標的，核屬同一基礎事實，應予准許。
乙、實體方面
壹、上訴人方面：
一、上訴人起訴主張：
（一）緣德國德賀仕動物藥品股份有限公司（下稱德賀仕公司）為隆飛爾動物藥品之製造商，於民國（下同）76年5月26日起指定上訴人丁○○為在台灣地區之唯一代表及相關商標之註冊人，如無上訴人丁○○之同意，任何人均不得使用相關之商標。上訴人丁○○因而以自己或其所負責經營之印豐貿易有限公司名義申請如附表一所示之商標註冊，並取得商標權（下稱系爭商標權）。嗣被上訴人以代理銷售名義於91年5月16日，經依兩造間之授權契約，將系爭商標權辦理移轉登記予伊，然停業後未再代理銷售，自應將上開商標權返還予上訴人丁○○。故上訴人丁○○以起訴狀終止該授權契約，則契約既已終止，上訴人自得依據契約關係及不當得利之法律關係，請求被上訴人返還系爭商標權。
（二）附表二所示之「鴿環」專利（下稱系爭新式樣專利）為奧地利甘特納電子有限公司（下稱甘特納公司）所研發，於86年4月間與上訴人優必淨事業股份有限公司（以下簡稱優必淨公司）簽訂獨家經銷商契約，授權上訴人優必淨公司獨家經銷相關產品，嗣被上訴人向我國智慧財產局申請新式權專利並取得專利權，而甘特納公司於93年9月17 日發函要求被上訴人返還上開專利，嗣將請求返還專利之權利讓與上訴人優必淨公司與丁○○2人，故上訴人2人自得依不當得利及侵權行為之法律關係，請求被上訴人移轉系爭新型專利權。
二、上訴人於本院補充陳述：
（一）上訴人丁○○請求被上訴人移轉商標權部分：上訴人丁○○與被上訴人間就商標註冊登記間為借名登記關係，借名註冊商標權之關係已終止及借名目的已消滅，上訴人已依民法第549條第1項規定終止，則依民法第549條第1項及第179條後段規定，被上訴人應返還 (移轉)系爭商標權：
1.按「按委任契約，依民法第五百四十九條第一項規定，當事人之任何一方得隨時終止。則當事人為終止之意思表示時，不論其所持理由為何，均應發生終止之效力。原審既認兩造有借名登記之無名契約存在，並應類推適用委任關係之規定。倘上訴人以前開民事變更訴訟狀或其後之準備書狀等繕本送達係作為終止借名登記契約之意思表示，則兩造之該項契約即為終止」，最高法院95年度台上字第153號判決闡釋明確 (見本院卷第54頁至57頁上證6號)。
2.德賀仕公司 (Dr. Hesse Tierpharm aGmbH & Co KG)為隆飛爾 (Rohnfried)動物藥品之製造商，於76年5月26日起指定上訴人丁○○先生為在台唯一代表及相關商標之註冊人，如無上訴人丁○○之同意，任何人均不得使用相關之商標。又依系爭商標之申請及變動情形表，由上述內容可知，被上訴人之商標權均從印豐貿易有限公司移轉而來，而上開二家公司為關係企業，被上訴人之法定代理人為甲○○，上訴人丁○○為董事，二人原為夫妻關係，印豐貿易有限公司之法定代理人原為上訴人丁○○，二家公司之實際負責人均為上訴人丁○○。商標係指定使用在與動物( 主要是賽鴿)有關之物品 (藥品、飼料、鴿籠門框等)，於91年間，因印豐貿易有限公司不再營業，才由上訴人黃廷代表印豐公司於91年5月16日將系爭商標「無償」移轉給被上訴人 (實際上亦由丁○○代表)，以便由被上訴人使用系爭商標繼續營業，經銷系爭商標所表彰之商品，並無使被上訴人終極取得商標權之意思。
3. 按「因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本
法申請註冊」，商標法第2條定有明文。上訴人丁○○被上開德國公司指定為系爭商標在台灣之唯一註冊人及代表人，因而先後借用印豐貿易有限公司及被上訴人公司之名義辦理註冊，以便由該等公司經銷系爭商標指定之商品。茲被上訴人已於95年8月1日停止營業，丁○○借用被上訴人名義註冊登記為商標權人之目的已消滅，且以起訴狀及本書狀繕本之送達終止借名註冊商標之契約關係，上訴人自得以契約關係終止為由 (類推適用民法第549條第1項)及借名目的已消滅為由 (民法第179條後段所定不當得利)，請求被上訴人移轉系爭商標權。
（三）上訴人優必淨事業股份有限公司及丁○○請求移轉系爭專利權部分：
依侵權行為及不當得利之規定請求：
1.系爭專利為甘特納公司 (Gantner Electronics GmbH)所創作，於86年4月間與上訴人優必淨公司簽訂獨家經銷商契約，授權優必淨公司獨家經銷相關產品，嗣被上訴人向我國智慧財產局申請新式權專利並取得專利權，甘特納公司於93年9月17日發函要求被上訴人返還上開專利，嗣將請求返還專利之權利讓與上訴人優必淨事業股份有限公司及丁○○。又上開信函及協議書，業經我國駐維也納台北經濟文化辦事處認證，故其形式為真正，且為被上訴人之訴訟代理人所不爭執。若被上訴人辯稱未收受原證4號之信函，縱認屬實，上訴人於起訴時已檢附該證物，則被上訴人至遲於起訴狀繕本送達時已受通知。
2.按「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」，專利法第109條第1項定有明文；「申請新式樣專利，由專利申請權人備具申請書及圖說，向專利專責機關申請之」，「申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明創作人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件」，同法第116條第1、2項定有明文；又「新式樣專利權人非新式樣專利申請權人者」，利害關係人得提起舉發，請求撤銷專利權，專利法第128條第1項第3款及第2項規定甚明。
3.由上開規定可知，專利法授與新式樣專利權，其目的在保障申請人之創作，如申請人非創作人，則應受讓創作人之專利申請權，絕未有授與剽竊人專利權之用意，因此，如新式樣專利權人非申請權人 (亦即非創作人亦非受讓人)，得予以撤銷專利權，惟撤銷新式樣專利權之結果，將導致專利權效力自始不存在 (專利法第129條第1項準用第80條規定)，故專利之創作人或其受讓人應以請求專利權人移轉專利權之方式為之，始能保護專利之創作人或其受讓人依法應取得之專利權，此有改制前行政法院75年判字第1735號判決可供參考：「受雇人與職務有關之發明 (創作)，於申請新型專利時，未會同雇用人共同連署，受雇人單獨申請登記為新型專利權人致侵害其權利者，宜由雇用人補具申請書向經濟部中央標準局申請主張該新型專利為受雇人與職務有關之創作，其專利權為雙方所共有，而由該局就受雇人之創作是否與職務有關，新型專利權應否為雇用人及受雇人共有予以審定，雇用人尚不得主張受雇人非『專利申請權人』，而依專利法第一百零四條第二款撤銷其專利權，否則若謂受雇人非『專利申請權人』而由雇用人予以撤銷，則其專利權之效力，視為自始即不存在 (專利法第一百十條準用第六十三條)，顯非雇用人所欲求之目的」。
4.查系爭新式樣為甘特納公司所創作，遭被上訴人非法申請取得專利權，致該公司未得應可取得之專利權而受有損害，被上訴人則受有取得專利權之利益，被上訴人或其法定代理人甲○○均非創作人，亦未受讓上開奧地利公司之專利申請權，依上開說明，甘特納公司自得依侵權行為及不當得利之規定請求被上訴人移轉系爭專利權，茲甘特納公司將請求返還系爭專利之權利讓與上訴人，上訴人自得請求被上訴人移轉。
5.乃原判決將系爭「新式樣」專利權誤為「新型」專利權，認事有誤；且以被上訴人現仍為專利權人為由，認定上訴人不得依侵權行為及不當得利之規定請求移轉，用法亦有違誤。
（四）專利舉發之規定不影響上訴人依民事侵權行為及不當得利之規定行使權利：
專利法第129條準用第34條第1項規定，對於專利權人非專利申請權人，雖已規定舉發之行政救濟程序，惟此乃對於經濟部智慧財產局授與專利權之行政處分有瑕疵所為之撤銷規定 (瑕疵行政處分之撤銷)；惟被上訴人之行為同時成立民法上之不當得利及侵權行為，並無任何法律規定禁止上訴人於此情形不得主張民法上之權利，故上訴人自得依民法之相關規定行使權利。
貳、被上訴人方面：
一、被上訴人於原審則以：
（一）德賀仕公司並未對系爭商標向我國申請註冊，並未取得商標專用權，且被上訴人與德賀仕公司及上訴人丁○○間，均無代理銷售契約關係存在，被上訴人並非以代理銷售名義取得系爭商標專用權，上訴人丁○○空言主張並不可採。
（二）系爭新式樣專利權係由被上訴人依法申請取得，被上訴人與甘特納公司及上訴人優必淨公司、丁○○間，就系爭新式樣專利權均無任何契約關係，上訴人請求返還，並無理由等語，資為抗辯。
二、被上訴人於本院補充陳述：
（一）被上訴人否認：「上訴人丁○○被德國德賀仕藥品股份有限公司指定為系爭商標在台灣之唯一註冊人及代表人。」，且系爭商標權係註冊登記在被上訴人名下，而上訴人丁○○主張的德賀仕公司，並未對於系爭商標向我國申請註冊，所以德賀仕公司，並未取得系爭商標之商標專用權。
（二）經濟部自九十一年十月起，已不再發放公司執照，所以自該時起，如果公司設立登記事項有變更時，均會要求公司於申請變更時，將舊的公司執照繳回，並在公司變更登記表上註記執照已繳銷，所以上訴人所指被上訴人「繳銷公司執照」，是指此種情形，而被上訴人僅是暫時停止營業，並非永久不再營業。至於要查詢公司設立登記資料，可以上網向經濟部網站查詢，或者向主管機關申請公司變更登記事項卡。
（三）被上訴人否認：「新式樣專利為奧地利甘特納電子有限公司所創作，且曾經授權優必淨事業股份有限公司獨家經銷相關產品。」，被上訴人亦未收受甘特納公司於九十三年九月十七日之信函，另對於上訴人於原審所提出之協議書，被上訴人亦否認其真正。
（四）按「凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法取得新式樣專利。」、「申請專利之新式樣經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內繳納證書費及第一年年費後，始予公告。」、「申請專利之新式樣，自公告之日起給予新式樣專利權，並發證書。」專利法專利法第一百十條第一項、第一百十三條第一項、第二項分別定有明文。本件系爭新式樣專利，係由被上訴人依上開專利法規定申請取得新式樣專利，上訴人請求返還，並無理由。而本件被上訴人與上訴人間並非僱用人與受僱人之關係，上訴人所援引之行政法院75年判字第1735號判決，於本件並無適用。
（五）「發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。」，專利法第三十四條第一項定有明文，而該項規定依據同法第一百二十九條規定於新式樣專利權準用。是專利法已經對專利權之爭議規定其救濟程序，上訴人捨此而不為而逕行提起本件訴訟，其訴為無理由。
參、原審經審酌兩造所提出之攻擊防禦方法後，認上訴人依據契約關係，及不當得利之法則，請求被上訴人返還系爭商標權予丁○○，另依侵權行為及不當得利之法律關係請求被上訴人返還系爭專利權，並移轉給上訴人二人，均屬無據，而予駁回。上訴人對原審判決不服提起上訴，於本院聲明為：⑴原判決廢棄。⑵被上訴人應將系爭商標權移轉給上訴人丁○○。⑶被上訴人應將系爭專利權移轉給上訴人優必淨公司及丁○○。⑷一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人於本院答辯聲明為：⑴上訴駁回。⑵第二審訴訟費用由上訴人負擔。
肆、得心證之理由：
一、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。民事訴訟法第277條第1項前段定有明文。
二、按「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。」，商標法第二條定有明文。是依此規定，我國商標法係採註冊主義及屬地主義，欲在我國取得商標專用權者，須依我國之商標法註冊，凡外國商標依我國商標法註冊而取得商標專用權者，其效力與保護，原則上與本國商標同，至於在他國取得商標專用權，但未在我國註冊者，即無法享有商標專用權。本件德賀仕公司既未依商標法規定，在我申請商標註冊，則在我國自不能主張其有系爭商標之商標專用權，其理至明。
三、上訴人雖主張與被上訴人間有代理銷售契約或借名契約云云，然為被上訴人所否認，自應由上訴人負舉證之責。經查本件被上訴人係自訴外人印豐貿易有限公司移轉註冊系爭商標，此有上訴人提出之商標登記資料影本附卷可證（原審卷第11至15頁），可見被上訴人並非自上訴人處受讓系爭商標權，縱有商標權移轉契約、代理銷售契約或借名契約，亦存在於印豐貿易有限公司與被上訴人間，而與上訴人無涉。上訴人雖謂丁○○與甲○○原係夫妻云云，然自然人與公司法人，於法律上係屬不同之人格，上訴人仍應進一步證明兩造間存有上訴人所指之契約關係存在．況上訴人丁○○既謂當初系爭商標移轉時，渠不知道等語（本院卷第44頁背面），又如何可能與被上訴人間曾有契約關係存在？且證人即辦理系爭商標權移轉之乙○○到庭證稱：系爭商標權之移轉係丁○○或會計小姐打電話來交待辦理的，至於他們為何要移轉，渠不是很清楚他們的狀況等語（本院卷第144頁背面及第145頁）。準此，上訴人迄本院辯論終結之日止，既無法證明兩造間有何上訴人所指之契約關係存在，且兩造間對系爭商標權亦未曾存有變動之關係，則上訴人主張終止兩造間之契約，以及主張終止契約後，依不當得利之法則，請求被上訴人返還系爭商標權，並移轉給上訴人丁○○，顯屬無稽，應予駁回。
四、次按專利法第94條第1項規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一申請前已見於刊物或已公開使用者。二 申請前已為公眾所知悉者。」。上訴人優必淨公司、丁○○主張甘特納公司為系爭新式樣專利之研發人，且已將其對於被上訴人請求返還系爭新式樣專利之權利讓與伊，故上訴人優必淨公司、丁○○自得請求被上訴人移轉系爭新式樣專利權云云。然查：系爭新式樣專利由被上訴人直接向經濟部智慧財產局依法申請核准，此有上訴人優必淨公司、丁○○提出之中華民國專利公報3件附卷為憑（原審卷第16至26頁），堪認被上訴人已取得系爭新式樣專利之專利權。
五、上訴人雖主張系爭新式樣專利為甘特納公司所創作，且曾經授權優必淨公司獨家經銷相關產品云云，然為被上訴人否認，且被上訴人亦否認收受甘特納公司於93年9月17日信函（原審卷第27頁），並否認上訴人於原審所提出協議書（見原審卷第29頁）之真正，自應由上訴人負舉證之責。上訴人雖舉辦理系爭專利權登記之乙○○為證人，然乙○○到庭證稱：是丁○○先生交代（系爭專利創作人登記為甲○○）的，我有問黃先生創作人要寫何人，他說要寫他太太，申請權人是泛信德公司，所有權應登記為公司所有，創作人是甲○○，他們共申請三件，第一次申請時泛信德公司還沒有成立，所以登記給個人（甲○○），後來公司成立後就再轉給泛信德公司，另外兩件專利申請時泛信德公司就已經成立了，所以就直接登記給泛信德公司等語（本院卷第146頁背面及第
147 頁）。是以系爭專利權確係於專利登記之時，上訴人丁○○之意即係登記給被上訴人公司無訛，雖證人乙○○亦證稱辦理系爭專利時均係丁○○與渠接洽，沒有其他人，都是由丁○○拿實物（腳環）給渠，因為是新式樣專利，渠只要根據實物作圖形就好，不用把腳環拆開來再劃圖，根據實物所畫的圖，都會傳真給丁○○校稿，沒問題才會送件等語（本院卷第146頁及背面），可證明系爭專利權之登記辦理均係由丁○○一人處理，然證人乙○○僅係依上訴人丁○○之交待辦理，並無法知悉何以要將系爭專利權登記給被上訴人公司，且丁○○與甲○○既原係夫妻，當亦無法自上開證人所證係丁○○主導登記一事即認定系爭新式樣專利為甘特納公司所創作，且曾經授權優必淨公司獨家經銷相關產品，而上訴人所提出經駐外單位認證之Gantner ElectronicGmbH 2004年9月17日英文信函及英文協議書（本院卷第58至64頁）係屬私文書，駐外單位之認證僅係證明確係本人簽字，然上開文書乃係單方面於審判外所製作，且其實質內容既為被上訴人所否認，上訴人優必淨公司、丁○○即應舉證證明文書內容具實質上之真實性，否則難為有利上訴人優必淨公司、丁○○之認定，況縱甘特納公司確曾授權上訴人為系爭鴿環在台灣之代理商，然甘特納公司或上訴人既未在台灣取得新式樣專利，當不受台灣專利法之保護，則上訴人主張被上訴人登記為系爭新式樣之專利權人係侵權行為云云，自難憑採。綜上所述，上訴人優必淨公司、丁○○並未舉證證明被上訴人取得系爭新式樣之專利權係構成侵權行為，而有返還系爭新式樣專利權予甘特納公司之義務，且被上訴人現仍為系爭新式樣專利之專利權人，則上訴人優必淨公司、丁○○即無從自甘特納公司受讓系爭新式樣專利權。從而，上訴人優必淨公司、丁○○依不當得利及侵權行為之法律關係，請求被上訴人應將系爭專利權移轉予上訴人優必淨公司及丁○○，亦乏依據，應予駁回。又本件被上訴人與上訴人間並非僱用人與受僱人之關係，上訴人所援引之行政法院75年判字第1735號判決，於本件亦無適用之處。
伍、綜上所述，本件上訴人之主張，為不足採，被上訴人所辯各情尚屬可信。從而，上訴人主張本於契約關係、不當得利及侵權行為之法律關係，請求被上訴人將系爭商標權移轉給上訴人丁○○，並將系爭專利權移轉給上訴人二人為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。上訴人追加之訴亦無理由，併予駁回。
陸、本件事證已明，兩造其餘主張及攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，不予一一論述，附此敘明。
據上論結，本件上訴及追加之訴均無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第85條第1項前段、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 3 月 11 日
民事第二庭 審判長法 官 邱森樟
法 官 謝說容法 官 蔡秉宸以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官 洪麗華中 華 民 國 97 年 3 月 11 日
Ａ