臺灣高等法院臺中分院民事判決 97年度智上字第1號上 訴 人 皇冠特殊印刷廠股份有限公司兼 上法定代理人 甲○○上二人共同訴訟代理人 蔣文正律師被 上訴人 乙○○訴訟代理人 蘇文生律師上列當事人間請求損害賠償等（專利權）事件，上訴人對於民國96年10月26日臺灣臺中地方法院92年度智字第59號第一審判決提起上訴，本院於97年9月10日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用，其中百分之三十一由上訴人連帶負擔，餘由上訴人皇冠特殊印刷廠股份有限公司負擔。
事 實
一、上訴人聲明求為判決：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。㈣如受不利之判決，上訴人願供擔保請准免為假執行。其陳述除與原判決所載相同者予以引用之外，另補稱：
㈠上訴人之餐盒與被上訴人之專利不同，並不侵害專利權。按
上訴人與案外人瑞勝紙器有限公司同樣是向案外人楊順裕購買乙部機器，生產系爭之餐盒產品，而楊順裕獲頒有新型第166141號專利權，本案系爭之餐盒與瑞勝紙器有限公司之餐盒，兩者僅是有無肋片之差別而已，此為兩造所不爭執，而且被上訴人既已承認：「楊順裕所有新型第166141號專利權中之肋片構件係附屬項，有無肋片均是實施該專利，並不爭執」（參被上訴人97.03.25所提答辯狀），被上訴人於其狀中又謂「上訴人之餐盒並無肋片，與有肋片之楊順裕專利不同」云云，即無可採。又何況，智慧財產局97.03.07以97智專三㈠02054字第09720127800號函覆，已述明「肋片」為新型第166141號專利權之附屬項，有無肋片構件均符合該專利之專利範圍。是以上訴人與案外人瑞勝紙器有限公司同樣是向案外人楊順裕購買乙部機器，生產系爭之餐盒產品，雖有無肋片之差別，但實質上均在楊順裕之專利範圍內。
㈡次查案外人瑞勝紙器有限公司與被上訴人間之專利權侵害損
害賠償事件，被上訴人乙○○不服本院95年度智上字第07號判決為不侵害專利之判決，而向最高法院提出上訴，該上訴案件業遭最高法院以97年台上字第376 號裁定駁回而確定在案。最高法院認為：「原審係參被上訴人生產之餐盒經鑑定機關國立中山大學鑑定結果，認與楊順裕享有之專利相同，暨經濟部智慧財產局指楊順裕專利與上訴人之專利有差異、被上訴人提出之台灣省機械技師公會鑑定報告認為楊順裕送鑑定之餐盒與上訴人之專利範圍不同等情，認被上訴人未侵害上訴人之專利權，自不違背法令」。而本院95年度智上字第07號判決認為：楊順裕之專利與被上訴人之專利，在搭接片之構造不同，依楊順裕之專利構造去實施，與被上訴人之專利構造不同，並不會侵害被上訴人之專利，業經三審確定在案。楊順裕獲頒新型第166141號專利權，被上訴人早已知悉166141號專利一直有效存在，但始終未對該166141號專利之有效存在有任何舉發或異議行為，為何被上訴人至今仍不對楊順裕166141號專利提出任何舉發？即耐人尋味！因為兩件專利在空間形態之構件確實有差異。
㈢本案工業技術研究院所做之鑑定並不可採。工業技術研究院
於93.10.19就被上訴人第170388號專利所做之鑑定報告，係認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合被上訴人專利之構件（參該報告第5、6頁），而工業技術研究院就楊順裕第166141號專利所做之鑑定報告，也係認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合楊順裕專利之構件（原審卷第 311頁），並謂上訴人之待鑑定物品之構件，並無逾越新型第166141之專利權。工業技術研究院既認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合被上訴人專利之構件，又認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合楊順裕專利之構件，事實上，上訴人於本院準備程序中，即有提出上訴人與被上訴人之餐盒產品，由餐盒實際物品來比較，兩者間確實有所不同，並非完全一模一樣，其差別就在搭接片上，從而，上開工業技術研究院認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合被上訴人專利之構件之意見，即有可議之處。又在被上訴人對瑞勝紙器有限公司提出專利侵害之訴訟事件，該案一審法院曾函請智慧財產局為釋明，經該局於93.12.02以（93）智專三㈠02017字第09321067470號函比較上揭兩件專利後回覆略稱：「：：：㈣、甲案（即楊順裕之新型166141號專利）申請專利範圍第一項經與乙案（即被上訴人之新型第170388號專利）之說明書及圖式相較後，有下列結構上之差異：1.乙案之小摺壓片52無揭示如本案專利申請專利範圍『：：：對折部16係由內、外三角片160、161所組成，其中外三角片頂緣形成有一缺槽緣 162，使外三角片的面積小於內三角片的面積：：：』。2.甲案在側片12的兩對折部間形成一近似五角星狀之缺口17，且於側片上分別凸伸有一可相對貼合之斜插片170、171。㈤、乙案雖於小摺壓片52與左、右側壁41、42間形成一鏤空部6，並讓左、右側壁沿鏤空部6各凸伸有小、大搭接片411、421，且該小、大搭接片間設割離狀摺線g。惟甲案係於側片12之兩對折部16間形成有一近似五角星狀之缺口17，並於側片上分別凸伸一可相對貼合之斜插片 170、171 ，本案此一形狀、結構與乙案相較，仍具有空間形態之結構差異」。是以從智慧財產局之公函來比較，兩者在搭接片之構件上確實有所不同，上開工業技術研究院認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合被上訴人專利之構件之意見，即有不當。再被上訴人之專利中係明白限定為「等角三角形」，從餐盒實際物品來看，被上訴人小摺壓片是大小相同之三角形所構成，而上訴人係兩大小不同之三角形，智慧財產局在前揭公函已敘明兩者仍具有空間形態之不同，而此不同空間形態，確實在技術手段及功能均有所不同，因而本院95年度智上字第07號採取台灣省機械技師公會之鑑定意見，而認為：「⑴就技術手段而言，1.本專利所稱之『等角三角形』，於數理之定義，係指『三個邊長完全相同且三個角亦完全相同之正三角形』。2.本專利圖示所顯示，小摺壓片並非『等角三角形』，且該小摺壓片若屬『等角三角形』，且該小摺壓片若屬『等角三角形』，相鄰二小摺壓片之夾角共120 度，本專利將無法實施。故該『等角三角形』之敘述明顯有誤。3.審酌本專利圖示，該小摺壓片之敘述應『大小相同三角形之小摺壓片』。4.待鑑定樣品之相鄰小摺壓片設計，係為兩大小不同之三角形。5.本專利相同大小三角形之小摺壓片，相互黏結，靠外側之小摺壓片再與搭接片黏結，詳附件二圖示，則：ａ、小摺壓片外露之接合厚度為待鑑定樣品接合厚度之二倍。ｂ、接合縫之數量亦為待鑑定樣品之二倍。ｃ、鏤空部與摺邊ａ、摺邊ｅ之交點無法為搭接片包覆，而有洩漏之機會。6.待鑑定樣品大小不同之小摺壓片相互黏結，且內、外側之小摺壓片皆再與搭接片黏結，詳附件二圖示，則：ａ、小摺壓片外露之接合厚度為本專利接合厚度之一半，美觀與精緻度較佳。ｂ、接合縫之數量亦為待鑑定樣品之一半，洩漏之機會減少一半。ｃ、鏤空部與摺邊
ａ、摺邊ｅ之交點可被搭接片包覆，不致洩漏。7.由以上第5項及第6項之比較，可知本項差異，使二者間之結構與功效有三項明顯不同，故本項差異並非等效之替代。8.綜合以上分析可知，二者於此項之技術手段具有實質之差異，固為實質不同。⑵就功能而言：本專利：1.接合處有二個小摺壓片厚度。2.接合處有二個外露接合縫。3.鏤空部與摺邊之交點外露。待鑑樣品：1.接合處僅有一個小摺壓片厚度。2.接合處僅有一個外露接合縫。3.鏤空部與摺邊之交點被包覆。實質不同。⑶就效果而言：1.待鑑定樣品接合處較美觀且精緻度較佳。2.待鑑定樣品由接合縫洩漏之機會僅為本專利之一半。3.待鑑定樣品不致由鏤空部與摺邊之交點洩漏。實質不同故而結論認為依據前述分析，待鑑定樣品與本專利申請專利範圍於專利均等論為實質不同。核其論理詳盡，亦無違論理法則，然中山大學僅以其差異在該項技藝所容許之製造誤差內，視為實質相等簡單帶過，有違論理法則，參以而經濟部智慧財產局亦表示，甲案申請專利範圍（指楊順裕專利）第一項經與乙案（指被上訴人之專利）之說明書及圖示相較後，其結構上確有差異。
㈣有關以餐盒結構申請並取得專利之案件繁多，由此可見餐盒
之設計有其共通之結構，差異點就只在細微處，因而就共通部分不得擴張解釋。上訴人所製作之餐盒與楊順裕所有之新型第166141號專利權範圍相同，並無逾越新型第166141號專利權範圍，則被上訴人之專利與楊順裕所有之新型第166141號專利權是否相同？原審判決書係謂「該函文並未作出判斷兩者之主要技術內容是否有重複、利用或差異之結論」（見原審判決書第24頁倒數第10行），然智慧局已詳為比對分析兩件專利之結構有差異，已如前述，因而原審所稱無差異之結論，即明顯違誤，且與本院95年度智上字第07號判決認定相違背。原審又以「兩件專利間是否再發明之關係」向「智慧局」函詢，然智慧局並未明確予以回覆，是以該兩件專利間並無關聯，此既為原審所確認（參原審判決第19頁第16行），因上訴人所製作之餐盒與楊順裕所有之新型第166141號專利權範⑶圍相同，而被上訴人之專利與楊順裕所有之新型第166141號專利權在結構上確實有差異，亦為智慧局所肯認，則上訴人所製作之餐盒即會與被上訴人之專利結構上不同。且工業技術研究院復原審之函件亦表示：「因為新型第170388號、新型第166141專利皆為專利權人依專利法之規定取得由經濟部智慧財產局審定核發之專利權，如對專利之內容有所疑義，合當由主管機關智慧財產局回覆為宜」。智慧局認為：被上訴人之專利與楊順裕所有之新型第166141號專利權在結構上確實有差異之意見，自應重視，更應採納，又何況上開工業技術研究院認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合被上訴人專利之構件之意見，即有可議，此由餐盒實際物品來比較，兩者間確實有所不同，並非完全一模一樣，其差別就在搭接片上，更可印證符合智慧財產局所稱：兩者空間形態有結構上之差異屬實。
㈤又上訴人所製作之餐盒與被上訴人之專利，兩者「搭接片」
之交接構造不同，所達成之效果也確有不同，除可以用實證方式，比對兩造之成型便當盒外，另由台灣省機械技師公會所出具之鑑定報告，可以另從學理上去分析，為何兩者「搭接片」之交接構造不同，具備功能及達成效果會不相同之理由，台灣省機械技師公會所出具之鑑定報告，特別列有剖面圖及成型結合之示圖，尤可證明為何本件系爭上訴人產品「搭接片」之交接構造，可以全面包覆，而被上訴人之專利，無法全面包覆，並無法防止洩漏，是以即因「搭接片」之交接構造之不同，而達到不同之效果，參酌台灣省機械技師公會所出具之鑑定報告，本院95年度智上字第07號所以會認為：兩者在均等論上，應以台灣省機械技師公會認為待鑑定樣品與本專利申請專利範圍於專利均等論為實質不同。
㈥本件姑不論上訴人並不侵害被上訴人之專利，而且原審就損
害賠償之計算亦有不當。原審已調閱上訴人公司之財產目錄，上訴人公司內生產餐盒之機器種類繁多，原審也看到上訴人網站上之餐盒產品種類繁多，不是只有「左右格」一種餐盒而已。因為生產不同之餐盒，需使用不同之機器與模具，所以生產餐盒種類非常多，就需要之機器種類亦繁多，而原審依調閱之財產目錄資料證明：上訴人僅向案外人楊順裕先生購買乙台機器（機器型號WS8801），係與系爭產品有關，其他機器與本案無關，而依業界之交易習慣，係先送機器交由客戶試機，待試機操作穩定後，機器生產業者才再送出發票請款，因而89.07.30之發票會比實際交機之日期晚，原審遽然認為餐盒之銷售全部與本案有關，顯然眛於事實，違背論理法則。上訴人所製造之餐盒成品繁多，報稅之名目都是「餐盒」，因而89年上訴人公司之會計作業略將各種餐盒分成兩類（大、小餐盒），各種小餐盒歸為一類，各種大餐盒歸為一類，依89年之銷售明細表顯示各種大餐盒產品之銷售額為11,553,652元（平均售價為1.53元，並非1.27元，1.27元為88年盤存之均價），各種大餐盒之種類，售價1.3 元之餐盒包含：「左右格餐盒」（僅此項與本案有關）、「特中三」、「雙子星三號」、「特中二」等不同規格之餐盒，而售價1.35-1.36元之餐盒為：「雙子星二號」，售價1.4元為特大餐盒，售價1.6-1.65元之餐盒為「特大A 餐盒」，售價
1.7-1.8元之餐盒為「特大特A 餐盒」，而售價1.9-2.3元之餐盒為「富貴餐盒」，以上各種餐盒上訴人都可呈供調查，而銷售之發票亦可提出。其中只有售價1.3 元中之「左右格餐盒」一種餐盒與本案有關。原審將上訴人所生產之餐盒，全部認定與本案有關，確有違誤。
㈦綜上所陳，上訴人之產品與楊順裕之專利相同，而智慧財產
局既認為楊順裕166141號專利與被上訴人專利，在搭接片上具有空間形態之差異，而不同之搭接片結構，確實有不同之技術手段及不同之功能，因而上訴人向楊順裕購買機器，而依楊順裕之166141號專利實施，結構上功能上即與被上訴人之專利不同，並不侵害被上訴人之專利，自可確認，此亦有本院95年智上字第07號判決暨最高法院97年台上字第376 號裁判可供參證。原審認為相同云云，實有違誤，而且原審就損害賠償之計算方式，亦顯然眛於事實，違背論理法則，確有違誤，應予廢棄改判如上訴聲明。
二、被上訴人聲明求為判決：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。其陳述除與原判決所載相同者予以引用之外，另補稱：
㈠按上訴人所稱經楊順裕授權所實施之新型第166141號「餐盒
防漏分隔結構」專利權，雖楊順裕稱係改良其第一代專利即新型第205318號「餐盒分隔結構」專利權而來，然該第一代專利之小摺壓片與大、小搭接片，並沒有間隙，顯無鏤空部，而鏤空部乃被上訴人系爭專利權之主要技術特徵。上訴人之餐盒係就被上訴人系爭專利原有之消除鏤空部及附加盒蓋功能以外，增加防滲漏之功能，其既已使用被上訴人系爭專利之主要技術，即屬再發明，仍構成侵害。蓋上訴人之餐盒有鏤空部、附加盒蓋及三角片頂緣形成有一缺槽緣 162，即係於具備上訴人系爭專利所有技術特徵外（主要技術特徵為消除鏤空部及附加盒蓋），再增加防滲漏功能（按係利用缺槽緣使三角片內、外面積不同所構成之摺片以去除孔洞），致兩者結構上仍有些許差異。然楊順裕該專利既已使用被上訴人系爭專利之主要技術，即屬再發明，仍構成侵害。此觀原審囑託工研院所作鑑定報告認待鑑定物與被上訴人系爭專利之申請專利範圍相同甚明。蓋如同上訴人所稱其餐盒既經工研院於94.04.13補充鑑定說明，與楊順裕之專利權範圍相同，亦無逾越該專利權範圍，而上訴人亦認楊順裕之專利權與被上訴人系爭專利在結構上有差異，為何工研院仍作出前開上訴人之餐盒與被上訴人系爭專利之申請專利範圍相同之鑑定結論？㈡原審向智慧局函查有關楊順裕新型第166141號專利與被上訴
人系爭第170388號專利之事項，已載明：「只要符合專利要件，即使是他案之再發明仍得准予專利。同理，無論是再發明專利或『改良型專利』，其是否侵害他人之專利權的判斷與一般專利侵權訴訟之判斷並無不同；依前述要點之鑑定方法，待鑑定對象被判斷為落入專利權範圍者，即使其為再發明專利或『改良型專利』，仍構成侵權」。故兩專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能，是在專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合全要件、均等論及禁反言原則作為鑑定之依據，至該項物品是否為依據其他專利所實施，則在所不論。準此，上訴人以其餐盒係實施楊順裕之專利所製造者，即逕稱與被上訴人系爭專利不同，洵屬無據。
㈢另上訴人所稱楊順裕之新型第166141號專利（第二代專利）
，如前所述，係在被上訴人系爭專利之附加盒蓋之技術特徵外，增加防滲漏功能，構成再發明，然防滲漏之結構部分若具有進步性，仍符合專利取得要件，是上訴人如僅憑其系爭專利，而在無其他有關之防滲漏技術之引證前案之情況，不一定可舉發成立，此乃前揭智慧局覆函會認只要符合專利要件，即使是他案之再發明仍得准予專利之原因。且被上訴人對楊順裕之第一代專利所為異議，最後係於91.02.07始經台北高等行政法院駁回，是被上訴人於楊順裕第二代專利於87.03.01公告後，並未立即提出舉發。故上訴人自無從以被上訴人未對楊順裕第二代專利提出任何專利異議或舉發程序，該專利權迄今仍有效存在云云，即逕自推論兩者專利不同。㈣上訴人系爭餐盒並非實施楊順裕之專利。按楊順裕新型第16
6141號「餐盒防滲分隔結構」專利，係有肋片結構，且觀上訴人前所提出之楊順裕所經營之允享機械股份有限公司型錄中所刊載 「WS-8801」左右連體分隔成形機之成形前圖示，亦明顯可見肋片，然本件上訴人系爭餐盒卻無肋片，由此足證上訴人系爭餐盒並非實施楊順裕之專利。
㈤上訴人餐盒之防漏效果不佳，且仍有實施上訴人系爭專利之
技術特徵。按上訴人之餐盒會造成搭接後之斜插片交會點低於上訴人專利之最低點，且導致該內、外三角片頂緣接縫高度之全面降低，就防漏效果而言，不見得有所增進改良。退萬步言，縱認上訴人餐盒之搭接片確有增加防漏效果之功能，然上訴人餐盒雖使用有缺槽緣搭接片以達成該效果，但該搭接片仍具有被上訴人系爭專利之消除鏤空部（按楊順裕之第一代專利並無鏤空部）及附加盒蓋之功能，此觀餐盒摺合後，鏤空部確實消失，且使盒蓋一體成形於盒體之側壁處，使餐盒附加有盒蓋即明。故上訴人之餐盒結構仍落入被上訴人系爭專利之申請專利範圍，自構成侵害，要不因其有所謂防漏功能而受影響。
㈥上訴人餐盒之小壓摺片，仍符合被上訴人系爭專利權之等角
三角形。被上訴人系爭專利之等角三角形之小摺壓片，依其申請專利範圍所載，係於分隔壁⑵與兩旁左、右側壁 (41、42) 轉角處設有三摺線所形成者，是所謂等角乃小摺壓片下方之角，而非上方之角。故上訴人系爭餐盒之小摺壓片雖有缺槽緣，但下方之角仍屬等角，此乃臺灣臺中地方法院檢察署於91偵字第14737 號案件，將本件上訴人皇冠公司所生產之「餐盒」產品，囑託財團法人經研院鑑定是否構成侵害被上訴人系爭新型專利權，其鑑定意見亦認：「證物之小摺壓片所包括之兩三角形雖為不同面積的大小，惟該兩三角形均屬等角，而應符合專利主張『等角』三角形之字義範圍」之原因。故上訴人所引台灣省機械技師公會之鑑定意見所認：被上訴人專利之小摺壓片並非等角三角形，且該小摺壓片若屬「等角三角形」，相鄰二小摺壓片之夾角共120 度，專利將無法實施，該「等角三角形」之敘述明顯有誤，審酌專利圖示，該小摺壓片之敘述係為大小不同之三角形云云，顯係曲解被上訴人系爭專利，不足採信。
㈥他件瑞勝案之本院判決、最高法院裁定及台灣省機械技師公
會之鑑定報告，均不足為上訴人有利之認定。查上訴人之餐盒並無肋片，與有肋片之楊順裕專利不同：按上訴人所稱經楊順裕授權之新型第166141號「餐盒防滲分隔結構」專利，其申請專利範圍第2項明載：「如申請專利範圍第1項所述之餐盒防滲漏分隔結構，其中，盒體兩分隔片之相鄰摺邊上形成有一肋片，用以增進盒體的分隔強度」。易言之，如上訴人之餐盒果係依據楊順裕前開專利所實施製造，其應有該專利案圖示第一、二圖所示編號15之肋片（原審卷一第241 頁、第242 頁）。惟觀上訴人餐盒之結構，不論係原審囑託工研院所作93.10.19鑑定報告之鑑定標的（見原審卷外放之該報告第8 頁正面、內面展開圖），抑或被上訴人於原審所庭呈之上訴人公司網頁所示產品型號「紙餐－左右格」，均無肋片（同原審卷原證16之對照圖），是上訴人稱其係依楊順裕專利授權實施，其所製造出來之產品與楊順裕之專利完全相同，顯有不實。上訴人提出之台灣省機械技師公會所作93.02.12 專利侵害鑑定報告之待鑑定物樣品，係有肋片者（同原審卷原證17），是該樣品顯與本件上訴人之餐盒不同。
又前開樣品正如原審所認定，係訴外人楊順裕私下委託所為，無法確保鑑定內容之客觀、公正，且有在送鑑定物在送鑑前未經兩造當事人確認之瑕疵。故上訴人所提出他件瑞勝紙器公司案之本院95年度智上字第07號判決及最高法院97年度台上字第376 號裁定，雖引用前揭台灣省機械技師公會鑑定報告，判認訴外人瑞勝紙器有限公司之紙餐盒（按其紙餐盒有肋片）未侵害本件上訴人系爭專利，仍無從適用於本件。亦即無論台灣省機械技師公會之鑑定報告或採認該報告之前揭他件瑞勝公司案判決及最高法院裁定，均不足為上訴人有利之認定。
㈦原審就損害賠償之計算方式，並無上訴人所稱違誤。按上訴
人於原審已自認被上訴人所主張系爭餐盒之單價為1.27元，現卻改稱只有售價1.3 元中之「左右格」餐盒與本件有關，前後已不符，更與其於上訴理由狀第7 頁第7 行所述其已將
1.27元之發票資料全部整理出來等語，互相矛盾。被上訴人於原審聲請調取上訴人皇冠公司之營利事業所得稅申報資料後，原審向財政部臺灣省中區國稅局台中縣分局有調得其89年1月1日至89年12月31日「製成品產銷明細表」，該表已載
1.27元餐盒之銷售金額為11,553,652元，扣除銷貨成本9,931,549元後，其所得利益為1,622,103元，被上訴人即據此計算主張上訴人平均每個月因侵害行為所得之利益為 135,175元。雖上訴人當時曾抗辯上開製成品產銷明細表所列1.27元之餐盒，並非全部均屬系爭紙餐盒云云，惟經原審命其提出系爭紙餐盒之銷售數量資料，其並未提出，是原審依民事訴訟法第344條第1項第4款、第345條規定，認上訴人負有提出銷售被控物件相關帳冊之義務，而其既無正當理由迄未提出，乃採認被上訴人主張上開製成品產銷明細表所列1.27元之餐盒，皆係系爭紙餐盒，並以此計算損害賠償數額，自屬有據，實無上訴人所稱可議之處。依民事訴訟法第463 條準用第196條第2項規定，當事人意圖延滯訴訟或因重大過失時，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。查上訴人如前所述，於原審早應提出銷售系爭餐盒之發票等資料，然其遲至本審始表示可提出發票，則觀上訴人於原審顯無不能提出之情（原審之審理期間已長達4 年），是其縱非故意延滯訴訟，亦存在重大過失，當生失權效，應認其不得再提出。退萬步言，縱認上訴人仍得提出，惟觀其所提出之89年銷售餐盒明細表及90年、91年、92年之發票明細，僅係上訴人片面所制作，並未提出發票，自無從以該等明細表上所列系爭左右格餐盒之金額，計算本件上訴人製造銷售系爭侵權餐盒所得利益。況上訴人亦自承發票品名上無法顯示為何種款式之餐盒，是縱算上訴人提出其所稱系爭左右格餐盒之銷售發票金額，仍不足證明其所得利益僅該等發票所載金額。另觀其所列產品「左右格」之發票時間為89年4月，姑且先不論89年全年12個月僅有4月單月有銷售系爭餐盒之真實性，至少該時間與上訴人所稱89.07.30始購入「WS-8801 左右格」餐盒成型機而製造、銷售系爭餐盒之時間，顯然不符。復觀上訴人所稱購入該機器後之89年8-12月，依上訴人所提出附表所載，多為售價1.8 元之餐盒，卻全無其現所稱售價1.3 元之系爭左右格餐盒，由此不但可認被上訴人主張上訴人早於88.07.10即有購入「雙格成型機」而製造、銷售系爭餐盒為真，亦可證上訴人所提出之發票明細表不實。
理 由
一、被上訴人主張：①被上訴人係專利號碼第170388號（公告編碼第351266號）新型專利（即系爭新型專利，其專利權稱系爭新型專利權）「附盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良」專利權人，其專利權期間依專利證書所載，自88.01.21起至
97.10.22止。上訴人皇冠特殊印刷廠股份有限公司未經其同意或授權，竟自88年06月起擅自製造、販賣侵害系爭新型專利權之附盒蓋分格式紙製餐盒。而經被上訴人送請國立臺灣科技大學作專利侵害鑑定，該鑑定報告認系爭紙餐盒有侵害系爭新型專利之結論。此外，臺灣臺中地方法院檢察署偵查被上訴人對上訴人皇冠公司之負責人甲○○提出違反專利法之刑事告訴案件（臺灣臺中地方法院檢察署91年度偵字第14
737 號案件），經委託財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定，亦經認定上訴人皇冠公司製造販售之系爭紙餐盒，其對應構成要件與系爭新型專利權之申請專利範圍實質相同，應構成對該專利權之侵害。②被上訴人於91年01月對上訴人皇冠公司寄發排除侵害之書面通知。上訴人皇冠公司於91.01.14回函稱，該公司所生產之系爭紙餐盒係由他人授權而製造販賣，應無侵害事實云云。被上訴人91.05.27再次發函上訴人皇冠公司，經查詢經濟部智慧財產局網路資料，得知上訴人皇冠公司並未有被授權之相關登記資料，且被上訴人並未有對皇冠公司為任何專利授權行為。上訴人甲○○於91.06.04代表上訴人皇冠公司回函，略以上訴人皇冠公司所生產之系爭紙餐盒係向第三人購買機械及模具而製造販賣，顯見皇冠公司為善意之第三人，而無惡意侵害云云。惟上訴人縱係經訴外人楊順裕授權實施其第二代專利（即新型第166141號專利），且上訴人皇冠公司或未逾授權範圍，然楊順裕之第二代專利不論申請及核准日均晚於系爭新型專利，楊順裕僅有排除他人實施其專利權之權，在實施過程中仍有侵害被上訴人系爭專利權之虞，且經原審囑託財團法人工業技術研究院鑑定結論，亦認系爭紙餐盒落入系爭新型專利範圍。準此，上訴人皇冠公司即便有經楊順裕授權，仍無從解免過失侵權行為之責任。又上訴人皇冠公司早於91年01月間收受被上訴人所寄發存證信函，即知悉被上訴人系爭新型專利之存在，然其並未盡注意義務，詳加比對其產品與被上訴人系爭新型專利之異同，或委請專業之專利侵害鑑定機構為鑑定、分析，徒以其所生產之系爭紙餐盒係由第三人授權而製造販賣、向第三人購買機械及模具而製造販賣為由回覆被上訴人後，竟仍繼續製造、銷售系爭紙餐盒，自應認上訴人皇冠公司並未盡到注意義務，仍有故意、過失甚明。③依據原審向財政部臺灣省中區國稅局大屯稽徵所函查之上訴人皇冠公司91年12月31日財產目錄所載，88年05月31日以後，上訴人皇冠公司分別於88年7月1日以75萬元購入「雙格成型機」1台、89年7月30日以50萬元再購入「WS-8801 左右格」機器1台，共計2台，絕非上訴人所稱僅有1 台機器生產系爭紙餐盒。上訴人既稱經楊順裕於88年05月31日授權使用其專利後，皇冠公司始開始生產系爭餐盒，則上訴人皇冠公司自88年06月起即有侵害被上訴人系爭專利權之行為，此觀系爭紙餐盒盒體上有印「評鑑合格衛署實字第888060119 號」字樣，及上訴人皇冠公司於88年05月間與被上訴人所營鼎淳實業有限公司終止代工業務即明。又依據被上訴人於95年11月07日所庭呈上訴人皇冠公司網頁資料所載，上訴人皇冠公司仍有生產系爭左右格之侵權產品，最近才將前開網頁上之侵權產品之照片及說明刪除，是上訴人皇冠公司於被上訴人92年10月03日起訴時，猶有生產、銷售系爭餐盒，仍持續為侵害行為。故上訴人皇冠公司之侵權行為期間，自88年06月起至92年09月止，至少有52個月。依現行專利法第108 條準用第85條第1項第2款規定，專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；同條第3 項更規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之3 倍；故被上訴人自得以上訴人皇冠公司所生產、銷售餐盒之銷售金額扣除成本後之利益，計算本件損害賠償數額。依據原審向財政部台灣省中區國稅局台中縣分局所調取上訴人皇冠公司自89年1月1日起至89年12月31日止之「製成品產銷明細表」所載「餐盒」有單價1.27元及0.75元兩種。因本件系爭左右格紙餐盒之價格較前後格為高，是上訴人皇冠公司所生產系爭、銷售紙餐盒應為前者，即單價1.27元者。則依前揭明細表所載，上訴人皇冠公司於89年全年銷售該餐盒之金額為11,553,652元，扣除銷貨成本9,931,549元後，所得利益為1,622,103元，平均每個月之利益為135,175 元。則上訴人52個月所得之利益即有7,029,100 元，此為被上訴人所得請求損害賠償之數額，被上訴人起訴請求賠償5,184,000 元，既在前開利益金額內，自屬有據。④上訴人甲○○為上訴人皇冠公司之法定代理人，依民法第28條規定，對於上訴人皇冠公司違法侵權造成被上訴人損害，應與上訴人皇冠公司負連帶賠償之責。爰依民法第28條規定、專利法之規定及侵權行為法律關係，訴請上訴人皇冠公司、甲○○連帶賠償。併依民法第179 條不當得利之法律關係，請求連帶返還上開所受利益。及自起訴狀繕本送達翌日即92.11.05起至清償日止，按週年利率5%計算之法定遲延利息（惟原審僅判命上訴人皇冠公司及其法定代理人甲○○連帶給付被上訴人2,771,088 元本息，並判命上訴人皇冠公司應再給付被上訴人2,365,562 元本息，而駁回被上訴人其餘之訴，被上訴人就其所受敗訴判決部分，未據聲明不服）。
二、上訴人則以：①上訴人係信賴系爭產品屬新型第166141號專利之產品，並無侵害被上訴人專利：上訴人皇冠公司係向訴外人楊順裕先生購買機器，而完全依據其所有新型第166141號專利而為實施，該產品是楊順裕享有專利之產品，並經工研院鑑定屬實，並無逾越新型第166141號專利之範圍。又查有關餐盒之專利前案，准予專利之數量相當多，而餐盒並非構造複雜之物，由此可以想見，餐盒之設計取得專利者，彼此間之差異應該不大，換言之，餐盒之專利範圍應皆屬於細微部分之改良，因而各個餐盒之設計彼此間必然會有一些共同之部分，自不能因此而擴張解釋專利範圍，即視為實質相同。②上訴人之餐盒與被上訴人之系爭專利不同，並不侵害專利權。上訴人係與案外人瑞勝紙器有限公司同樣向楊順裕購買機器，生產系爭餐盒產品，楊順裕獲頒有新型第166141號專利權，在案外人瑞勝紙器有限公司與被上訴人間之專利權侵害損害賠償事件，曾函請智慧財產局就楊順裕之新型166141號專利，與被上訴人之新型第170388號專利為比較，經該局以93.12.02（93）智專三㈠02017字第09321067470號函復，認兩空間形態有結構上之差異，在搭接片之構件上確實有所不同。而本案上訴人之系爭餐盒與瑞勝紙器有限公司之餐盒，兩者僅是有無肋片之差別而已，此亦經智慧財產局於
97.03.07以97智專三㈠02054字第09720127800號函覆，述明「肋片」為新型第166141號專利權之附屬項，有無肋片構件均符合該專利之專利範圍。是以上訴人生產之系爭餐盒產品，實質上係在楊順裕之專利範圍內，而案外人瑞勝紙器有限公司與被上訴人間之專利權侵害損害賠償事件，被上訴人乙○○不服本院95年度智上字第07號敗訴判決，向最高法院提出上訴，業經最高法院以97年台上字第376 號裁定駁回確定在案。該確定判決認定：瑞勝紙器有限公司生產之餐盒與楊順裕之專利相同，而楊順裕之專利與上訴人之專利有差異，瑞勝紙器有限公司未侵害上訴人之專利權。③被上訴人早已知悉楊順裕獲頒新型第166141號專利權，但始終未對該166141號專利之有效存在有任何舉發或異議行為，現仍為有效存在之專利。上訴人於原審93年12月13日之陳報狀即附有「智慧財產局回覆彰化地院之函文」，函文中已明白表示，楊順裕之專利與被上訴人之專利並不相同。因此上訴人信賴系爭產品係屬新型第166141號專利產品，並無侵害被上訴人之專利權。④工業技術研究院於93.10.19就被上訴人第170388號專利所做之鑑定報告，雖認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合被上訴人專利之構件，惟該鑑定報告就楊順裕之第166141號專利鑑定，也係認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合楊順裕專利之構件，並謂上訴人之待鑑定物品之構件，並無逾越新型第166141之專利權。事實上，上訴人與被上訴人之餐盒產品，確實有所不同，該鑑定報告既認為上訴人之待鑑定物品之構件符合被上訴人專利之構件，又認為符合楊順裕專利之構件，即有可議之處。⑤上訴人所製作之餐盒既與楊順裕所有之新型第166141號專利權範圍相同，而被上訴人之專利與楊順裕所有之新型第166141號專利權在結構上確實有差異，詳前所述。則上訴人所製作之餐盒自與被上訴人之專利結構上不同。至有關楊順裕之專利與被上訴人專利之間，是否為「再發明」之關係？經原審向智慧財產局函詢，並未獲得明確回覆，惟上訴人皇冠公司係向楊順裕先生購買機器，完全依據其所有專利實施，楊順裕已向上訴人提示其專利與被上訴人之專利內容不相同之鑑定報告，上訴人無從判斷亦無能力去研判兩件專利之間是否為「再發明」？而且亦無證據顯示楊順裕之專利係為被上訴人專利之再發明。是被上訴人指上訴人所製作之餐盒係以其新型第170388號專利為改良之再發明為由，認為仍構成侵權，尚非有據。⑥上訴人皇冠公司生產餐盒之機器種類繁多，其中僅向楊順裕購買乙台機器與系爭產品有關，被上訴人以上訴人皇冠公司生產系爭紙餐盒之單價為1.27元，認於89年全年銷售該餐盒之金額為11,553,652元，扣除銷貨成本9,931,549 元後，所得利益為1,622,103元，平均每個月之利益為135,175元云云，其計算方式顯有可議。⑦被上訴人主張本件專利侵害之侵權期間應自88.06.01起至92.09.30止，其於92.10.03具狀提起本件訴訟，則被上訴人對於90.10.04以前之請求權，已逾二年消滅時效等語，資為抗辯。
三、兩造前揭主張及抗辯，雙方對於下列事項不爭執：①被上訴人為系爭第170388號「附盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良」新型專利權人，其專利權期間自88.01.21起至97.10.22止。②被上訴人於91年01月以郵局存證信函通知上訴人皇冠公司勿侵害上開專利權，上訴人皇冠公司於91.01.14回函，稱該公司所生產之系爭紙餐盒係由他人授權而製造販賣。③訴外人楊順裕為第166141號「餐盒防漏分隔結構」新型專利權人（申請號：00000000），其專利權期間自89.11.21起至
100.4.14止。④依照工業技術研究院之鑑定報告，認上訴人皇冠公司之系爭紙餐盒與被上訴人之系爭新型170388號專利範圍相同，惟該鑑定報告之補充說明，也認上訴人皇冠公司之產品即系爭紙餐盒並無逾越楊順裕之新型第166141號專利權範圍。而兩造所爭執者，則在於上訴人皇冠公司所生產之系爭餐盒是否落入被上訴人第170388號新型專利範圍？是否應負故意或過失侵權行為之責任？被上訴人之損害賠償請求權是否罹於時效消滅？被上訴人可得請求上訴人連帶賠償之金額若干？爰分析說明如下：
㈠兩造於原審就上訴人皇冠公司所生產之系爭餐盒是否侵害被
上訴人系爭第170388號新型專利權，合意送交工業技術研究院為鑑定，經工業技術研究院依照經濟部智慧財產局制定之專利侵害鑑定基準進行鑑定結果，認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合被上訴人專利之構件。其鑑定意見及結論略以：1.專利範圍侵害分析：①申請專利範圍解析：新型專利第170388號「附盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良」，係關於一種使用在餐飲用的附盒蓋之分格式紙製容裝盒，該紙製容裝盒於紙板適當處設有若干摺線，並以分隔壁分隔成左、右盒底，且二盒底周邊相接者為左、右邊壁和兩旁之左、右側壁者，而於每一側壁與邊壁轉角連接處設有三摺線所形成之等三角形之大摺壓片，及於每一分隔壁與兩旁左、右側壁轉角連接處設有三摺線所形成之等角三角形之小摺壓片，其特徵在於：該小摺壓片與左、右側壁間形成一鏤空部，並讓左、右側壁沿鏤空部各凸伸有小、大搭接片，且小、大搭接片間之摺線係呈割離狀，又於兩右側壁其中之一邊緣摺線處，連接有盒蓋頂面及其周邊之盒蓋緣，藉盒體之分隔壁與小摺壓片向內壓摺，得使小、大搭接片彼此分別搭接粘結於左、右側壁之寬度總合恰等於盒蓋頂面之寬度，俾便具盒蓋頂面及盒蓋緣之盒蓋一體成形於盒體之一側壁處，讓分格式紙製容裝盒具有附加之盒蓋者。其權利範圍應如申請專利範圍獨立項所載。其申請專利範圍共計二項，其中第一項為獨立項，其大部元件為組合而成之紙製空裝盒，第二項係為紙製容裝盒的分格式進一步的限定。依照該獨立項，構成其權利範圍之各元件定義如下：一種附盒蓋之分隔式紙製容裝盒之結構改良，係於紙板適當處設有若干摺線，並將紙板分隔成左、右盒底，而二盒底間相鄰處設分隔壁，又與二盒底周邊相接者為左、右邊壁和兩旁之左、右側壁者，而於側壁與邊壁轉角處設有三摺線所形成之等三角形之大摺壓片，另於分隔壁與兩旁左、右側壁轉角處設有三摺線所形成之等角三角形之小摺壓片，其特徵在於：其中小摺壓片與左、右側壁間形成一鏤空部，並讓左、右側壁沿鏤空部各凸伸有小、大搭接片，且小、大搭接片間之摺線係呈割離狀，又於兩右側壁其中之一邊緣摺線處，連接有盒蓋頂面及其周邊之盒蓋緣，藉盒體之分隔壁與小摺壓片向內壓摺，得使小、大搭接片彼此分別搭接粘結於左、右側壁之寬度總合恰等於盒蓋頂面之寬度，俾便具盒蓋頂面及盒蓋緣之盒蓋一體成形於盒體之一側壁處，讓分格式紙製容裝盒具有附加之盒蓋者。②待鑑定物之技術特徵：待鑑定物是一種附盒蓋之分隔式紙製容裝盒，包括有以分隔壁分隔成左、右盒底，且二盒底周邊相接者為左、右邊壁和兩旁之左、右側壁者，而於每一側壁與邊壁轉角連接處設有三摺線所形成之等三角形之大摺壓片，與於每一分隔壁與兩旁左、右側壁轉角連接處設有三摺線所形成之等角三角形之小摺壓片，該小摺壓片與左、右側壁間形成一鏤空部，並讓左、右側壁沿鏤空部各凸伸有小、大搭接片，且小、大搭接片間之摺線係呈割離狀，又於兩右側壁其中之一邊緣摺線處，連接有盒蓋頂面及其周邊之盒蓋緣，藉盒體之分隔壁與小摺壓片向內壓摺，得使小、大搭接片彼此分別搭接粘結於左、右側壁之寬度總合恰等於盒蓋頂面之寬度，俾便具盒蓋頂面及盒蓋緣之盒蓋一體成形於盒體之一側壁處，讓分格式紙製容裝盒具有附加之盒蓋者。2.鑑定理由：①全要件比對：依據全要件原則，將系爭專利之申請專利範圍之獨立項構成要件與待鑑定物逐一比對，發現待鑑定物落入系爭專利之申請專利範圍全部文字定義，因此待鑑定物與系爭專利構成要件符合，所以依全要件原則判斷，待鑑定物落入系爭專利之申請專利範圍之獨立項中，亦即待鑑定物與系爭專利之申請專利範圍相同。②逆均等論分析：⑴由於待鑑定物落入系爭專利之申請專利範圍中，符合全要件原則，本報告再就待鑑定物是否為實質上有利用系爭專利之技術手段進行逆均等判斷，若有，則侵害成立；若無，則侵害不成立。⑵系爭專利之主要目的是提供一種盒體之小摺壓片與側壁間設計有一鏤空部，並讓側壁沿鏤空部各凸伸有小、大搭接片，且於盒體側壁之邊緣摺線處，得連接一盒蓋緣，藉盒體之分隔壁與小壓摺片向內壓摺，得使小、大搭接片彼此分別搭接黏結於側壁上，即可使盒蓋一體成形於盒體之側壁處，讓分格式紙製容裝盒具有附加之盒體者。其主要技術手段為：於紙板適當處設若干摺線，並形成分隔壁將紙板分隔成左、右盒底，又與二盒底周邊相接者為左、右邊壁和兩旁之左、右側壁者，而於每一側壁與邊壁轉角連接處設有三摺線所形成之等三角形之大摺壓片，及於每一分隔壁與兩旁左、右側壁轉角連接處設有三摺線所形成之等角三角形之小摺壓片，該小摺壓片與左、右側壁間形成一鏤空部，並讓左、右側壁沿鏤空部各凸伸有小、大搭接片，且小、大搭接片間之摺線係呈割離狀，又於兩右側壁其中之一邊緣摺線處，連接有盒蓋頂面及其周邊之盒蓋緣，藉盒體之分隔壁與小摺壓片向內壓摺，得使小、大搭接片彼此分別搭接粘結於左、右側壁之寬度總合恰等於盒蓋頂面之寬度，俾便具盒蓋頂面及盒蓋緣之盒蓋一體成形於盒體之一側壁處，讓分格式紙製容裝盒具有附加之盒蓋者。而其所達到之功效係提供可供容裝食物，有效防止外界灰塵污物浸入盒內。⑶由於在待鑑定物上發現同於系爭專利說明書實例之功能目的、技術手段及操作功效，因此就逆均等論而言，仍不足以推翻全要件比對的結論。據此論結：基於上述的發現以及鑑定原則的適用，鑑定單位認為待鑑定物與系爭專利之申請專利範圍相同。③禁反言原則：因委託機構並未檢送有關本專利案於審查過程中之歷史資料或其他證據，故無法進一步做禁反言原則分析。3.鑑定結論：待鑑定物與系爭專利之申請範圍相同。㈡又被上訴人前對上訴人皇冠公司之負責人即上訴人甲○○所
提違反專利法之刑事告訴案件（臺灣臺中地方法院檢察署91年度偵字第14737 號），於偵查中曾將上訴人皇冠公司所生產之「餐盒」產品，囑託財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定，亦經認定上訴人皇冠公司所製造販售之系爭紙餐盒，其對應構成要件確與系爭第170388號新型專利權之申請專利範圍實質相同，應構成對該專利權之侵害。再參酌前揭工業技術研究院之鑑定結論，堪認上訴人皇冠公司製造、販賣之系爭紙餐盒，確實落入系爭新型專利權範圍而構成侵害無誤。是被上訴人主張上訴人皇冠公司所生產之系爭餐盒，落入其系爭第170388號「附盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良」新型專利範圍而侵害其專利權，洵屬有據。
㈢至上訴人雖抗辯稱：本件專利爭議前經訴外人楊順裕送臺灣
省機械技師公會、國立中興大學為鑑定，其鑑定結果均認依楊順裕專利實施之紙餐盒與系爭新型專利申請範圍為實質不同，而上訴人皇冠公司生產之系爭紙餐盒，既係依楊順裕之專利實施，當未侵害被上訴人之系爭新型專利權云云。惟所稱臺灣省機械技師公會、國立中興大學之鑑定，均係由訴外人楊順裕私下委託所為，且其送交鑑定之物品，並未經兩造當事人確認，尚難憑以認定上訴人皇冠公司所生產製造之系爭紙餐盒未侵害被上訴人所有之系爭新型專利權。再上訴人引據本院95年度智上字第7號、最高法院97年台上字第376號他案確定裁判，主張訴外人瑞勝紙器有限公司依楊順裕之專利所生產之餐盒，業經該確定裁判認定未侵害被上訴人所有之系爭新型專利權云云。然該他案確定裁判，僅係針對訴外人瑞勝紙器有限公司所生產之餐盒是否侵害被上訴人所有之系爭新型專利權為裁判，與上訴人皇冠公司所生產製造之系爭紙餐盒是否侵害被上訴人所有之系爭新型專利權無關，仍無從據為有利於上訴人之認定。
㈣前揭工業技術研究院於上訴人之待鑑定物品所做之鑑定報告
，雖併就上訴人之待鑑定物品之構件，認為也完完全全符合訴外人楊順裕專利之構件，並謂上訴人之待鑑定物品之構件，並無逾越楊順裕之第166141號新型專利權。然該工業技術研究院之鑑定，係分就申請專利範圍解析、待鑑定物之技術特徵依全要件比對、逆均等論分析進行比對鑑定所作成之結論。是上訴人之待鑑定物品，經鑑定其構件同時完完全全符合被上訴人系爭專利之構件與訴外人楊順裕專利之構件，亦未必即即可遽指被上訴人系爭專利之構件與訴外人楊順裕專利之構件，兩者完全相同，更非必指上訴人之待鑑定物品，須與依被上訴人系爭專利或依訴外人楊順裕專利所產製之成品完全一模一樣。此觀之上訴人皇冠公司所生產製造之系爭紙餐盒並無肋片，卻不諱言其係依有肋片之楊順裕第166141號新型專利而生產製造，以及上訴人請求本院行文向經濟部智慧財產局函詢「若僅是『肋片』構件之差異，是否仍在第166141號之新型專利範圍內」？經該局函復敘明「肋片」為第166141號新型專利權之附屬項，有無肋片構件均符合該專利之專利範圍自明。是上訴人以工業技術研究院既認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合被上訴人專利之構件，又認為上訴人之待鑑定物品之構件完完全全符合楊順裕專利之構件，事實上，上訴人所生產製作之餐盒，與被上訴人之餐盒產品，兩者間確實有所不同，並非完全一模一樣為由，質疑工業技術研究院之鑑定結論認有可議之處云云，顯屬誤解而不足採。
㈤上訴人皇冠公司之系爭紙餐盒，縱係依據訴外人楊順裕授權
同意之第166141號新型專利所生產製造，但其是否侵害被上訴人之系爭第170388號新型專利權，仍應以其所生產製造之系爭紙餐盒，是否落入該系爭第170388號「附盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良」新型專利範圍為斷，且與楊順裕之第166141號新型專利是否為被上訴人之系爭第170388號新型專利之「再發明」無關。此參經濟部智慧財產局96.07.02函復原審略以：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明」、「再發明人取得專利權後，欲實施其再發明，須取得原專利權人同意」、「只要符合專利要件，即使是他案之再發明仍得准予專利」、「無論是再發明專利或『改良型專利』，其是否侵害他人之專利權的判斷與一般專利侵權訴訟之判斷並無不同」、「待鑑定對象被判斷為落入專利權範圍者，即使其為再發明專利或『改良型專利』，仍構成侵權」等情，即甚為瞭然。是以本件兩造間，就楊順裕之第166141號新型專利是否為被上訴人之系爭第170388號新型專利之「再發明」所為論斷爭執，自無庸加以審究。
㈥當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民
事訴訟法第277 條前段定有明文。本件被上訴人主張上訴人皇冠公司之侵害行為時間，係自88.06.01起至92.09.30止，惟據上訴人抗辯稱皇冠公司係自89.07.30購買「WS-8801 左右格」餐盒成型機後，始生產、販賣系爭紙餐盒，且皇冠公司於91.01.14收到被上訴人之存證信函後，已停止製造、販賣系爭紙餐盒。是除上訴人皇冠公司自認其自89.07.30起至
91.01.14止之期間，有製造、販賣系爭紙餐盒之事實，被上訴人無庸舉證外，被上訴人所主張皇冠公司自88.06.01起即已製造、販賣系爭紙餐盒，以及於91.01.14收到存證信函後，仍持續其侵害行為至本件訴訟進行中（被上訴人請求至92.09.30止）部分，既為上訴人否認，自應由被上訴人就此有利於己之事實負舉證責任。而被上訴人雖以系爭紙餐盒盒體上印有「評鑑合格衛署字第88060119號」字樣，及上訴人皇冠公司於88年05月間與被上訴人所營鼎淳公司終止代工業務為由，主張上訴人皇冠公司自88年06月起開始製造、販賣系爭紙餐盒，侵害被上訴人系爭專利權云云。然上開衛生署字號乃針對上訴人皇冠公司工廠設備為衛生認證之核可字號，尚難憑此遽認上訴人皇冠公司自88.06.01起即開始製造販賣系爭紙餐盒之事實。至上訴人皇冠公司於88年05月間終止與鼎淳公司代工業務乙節，亦不能憑以推斷上訴人皇冠公司自
88.06.01起，即開始製造販賣系爭紙餐盒之事實。況上訴人皇冠公司早於88年06月前即已產製餐盒，惟其係於89.07.30始購入「WS-8801 左右格」餐盒成型機，在此之前，並未有相同品名之生財器具，此有該公司88、89年之財產目錄在卷可佐，自難認上訴人皇冠公司於購入「WS-8801 左右格」餐盒成型機前，即有製造該型式紙餐盒之事實。從而，堪認上訴人皇冠公司自89.07.30購買「WS-8801 左右格」餐盒成型機後，即有生產、販賣系爭紙餐盒侵害被上訴人系爭專利權之行為。又上訴人所辯皇冠公司於91.01.14接獲被上訴人所發存證信函後，即停止製造、販賣系爭紙餐盒。惟依被上訴人於95.11.07在原審所提上訴人皇冠公司網頁之產品介紹，仍有系爭左右格之紙餐盒觀之，及依皇冠公司92年度之財產目錄仍將「WS-8801 左右格」餐盒成型機列入生財器具之情觀之，難認上訴人所辯上情與事實相符。是上訴人皇冠公司製造、販賣系爭紙餐盒，侵害被上訴人系爭專利權之時間，應係自89.07.30起至92.09.30止。
㈦查專利法曾先後於83.01.21、86.05.07、90.10.24、90.12.
11、92.02.06修正公布施行，本件被上訴人主張上訴人皇冠公司製造販售系爭紙餐盒，侵害被上訴人系爭新型專利權，則上訴人應負侵權行為之責任，應以侵害行為發生時（即自
89.07.30起至92.09.30止期間）所適用92.02.16修正公布前之專利法以為判斷。按「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同」，此為92.02.06修正前專利法第88條第
5 項所明定（現行法第84條於92.02.06修正前，條次為第88條，該條第1項、第3項至第5 項未修正）。「於新型專利準用之」，修正前同法第105 條亦定有明文（現行法條次變更為108 條）。又因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅（民法第197條第1項前段）。且參最高法院72年台上字第1428號判例「按民法第197條第1項所定：『因侵權行為所定之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起二年間不行使而消滅』，所謂『知』有損害及賠償義務人之知，係指明知而言，其因過失而不知者，並不包括在內。如當事人間就『知』之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實負舉證責任」之意旨。本件被上訴人於92.10.03具狀向原審提起本件訴訟，距上訴人在原審抗辯稱被上訴人係於91年01月知悉上訴人皇冠公司有製造、販賣系爭紙餐盒之時，尚未逾修正前專利法第105條、第88條第5項（現行法第108條、第84條第5項）所定之二年請求權消滅時效。上訴人於本審依被上訴人於92.10.03具狀提起本件訴訟之時間回溯二年，認為被上訴人對於90.10.04以前之請求權，已逾二年消滅時效云云，㈧按侵害專利權之主觀要件須有故意或過失。而民事侵權行為
之故意係指行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生；或預見其發生而其發生並不違反其本意者而言。至於過失，則指行為人雖非故意，但按其情節，應注意，並能注意，而不注意；或對於構成侵權行為之事實，雖預見其發生而確信其不發生者而言。故如行為人誤認自己有合法權利，確信自己之行為係合法行使權利之行為者，固足以阻卻故意。惟就之過失舉證責任，依民法一般原則由被害人負擔，但專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度，故如無特殊情事，侵害行為既然存在，即可推定侵害人有過失，侵害人如不能證明無過失，即不能免其責任。本件上訴人皇冠公司雖以其製造、販賣系爭紙餐盒，係經訴外人楊順裕授權，而合法實施專利之行為，堪認上訴人皇冠公司係確信行為合法，然其所製造、販賣之系爭紙餐盒，既落入被上訴人系爭新型專利範圍，而侵害被上訴人之系爭新型專利權，構成侵權行為事實，乃屬可預見其發生而確信其不發生（有認識之過失），且上訴人皇冠公司未能證明其無過失，仍應負過失侵權行為之責任。被上訴人主張上訴人皇冠公司係故意侵害系爭專利，上訴人抗辯稱皇冠公司無過失，皆足遽採。㈨上訴人皇冠公司自89.07.30起至92.09.30止期間侵害系爭專
利權，自應對於此期間之不法侵害系爭專利權，所造成被上訴人之損害，負其賠償責任。上訴人雖謂被上訴人並無實質上損害云云。惟按專利權為專利權人所享有之排他性權利，所謂排他權之意涵在於專利權人取得專利後，專有其權利而排除他人之使用，取得專利權之人縱未將其專利加以應用，在其專利期間均可將專利作實際應用或授權他人使用，未獲授權之人仍不可為侵害行為，故無論被上訴人本身是否將系爭專利權作實際應用，上訴人仍不得任意加以侵害，故上訴人前開被上訴人無實質上損害之說，並無足取。依92.02.06修正前專利法第105 條準用同法第88條第1項、第89條第1項第2 項之規定，新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害；依前條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，或於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，擇一計算其損害。而當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額（民事訴訟法第222條第2項）。本件被上訴人主張依原審向財政部臺灣省中區國稅局台中縣分局所調取上訴人皇冠公司89年1月1日至89年12月31日「製成品產銷明細表」所載，「餐盒」有單價
1.27元及0.75元兩種，系爭左右格紙餐盒較前後格紙餐盒之價格為高，認系爭紙餐盒之價格為1.27元，依該明細表所載，上訴人皇冠公司89年全年銷售該餐盒之金額為11,553,652元，扣除銷貨成本9,931,549元後，其所得利益為1,622,103元，平均每個月之利益為135,175 元，以此為計算上訴人皇冠公司銷售系爭紙餐盒之每月所得利益，核屬有據。上訴人雖辯稱上開製成品產銷明細表所列1.27元之餐盒，並非全部均屬系爭紙餐盒云云，惟原審曾命上訴人皇冠公司提出系爭紙餐盒之銷售數量資料，上訴人皇冠公司卻遲遲未能提出，依民事訴訟法第344條第1項第4款、第345條規定，當事人就其商業帳簿，有提出之義務；當事人無正當理由不從提出文書之命令者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，該345 條規定在於使違背提出文書義務之當事人，受有一定程度之不利益，本件上訴人皇冠公司就其侵權行為損害賠償金額之計算，自有提出銷售物件相關帳冊之義務，上訴人無正當理由未能提出，法院自可依被上訴人之上述主張，就前開製成品產銷明細表所列1.27元之餐盒，憑以認定係系爭紙餐盒計算。上訴人雖於本審提出89年銷售餐盒明細表及90年、91年、92年之發票明細，然均為上訴人片面所制作，並未提出發票，無從以該等明細表上所列系爭左右格餐盒之金額，計算本件上訴人製造銷售系爭侵權餐盒所得利益。上訴人亦自承發票品名上無法顯示為何種款式之餐盒，是即使上訴人提出其所稱系爭左右格餐盒之銷售發票金額，仍不足證明其所得利益僅該等發票所載金額，故仍難以推翻上述認定。依上訴人皇冠公司平均每個月之利益135,175 元計算自89.07.30起至92.09.30止共38月之銷售利益，則被上訴人可得請求賠償之金額為5,136,650 元。
而按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。民法第28條定有明文。上訴人甲○○係自91.01.15起始擔任皇冠公司之法定代理人，此有該公司變更登記表附卷可佐，則其對於執行販售系爭紙餐盒業務期間（20.5個月）因違反專利法之規定致被上訴人受有損害（即其中2,771,088 元本息）部分，應與皇冠公司負連帶賠償責任。
四、綜上所述，被上訴人主張上訴人皇冠公司所生產之系爭紙餐盒落入其第170388號新型專利範圍，侵害其新型專利權，應負過失侵權行為責任，依修正前專利法第105條、第88條第1項、第89條第1項第2款及民法第184條第1項前段、第28條之規定，請求上訴人賠償其損害，洵屬有據，且其損害賠償請求權並未罹於時效消滅，其可得請求上訴人皇冠公司賠償之金額共為5,136,650元本息，其中2,771,088元本息部分，上訴人甲○○並應與皇冠公司連帶負賠償責任。原審判命上訴人皇冠公司、甲○○連帶給付2,771,088 元本息，並判命上訴人皇冠公司應再給付2,365,562 元本息，並依兩造分別陳明酌定相當擔保金額併為准免假執行之宣告，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，其上訴應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造所提其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果不生影響，爰不一一論述。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 9 月 17 日
民事第五庭 審判長法 官 林陳松
法 官 王重吉法 官 古金男以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 詹錫朋中 華 民 國 97 年 9 月 22 日
Ａ