臺灣高等法院臺中分院民事判決 97年度智上字第3號上 訴 人 金享車業股份有限公司兼上一人之法定代理人 丙○○上列二人共同訴訟代理人 蕭智元律師複代理人 楊承彬律師被上訴 人 甲○○ 住彰化縣○○鎮○○路○段○○○號訴訟代理人 尤榮福律師複代理人 施廷勳律師上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，上訴人對於中華民國96年12月12日臺灣臺中地方法院95年度智字第39號第一審判決提起上訴，本院於97年12月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決不利於上訴人部分及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
甲、被上訴人方面：
一、被上訴人起訴主張：
(一)被上訴人享有中華民國新型第216642號「自行車立管高穩定迫緊結構改良㈡」專利權（以下稱被上訴人之專利權），專利權期間自民國（下同）92年12月21日至104年4月24日止。
未料上訴人金享車業股份有限公司（以下稱金享公司）未經被上訴人同意，即擅自實施被上訴人之專利權，用以製造其所販賣之自行車立管產品。被上訴人於取得上訴人金享公司生產之侵害被上訴人專利權產品型號AS-820自行車立管後，委託財團法人中國生產力中心（以下稱中國生產力中心）就該產品與被上訴人之專利權予以鑑定，其鑑定結果認為上訴人金享公司生產之型號AS-820自行車立管，落入被上訴人專利權之申請專利範圍，且上訴人金享公司其他型號AS-822、AL-822、AS-819、AL-819、AL-820、AS-824及AL-824等自行車立管，亦是使用被上訴人之專利權技術。又被上訴人於提起本件訴訟前，多次向上訴人表示其生產之上開自行車立管已侵害被上訴人專利權，惟上訴人仍置之不理，繼續生產前開產品，顯見其係故意侵害被上訴人之專利權。
(二)本件不適用先前技術阻卻原則：上訴人金享公司所有之新型M241322號「自行車轉動立管改良結構」專利權之揭露時間係92年3月12日，雖早於被上訴人專利權之申請日期，惟該先前技術所揭露關於「定位」之功能，係利用「一套頭（12），該套頭一端設有一相對應立管本體樞接孔之貫穿孔，而套頭一面設有一可供螺絲螺設之槽孔（17），其中螺設在槽孔內之螺絲係與卡合結構呈頂抵定位關係」之方法達成，此亦為該先前技術所示之專利範圍。然上訴人金享公司製造之該等自行車立管，其定位方式，根本未利用上開先前技術所揭露之「螺絲鎖固」方式，此由中國機械工程學會鑑定報告附件⒉、⒊之樣品照片上拆解各部零件之「套頭」上並無螺絲孔，亦無任何對應該貫穿孔之螺絲零件，故該等自行車立管上之「可穩定固結」自行車把手橫管與豎管或達成「定位」功能者，根本係利用被上訴人專利權之構思所達成。是以，上訴人金享公司製造之該等自行車立管，並未實施先前技術所揭露之方法，亦即其與上訴人金享公司之新型M241322號專利權所揭示之技術特徵不同，上訴人金享公司自無引用該專利權之先前技術，阻卻本件侵害被上訴人專利權之事實。又上開鑑定報告第17頁所引用之「M241322號自行車轉動立管改良結構專利案第一圖」，係另一件M258033號新型專利案之第一圖，而上開鑑定報告以此錯誤資料，認為上訴人金享公司生產之型號AS-820鑑定樣品之束套、樞接套與卡摯件要件之特徵及其相互間之組合結構，均已揭露於該圖中，故可適用先前技術阻卻，實為重大錯誤。
(三)本件應適用「均等論」判斷：所謂「均等論」，係指被控侵權物品或方法雖未落入申請專利範圍之字面意義中，倘其差異或改變，對所屬技術領域中具有通常知識之人而言，有置換可能性或置換容易性時，則該侵權物品或方法與申請專利範圍所載之技術內容間，兩者成立均等要件。本件依中國機械工程學會之鑑定報告，認為送鑑定之侵權產品（即上訴人金享公司生產之型號AS-820及AS-824自行車立管）其結合定位方式，與被上訴人專利權所示之結合定位方式不相同，故被上訴人專利權與送鑑定物因技術手段不同，而認「實質功能不相同」。然被上訴人之專利權其申請專利範圍已表明「其中該束仔結合部之孔，其內壁係凹設有預定數目之齒槽，而該二卡摯件之凸部亦設有相對之數齒部，俾使該束仔與二卡摯件結合時，不致產生相對旋轉。」由該特徵可知，被上訴人之專利權早已將「藉由該橫管與二卡摯件之嚙齒部相互嚙合」等之技術揭露於專利特徵中，雖該送鑑定物與被上訴人專利權就該嚙合部分之構造於零件上所顯現者有些許差異，然該不同之處，係兩造等自行車業者於產業界習知技術內所能輕易實施之置換手段。又送鑑定物所加設之「具有肋槽之樞接套」，於結合舊式卡摯件（上無肋槽）後，本即係意圖替代被上訴人專利所揭露「設有突出肋槽之新式卡摯件」，且於束仔孔中亦仿冒被上訴人專利權設有三具齒槽，以達到相同之嚙合、定位及調整角度功能。而上揭替代手段（舊式卡摯件結合套內設定為「肋槽」之樞接套），為兩造自行車零件業者於產業界習知技術內所能輕易實施之置換手段，純係規避他人專利特徵之取巧方法，亦難脫均等成立之要件。
(四)中國機械工程學會指派之鑑定證人所為鑑定證詞不足採信：⒈被上訴人專利權之特徵，在於能用不同於以往之結構、技術
達到更穩固之迫緊及定位功能，上訴人金享公司於本件抗辯先前技術阻卻之M241322號新型專利上之定位、迫緊功能，仍停留於以「螺絲」鎖固之傳統方式，而螺絲鎖固經日久使用，有鬆脫之弊，而上訴人金享公司生產之該等自行車立管，即仿冒被上訴人專利權之鎖固方法，以達到同樣功效，並去除舊有不良缺點，至於該等自行車立管是以二個或三個元件、改良或改惡之方法所達成，均於侵害被上訴人之專利權無影響。又改善或改惡之區別，利用於判斷鑑定物品是否以較簡易或繁瑣之手段，或較低或高之成本（代價）而達成實質相同之功效。被上訴人專利權之迫緊、定位功能前所未見，且可達到長期穩固之功效。換言之，其並非標榜以更低成本或更短工時即可完成相同產品之方法，故成本高低或快速與否之實施方式，並非被上訴人專利權所考量。鑑定人徒以送鑑定之侵權產品其手段係屬改惡，故認為兩者之實質技術、手段不同，自難採信。
⒉鑑定人於為鑑定時，因過失而引用錯誤之比對構造圖，前已
敘及，但送鑑定物與被上訴人專利權之定位功能完全不同（一以螺絲鎖固，一以凹槽與肋條嵌合），鑑定人卻仍以「更正正確之圖後，理論上不會影響先前技術阻卻之判斷結果」輕率論結，顯見其為鑑定草率而不可信。
⒊送鑑定物上所表現之「樞接套」及分佈於樞接套外周圓之「
三肋槽」與束套貫孔中「三肋條」相套合之設計，與被上訴人專利權申請專利範圍之「二相對卡摯件，係設置於束仔結合部之二側，且具有凸部以卡摯結合部之孔，俾使該二卡摯件與束仔可緊結合，並使二者不致產生相對旋轉」，均係以「同樣構思」之手段，達到同樣功能。然鑑定人竟置上開專利特徵不論，徒以二者使用之元件不同，即認為其等所構成之實質技術手段並不相同。若以鑑定人此種鑑定推演方法，日後專利侵害鑑定是否僅審酌「全要件原則」即可，而不須審酌「均等要件」？故認鑑定人為此鑑定之結論不可採信。
(五)上訴人金享公司生產之該八種型號之自行車立管，其侵害被上訴人專利權所得利益之計算方法，及上訴人二人應負連帶責任，說明如下：
⒈被上訴人請求上訴人二人連帶負損害賠償責任，係依專利法
第108條準用85條第1項第2款規定計算其損害，即以上訴人因侵害行為所得之利益，且因上訴人不能就其成本或必要費用舉證，故以銷售該項物品全部收入為所得利益為計算基礎。
⒉按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受
損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項定有明文。上訴人丙○○係上訴人金享公司之負責人，爰依上開規定，請求上訴人二人負連帶賠償責任。
⒊依原審法院96年度智全字第15號證據保全程序所得證據資料
，計算上訴人二人應連帶給付之損害賠償數額如下：（以上訴人金享公司於94年度因所生產之該等自行車立管侵害被上訴人專利權所得之利益，出售價格部分以上訴人金享公司於該年度各次出售價格之平均值為準）
⑴AL-819/6,845支×153.8元＝1,052,761元⑵AS-819/5,487支×136.2元＝747,329元⑶AL-820/11,003支×157.0元＝1,727,471元⑷AS-820/10,515支×138.3元＝1,454,224元⑸AL-822/18,821支×90.6元＝1,705,182元⑹AS-822/12,410支×81.0元＝1,005,210元---------------------------------------------⒋上開六款型號產品之銷售總額為新台幣（下同）7,692,178
元，故被上訴人即依該年度上訴人金享公司出售該六款產品之總收入為上訴人金享公司因本件侵權行為所得之利益。
(六)綜上，依前開證據保全程序所取得之證據資料計算後，上訴人金享公司生產之該等自行車立管其中上述⑴至⑹型號產品於94年度銷售總收入為7,692,178元，爰依專利法第108條準用同法第84條第1項及公司法第23條第2項規定，請求上訴人二人連帶負損害賠償責任，並依專利法第106條第1項規定，請求上訴人不得繼續製造、為販賣之要約或販賣系爭侵權產品或利用被上訴人專利權所製成之產品。
二、被上訴人於本院補充陳述：
（一）被上訴人雖於95年3月27日委由訴外人中國生產力中心作成上訴人所生產之系爭自行車立管侵害系爭中華民國新型第216642號自行車立管高穩定迫緊結構改良（二）專利權鑑定作成後，又於96年4月3日更正系爭專利權範圍，但該次更正完全未變更系爭專利權之專利範圍或專利特徵等實體事項，僅係就專利範圍文字之敘述調動其撰寫次序，內容則均未作變動，亦即該修正部分均與本件侵權物品所侵害之專利特徵無關；亦即修正與否並不影響本件之認定：
１、發明或新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明、創作之說明及圖式，專利法第56條第3項及第106條第2項等規定參照。
２、查，原「專利範圍」有七個請求項（見本院卷第一宗第80至81頁）；更正後之「專利範圍」則將原第4個及第6個請求項併入第1個請求項，文字內容不變（見本院卷第一宗第82頁），故專利範圍僅剩5個請求項。惟更正前後「專利範圍」之實質內容與文字敘述、說明均為相同。由上陳可知，系爭專利權之「專利範圍」嗣後雖曾更正，但對其技術特徵或專利範圍之認定等則均無影響，是亦不影響於原審認侵權物品（自行車立管）侵害系爭專利權之判斷。
３、以型號AS-820自行車立管侵害系爭專利權之範圍及特徵為例，原審之認定係：
「就自行車立管上之『可穩定固結』自行車把手橫管與豎管或達成定位功能者，係利用被上訴人專利權之構思所達成。
４、而系爭專利權於更正前（見本院卷第一宗第64至65頁）與更正後（見本院卷第一宗第66至67頁）之專利範圍均已涵括一種自行車立管高穩定度迫緊結構改良（二），其包括有：一束仔，其一端係結合於自行車豎管，另端則設有一結合部，且該結合部設有一孔；二相對卡掣件，係設置於束仔結合部之二側，且具有凸部以卡掣結合部之孔，俾使該二卡掣件與束仔可緊結合，並使二者不致產生相對旋轉，另該凸部周緣係設有定位部；一橫管，其一端係可結合自行車把手，另端則設有二耳，且該二耳可結合於束仔結合部與二卡掣件之間，並可相對該束仔旋轉以調整角度，另該二耳係相對卡掣件設有定位部，俾使該橫管與二卡掣件間具有限止定位之功效。換言之，為判斷侵權與否之特徵均仍存在於更正後之專利權內。是該更正不影響本件之認定與判斷。
（二）本院於97年5月26日發函鑑定機關財團法人中國生產力中心（下稱鑑定機關），請其查覆系爭專利權於更正專利範圍後，是否足以影響該中心之鑑定結果。該中心雖回覆未侵害系爭專利權之結論，然並未說明更正前後之專利範圍因何原因影響其鑑定結論：
１、待鑑定物品雖係利用「一中空套軸構件及兩個無齒部之卡掣件」達到使不致產生相對旋轉之定位功效，而該元件已於專利公告318466號之「可調整角度之自行車把手豎管結構」專利權中揭露，屬先前技術。然上訴人係利用「一中空套軸構件及兩個無齒部之卡掣件」取代系爭專利權中兩個「卡掣件（凸部上有齒部）」，此由：
⑴待鑑定物品「卡掣件上之六角型凸部可與套筒上之中空六
角凹槽相嵌合；而套筒上之三處齒槽又可與束仔結合部上之三齒部嵌合」，如此之零件結構及組合即等同於系爭專利權「卡掣件凸部上之齒部可嵌合於束仔結合部之凹槽」，達到相同之功效。而上揭待鑑定物品之元件雖見諸於專利公告318466號之「可調整角度之自行車把手豎管結構」專利權，然待鑑定物品元件之細部構造均不相同，且顯然可見係仿傚系爭專利權「凸部上有齒部之卡掣件」而來。
⑵ 況且，待鑑定物品上之中空套軸、卡掣件與束仔結合部二
者之結合可發生緊迫、定位之功能，然上揭先前技術之相似構件並無如此之設計及功效，但系爭專利則有之。從而，待鑑定物品所實施之技術及構造與先前技術所揭露者並非全然相同。
２、次查，所謂「均等論」，係指被控侵權物品或方法雖未落入申請專利範圍之字面意義內，倘其差異或改變，對其所屬技術領域中具有通常知識之人而言，有置換可能性或置換容易性時，則被控侵權之物品或方法與申請專利範圍所載之技術內容間，兩者成立均等要件。故於鑑定專利侵權案件時，鑑定人應一併考量侵權產品與專利特徵間之差異，是否為該技術領域中具有通常知識之人所可輕易置換，並於鑑定理由中說明，否則勢難昭公信。
３、雖待鑑定物品與系爭專利權就該嚙合部分即系爭專利公報圖示241部位與311部位之接合之構造，於零件之形狀及數量上所顯現者有些許不同，然該不同之處係兩造等自行車0件業者於產業界昔知技術內所能輕易實施之置換手段。鑑定人並未將二者間之差異是否為業者為規避他人專利權所實施之置換手段等要件納入考量、比對、鑑定，故所具之鑑定意見自難正確。
４、再者，鑑定人又忽略待鑑定物品上所加設之「具有齒槽之樞接套」，於結合舊式卡掣件（凸部上無齒部）後，本即係意圖替代系爭專利權所揭露「設有突出齒槽之新式卡掣件（即30、31、311等3部位），且於束仔孔（24）中亦仿冒系爭專利權設有3具齒槽（241），以達到相同之嚙合、定位及調整角度功能。而上揭替代手段（舊式卡掣件結合套內設定位「齒槽」之樞接套）為兩造等自行車零件業者於產業界昔知技術內所能輕易實施之置換手段，純屬規避他人專利特徵之取巧方法，實難脫均等成立之要件。惟鑑定人竟未置隻字片語，實屬疏漏。
（三）原審判決亦曾就侵權物品是否仿冒上揭調動次序之第4請求項所示「定位功效」之技術特徵為判斷及說明。
（四）原審判決亦就侵權物品是否仿冒上揭調動次序之第6請求項「不致產生相對旋轉」之技術特徵為判斷及說明。
（五）上訴人之侵權物品內究有無「樞接件」之結構，與其是否侵害系爭專利權之事實二者間並無必然之關係。又AS-820產品所加設之具有肋槽之樞接套，於結合舊式卡摯件（上無肋槽），本即係意圖替代被上訴人專利權所揭露「設有突出肋槽之新式卡摯件」，且於束仔孔中亦仿冒被上訴人專利權設有三具齒槽，以達到相同之嚙合、定位及調整角度功能。而上開替代手段（舊式卡摯件結合套內設定為「肋槽」之樞接套），為兩造自行車零件業者於產業界習知技術內所能輕易實施之置換手段，純屬規避他人專利特徵之方法，原審就該爭執早已判斷並闡明於先。
（六）上訴人所執阻卻系爭專利權之「先前技術」，並未實施於侵權物品上，而係仿冒系爭專利權之手段以達到「定位」之功能：
１、系爭侵權產品並未實施先前技術所揭露之方法，亦即上訴人製造的侵權產品與該M241322號專利權所揭示的技術特徵根本不同，上訴人實毋能引該專利權特徵作為先前技術阻卻之依據。
２、由原審肯認「惟上訴人金享公司生產之該等自行車立管，以型號AS-820自行車立管為例，其上之定位方式並未利用前開先前技術所揭露之『螺絲鎖固』方式，此由中國機械工程學會鑑定報告附件2之照片二所示零件分解照片，其『套頭』上並無螺絲孔，亦無任何對應該貫穿孔之螺絲零件，故AS-820自行車立管上之『可穩定固結』自行車把手橫管與豎管或達成『定位』功能者，係利用被上訴人專利權之構思所達成。從而AS-820自行車立管並未實施先前技術所揭露之方法，亦即該自行車立管與上訴人金享公司所有之新型M241322號專利權所揭示之技術特徵不同等，可知亦持相同之論斷。
（七）證人乙○○證詞有諸多違誤，分述如下：
１、法官問：「鑑定有無侵害是僅考量獨立項即可，是否也要考量附屬項的部分？」證人答：「獨立項一、附屬項四都應該一起考慮。獨立項一是一個專利範圍，附屬項四也是一個專利範圍，本案有四個專利範圍，包括獨立項一、附屬項二、附屬項參、附屬項四，這四個可以分開主張權利」。惟查，專利法施行細則第18條第1、2、3、5項規定：
「發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵、、附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵」。由上揭明文可知，附屬項僅係「依附於請求項之技術特徵」，並無獨立性，而獨立項方為表明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵等。且被上訴人自起訴至今，復未曾以附屬項主張權利。從而，證人稱必須一併考量附屬項四云云，顯然錯誤。
２、再者，若鑑定時須連同附屬項一併考量，則於被上訴人起初委由鑑定人鑑定時，該附屬項即已存在，更正前後內容亦未變更，則何以當時認定待鑑定物品侵害系爭專利權，於今則否？
３、上訴人共同訴訟代理人蕭智元律師問：「證人的意思是否認為獨立項、附屬項是兩個獨立的範圍，如果從文義一，獨立項會包括所謂的單段式鎖固方式，會落入專利範圍，鑑定人認為這樣不合理，但是此部分鑑定人又認為他不是發專利的機構，應該將附屬項四的部分加進來，這樣才合理？」證人答：「我的意思是這樣沒有錯」。然查，專利侵害鑑定要點於下篇第壹章第三節明示「專利權應視為有效，專利權之授予或撤銷屬專利主管機關之職權，鑑定時不得就專利權之有效性進行判斷。當事人對專利權之有效性有爭議者，應經由舉發程序解決」。詎料證人未謹守其鑑定機關之分際，竟越俎代庖認定應將附屬項四加進獨立項內，並基此作為鑑定時解釋系爭專利範圍之標準，足見其嗣後之鑑定已偏離鑑定原則，顯屬錯誤。
４、至鑑定人認系爭專利權「將限止於具有二段式之固定確保範圍」，惟此說法係因鑑定人已將待鑑定物品之「彈性體構件」誤以為不同於系爭專利附屬項四包含之彈性體構件，實則該二彈性體構件之裝設位置、功用、形體等均相同，此由被上訴人於上開期日當庭比對實體可知，且操作待鑑定物品將螺絲（螺固件）旋鬆後，其仍然保有彈性空間而可達到二段式固定確保功能，與系爭專利內容毫無軒輊。
５、檢視上開事證可知，證人於鑑定時基於對相關法令之誤解而做出錯誤之判斷，且待鑑定物品並不適用禁反言原則，是上訴人所製AS-820等產品仍然侵害系爭專利權無訛。
貳、上訴人方面：
一、上訴人則以：
(一)上訴人金享公司於接獲被上訴人傳真警告後，即將生產之型號AS-820自行車立管，委由鉅鼎國際專利商標聯合事務所鑑定是否與被上訴人之專利權實質相同，其鑑定結果認為上訴人金享公司生產之該產品與被上訴人之專利權「實質不相同」，且依專利之均等論加以分析比對後，亦認兩者方法及功能均不相同，雖最後結果相同，但其達成手段不同。從而上訴人金享公司生產之該產品，並未侵害被上訴人之專利權。
(二)依專利法第94條第1項及第4項規定之反面解釋，新型專利於申請前已見於刊物或已公開使用或已為公眾知悉者，均不得申請取得新型專利權；又該新型專利所屬技術，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，亦不得依法申請取得新型專利。被上訴人專利權之技術特徵，早於上訴人「自行車轉動立管改良結構」專利案中揭露，故被上訴人專利權之技術已不具新穎性及進步性，其專利權之有效性自有瑕疵。
(三)上訴人金享公司並未在市場上販賣上開八種型號產品，被告金享公司出版之產品型錄，其上有關該八種型號產品之介紹，純係供客戶參考之用。
(四)依鉅鼎國際專利商標聯合事務所及中國機械工程學會之鑑定報告，均認為上訴人金享公司生產之該等自行車立管並無侵害被上訴人之專利權，說明如下：
⒈依鉅鼎國際專利商標聯合事務所鑑定報告可知，上訴人金享
公司生產之自行車立管與被上訴人專利權之申請專利範圍，其全要件部分雖符合，但文義讀取不相同，且均等論之分析結果亦屬不均等，故可認為上訴人生產之自行車立管並無侵害被上訴人之專利權。
⒉依中國機械工程學會鑑定報告，認為送鑑定物與被上訴人之
專利權屬實質技術手段不相同，經由均等論分析結果亦屬不均等，且可適用先前技術阻卻原則。而被上訴人雖主張上訴人金享公司所享有之新型M241322號專利權所揭露之先前技術為螺絲鎖固方式，與被上訴人專利權之「定位」功能不同，然前開先前技術，係利用套頭之螺絲鎖固於束套之鎖孔，最主要目的是將套頭固定於束套上，而被上訴人專利權亦是利用套頭之肋槽卡固定至束套之凹槽上，同樣達到將套頭固定至束套，兩者結構、特徵及目的均相同，當然適用先前技術阻卻。且中國機械工程學會之鑑定報告已清楚認定被上訴人專利權之申請範圍並未揭露如送鑑定之AS-820自行車立管之樞接套及其分佈之三肋條套合之設計，因認兩者實質技術手段不同。又司法院公布之鑑定基準中，就均等論之認定須以WAY（技術手段）、FUNCTION（功能）、RESULT（結果）三者均成立方才適用均等論，上開鑑定理由清楚說明兩者技術手段不同，自不得認為依均等論導出上訴人產品之技術手段有侵害被上訴人專利權之情事。
(五)退步言之，如認為上訴人金享公司生產之前開產品侵害原告之專利權，則上訴人金享公司94年度生產型號AL-819、AS-
819、AL-820、AS-820、AL-822及AS-822等產品，其生產成本如下：
⒈AL-819：拋光及噴砂成本分別為144.47元、144.28元。
⒉AS-819：拋光及噴砂成本分別為126.55元、128.10元。
⒊AL-820：拋光及噴砂成本分別為145.02元、144.83元。
⒋AS-820：拋光及噴砂成本分別為122.66元、124.22元。
⒌AL-822：四種規格100L-22.5、25.4及120L-22.2、25.4之成本分別為84.39元、88.53元、86.39元、90.53元。
⒍AS-822：四種規格110L-震動銀、電著黑及130L-震動銀
、電著黑之成本分別為75.49元、77.15元、77.48元、
79.15元。
(六)綜上，上訴人金享公司所製造之自行車立管，並未侵害被上訴人之專利權。
二、上訴人於本院補充陳述：上訴人之自行車立管是否侵害被上訴人專利權，應以修正後之專利權範圍為判斷標準，故應以原審囑託之中國機械工程學會鑑定報告及本院囑託之中國生產力中心之鑑定報告及證人乙○○之證言為判斷依據。
參、原審經審酌兩造所提出之攻擊防禦方法後，認上訴人金享公司生產之型號AS-822、AL-822、AS-819、AL-819、AS-820、AL-820、AS-824、AL-824等自行車立管，確有侵害被上訴人之專利權，而參酌國內自行車相關業者如巨大機械工業股份有限公司、美利達工業股份有限公司之營業總成本約在百分之80至85間，本件成本計算以銷售價格之百分之80為適當，而判決上訴人二人應連帶給付被上訴人1,538,436元，及自起訴狀繕本送達上訴人後之96年11月6日起至清償日止按週年利率百分之五計算之遲延利息；並判決上訴人不得製造、為販賣之要約或販賣上訴人金享公司所有銷售型錄上之型號AS-822、AL-822、AS-819、AL-819、AS-820、AL-820、AS-8
24、AL-824等八樣自行車立管產品或利用新型第216642號「自行車立管高穩定度迫緊結構改良㈡」專利權所製成之產品，而駁回被上訴人其餘之請求，並就上訴人應連帶給付金錢部分，為供擔保准許假執行及免為假執行之宣告。上訴人不服第一審之判決提起上訴，於本院上訴聲明為：①原判決不利於上訴人之部分及該部分假執行聲請暨訴訟費用均廢棄。
②上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。③第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人於本院答辯聲明為：①上訴駁回。②第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。（關於原審判決駁回被上訴人之請求部分，被上訴人並未聲明不服，該部分應已確定。）
肆、兩造不爭執之事實：
一、上訴人主張被上訴人自行送請中國生產力中心鑑定的是修正前的專利範圍，被上訴人不爭執（見本院卷第一宗第53頁背面）。
二、原審法院係將被上訴人修正後之系爭專利範圍送請中國機械工程學會鑑定（本院卷第一宗第54頁）。
三、對於上訴人提出之智慧財產局舉發審定書（見本院卷第一宗第43至47頁），被上訴人不爭執（見本院卷第一宗第53頁背面）。
四、對國內自行車相關業者如巨大機械公業股份有限公司、美利達公業股份有限公司之營業總成本約在百分之80至85間，兩造均不爭執（見本院卷第二宗第80頁背面）。
五、對金享公司於94年度銷售型號AS-822、AL-822、AS-819、AL-819、AS-820、AL-820等自行車立管之總收入為0000000元，兩造均不爭執（見本院卷第二宗第80頁背面）。
六、對上訴人金享公司有製造、為販賣之要約及販賣自行車立管，兩造均不爭執（見本院卷第二宗第80頁背面）。
七、對金享公司製造之型號AS-822、AL-822、AL819、AS-820、AL-820、AS-824、AL-824等自行車立管，其迫緊結構均為相同，兩造均不爭執（見本院卷第二宗第80頁背面）。
伍、本件爭點如下：①上訴人之自行車立管是否侵害被上訴人系爭專利權，應以修正前或修正後之專利權範圍為判斷標準？②上訴人金享公司生產之該等自行車立管，與被上訴人系爭專利權之申請專利範圍依均等論加以分析後是否符合均等要件？③上訴人是否可主張先前技術阻卻原則及禁反言原則？
一、上訴人之自行車立管是否侵害被上訴人系爭專利權，應以修正前或修正後之專利權範圍為判斷標準？
（一）依經濟部智慧財產局93年10月5日經授智字第0000000000-0號函送司法院轉送各法院供參考之「專利侵害鑑定要點（草案）」，其中關於「判斷均等論之注意事項」記載：「…均等論比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對（element by element），不得以申請專利範圍之整體（as a whole）與待鑑定對象比對。」等語，可知判斷均等論時，應將申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中，不符合文義讀取之每一技術內容逐一比對。故申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之不符合文義讀取之技術內容多寡自會影響均等論之比對無疑。又專利法施行細則第18條規定：「發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其數項應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編排排列。獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。…」，由此可見，專利案之附屬項係依附於獨立項，附屬項包含其所依附（獨立）請求項之所有技術特徵，因此獨立項之保護範圍較附屬項大。是於鑑定專利案是否侵權時，只要分析待鑑物品是否侵害系爭專利之獨立項即可。從而，獨立項之技術特徵多寡，自會影響是否侵害系爭專利權之判斷甚明。
（二）查本件被上訴人系爭專利權之專利範圍曾於94年4月19日、96年4月3日聲請修正專利範圍，系爭專利範圍修正前原包含7項，其中第1項為獨立項，第2項至第7項為附屬項，而被上訴人94年4月19日及96年4月3日申請系爭專利範圍更正，分別將原申請專利範圍第4項「如申請專利範圍第1項所述之自行車立管高穩定度迫緊結構改良（二），其中該設置於橫管二耳之定位部係為一嚙齒部，且該二卡掣件之定位部亦為一嚙齒部，藉由該橫管與二卡掣件之嚙齒部相互嚙合，係可因此產生定位功效」，及第6項「如申請專利範圍第1項所述之自行車立管高穩定度迫緊結構改良
（二），其中該束仔結合部之孔，其內壁係凹設有預定數目之齒槽，而該二卡掣件之凸部亦設有相對之數齒部，俾使該束仔與二卡掣件結合時，不致產生相對旋轉。」，移到第1項獨立項之技術特徵內之事實，為被上訴人所自認（見本院卷第一宗第77至79頁、84頁），並有中華民國專利資訊網公告資料、經濟部智慧財產局公告資料附卷可稽（見本院卷第一宗第90至94頁），洵堪認定。被上訴人將系爭專利權之專利範圍第4項附屬項及第6項附屬項移至第1項獨立項，導致第1項獨立項增加二項技術特徵，因此縮減系爭專利之專利範圍，有鑑定人乙○○之證詞在卷可參（見本院卷第二宗第5頁背面至6頁），洵堪認定。被上訴人專利權範圍於更正後既有縮減，自會影響上訴人產品是否有侵害被上訴人專利權之判斷甚明。被上訴人辯稱前揭系爭專利範圍之變更，不影響專利權侵害與否之判斷云云，自不足取。
（三）按專利法第64條第4項規定：說明書、圖示經更正公告者，溯自申請日生效。且該條規定，依專利法第108條規定於新型專利準用之。是被上訴人前揭更正專利權範圍應溯自系爭專利申請日生效。則本件上訴人之自行車立管是否侵害被上訴人專利權，自應以修正後之專利權範圍為判斷標準。而本件被上訴人於原審提出其自行送請中國生產力中心之鑑定報告係依修正前之專利範圍為鑑定，而非依修正後之專利範圍為鑑定，該鑑定報告自不足採。
二、上訴人金享公司生產之該等自行車立管，與被上訴人系爭專利權之申請專利範圍依均等論加以分析後是否符合均等要件？
（一）依專利侵害鑑定之一般鑑定流程，首先為解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容，若認兩者符合文義讀取後，則再依逆均等論加以分析，若認不成立逆均等，則可認待鑑定物落入申請專利範圍，若認成立逆均等，則可認待鑑定物並未落入申請專利範圍；而若不符合文義讀取，則應適用均等論加以分析，若認符合均等要件，且無先前技術阻卻或禁反言存在，則可認待鑑定物落入申請專利範圍，若不符合均等要件，則可認待鑑定物並未落入申請專利範圍。另按鑑定人由受訴法院選任，並定其人數，民事訴訟法第326條第1項定有明文。查上訴人提出之財團法人中國生產力中心鑑定報告，係被上訴人自行委託鑑定，並非法院選任之鑑定人，是被上訴人提出之中國生產力中心鑑定報告，且中國生產力中心當時鑑定時係以被上訴人修正前之系爭專利權範圍為鑑定依據，既為兩造所不爭執，則上開鑑定報告自不足作為本件上訴人之待鑑定物是否侵害被上訴人專利權之依據。
（二）被上訴人對於上訴人自行車立管與伊專利權範圍文義讀取不符合一節，並不爭執（見本院卷第一宗第59頁），僅主張適用均等論且無先前技術阻卻或禁反言原則之適用。故本件應審認者為：上訴人生產之自行車立管，與被上訴人專利權之申請專利範圍依均等論分析後，是否符合均等要件，及上訴人可否主張先前技術阻卻或禁反言原則。
（三）依司法院函送予各級法院參考之經濟部智慧局「專利侵害鑑定要點」，「均等論」係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。由於以文字精確、完整描述申請專利範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍。相對於申請專利範圍之技術特徵，待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異（substantialdifference）時，則適用「均等論」。若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均等論」。而「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。
（四）依原審囑託作成之中國機械工程學會鑑定報告所載（外放），上訴人自行車立管產品之技術內容與被上訴人專利權之專利範圍文義讀取不符合之處，主要在於上訴人生產之自行車立管結構設計，其束套與橫管間係經由一樞接套樞接，而該樞接套之設計又係以其分部於圓周外之三肋槽與束套貫孔中之三肋條相套合，因此，當該橫管之凸耳再穿套於該樞接套之二端後，該橫管之軸向位置被該束套所限制定位而僅能相對於該樞接套及束套作旋轉動作，且上訴人之自行車立管二相對卡掣件係以其六角凸部穿套於樞接套中，以該六角凸部與樞接套之六角孔結合定位，再以該二卡掣件所設之平面齒部與橫管二凸耳之外側環設平面齒部相囓合，使該橫管與該束套兼具有相對角度限止定位之結構設計；而被上訴人系爭專利權範圍則係以二卡掣件設置於束仔結合部之二側，二卡掣件具有凸部以卡掣結合部之孔，俾使二卡掣件與束仔可緊結合，不致產生二相對旋轉。故依均等論比較分析結果，認待鑑定系爭專利案於全要件不符合部分，因二者所運用之實質技術手段、所具有之實質功能並不相同且非歸於均等技術之實施，故雖其二者所達成之實質效果相同，然依專利鑑定基準均等論比對原則，認待鑑定物並未落入系爭專利案申請專利範圍均等原則之限制內，不構成系爭專利案之侵害。另經本院囑託中國生產力中心依修正後之被上訴人系爭專利範圍所做之鑑定報告（外放，鑑定日期為97年6月9日），亦認系爭專利利用卡掣件凸部上之凸齒部直接嵌設卡掣於束仔結合部之孔內壁對應凹設之齒槽，使該束仔結合部與卡掣件二者不致產生相對旋轉方式。此與待鑑定物品透過利用一中空套軸，以其外周緣與束仔結合內緣卡掣，及以其內周緣與卡掣件之凸部卡掣，使該束仔結合部與卡掣件二者不致對中空套軸產生相對旋轉方式。因待鑑定物品利用透過一中空套軸構件使束仔結合部與卡掣件二者不致對中空套軸產生相對旋轉之方式於先前技術專利公告318466號「可調整角度之自行車把手豎管結構」中已有所揭露，屬習知技術領域，此與系爭專利以卡掣件直接與束仔結合部嵌設卡掣之方式，二者有掣動方式上之不同，故此部分技術手段分析認為二者不相同，是雖依功能分析及結果分析結果，待鑑物與系爭專利之實質相同，仍認為二者均等不成立，視為不相同。故待鑑定物品不落入被上訴人之系爭專利範圍內。
（五）經被上訴人對本院囑託中國生產力中心之上開97年6月9日鑑定報告提出質疑後，中國生產力中心復於97年10月14日提出補充鑑定結果（本院卷第2宗第32至36頁），依說明第二點，則重新認定待鑑定物品不屬習知技術領域；且於說明第七點（一）：在系爭專利申請專利範圍獨立項1權利範圍擴及至單段式鎖固連結方式範圍之前提下，將認定上訴人之自行車立管落入被上訴人之申請專利範圍（本院卷第2宗第36頁）。與說明第七點（二）：又在系爭專利申請專利範圍附屬項４權利範圍為二段式之固定確保範圍前題下，本中心認定待鑑定物品未落入系爭專利範圍內。第七點之（一）（二）對於待鑑定物依均等論分析結果，是否落入系爭專利範圍並非明確，然因待鑑定物可適用禁反言原則（詳後述），故仍應認待鑑定物品未落入系爭專利範圍內。
三、上訴人是否可主張先前技術阻卻原則或禁反言原則？
（一）按所謂「禁反言」乃「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項，申請專利範圍為界定專利權之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。若待鑑定對象適用「均等論」，而其適用部分係專利權人已於申請至維護過程中放棄或排除之事項，則適用「禁反言」（本院94年度智上字第14號判決、97年度智上易字第4號判決參照、見本院卷第二宗第50至61頁、第62至72頁）。此部分並經中國生產力中心之鑑定證人乙○○證述在卷（本院卷第2宗第77頁背面），並庭呈專利侵害鑑定要點。本件被上訴人稱禁反言之適用，僅適用於申請專利過程中已放棄或排除之事項，不包括維護專利過程中放棄或排除之事項云云，委不足採。依中國生產力中心97年10月14日中營字第0970008649號函覆本院囑託之補充鑑定意見謂：有關上訴人主張其產品適用禁反言原則，因專利權人（指被上訴人）於專利舉發過程中之答辯理由書內容中，已明白敘明「具有二段示之固定確保功能，且其第二段之確保功能，使束仔相對於橫管行彈性卡摯之間隔式上、下之擺動調整，其於所達到功效上相較於證據
二、證據三及補充證據一，其（此指證據案）具單段示之鎖固，且於懸鬆鎖固裝置後，其（此指證據案）束仔及橫管即呈現鬆弛之狀態，其實具有功效上之增進，」上訴人產品於懸鬆鎖固裝置後，其束仔及橫管即呈現鬆弛之狀態，屬單段式之鎖固方式，故本中心認為上訴人產品有適用禁反言原則之事實等語，有該函在卷可查（見本院卷第二宗第32至36頁）。足見上訴人之產品有禁反言原則之適用，而無侵害被上訴人之專利權。
（二）綜上，上訴人之產品關於均等論之認定部分，即或有如中國生產力中心補充鑑定結果說明第七點之無法明確之情形，然既有禁反言原則之適用，仍應認定上訴人之自行車立管並無落入被上訴人專利權之專利範圍，而無侵害被上訴人專利權之情形。而上訴人之系爭產品既可適用禁反言原則，則是否可主張先前技術阻卻，即無庸再予審究。
四、被上訴人稱原審判決曾就上訴人物品是否仿冒其修正前之系爭專利範圍第4項技術特徵為判斷及說明云云：惟原審判決所稱：「AS-820產品所加設之『具有肋槽之樞接套』，於結合舊式卡摯件（上無肋槽）後，本即係意圖替代被上訴人專利權所揭露『設有突出肋槽之新式卡摯件』，且於束仔孔中亦仿冒被上訴人專利權設有三具齒槽，以達到相同之嚙合、定位及調整角度功能。而上開替代手段（舊式卡摯件結合套內設定為『肋槽』之樞接套），為兩造自行車零件業者於產業界習知技術內所能輕易實施之置換手段，純屬規避他人專利特徵之方法。」等語，與被上訴人系爭專利範圍更正前第4項相比對，第4項之專利技術特徵用語中並無「有突出肋槽之新式卡摯件」一語，故原審判決前揭記載，尚難認定係針對被上訴人修正前系爭專利範圍第4項技術特徵所為之判斷。況被上訴人之系爭專利範圍既經修正，依專利法第64條第4項規定，即應依修正後之專利範圍做為判斷上訴人之產品是否落入被上訴人專利範圍之認定依據，上訴人主張依修正前之系爭專利範圍第4項技術特徵為判斷及說明，即有未洽。
五、被上訴人稱原判決曾就上訴人產品是否仿冒其修正前之系爭專利範圍第6項技術特徵為判斷及說明云云：惟原審判決所稱：「本件被上訴人專利權之申請專利範圍，由卷附之92年12月21日編號568057號專利公報中已表明『其中該束仔結合部之孔，其內壁係凹設有預定數目之齒槽，而該二卡摯件之凸部亦設有相對之數齒部，俾使該束仔與二卡摯件結合時，不致產生相對旋轉。』由該特徵可知，被上訴人之專利權已將『藉由該橫管與二卡摯件之嚙齒部相互嚙合而防止相對旋轉之發生』等之技術揭露於專利特徵中。以上訴人金享公司生產之型號AS-820自行車立管為例，其關於如何防止相對旋轉之技術，係仿效被上訴人專利權之申請專利範圍所示『嚙齒部相互嚙合』（詳見原審卷第15至17頁之被上訴人所提出之中國生產力中心鑑定報告第4頁至第6頁照片及外放之中國機械工程學會鑑定報告附件2之照片）之技術，故而以技術手段分析而言，AS-820產品係利用卡摯件之凸部嵌合中空套軸後，使卡摯件與束仔二者不致產生相對旋轉之技術方式，與被上訴人專利權係利用卡摯件凸部，使卡摯件與束仔不致產生相對旋轉之技術方式，兩者只在於一體式凸部與組合式凸部差異，其利用凸部使卡摯件與束仔不產生相對旋轉之技術實質相同。」等語，經核對卷附中國生產力中心之鑑定報告（原審卷第13至19頁），可知原判決前揭所稱不產生相對旋轉之技術實質相同之結論，係參考中國生產力中心鑑定報告關於均等論之分析（見該報告第7頁倒數第4行至第8頁），然中國生產力中心鑑定報告前揭均等論分析係針對被上訴人系爭專利修正前第1項中之某個技術特徵所為之分析，並非針對修正前第4項請求所為之分析，有該鑑定報告附卷可稽。是原審判決並無針對上訴人產品與被上訴人系爭專利更正前第4項是否有均等論之適用而為分析。被上訴人前揭主張，顯有誤會，委不足取。
六、被上訴人雖於本院言詞辯論時提出智慧財產法院97年度行專訴字第24號行政判決，主張上訴人所有之新型第M258033號專利書所載之專利，業經智慧財產法院判定不具進步性云云，並提出判決影本一份（本院卷第2宗第110至122頁）為證，然查上開判決理由內雖有敘及上訴人所有之新型第M258033號專利書所載之專利不具進步性，但判決主文仍維持經濟部智慧財產局對上訴人之新型第M258033號專利「舉發不成立」之處分，且尚未確定，況本件上訴人所有銷售型錄上之型號AS-822、AL-822、AS-819、AL-819、AS-820、AL-820、AS-824、AL-824等八樣自行車立管產品，並非等同於上開新型第M258033號專利，而本件係針對上訴人所有銷售型錄上之型號AS-822、AL-822、AS-819、AL-819、AS-820、AL-820、AS-824、AL-824等八樣自行車立管產品或利用新型第216642號「自行車立管高穩定度迫緊結構改良㈡」專利權所製成之產品，與舉發案之上訴人新型第M258033號不同；甚且專利侵害鑑定乃在於比對某一特定之待鑑定物是否落入某一專利範圍之判斷問題，而某一新申請專利之是否具有「可專利性」，則在於比較該專利之技術特徵與申請前已揭露之技術特徵是否具有新穎性、進步性之判斷問題，二者間不論比對之標的，或者判斷基準，均有所不同，況被上訴人亦陳稱上訴人之系爭產品內有無「樞接件」之結構，與其是否侵害系爭專利權之事實二者間並無必然之關係（本院卷第1宗第62頁），嗣竟又以其他專利之舉發結果做為上訴人系爭產品是否侵害系爭專利權之依據，前後不一致，實難遽採，故尚難依舉發新型第M258033號專利之結果逕為判斷上訴人之系爭產品是否侵權之依據。
陸、綜上所述，上訴人之抗辯，自屬可信，被上訴人主張專利權受侵害為不足採。從而，被上訴人本於專利法第108條、第84條第1項、第106條之規定，請求上訴人賠償損害，並不得製造、為販賣之要約或販賣上訴人金享公司所有銷售型錄上之型號AS-822、AL-822、AS-819、AL-819、AS-820、AL-820、AS-824、AL-824等八樣自行車立管產品或利用新型第216642號「自行車立管高穩定度迫緊結構改良㈡」專利權所製成之產品，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審判決准許上訴人之請求，金錢請求部分並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決關於上開不利於上訴人部分失當，求予廢棄改判，為有理由。自應由本院予以廢棄改判，如主文第二項所示。
柒、本件上訴人既無侵害被上訴人之專利權，自不須負任何賠償責任，從而，無須再行探究上訴人因販售系爭自行車立管而獲有多少利益，是本件事證已明，兩造其餘主張及攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，不予一一論述，附此敘明。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 30 日
民事第二庭 審判長法 官 邱森樟
法 官 謝說容法 官 蔡秉宸以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 洪麗華中 華 民 國 97 年 12 月 31 日
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