臺灣高等法院臺中分院民事判決 97年度智上字第9號上 訴 人 榮際實業有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 宋錦武 律師複代理 人 庚○○被上訴 人 綺利國際有限公司兼法定代理人 丁○被上訴 人兼法定代理人 辛○○被上訴 人 亞緻酒店股份有限公司（原名麗緻圓頂大飯店
股份有限公司）兼法定代理人 戊○○上六人共同訴訟代理人 梁基暉 律師複代理 人 甲○○上列當事人間請求損害賠償等（專利權）事件，上訴人對於中華民國97年5月6日臺灣臺中地方法院95年度智字第54號第一審判決提起上訴，本院於98年9月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：㈠上訴人擁有中華民國發明第I254060號「人造石材之製造方
法」專利權，專利期間自民國95年5月1日起至113年7月11日。該專利係一種可以製得具有豐富圖樣變化觀感之人造石材之製造方法，主要目的在提供不易變形、破損，尺寸不受限及可呈現豐富圖樣變化美感之人造石材。上訴人於95年6月發現市面上有被上訴人綺利國際有限公司（下稱綺利公司）進口販賣之人造石材，經上訴人送財團法人台灣經濟發展研究院（下稱台經院）分解鑑定，認定被上訴人綺利公司所有之人造石雪花透光板（型號SL－002產品）之製造方法係侵害本件上訴人所有之專利。
㈡被上訴人居昶室內裝修設計工程有限公司（下稱居昶公司）
於承包被上訴人麗緻圓頂大飯店股份有限公司（下稱麗緻公司）所屬台中分公司（即亞緻大飯店）室內裝修工程時，曾向被上訴人綺利公司訂購其所販賣進口之人造石材並用以施工於亞緻大飯店。被上訴人綺利公司未經上訴人同意而販賣由中國大陸進口之人造石材；被上訴人居昶公司、麗緻公司所屬台中分公司（即亞緻大飯店）未經上訴人同意，擅自以被上訴人綺利公司所販賣進口之人造石材，由被上訴人居昶公司施工並使用於亞緻大飯店，上開被上訴人之行為均侵害上訴人之系爭方法專利權。上訴人於95年6月以後，曾寄發存證信函或律師函予被上訴人等，詎被上訴人等一再置若罔聞且藉詞推託，仍繼續上開侵權行為，則被上訴人等顯係故意侵害上訴人之專利權，致上訴人受有財產上損害，並使其業務上之信譽受有損害，上訴人自得請求被上訴人等為回復名譽之必要處分。
㈢上訴人主張本件應有專利法第87條第1項推定規定之適用；
蓋依發明專利說明書及鑑定報告內容所載「先前習知技術（即指上訴人專利方法申請日期即93年7月12日之前而言），係以粉劑與單一性樹脂（即以柔性樹脂或剛性樹脂擇一）混合攪拌成流體成型料，...而成，其雖然可以製得人造石材，但存有易變形、易破損、尺寸受限及缺乏變化美感的缺失。而本發明方法，係即調製一混合樹脂（即非單一，係由柔性樹脂及剛性樹脂混合）並加入氫氧化鋁，成為一流體基材後，再加入氫氧化鋁、碳酸鈣、以及粉劑調製第一圖料及第二圖料，...而成，其目的是在提供一種可以製得不易變形、不易破損、尺寸不受限即可呈現出豐富圖樣變化美感的人造石材之製造方法。」就本件而言，系爭方法專利之製造方法發明專利申請前，並無以混合樹脂（即非單一，係由柔性樹脂及剛性樹脂混合）、氫氧化鋁、碳酸鈣為主要成分之人造石材物品，而被上訴人所稱「92年進口報單暨統一發票」顯屬先前技術所製成之物品，與本件發明方法無涉，是上訴人方法專利所製成之物品為新的（即國內外所未見者），自有專利法第87條第1項規定之適用。再者，被上訴人等本身並無系爭人造石材物品之製成方法專利權，亦未舉出其他任何第三人擁有製造系爭人造石材物品之其他方法專利權，依專利法第87條第1項規定，推定被上訴人等所進口、販賣、使用之系爭人造石材物品，確屬侵害上訴人方法專利所製成之物品，依同條第2項規定，應由被上訴人提反證推翻其並無侵權行為，上訴人前之自認因與事實不符，自得撤銷自認；且依被上訴人答辯2狀第4頁陳述「…據前所述，被上訴人綺利公司已經證明被上訴人綺利公司所有之系爭產品製作方法根本不同於上訴人之系爭專利…」等語，顯已經同意上訴人重申主張專利法第87條第1項推定規定之適用。縱認本件不適用專利法第87條第1項推定之規定，被上訴人等並不否認其向中國大陸廠商進口系爭人造石材物品，被上訴人等即無所謂利用何種製成方法生產系爭人造石材產品可言，並無比較被上訴人等與上訴人間就系爭人造石材物品之製成方法有無相同或侵害專利權之必要，被上訴人之行為僅為進口、販賣、使用等行為，其責任之有無，應僅在被上訴人進口、販賣、使用系爭人造石材物品，究係以何種製成方法製造，倘被上訴人所進口、販賣、使用之系爭人造石材係利用上訴人之方法專利內容而製作，依專利法第56條第2項規定，被上訴人之行為應即構成侵權行為。
㈣上訴人主張依專利法第85條第1項第1款規定請求被上訴人賠償損害，其金額計算如下：
⒈被上訴人居昶公司承包亞緻大飯店室內裝修工程時，上訴
人所失利益為新台幣（下同）180,309元（專利商品價值581,642 元，專利成本401,333元，所失利益為：581,642－401,333=180,309元）。
⒉上訴人所受損害應包括毛利額下降、研發所須支付之費用
、行銷專利產品所須之費用、維持專利所須支付之費用、主張權利所使用之律師費、蒐證費用等。而上訴人研發系爭專利所支付費用為1,064,673元（94年度890,000元、95年度為174,673元），行銷專利產品所須費用1,128,658元（廣告費379,236元、業務行銷人員薪資749,422元），上訴人為主張權利所支出費用456,970元（律師費及其他相關費用298,970元、蒐證費用8,000元），則上訴人所受損失共計2,650,301元。上訴人因被上訴人等之侵權行為致業務上信譽有所減損，受有損害1,000,000元。爰依專利法第85條第1項第1款、第2項、第3項、民法第185條第1項規定，請求被上訴人等連帶給付本件損害賠償額2倍之懲罰性賠償金計為7,661,220元。
㈤又被上訴人丁○、辛○○、戊○○係被上訴人綺利公司、居
昶公司、麗緻公司之負責人，依公司法第8條、第23條第2項規定，應分別與被上訴人綺利公司、居昶公司、麗緻公司負連帶損害賠償責任；並依專利法第84條第1項規定，請求被上訴人等停止販賣、為販賣之要約及使用系爭專利；再依專利法第84條第4項、第89條、民法第195條規定，請求被上訴人等連帶負擔費用，將本件判決內容全文以5號字體登載於全國性中國時報、聯合報及自由時報等新聞紙頭版各1天，以恢復上訴人之專利人格權等語。
㈥訴之聲明：
⒈被上訴人應連帶給付上訴人7,661,220元，及自擴張訴狀
繕本送達翌日即97年3月26日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
⒉被上訴人應停止使用上訴人所享有中華民國發明第I25406
0號「人造石材之製造方法」專利及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之行為。
⒊被上訴人應連帶負擔費用，將本件最後事實審判決書全文
，以新聞字體第五號登載於經濟日報、中國時報、自由時報及蘋果日報等新聞紙第一版各一日。
⒋上訴人就第一項及第二項之聲明願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：㈠被上訴人綺利公司為人造石材進出口代理銷售貿易商，所銷
售之商品均為合法進口，與上訴人所擁有之系爭專利無涉。且被上訴人綺利公司前身（獨領國際有限公司）自92年起即於國內外經銷系爭產品，上訴人公司於93年7月始申請系爭專利，足證上訴人申請系爭專利前，被上訴人綺利公司已有進口、銷售系爭產品之事實，縱使系爭產品落入系爭專利範圍，系爭產品於上訴人申請系爭專利前已公開使用，故上訴人不得主張專利法第87條之利益。
㈡比較上訴人與被上訴人之產品製作過程，即知兩者製造方法
實不相同：⒈依上訴人所述，其所生產者為混合柔性樹脂及單一剛性樹脂，被上訴人所販售者僅為單一樹脂所製成；⒉上訴人在攪拌基料之方式係以混合樹脂加入粉劑之後由下至上攪拌成蓬鬆狀，被上訴人所販售者係直接攪拌均勻；⒊在圖樣成形方面，上訴人係將該第一圖料、第二圖料灑落在該底層上使其散開形成圖樣，被上訴人卻是以毛筆或毛刷先將圖形畫出來，再以抓料、拼放及剷平之方式將花色呈現出來，且並無所謂第一圖料或第二圖料，較上訴人少一道工法；⒋在脫泡方面，上訴人僅以震動方式將氣泡趕出，被上訴人則進一步以真空抽取加上震動方式，使氣泡更完整被趕出，成品之品質更有保障。系爭產品之製作方法既不同於上訴人之系爭專利，且被上訴人綺利公司所有之系爭產品製作過程更為簡單，足見被上訴人綺利公司之系爭產品並未侵害上訴人之專利權。
㈢退萬步言，縱上訴人得主張適用專利法第87條第1項規定之
利益，則被上訴人已提出反證證明對於系爭產品有不同於系爭專利方法，況上訴人已自認被上訴人綺利公司所提方法及製程光碟，即是屬於鑑定報告第二篇第一章之「先前習知技術」。
㈣依專利法第87條第1項之文義，該物品係前所未見，若早在
該專利方法出現前即有其他方法製造之相同物品，則無法受該條文之推定。因此不能將全新之產品解為只要依專利方法生產之產品，因其品質優於以往，即為一全新物品，上訴人主張依系爭方法專利所製成之物品為新的，並無理由，被上訴人亦未同意上訴人撤銷自認。
㈤上訴人以台經院之鑑定報告主張系爭產品之製造方法落入上
訴人之申請專利範圍，惟該鑑定報告係上訴人私下委託台經院所為，自難期為公正、衡平，因此被上訴人否認該鑑定報告之結論。且就上訴人提出之鑑定報告內容，有如下缺失：⒈鑑定報告第23頁有關「證物之硬度檢測」記載「…因而可
得知待鑑定物之柔性樹脂與剛性樹脂之重量比介於20%~80%：80%~20%此一區間中。」惟本件爭點在於系爭產品是否為單一樹脂所製成，以及其硬度如何，而該鑑定報告僅以柔性樹脂與剛性樹脂混合製造所產生之硬度值與系爭產品比對，未進一步比對單一樹脂之硬度值，其推論過程率斷。
⒉鑑定報告書第21頁「解釋申請專利範圍」末段記載「…故
倘若於證物中可得到氫氧化鋁、碳酸鈣成分之存在與透光性之特性，即可得知該證物落入專利所主張有關氫氧化鋁、碳酸鈣、以及粉劑的比例中。」可知製造該石材必須有氫氧化鋁以產生透光性，且粉劑與氫氧化鋁及碳酸鈣是製造石材所不可或缺，則任何石材製造非賴前述基材無法完成，因此就此部分並無主張排他性之餘地。
⒊依鑑定報告書第12頁記載可知流體基材攪拌方式亦是專利
申請範圍之重點，由於被上訴人所販售之系爭產品其流體基材是以機器攪拌之方式完成，並未侵害上訴人之專利，且在鑑定報告書中，就流體基材之攪拌方式並未進行分析，僅言及系爭產品粉劑及流體基材比例落入專利範圍之中，既然攪拌方式會影響成品圖樣美感，則不能以系爭產品成分比例同於專利產品即認定被上訴人系爭產品侵害上訴人專利，而應進一步鑑定系爭產品是以人工方式由下往上翻攪，或是依傳統方式由機器攪拌均勻。惟鑑定報告對此隻字未提，其推論過程有重大瑕疵，鑑定結論亦不可採。
⒋鑑定報告書第35頁記載係欠缺實證推論過程，系爭產品以
毛筆或毛刷之方式將花紋描繪出來，再以流體基材加以拼放、剷平方式使圖樣固定，因此為美觀需求亦可能需求不只一種其他圖料來產生產品圖樣之變化。又鑑定報告中言及第一圖料及第二圖料之區別是粉劑及基材間比例不同所致，而比例多少有賴於儀器檢測。綜上所述，足見該鑑定報告推論過程相當輕率，在鑑定程序及鑑定內容皆缺乏專業鑑定應有之嚴謹度，不足以採為被上訴人侵害上訴人專利之依據。
㈥被上訴人居昶公司係受上訴人通知之時後，始知悉其所使用
之產品有侵害系爭專利之情形。惟被上訴人居昶公司為室內裝修設計公司，所使用之產品眾多，無從亦不可能就其使用之商品逐一檢查是否侵害專利，況專利案之內容有強烈技術性，一般人難以理解其內容，被上訴人居昶公司僅係消費者，實無能力了解所使用系爭產品之技術內容並判斷是否侵害他人專利。
㈦再本件產品並未侵害系爭專利，且被上訴人麗緻公司僅係消
費者，並無能力判斷系爭產品是否侵害系爭專利。被上訴人麗緻公司委託被上訴人居昶公司就亞緻大飯店進行裝修工程，由被上訴人居昶公司將系爭產品施工於亞緻大飯店，被上訴人麗緻公司並無故意或過失可言，縱使消費者亦屬專利法第56條第2項之規範範圍，亦應自被上訴人麗緻公司受上訴人通知之時起，始有知悉其所使用之系爭產品侵害系爭專利之可能。被上訴人麗緻公司於95年9月12日始收受上訴人所寄發之律師函，則被上訴人麗緻公司於是日起方對侵害系爭專利之結果有預見，惟被上訴人居昶公司將系爭產品施工於亞緻大飯店之行為係於95年9月7日前即已發生，縱有侵害上訴人專利之行為，被上訴人麗緻公司亦不具故意或過失，應不負侵權行為損害賠償責任，並引用被上訴人綺利公司、丁○之抗辯等語，資為抗辯。
㈧答辯聲明：
⒈上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。
⒉如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
三、原審審酌兩造提出之攻擊防禦方法後，判決駁回上訴人之訴及其假執行之聲請。上訴人不服，提起上訴，於本院縮減請求，上訴之聲明：㈠原判決廢棄；㈡上廢棄部分，被上訴人應給付上訴人2百萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；㈢被上訴人應停止使用上訴人所享有中華民國發明第I254060號「人造石材之製造方法」專利及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之行為；㈣被上訴人應連帶負擔費用，將本件最後事實審判決書全文，以新聞字體第五號登載於經濟日報、中國時報、自由時報及蘋果日報等新聞紙第一版各一日；㈤訴訟費用由被上訴人連帶負擔；㈥上訴人就第二項、第三項及第四項之聲明願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人於本院答辯聲明：㈠上訴駁回；㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔；㈢如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
四、上訴人主張其為發明第I254060號「人造石材之製造方法」專利權人，專利期間自95年5月1日起至113年7月11日止。而被上訴人綺利公司有於95年6月進口販賣本件系爭人造透光雲石（型號SL－002產品）；且被上訴人居昶公司於承包被上訴人麗緻公司所屬亞緻大飯店室內裝修工程時，曾向被上訴人綺利公司訂購其所販賣進口之人造石材並用以施工於亞緻大飯店等事實，業據上訴人提出發明第I254060號「人造石材之製造方法」專利證書、發明專利說明書、綺利公司報價單、統一發票均影本等件為證，且為被上訴人所不爭執，堪信上訴人上開主張為真實。茲本件被上訴人等人既不否認有進口、販賣及使用系爭上訴人所指人造透光雲石產品之事實，本件應審究系爭產品是否有侵害上訴人之專利權。
五、本件專利權名稱為一種人造石材之製造方法專利，是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍。專利權人就他人構成專利侵害之行為事實，即於何時、何地、如何被製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口專利物品或專利方法等有利於己之事實，除依專利法第87條等法律設有特別規定者外，應負舉證責任。按「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」專利法第87條定有明文。其中「製造方法專利所製成之物品」係限於「在該製造方法申請專利前為國內外未見者」方有舉證責任倒置之適用，查上訴人於原審96年1月23日言詞辯論時，已就被上訴人主張於系爭專利申請前，市面上已有人造石材產品之事實，表示不爭執，且陳述不主張專利法第87條第1項之推定等語（見原審卷㈠第171頁第22列），顯已自認其製造方法專利所製成之物品，在其申請專利前國內外即有他人製造之相同物品，而無專利法第87條第1項之適用。其後復於98年7月3日本院行準備程序時表示該部分即專利法第87條第1項不主張（見本院卷第198頁背面第2列），則本件上訴人主張之專利為製造方法專利，且無專利法第87條第1項舉證責任倒置規定之適用，上訴人仍應就被上訴人所進口、販賣或使用之系爭人造透光雲石係以實施上訴人所有系爭製造方法專利所製成之事實，負舉證責任。
六、上訴人雖稱本件系爭專利屬方法製程專利，除非上訴人有其他特殊管道，直接取得被上訴人綺利等公司之真正製成方法，並直接用以論證侵權，否則依事物之本質，上訴人實難以直接證明侵權。況就本件爭訟而言，被上訴人綺利等公司之行為態樣僅為單純進口並進而販賣、使用等行為，並無製造態樣存在，更增加上訴人舉證之困難性，請求本院命被上訴人綺利等公司舉證提出其係以何種製成方法製造所販售、使用之待鑑定物品云云。惟查法院以裁定命他造提出文書，須以法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者為前提要件，此觀民事訴訟法第343條之規定自明。本件上訴人既自認該製造方法申請專利前非為國內外所未見，即不主張專利法第87條第1項之適用，有如前述，且被上訴人已提出系爭人造雲石之製作流程簡介光碟片乙份（見原審卷㈠第240頁證物），主張其製造方法與系爭專利權不同，按專利法第87條關於舉證責任倒置之規定，屬民事訴訟法第277條但書「法律別有規定」之情形，即已斟酌舉證責任分配之適當性，應再無同條但書「依其情形顯失公平者」關於舉證責任倒置規定之適用。本件上訴人主張被上訴人專利侵權，自認不主張專利法第87條第1項之適用，本件亦無民事訴訟法第277條但書規定之顯失公平情形，自難認上訴人之聲請正當者，是上訴人仍應舉證被上訴人所進口、販賣或使用之系爭人造透光雲石，其製造所實施之方法確有侵害上訴人所有系爭製造方法專利之事實。
七、雖上訴人提出其委託台經院所製作之「專利權侵害鑑定研究報告書」，主張被上訴人確有侵害系爭專利之事實云云。惟查本件則須先依其提出之該鑑定報告書內容，檢視上訴人是否已舉證出系爭產品之確實製造方法，則再進一步比對系爭產品之製造方法與系爭專利之技術特徵，並判斷系爭產品之製造方法是否落入系爭專利之權利範圍。茲分述如下：
㈠依經濟部智慧財產局所頒專利侵害鑑定要點下篇第2章關於
發明專利之鑑定原則，其鑑定方法應先解釋申請專利範圍，次則比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象，此時依該章第2節規定須分別解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容；而其注意事項第3點則訂明「專利標的若為方法時，應就所送之待鑑定對象中與申請專利範圍所述之申請標的對應之方法予以比對；所送待鑑定對象應包括能證明其實施方法之證據。為確定待鑑定對象之實施方法，必要時應進行現場勘驗或實驗。若專利標的為『方法』，而待鑑定對象為物時，或所送之書面證據欠缺具體技術內容，應補齊相關證據再比對。」可知若專利標的為方法時，欲實施專利侵害鑑定，必先確定待鑑定對象之製造方法，始有與申請專利標的對應之方法予以比對之可能。本件上訴人自行送請台經院鑑定之鑑定資料僅有上訴人於市面上取得由被上訴人綺利公司販賣之人造透光雲石物品本身，並未包括能證明待鑑定對象即人造透光雲石實施方法之證據，亦即上訴人所送鑑定資料欠缺具體技術內容，依前揭專利侵害鑑定要點之規定，鑑定機關應於補齊相關證據後再行比對，則台經院得否僅依上訴人所送待鑑物品本身，即實施鑑定，已非無疑。又受委託鑑定機關若僅以檢測待鑑定物品之硬度及就待鑑定物品透光率佳、差部分作成分分析，是否即得推論出待鑑定物品之製造方法，亦有可疑。且其關於硬度之檢測，僅檢測柔性樹脂為20%、剛性樹脂為80%及柔性樹脂為80%、剛性樹脂為20% 之比例混合而成物品之硬度區間，並以待鑑定物品之硬度落於此區間中，即推斷待鑑定物品為以混合樹脂製造而成；並未同時檢測單一樹脂製成物品之硬度區間為何，蓋若單一樹脂製成之物品，其硬度區間如有落於前述混合樹脂之硬度區間內之可能，即不能單以硬度是否落於前述區間中，用以證明待鑑定物品究係以單一樹脂或混合樹脂製造而成。況該專利權侵害鑑定研究報告書於鑑定待鑑定物品之製造方法時，僅以「由上述證物所顯示出之結構，以及參酌該產品之製造過程，可得知該證物之製造方法應包含下列步驟」，用以證明待鑑定物品有如該專利權侵害鑑定研究報告書所述之八項製程，其所稱「參酌該產品之製造過程」究係指參酌待鑑定物品產品之製造過程或上訴人所有系爭製造方法專利產品之製造過程，並未敘明。
㈡參以鑑定機關謂「此部分之內容係由檢驗數據與專利主張之
內容所推得，除非已可有與本案檢測證物相同之產品以及其製造方法可證實其非為如上述所述之製程，否則上述之製造方法應可相信為真」等語，係指參酌上訴人所有系爭製造方法專利產品之製造過程，然查本件專利標的為方法，須證明待鑑定物品之製造方法，始可與系爭製造方法專利申請標的對應之方法予以比對，豈有於證明待鑑定物品之製造方法時，即參考應比對對象之專利方法，此種鑑定方法，幾與適用專利法第87條第1項推定規定，並無不同，而本件並無專利法第87條第1項推定規定之適用，是鑑定機關以此方法推論待鑑定物品之製造方法，自屬不當，所鑑定得出之待鑑定物品製造方法之結論，亦不足採。再為確定待鑑定物品之實施方法，必要時應進行實驗，鑑定機關既以前揭方式推論出待鑑定物品之製造方法，自亦可以實驗之方式以其所稱之製造方法試驗，以確認是否足以鑑定機關所稱之製造方法製成與待鑑定物品相同之物，而鑑定機關並未為此部分之試驗，其所稱之製造方法是否足以製成待鑑定物品相同之物品，亦欠缺憑信性。顯見上開鑑定機關以上揭檢測待鑑定物品硬度及成分分析等方式鑑定之結果，並不足以鑑定或證明待鑑定物品確實之製造方法；而其後續專利侵害鑑定之比對，係以未經證明確定為待鑑定物品之製造方法與系爭製造方法專利作是否侵害之鑑定，其結論不論是否有落入上訴人專利範圍，均不足為本件待鑑定物品是否有侵害上訴人專利權判斷之依據。從而，上訴人雖提出臺經院之專利權侵害鑑定研究報告書以證待鑑定物品所實施之方法侵害其製造方法專利，然該專利權侵害鑑定之結果非但不足以證明被上訴人綺利公司販賣之系爭人造透光雲石所實施之方法，亦不足證明該人造透光雲石所實施之方法有侵害上訴人專利權之事實。
㈢再查系爭人造透光雲石早於上訴人取得系爭專利前，即已於
市面上流通販售之事實，為上訴人所不爭執（分見原審卷㈠第171頁第22列、本院卷第198頁背面第2列），而人造石所需使用之成分、材料可謂大同小異，雖有製作方法之不同，但除非上訴人能證明系爭人造透光雲石之組成成分、材料、硬度、透光率等必係以系爭方法專利所製造下始能構成，否則無從僅憑對系爭人造透光雲石進行材料分析後，發現有部分成分、比重、硬度或透光率等有所雷同，即可率爾認定該人造石必係按系爭方法專利所製造，而排除其餘製造方法之可能。且亦無法由系爭產品鑑定，進而推知其製造方法如何等情，復為證人丙○○到庭結證從人造石上去推其製造方法如何，現學術上是沒有辦法等語明確（見本院卷第126頁背面第13列），是該鑑定報告所推斷者亦不足採信為「唯一」之製造方法。
㈣前開台經院「鑑定報告補充說明」稱：「本院在進行比對鑑
定時係針對現場流程進行判斷，則重點當在於材質之成分是否與專利所主張者為相同」（見該補充說明第柒項），然證人即主持鑑定者己○○於本院到庭證稱：「我們從頭到尾沒有看到製造過程」、「我們拿到綺利公司的石材作檢驗，製造方法我們沒有看到，檢測的目的是要倒推證物是否可被判斷為依專利方法製造」、「（問：鑑定過程中僅知道榮際公司的專利內容而不知道綺利公司的石材製造方法？）是」等語（見本院卷第111頁第9列），顯然台經院係在未取得待鑑定物品之製造方法用以與系爭專利方法予以比對之情況下，即逕以系爭人造透光雲石之成分、材料如何，推論出已落入系爭專利之範圍內，其鑑定結果即無可採。又證人丙○○於本院證稱：「（問、一個物是否可依其原料成分去檢驗分析出其製造方法？）有困難。有材料後，如何製造出來？因有時是製造的順序問題」等語（見本院卷第127頁末3列），足見證人丙○○亦認無從單憑對於待鑑定物品之成分、材料為檢測，即可確認其製造方法為何，蓋相同或類似材料，依不同製造方法製造時，成品也未盡相同。是上訴人主張由系爭物品之成分、材料為檢驗，反推製造方法是否侵害系爭專利權之論述，即無可採。
八、況系爭專利人造石材之製造方法乃係一系列不同之操作步驟及操作條件組成，其中並牽涉不同之添加物種類及添加物含量，且在製造程序將產生可能之物理或化學變化，方製成產品。故欲以產品反推其具體之操作步驟及各步驟具體之操作條件，就本件技術而言，極為困難，幾近不能，核與前述證人丙○○結證相符。而台經院鑑定告書僅以系爭產品之檢測之硬度值、及透光率所作之成分分析竟能還原系爭產品所有操作步驟及操作條件，已屬無據。該鑑定報告書係以系爭專利之製造方法為預設之方法而去套設，而非探求系爭產品真正之製造方法，並與系爭專利之製造方法做技術比對，顯不可採。
九、綜上所述，台經院就系爭人造透光雲石所為鑑測方式有誤，其鑑測結果不足據以認定被上訴人有侵害上訴人系爭專利權之事實，系爭人造透光雲石不能僅憑成分、材料之分析，即可判斷有無侵害系爭方法專利，本件上訴人主張爭產品侵害系爭方法專利權，為不足採，被上訴人抗辯尚屬可信。是則上訴人執此主張被上訴人應賠償損害云云，自屬無據。從而，上訴人主張被上訴人有侵害其專利權為由，請求被上訴人連帶賠償如聲明所示損害、停止侵害其專利權及將判決書登報等，即均無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
十、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所舉證據，經審酌結果，與本件判決結論均無影響，爰不一一論述，附此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 9 月 23 日
民事第五庭 審判長法 官 林陳松
法 官 鄭金龍法 官 王重吉以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 林玉惠中 華 民 國 98 年 9 月 23 日
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