臺灣高等法院臺中分院民事判決 97年度智上易字第3號
上 訴 人 金凱豐企業有限公司法定代理人 乙○○上 訴 人 甲○○上二人共同訴訟代理人 顏福楨 律師被 上訴人 愛恩企業有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 楊盤江律師上列當事人間請求損害賠償（專利權）等事件，上訴人對於民國97年4月1日臺灣臺中地方法院96年度智字第17號第一審判決提起上訴，本院於97年06月24日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人連帶負擔。
事實及理由
一、本判決應記載之事實及理由，並關於兩造攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見均與第一審判決相同，茲引用之。
二、上訴人對原審判決關於其敗訴部分提起上訴，聲明求為判決：㈠原判決關於上訴人敗訴之部分廢棄。㈡上開廢棄部分被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用，均由被上訴人負擔。其陳述除與原判決所載相同者予以引用之外，另補稱：
㈠查專利權係為保護發明人之利益，准予專有實施發明為業之
權利，惟其性質上對一國產業之發展具有重要影響，故在權利之行使上受來自各種層面之限制，此固有經濟部智慧財產局頒「專利侵害鑑定要點」上篇第二章第一節可資參照。惟解釋上，不僅實施權應受限制，其排他權亦應受相同之限制，否則以上訴人所有之M255824 號新型專利「車輛之輪轂清理結構改良」，豈非當然可排除被上訴人所有之第206185號新型專利「適於車輛輪轂清理之拋磨盤件」之實施。
㈡依上開經濟部智慧財產局頒「專利侵害鑑定要點」，專利權
之實施或排他，雖受有如基於公益理由、他人專利、權利耗盡及先使用等之限制。惟如涉及他人專人即與他人之專利重複或競合等問題，因經濟部智慧財產局乃法定專利業務主管機關指定之專責機關，是相關之爭議，自應以經濟部智慧財產局之最後裁決為依據。
㈢按現行專利法於92年修正後，因採形式審查，由於未對是否
合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存在著相當的不安定性及不確定性。是有專利法第103 條任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告及專利法第 107、第108 條準用同法第67條專利專責機關得依舉發或職權撤銷新型專利權等相關規定。
㈣本件被上訴人曾向經濟部智慧財產局舉發上訴人之 M255824
號「車輛之輪轂清理結構改良」新型專利，並請求撤銷，上訴人因而向經濟部智慧財產局就M255824 號新型專利申請新型專利技術報告，而經濟部智慧財產局經比對被上訴人之第206185號新型專利「適於車輛輪轂清理之拋磨盤件」（即專利公告第538928號）及相關文獻，結果為代碼 6，即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等，易言之，該新型專利技術報告肯定上訴人M255824 號新型專利具新穎性及進步性，應符申請新型專利之要件。
㈤經濟部智慧財產局既經比對被上訴人第206185號新型專利後
，仍肯定上訴人M255824 號新型專利具專利要件，並未撤銷上訴人之專利權，則該專利業務之專責機關就兩造之專利內容已作實質審查，上訴人之專利至少對被上訴人之專利並無侵害可言。否則同一國家機關一方面授予人民專利，一方面卻令人民涉及違法，豈是法治國家所應為。
㈥中國機械工程學會對本案所作之專利侵害鑑定分析報告，將
一般拋磨工具之基本組成如1.座體2.拋磨盤件3.軸室4.接合端面5.室口等均視為被上訴人申請專利之範圍，因而依全要件原則認定上訴人之產品與被上訴人有10項符合（參該學會鑑定報告之表二全要件則比對表），是以判定上訴人之產品己落入被上訴人專利申請案申請範圍第1 項獨立項之全要件原則，完全忽略上訴人申請專利範圍之技術特徵與上訴人產品技術內容之差異，按該差異已顯現於上開比對表中之第 8項及第10至14項上，是兩造之專利範圍應有所不同。再上開鑑定分析報告載「鑑定樣品之研磨座桿、環形片狀磨體恰可對應於專利案申請專利範圍第1項獨立項所揭露之20.座體、
30. 片狀磨體之技術特徵，其與專利案專利說明書所揭露之實質內容係屬完全相同：：：鑑定樣品與專利案件並無專利鑑定流程逆均等論之適用」，更係明顯將一切拋磨工具所必有之主體與磨體當成主要依據，率認被上訴人與上訴人之實質內容相同，進而排除逆均等論之適用，顯屬不當，原判決引用該不當之鑑定報告為判決依據，即有未洽，應予廢棄改判。
三、被上訴人則聲明求為判決：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。其陳述除與原判決所載相同者予以引用之外，另補稱：
㈠被上訴人為新型第206185號「適於車輛輪轂清理之拋磨盤件
」之專利權人，專利期間自92.06.21至 103.07.22止，有專利證書及所附專利公報在卷可稽。而上訴人金凱豐公司製造之「研磨絨盤工具組」，經原審送請中國機械工程協會鑑定，就系爭專利申請範圍獨立項與附屬項之要件特徵與上訴人金凱豐公司製造之系爭研磨絨盤工具組之要件特徵依全要件原則比對結果認符合文義讀取，且無逆均等論、禁反言及先前技術阻卻之適用，而認上訴人金凱豐公司所製造之系爭「研磨絨盤工具組」結構與系爭新型第206185號專利之申請專利範圍相同，有該工程學會96.09.05中機（50）發字第96048號函檢送之專利侵害之認定分析報告在卷可稽。
㈡按鑑定機關就申請專利範圍與專利侵害之認定，係基於「全
要件原則」判斷待鑑物品是否符合「文義讀取」，若待鑑定對象符合「文義讀取」，且上訴人主張適用「逆均等論」，應再比對待鑑定物品是否適用「逆均等論」。查上開鑑定報告其鑑定之程序、原則，係依前開所述認定直接侵害之步驟，分別以「全件原則」、「逆均等論」而為先後判定，核與智慧財產局之判斷專利侵害之流程相符，自堪採信。
㈢按我國關於新型專利之取得，於93.07.01起改採形式審查主
義（專利法第97條），雖專利法第106條第1項規定新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，惟排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但不當然享有實施其專利權之權利。若專利權人實施其專利權會牴觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則即有侵害他人專利權之虞，此有經濟部智慧財產局頒「專利侵害鑑定要點」上篇第2章第1節可稽。
㈣上訴人金凱豐公司抗辯其有新型第M255824 號名稱為「車輛
之輪轂清理結構改良」之新型專利（專利登記權利人為上訴人甲○○之配偶乙○○），且由其名稱即可得知與被上訴人所有專利本質上不同，功能適用範圍大小亦不同云云，然非其即可實施該專利權，仍應視其實施專利權之結果，是否牴觸被上訴人所有系爭專利權而定。本件系爭「研磨絨盤工具組」經鑑定結果既落入被上訴人專利權之範圍，則上訴人金凱豐公司、甲○○辯稱其有新型第 M255824號專利權，且由其專利權之名義及功能適用範圍大小，均與被上訴人所有系爭專利權不同，故未侵害被上訴人之專利權云云，即非可採。
㈤又申請專利之新型經公告後，任何人得就專利第94條第1 項
第1款、第2款、第4項、第95條或第108條準用第31條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告（專利法 103條1 項），其立法理由謂「新型專利採形式審查，由於未對是否合法專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存在著相當的不安定性及不確定性。若新型專利權人利用此一不確定的權利而不當行使之，可能產生權利濫用之情形，對笫三人的技術利用及研發帶來相當大的危害」；「按新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆得向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌」，而專利法第104 條規定新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。可知新型專利技術報告之立法目的在於防範新型專利權人濫用其權利，導致影響第三人對於技術之利用與開發，且係屬專利專責機關所出具而不具拘束力之報告，供作為關係人權利行使或技術利用之參考而已。尚難以之充為是否有侵害他人專利權之依據，仍應實質認定。是以本件上訴人金凱豐公司所製造之系爭「研磨絨盤工具組」經原審送鑑定結果認已經落入被上訴人所有系爭專利權之範圍內，尚難僅依上訴人金凱豐公司提出不具拘束力技術報告，內載「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等」，即為有利於上訴人事實之認定。
㈥上訴人金凱豐企業有限公司及甲○○明知被上訴人有系爭專
利權，仍製造侵害系爭專利權之物品，上訴人甲○○之配偶乙○○於93.03.17申請「車輛之輪轂清理結構改良」新型專利，於「新型專利說明書」引用「第000000000 號專利案公告」，稱其為「習用之車輛輪轂清理結構改良」，乃「先前技術」，而上開第000000000 號專利即係被上訴人系爭新型專利之申請案號。足見上訴人甲○○及其負責經營之金凱豐公司已知悉被上訴人享有系爭新型專利，仍為製造、販賣。㈦查「專利法第56條規定，物品專利權人，除本法另有規定者
外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第184條第2項規定，即應推定其有過失」（最高法院94年台上字第1340號判決意旨參照）；而新型專利權人，除本法另有規定者外，亦專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，專利法第106條第1項定有明文，其內容與專利法第56條相同，則專利法第106 條規定亦屬保護他人之法律。上訴人等違反專利法第106 條規定製造及販賣侵害被上訴人系爭專利權之物品，依民法第 184條第2 項、第28條及公司法第23條規定均應負侵權行為連帶損害賠償責任。原審判決並無違誤，上訴人之上訴無理由，其上訴應予駁回。
四、被上訴人為系爭新型第206185號「適於車輛輪轂清理之拋磨盤件」之專利權人，專利期間自92.06.21至103.07.22 止，有專利證書及所附專利公報在卷可稽。而上訴人金凱豐公司在被上訴人享有系爭專利權期間有製造、販賣被上訴人所指之「研磨絨盤工具組」，亦為上訴人所不爭執。兩造於原審合意選任中國機械工程學會為鑑定人，經該會依經濟部智慧財產局93.10.05函送司法院之「專利侵害鑑定要點」所訂之流程實施鑑定結果，已認上訴人金凱豐公司所製造之「研磨絨盤工具組」結構與系爭新型第206185號專利之申請專利範圍相同，就系爭專利申請範圍獨立項與附屬項之要件特徵與上訴人金凱豐公司製造之系爭研磨絨盤工具組之要件特徵依全要件原則比對結果認符合文義讀取，且無逆均等論、禁反言及先前技術阻卻之適用，有該會96.09.05中機（50）發字第96048 號函送之專利侵害之認定分析報告在卷可稽。上訴人金凱豐公司、甲○○雖仍執持前情抗辯，惟專利權人實施其專利權會牴觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則即有侵害他人專利權之虞（經濟部智慧財產局所頒「專利侵害鑑定要點」上篇第2章第1節參照）。系爭「研磨絨盤工具組」既落入被上訴人專利權之範圍，縱其新型第M255824 號專利權之名義及功能適用範圍大小均與被上訴人所有系爭專利權不同，然其實施該專利權會牴觸被上訴人之專利權範圍，未經被上訴人同意仍不得實施。是被上訴人依專利法第106 條第1 項之規定，請求上訴人金凱豐公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害被上訴人新型第206185號「適於車輛輪轂清理之拋磨盤件」專利之物品；上訴人甲○○不得為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害被上訴人新型第206185號「適於車輛輪轂清理之拋磨盤件」專利之物品。並依專利法第108條準用第84條第1項及公司法第23條第2 項之規定，對上訴人金凱豐公司及其負責人即上訴人甲○○請求賠償損害，並請求上訴人金凱豐公司排除其侵害行為，應將製造侵害系爭新型專利物品之模具銷燬，均屬有據，應予准許。
五、按專利權人依前條（專利法第84條）請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，計算其損害（專利法第85條第1項第2款），此於新型專利亦準用之（專利法第108 條）。查上訴人金凱豐公司自94年1月起開始銷售系爭產品，截至96年3月為止，共銷售系爭產品1,190套，銷售金額共計353,550元（未計入5%之營業稅），有上訴人金凱豐公司提出之出貨單在卷可證。又上訴人以依財政部95年營利事業所得額暨同業利潤標準所示，其為屬小五金（金屬手工）具製造業，同業利潤標準淨利率為7%，則其因侵害行為所得之利益為24,749元（計算式：353,550元×7%＝24,749 元，元以下四捨五入）。從而，原審判命上訴人金凱豐公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害被上訴人新型第206185號「適於車輛輪轂清理之拋磨盤件」專利之物品；上訴人甲○○不得為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害被上訴人新型第206185號「適於車輛輪轂清理之拋磨盤件」專利之物品；上訴人金凱豐公司、甲○○連帶賠償被上訴人24,749元，及自96.11.30起至清償日止按年息5%計算之利息，並為准免假執行之宣告，即無不合。上訴意旨指摘原審為其敗訴判決部分不當，求予廢棄改判，為無理由，其上訴應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造所提其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果不生影響，爰不一一論述。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第85條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 7 月 9 日
民事第五庭 審判長法 官 林陳松
法 官 王重吉法 官 古金男以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官 詹錫朋中 華 民 國 97 年 7 月 9 日
Ａ