臺灣高等法院臺中分院民事判決 97年度智上易字第4號上 訴 人 邱彩如即世承實業社
26號訴訟代理人 蔣文正律師被 上訴人 甲○○訴訟代理人 林益輝律師複 代理人 乙○○上列當事人間請求損害賠償等（專利權）事件，上訴人對於民國97年3月28日臺灣臺中地方法院96年度智字第2號第一審判決提起上訴，本院於97年9月2日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決第 2項命上訴人應負擔費用，將製造之「貯存筒自動開蓋機」予以銷燬部分，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。
其餘上訴駁回。
第一（除確定部分外）、二審訴訟費用由上訴人負擔3分之2，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：㈠訴外人中宇環保工程股份有限公司（下稱中宇公司）前於93
年間受託至彰化縣線西鄉彰○○○區○○路 ○號之「榮民工程股份有限公司環保專業施工處彰濱施工所（下稱彰濱施工所）承作安裝處理事業廢棄物之「貯桶自動傾卸、開孔及內容物刮除設備」，曾向被上訴人經營之曄鼎實業有限公司（下稱曄鼎公司）訂購併委由被上訴人安裝全套之機具設備，金額為新台幣（下同）95萬元，而被上訴人與徐興商共同創作取得新型專利證書號數 M247579號、名稱「貯存筒自動開蓋機」之新型專利權（下稱系爭專利權），上開設備即係具有該專利權之物。詎 95年6月被上訴人在彰濱施工所卻發現該處另有安裝 1部由原審共同被告進方環保科技有限公司（下稱進方公司）承包，再委由上訴人邱彩如即世承實業社承作之「貯存筒自動開蓋機」（下稱待鑑定物），該物品幾乎與被上訴人上開專利權物品完全相同，被上訴人隨即向上訴人及進方公司舉發仿冒事宜，惟上訴人及進方公司均否認之，經被上訴人委由康華國際專利商標聯合事務所向財團法人中華工商研究院中山院（下稱中華工商研究院）鑑定比對，證實上訴人施作之物品與被上訴人已取得專利證書之物品比對後構成實質相同，上訴人及進方公司未經被上訴人同意擅自製造販賣，顯已共同侵害被上訴人上開專利權，而被上訴人已獲徐興商同意授權對上訴人及進方公司侵害上開專利權部分提起本訴。查：中宇公司於93年間承作彰濱施工所安裝處理事業廢棄物之貯存筒自動傾卸、開孔及內容物刮除設備，向鼎曄公司訂購併委由被上訴人安裝全套機具設備，原報價85萬元，嗣應中宇公司指示變更設計，即需符合彰濱施工所要求該設備需有CCTV系統增涉及功能提升、灰渣排放輸送機容量擴充、貯桶卸貨區遮棚設計變更等功能提升之要求，於變更設計後之報價為95萬元。而進方公司承作安裝彰濱施工所增加一部處理事業廢棄物之「貯桶自動傾卸、開孔及內容物刮除設備」，與前開中宇公司承作之設備，於功能上並無不同，且彰濱施工所亦係要求進方公司需比照先前由中宇公司承作安裝之設備，則該95萬元承作銷售金額即為被上訴人客觀可得期待之收入，自應以此95萬元為計算基準，不得以被上訴人初估之85萬元報價為依據。至被上訴人所有專利之貯存筒自動開蓋機之成本分析：油壓汞浦及控制系統 5萬元、電源控制一式3萬元、鐵材費用一式 16萬2000元、零配件製作加工部分含刀具一式12萬5000元、傳動軸等配件一式6萬元、傳動設備減速機一式3萬元，共計45萬7000元（嗣於原審97年2月27日審理中同意以 48萬3500元計算），尚無含計算研發成本費用在內。故被上訴人以售予中宇公司之系爭專利物價額95萬元扣除上開不含研發成本之費用，至少有49萬3000元之損失，依專利法第 85條第3項規定，以49萬3000元損害額之3倍計算為147萬9000元，被上訴人自得依同法第85條第1項第1款及民法第 216條規定，請求上訴人連帶給付95萬元。爰依民法第 185條共同侵權行為之規定及專利法第84條、第85條第1項第1款規定，求為命上訴人及進方公司連帶給付被上訴人95萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起迄清償日止，按年息百分之 5計算之利息；及應應連帶負擔費用，將製造之「貯存筒自動開蓋機」予以銷燬；並願供擔保請准宣告假執行之判決。
二、上訴人則以：㈠上訴人並未侵害被上訴人之系爭專利權，上訴人前曾委託台
灣省機械技師公會，就上訴人製造之「貯存筒自動開蓋機」實體鑑定，鑑定結果認：上訴人之「貯存筒自動開蓋機」與系爭被上訴人申請之專利範圍實質不相同，且確認待鑑定物並無被上訴人專利範圍所述之「藉由驅動裝置驅動該旋臂旋轉」，待鑑定物係以「驅動裝置驅動筒身底部以帶動筒身旋轉」，與被上訴人專利範圍「驅動裝置再驅動懸臂對蓋體施予一定力量，並同時驅動懸臂以該貯存筒之軸心為中心旋轉」，二者實質不同。又台灣省機械技師公會為台灣機械領域精英，對本案同為機械領域之專利鑑定案，所為鑑定當具有更高公信力。
㈡中華工商研究院於本件訟爭前即受被上訴人委託，對待鑑定
物產品相片為初步鑑定，並已出具待鑑定物與被上訴人系爭專利範圍構成實質相同之結論，其對上訴人待鑑定物有不利之先入為主之認定，系爭鑑定報告僅係補齊被上訴人先前之初步鑑定所為完整鑑定報告，該鑑定單位自不可能推翻原先對被上訴人所做之結論。又專利權鑑定以「專利範圍」所述之文字為主，並以專利說明書及圖示為輔，故「專利範圍」所述之文字等同於法律條文，而被上訴人已於專利範圍第一主項文字明確陳述說明「…藉由驅動裝置可驅動該旋臂作一角度之旋轉；…」及「驅動裝置再驅動懸臂對蓋體施予一定力量，並同時驅動懸臂以該貯存筒之軸心為中心旋轉，即可切割貯存筒之軸向蓋體與貯存筒之筒身分離者」，是被上訴人專利範圍即有明確技術上的限制，即該「懸臂」為驅動裝置所驅動，並做一定角度之旋轉，而上訴人待鑑定物之懸臂上並無可懸臂旋轉之驅動裝置，中華工商研究院卻以「均等論」觀點擴大解釋被上訴人之專利範圍，將待鑑定物設於底座並可供底座旋轉之驅動裝置，認定與被上訴人設於懸臂之驅動懸臂旋轉之驅動裝置均等，此明顯擴大解釋被上訴人專利範圍，純粹以效果論強加解釋，而未以專利範圍文字限定及兩驅動裝置技術手段上的不同比較，明顯偏袒被上訴人，應另以他鑑定單位重新鑑定。
㈢系爭鑑定報告第 79頁第8至13行已確認上訴人提供之74年申
請之專利權先前技術前案，即新型專利公告號第122147號」全自動開罐器」為待鑑定物之「先前技術」成立，卻於第81頁倒數第 2行至第82頁第12行間，稱所謂全自動開罐器引證前案，係為開啟「食品罐頭」之技術領域之機器，並非主張一種開啟「金屬筒狀物」之機器，開啟對象體積大小不同，兩者之解決課題不同…等，而認全自動開罐器專利不屬於待鑑定物之「先前技術」，該鑑定結果前後矛盾；專利法所保護之對象，為專利權人所主張之專利技術特徵，並無限制其技術特徵的尺寸大小。又專利權具有專利分類之設計，相同領域之技術範圍會歸屬同一類別，以做為專利審查委員進行專利權之審察基準，被上訴人專利權技術領域，依專利公告資料為國際專利分類B67B，而上訴人所提供79年新型專利公告號第122147號「全自動開罐器」，其專利國際分類亦為B67B，二者國際專利分類相同，且均為「金屬開蓋」之機器，可見其為相同技術領域，中華工商研究院以其為」食品罐頭」及「金屬筒狀物」，及體積大小不同而自認定為不同技術領域，令人無法苟同。
㈣中華工商研究院認定上訴人所提先前技術專利文件之「食品
罐頭」並非「金屬筒狀物」之說法，背離一般社會知識，與專利侵害鑑定要點第39頁認「申請專利範圍所載之技術特徵係『上位』概念總括用語，而待鑑定對象對應者係相應的『下位』概念時，應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」不符。因「食品罐頭」為下位概念、「金屬筒狀物」為上位概念，所以「食品罐頭」符合「金屬筒狀物」之文義讀取，惟中華工商研究院單方面否決已為經濟部智慧財產局所承認之先前技術文件資料，其認定已脫離公正專業立場，對所解釋「課題」不同之論點又語焉不詳，足證鑑定報告有明顯疏漏。加以該鑑定單位於訴訟前即已接觸被上訴人，立場已不具公正性，鑑定報告僅能做為「補足」被上訴人起訴文件，不能作為確定有利於被上訴人之證據。而鑑定報告明顯偏頗被上訴人，其認定待鑑定物與被上訴人專利技術無實質差異，係將「旋臂及切割刀具不動，筒子動」擴大成被上訴人之專利範圍，惟該開蓋技術於75年即為專利公告第122147號全自動開罐器所揭露及採用，鑑定報告明顯有誤。
㈤上訴人製作、安裝系爭類型之設備，現行市場上仍有多家公
司有出售，非僅向被上訴人訂購一途，被上訴人所稱出售利益，僅係主觀有取得之希望或可能，並非有客觀之確定性，且被上訴人未舉證說明如何依已定之計劃、設備或其他設備，一定可獲得相當於被上訴人先前之出售價格，僅泛言依一般情形可預期獲得，而未確實證明其因果關係。又被上訴人稱中宇公司向曄鼎公司購買全套機具之金額為85萬元，追加為95萬元，其追加部分與本件無關，縱有侵權，其僅為開蓋機本體，附屬設備自不得包括在內一併請求。另上訴人所獲得之利益非95萬元（其出售予上訴人進方公司為55萬元價格），被上訴人未減除製作成本及必要費用，其計算有誤。
㈥按「當事人所為應受判決事項之聲明，必須明確，適於強制
執行」（最高法院86年台上字第1884號裁判），又「按民事訴訟法第四百零一條所謂確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，亦有效力。在特定繼受人，係指繼受為訴訟標的法律關係之權利義務者而言，若僅為受讓權利標的物之人，並未繼受該訴訟標的法律關係之權利義務，即非原確定判決效力所及」。（參70年台上字第1304號判決）。然本件系爭之「貯存筒自動開蓋機」於本案起訴之前，早已是榮民工程股份有限公司所有，上訴人對該「貯存筒自動開蓋機」並無法律上之處分權或事實上之處分權，不論被上訴人所主張之請求權為物權請求權或債權請求權，本件判決效力均不及於第三人，則上訴人不能去銷燬第三人所有之「貯存筒自動開蓋機」，該項訴之聲明，即無從加以執行。
㈦聲明：⑴被上訴人之訴駁回；⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、原審判命上訴人應給付被上訴人36萬6500元，及自96年2月27日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。及應負擔費用，將製造之「貯存筒自動開蓋機」予以銷燬，駁回其餘部分之請求。被上訴人就其敗訴部分未聲明不服，此部分已經確定。上訴人則就其敗訴部分聲明不服，求為判決㈠原判決關於其敗訴部分及該部分假執行之宣告並訴訟費用之裁判均廢棄。㈡上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人則求為判決駁回上訴。
四、本件兩造不爭執事項：㈠中華民國新型專利證書號數： M247579號、名稱「貯存桶自
動開蓋機」之專利權係被上訴人與訴外人徐興商共同創作取得，被上訴人已獲得徐興商同意提起本訴。
㈡進方公司係自榮民工程公司環保專業施工處彰濱施工所承攬
「彰濱工業區廢棄物資源回收場固化暨物化處理單元工程」，並將其中「55加崙桶開孔機」工程部分發包予上訴人承作、安裝；進方公司對該發包部分並未參與或共同實施。
㈢訴外人中宇公司曾於93年間受託於彰濱施工所安裝處理事業
廢棄物之「貯桶自動傾卸、開孔及內容物刮除設備」，中宇公司為上開設備曾向被上訴人經營之曄鼎公司訂購，併委由被上訴人於彰濱施工所承作、安裝全套之系爭專利機具設備。其上並有設置銅牌標示註明：「貯存桶自動開蓋機、專利號碼：M247579、曄鼎實業有限公司、TEL：0000000-0、FAX：0000000」字樣。
㈣進方公司在將上開貯存筒自動開蓋機承作、安裝工程委由上
訴人承作、安裝前，曾向被上訴人所經營之曄鼎公司詢價。㈤對被上訴人就其系爭專利之貯存筒自動開蓋機銷售價格應扣
除之成本，以 48萬3500元計算不爭執。（見原審卷第2宗27頁）
五、本件被上訴人主張上訴人侵害其系爭專利權，而請求上訴人負損害賠償責任等情，為上訴人所否認，並以前揭情詞抗辯。是本件應審酌者厥為：㈠上訴人所承作、安裝於彰濱施工所之貯存筒自動開蓋機是否侵害被上訴人擁有之系爭新型專利？㈡若有侵害，被上訴人得請求賠償之金額為若干？經查：
㈠系爭貯存筒自動開蓋機是否侵害被上訴人擁有之系爭新型專
利？⒈按專利法第108條準用同法第 25條、第26條規定：申請新型
專利，由專利申請人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之，該說明書應載明發明名稱、說明、摘要及申請專利。又同法第106條第2項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式」，足認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係以申請專利範圍之內容及對專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。則關於判斷專利權侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成，將待鑑定樣品之產品或技術構成，與專利之產品或技術構成，依下列流程比對分析，以判斷有無侵害專利權：
⑴全要件原則：將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品
或技術比較其構成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，利用消極均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。
⑵均等論原則：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項產品
與已獲得專利權之產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判斷該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：①以實質相同方法、②實行實質相同功能、③產生實質相同結果。在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。
⑶禁反言原則：若待鑑定對象適用「均等論」，而其適用部分
係專利權人已於申請至維護專利之過程中放棄或排除之事項，則適用「禁反言」。申言之，申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為「均等論」之阻卻事由，係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。另外，專利說明書中述及該專利所欲排除之「習用技術」，亦可用以協助特定該專利保護之範圍。
職此，專利侵害鑑定之一般鑑定流程，首先為解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容，若認兩者符合文義讀取後，則再依逆均等論加以分析，若認不成立逆均等，則可認待鑑定物落入申請專利範圍，若認成立逆均等，則可認待鑑定物並未落入申請專利範圍；而若不符合文義讀取，則應適用均等論加以分析，若認符合均等要件，且無先前技術阻卻或禁反言存在，則可認待鑑定物落入申請專利範圍，若不符合均等要件，則可認待鑑定物並未落入申請專利範圍。
⒉本件經兩造合意選定中華工商研究院為本件是否侵權之鑑定
機構（見原審 96年3月19日言詞辯論筆錄），經原審會同兩造及中華工商研究院人員於 96年5月22日前往彰濱工業區之現場，分別就上訴人安裝之貯存筒自動開孔機進行勘驗，併同被上訴人提供其所有新型專利公告編號第 M247579號「貯存筒自動開蓋機」之申請過程資料及新型專利技術報告，送請中華工商研究院鑑定，而中華工商研究院並至經濟部智慧財產局所調閱新型專利公告編號第 M247579號「貯存筒自動開蓋機」、第122147號「全自動開罐器」之專利說明書以為鑑定，而其鑑定結果認為：本案待鑑定物之構件內容、特徵，與本案新型專利公告編號第 M247579號「貯存筒自動開蓋機」之申請專利範圍構成實質相同，即落入本案新型專利之申請專利範圍，有中華工商研究院智專鑑法孝字第 9605009號專利侵害鑑定研究報告書附卷足憑。亦即：⑴依據內部證據解釋申請專利範圍之技術領域，其核心技術（獨立項）包括：①樞設於懸臂底部之裁切刀、定位滾輪、導位凸輪；②將定位輪抵靠於貯存筒之軸向蓋體與筒身交接處所形成之凸綠，導位凸輪可抵靠於前述凸緣外側之該貯存筒之筒身，裁切刀則抵靠於前述凸緣內之該貯存筒之軸向蓋體上；③藉由驅動裝置驅動該懸臂以該貯存筒之軸心為中心作一定角度之旋轉並對蓋體施予一定力量；④利用上述結構達到切割貯存筒蓋體使其與筒身分離之效果，即「利用定位滾輪及導位凸輪抵靠貯存筒，使裁切刀可準確裁切蓋體，並利用驅動裝置驅動旋轉，使設置之裁切裝置得以切割貯存筒蓋體之技術手段，以自動化切割取代人工切割的功效」。至申請專利範圍第二項（要件G）至第九項（要件N）為申請專利範圍附屬項（見鑑定報告第46頁）。雖⑵文義讀取結論係：①待鑑定物與申請專利範圍之技術構成不相符，應為不符合「文義讀取原則」之情形；②另申請專利範圍要件「G」至要件「N」係為申請專利範圍中之附屬項目，進一步解釋為本案利貯存筒自動開蓋機中附加之主張，因此該等附屬項比對是否符合文義讀取之結果並不會對獨立項之文義讀取結論構成影響（見鑑定報告第63頁）。惟於⑶均等論結論：①申請專利範圍要件「G」至要件「N」係為申請專利範圍中之附屬項目，進一步解釋為本案專利貯存筒自動開蓋機中附加之主張，因此該等附屬項比對是否符合均等論之結果並不會對獨立項之均等論結論構成影響；②經比對分析，待鑑定物所使用之技術思想範圍暨達成目的、功效與申請專利範圍之獨立項構成實質相同（見鑑定報告第77頁）。而⑷系爭新型專利申請日期為92年7月4日，依被上訴人 96年5月11日提供本案專利申請至維護過程資料，經查核該等文件中無待鑑定物與本案專利範圍構成相同或近似部分係專利權人所排除之事項，因此不適用於「禁反言」（見鑑定報告第78頁）。且⑸上訴人提供之先前技術與本案待鑑定物並不相同，且非所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，不符合先前技術成立要件，故判斷為先前技術阻卻之不適用（見鑑定報告第82頁）。
⒊上訴人對上開鑑定意見雖提出多項質疑，惟本院參酌前述鑑定報告內容、鑑定人證詞及受害鑑定流程等認定如下：
⑴上訴人抗辯：中華工商研究院有迴避原則適用云云，惟查，
「專利侵害鑑定要點」僅係提供專利鑑定案件上之行政依循規定，且迴避原則原係考量當事人程序利益之保障。本件鑑定機關「中華工商研究院」，並無民事訴訟法第 32條第1款至第 5款事由，其既經兩造以自由意願合意選定，鑑定費用又所費不訾，已生拘束效力，兩造應即自行酌量其公正性、客觀性、專業性等要求，非得任其嗣後飾詞鑑定不可採。
⑵上訴人又抗辯：依專利鑑定基準要點第31頁第4節第5項說明
，專利範圍文字已明確界定專利權範圍，待鑑定物無懸臂，且不會旋轉，為何會實質相同云云。惟查，承前㈠⒈，我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，非以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍，係以申請專利範圍之內容及對專利範圍之解釋為依據。而專利侵害鑑定要點第31頁第4點解釋申請專利範圍之原則及專利法第106條第2項、第 36頁第2節第1點解析申請專利範圍之技術特徵：㈠全要件原則係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。因此，以待鑑定對象中多個元件、成分或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之功能，或以待鑑定對象中單一元件、成分或步驟達成申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能，均得稱該技術特徵係對應表現在待鑑定對象中。上訴人所指「D-d」、「I-i」、「 K-k」之文義表現確為不符合，惟尚需進一步探討二者「均等之表現」是否相同。依鑑定報告書第47頁、第67頁解析申請專利範圍，「將裁切刀、定位滾輪、導位凸輪樞設在懸臂底部，以定位滾輪及導位凸輪抵靠貯存筒，驅動裝置動懸臂，施與蓋體一下壓力量，再驅動懸臂旋轉得以切割貯存筒蓋體（即鑑定報告書要件C、D、E、F）」，即為準確切割貯存筒蓋體時，需利用定位滾輪抵靠貯存筒凸緣及導位凸輪抵靠貯存筒筒身，再利用驅動裝置驅動懸臂對蓋體施力，使裁切刀能準確切割蓋體，待鑑定物與系爭專利之以旋轉切割開蓋之技術手段來看，切割工具與蓋體必有一方作為固定對象，另一方作為旋轉對象，系爭專利之旋轉方式係為貯存筒固定，以懸臂繞著貯存筒作旋轉；待鑑定物之變化係將懸臂一端固定，以貯存筒對應懸臂之裁切部位旋轉，二者不論何者採用固定、旋轉，其手段皆採用懸臂相對於貯存筒旋轉，或者貯存筒相對於懸臂旋轉之對轉方法，即於該項技術領域中具有通常知識者所能輕易完成的一種可置換之設置方式（即二者為實質相同之技術手段），達到實質相同功效，產生實質相同之結果，因此二者間「均等之表現」係為相同。另證人洪勝鴻於原審審理中亦證稱：「（傳真回函第9頁要件I部分說明第4行，專利範圍第2項（即該懸臂係樞設在底上）對此專利範圍並未說明懸臂係樞設在底座上，為何鑑定報告說明欄內會加入該條件？）該說明欄上所記載「（即該懸臂係樞設在底座上）」，應該是（即該懸臂係樞設在底體底部上），此為誤載，至於其他部分的條件是被上訴人系爭專利權已經記載（參鑑定報告書第 5頁第二點），並由我們加以解釋，而 I部分的內容是依據申請專利範圍第1項或第2項之技術內容，且說明系爭專利可以施作的態樣，而待鑑定物是貯存筒轉動懸臂不轉，在均等論分析中，將此技術視為可以置換之技術手段，因此認為二者實質相同」等語（見原審96年11月26日言辯論筆錄），可見鑑定報告雖認待鑑定物與系爭專利物，有無懸臂或有不同，惟就技術分析中仍認係一為可動懸臂，一為底座帶動貯存筒旋轉使蓋體被裁切，係屬可置換之技術手段，均非上訴人所稱專利侵害鑑定基準要點即鑑定報告書第39頁第14至15行所述㈠欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，或所對應技術特徵的「技術手段」、「功效」、「結果」其中之一有實質不同之情形，上訴人此部分抗辯，自無足採。
⑶上訴人復抗辯：鑑定報告書關於先前技術之認定前後矛盾，
應有自動開罐器之先前技術阻卻之適用云云。惟查，就先前技術阻卻之成立要件判斷，除需上訴人主張待鑑定物適用「先前技術阻卻」外，尚需待鑑定物適用均等論，及經判斷待鑑定物與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，始適用先前技術阻卻。本件上訴人主張自動開罐器雖為系爭新型專利申請日前之先前技術，惟其與待鑑定物，兩者欲解決之課題不同，且兩者所開啟蓋體之技術內容亦不相同，亦非通常知識之簡單組合，故上訴人所舉自動開罐器之先前技術與本件待鑑定物並不相同，亦即全自動開罐器專利不屬於待鑑定物之先前技術，而無先前技術阻卻之適用。至上訴人另辯以：被上訴人專利國際分類為B67B，與自動開罐器國際分類B67B相同，認自動開罐器之技術領域及解決課題與被上訴人專利相同云云。惟查，國際分類號僅為主管機關對專利申請案件之技術分類使用區分，非當然做為分析技術領域與解決課題是否相同之依據條件，專利之技術範圍包括技術領域及解決課題仍應以專利說明書之內容為主，上訴人就此容有誤解。
⑷又本件上訴人之待鑑定物與被上訴人專利同為開啟貯存筒之
自動開蓋機，所屬技術領域與系爭專利相同（見鑑定報告書第49頁及第64頁），上訴人所舉先前技術之全自動開罐器係利用上昇馬達使側邊螺抵緊罐頭而導致罐體轉動之技術手段，與系爭待鑑定物係利用底座旋轉帶動筒身旋轉使固定的懸臂切割蓋體的技術手段兩者並不相同，且非所屬領域中通常知識之簡單組合，應認該自動開罐器之技術手段，已非系爭待鑑定物之技術手段。衡以被上訴人系爭專利係92年7月4日申請，即在專利法92年2月6日修正新型專利改採形式審查（見專利法第97至99條）、93年7月1日施行後之93年10月21日始核發之，系爭新型專利技術報告雖引用該自動開蓋機之文獻（即 1989年11月1日公告之中華民國專利公告第122147號），惟就被上訴人系爭新型專利請求項1～9，比對結果代碼： 6（即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等），仍予被上訴人系爭新型專利權，則經濟部智慧財產局是否仍認自動開罐器為被上訴人系爭專利之先前技術，已然存疑，遑論被上訴人系爭專利或待鑑定物與自動開蓋機於解決目的並非相同。蓋自動開蓋機依專利說明書所載，其創作目的在於提供一種操作簡單而又迅速，且安全性高之全自動開罐器，與系爭專利及待鑑定物均在提供自動切割貯存筒之軸向蓋體與貯存筒之筒身分離者之貯存筒自動開蓋機並非相同。參以證人洪勝鴻於原審審理中亦證述：「（智慧財產將被上訴人所主張的系爭發明新型專利，有關技術報告裡面將全自動開罐器列為先前技術的引用文件，為何你們的回函裡面說解決課題不同（不是先前技術）？）鑑定報告第79頁至82頁有說明，因為上訴人主張有先前技術，所以針對上訴人提供之先前技術引證文件進行鑑定析鑑定報告第79頁上面有三個要件要符合，因為比對與系爭專利申請日期作比對後，可視為文件是待鑑定物之先前技術，該部分與智慧財產局的意見相同，但經過我們鑑定分析之後，認為待鑑定物的技術構成與全自動開罐器不相同，所以我們認為此先前技術不能當成阻卻的理由。另鑑定報告第41至42頁就有關先前技術阻卻之成立要件必須要待鑑定物與先前技術所屬之技術領域中有通常知識之技術水準無實質之差異，才適用先前技術阻卻。主要理由依鑑定報告第82頁部分㈡所載，全自動開罐器並沒有系爭專利之定位滾輪及導位凸輪之設置，且就驅動裝置方面，待鑑定物並沒有利用全自動開罐器專利之「外齒輪頂緊罐頭而帶動罐頭轉動」之方式，作為帶動貯存筒之技術手段，因此認為這兩個不同」、「（所謂課題的不同，是否因為體積大、重量重與體積小、重量小所解決的課題而有所不同？食品罐頭與金屬筒狀物，在材質上是否不同？）先前技術引證文件是在開啟食品罐頭，系爭專利課題是在開啟工業用的貯存筒，因此認為兩者解決的課題不同。先前技術的分析判斷是整個解決課題、目的及技術構成作整體判斷，並非單以解決課題是不同來判定先前技術是否可作為阻卻之事由」、「（為何智慧財產局將自動開罐器專利作為引證前案？）此部分不在本件鑑定範圍之內，因全自動開罐器當成引證文件時，必須去研判是否在解決課題、開啟之目的及技術構成是否可作為先前技術阻卻之事由，因此智慧局將自動開罐器專利作為在技術審查報告裡面之引證前案，非本件之鑑定範圍」、「（是否不論智慧財產局之見解如何，你們的鑑定是否獨立判斷是否為先前技術？）我們依據專利侵害鑑定要點進行鑑定，智慧財產局就本案並無就全自動開罐器是否可作為待鑑定物之先前技術阻卻之事由提出見解，因此鑑定報告是以鑑定要點之流程而鑑定」等語（見原審96年11月26日言詞辯論筆錄），是本件待鑑定物自無該當先前技術之阻卻適用，上訴人所辯，顯無足採。
⑸綜上，本件依鑑定報告之鑑定流程（見鑑定報告第83頁），
於解釋申請專利範圍解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容後，基於全要件原則，雖認無符合文義讀取，惟仍適用均等論，且無禁反言或先前技術阻卻之適用，應認待鑑定物落入系爭專利權（均等）範圍，則上訴人之待鑑定物確已侵害被上訴人系爭專利權。
⒋上訴人於本院又指稱中華工商研究院所為之鑑定方式有誤一節：
⑴查，經濟部智慧財產局於97年 7月10日函覆本院稱：「原『
專利侵害鑑定基準』為配合92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法，爰修正部分內容為『專利侵害鑑定要點』，其中對於鑑定流程亦配合國際趨勢作修正，但對於專利侵害理論之運用，例如全要件原則、均等論…等之適用原則，前後版本尚無重大歧異。惟『專利侵害鑑定基準』或『專利侵害鑑定要點』並非法律或命令，其係以提供法官作為專利侵害鑑定之參考，以助於專利侵害鑑定機構提昇作業之正確性，倘法官依職權欲援用『置換容易性』為專利侵害均等研判之方法，似無不可。」等語，是上訴人指稱專利侵害鑑定基準業經停止適用，其中有關均等之成立，有置換容易性之要件，現行適用專利侵害鑑定要點時，未可再援用置換容易性作為均等之成立要件云云，顯非可採。
⑵又上訴人所承作、安裝之貯存筒自動開蓋機設備是否有侵害
被上訴人所擁有之貯存筒自動開蓋機之新型專利，而請求中華工商研究院為進一步之專業鑑定，乃係上訴人之原審訴訟代理人於原審審理中所請求，則本件送請中華工商研究院為鑑定既為上訴人於原審審理中所聲請，而於本件經中華工商研究院鑑定後，上訴人亦未於原審審理中就所謂「置換容易性」提出質疑與爭執，於本院審理中始就此為質疑與爭執，要難謂上訴人主張為可採。
⒌上訴人指稱中華工商研究院所為之鑑定結果有誤一節：
查，依中華工商研究院之「專利權侵害鑑定研究報告書」之「待鑑定物之均等論分析」乙節所示鑑定結果，依分析一之分析說明（二）所示：「……二者之技術手段相同，均適用均等論。」等語明確。依分析二之分析說明（三）所示：「……待鑑定物之三元件結合後之技術手段及達成功效與本案專利實質相同，適用均等論。」等語明確。依分析三之分析說明（一）所示：「專利申請範圍要件『C』～『F』係說明本案專利主要技術特徵…… 。」等語。又依分析說明（三）所示，本案專利與待鑑定物雖有導位凸輪設置數目、驅動懸臂旋轉與驅動底座帶動貯存筒旋轉等差異，惟依分析說明（四）之1.所示: 「……就技術手段而言，該增設的導位凸輪實質上並不影響該貯存筒開蓋機之技術特徵及設置元件的結合關係。」、及分析說明（四）之2.所示: 「……不論是二者間，何者採用固定、旋轉，二者之手段皆採用懸臂相對於貯存筒旋轉，或者貯存筒相對於懸臂旋轉之對轉方法即於該項技術領域中具有通常知識者所能輕易完成的一種可置換之設置方式，因此，就待鑑定物所利用底座帶動貯存筒旋轉之『技術手段』、以及所達成之『功能』、『結果』並無實質上之差異。」等語，暨依分析說明（四）之4.所示: 「綜上分析，待鑑定物利用與本案專利之申請專利範圍實質相同之技術手段，達成實質相同之功效，故適用均等論。」等語明確綦詳。依分析四之分析說明所示：「經分析比對，待鑑定物之裁切刀、定位滾輪、導位凸輪同樣樞設於一座體上，該座體則樞接於一懸臂上；與申請專利範圍之技術手段相同，故適用均等論。」等語明確。雖依分析五～八之分析說明所示，申請專利範圍欄之要件「H」～「N」等項，雖均不適用均等論。惟按分析三之分析說明（一）所示：「專利申請範圍要件『C』～『F』係說明本案專利主要技術特徵……。」等語，暨依該鑑定報告書第77頁之均等論結論所示：「一、申請專利範圍要件『G』～要件『N』係為申請專利範圍中之附屬項目，進一步解釋為本案專利貯存筒自動開蓋機中附加之主張，因此該等附屬項比對是否符合均等論之結果並不會對獨立項之均等論結論構成影響。二、經比對分析，待鑑定物所使用之技術思想範圍暨達成目的、功效與申請專利範圍之獨立項構成實質相同。」等語明確綦詳。綜上所述，依上揭「專利權侵害鑑定研究報告書」之「待鑑定物之均等論分析」乙節，依均等論鑑定原則所為鑑定結果所示，待鑑定物所使用之技術思想範圍暨達成目的、功效與申請專利範圍之獨立項構成實質相同。足見，中華工商研究院之上揭鑑定報告業已就待鑑定物所使用之技術思想範圍暨達成目的、功效與申請專利範圍之獨立項是否構成實質相同等情，詳予鑑定，且原審判決就此亦於判決理由欄內敘論詳實，上訴人指稱中華工商研究院之上揭鑑定報告有未盡詳確云云，殊非有理。
㈡被上訴人得請求賠償之金額為若干？
按專利法第 108條準用第85條第1項、第3項規定：「依前條（指同法第84條）請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：依民法第 216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，新型專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」、「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3倍」。又民法第216條則規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」。本件被上訴人依專利法第85條第1項第1款請求財產上所受損害36萬6500元損害額（於原審請求95萬元，原判決駁回58萬3500元）。經查：
⒈按專利法第 85條第1項規定，請求權人得擇一選擇計算方式
，基於處分權主義，被上訴人主張依該條項第 1款為計算方式，本院即應受其拘束，先予說明。
⒉依被上訴人所主張之該款構成要件，被上訴人仍須證明：①
就其實施專利權通常所可獲得之利益；②受害後實施同一專利權所得之利益；③所受損害（即損害之因果關係）。按本款規定即為「差額說」，係以請求權人之利潤減少，當作其所受損害，但本款應不排除一般侵權行為之因果關係要件，避免請求權人對於數家仿冒者分別起訴，而取得數倍之利差，致構成「不當得利」。本件被上訴人自承彰濱施工所安裝處理事業廢棄之同一「貯桶自動傾卸、開孔及內容物刮除設備」，於93年間曾有同一設置工程，當時承作人中宇公司曾向被上訴人經營之曄鼎公司訂購安裝具有系爭專利權之物，原報價85萬元，嗣因追加變更需求為95萬元，有被上訴人提出中宇公司零星工程委辦單、工程估驗單可稽，堪信被上訴人確因該貯存筒自動開蓋機侵害專利權，而受有該可得預期實施專利權通常可得之利益。惟被上訴人既自承其初估之85萬元報價中已含有系爭專利權之物品，事後雖因應業主要求增加CCTV系統增涉及功能提升、灰渣排放輸送機容量擴充、貯桶卸貨區遮棚設計變更等功能而追加費用，惟其均與系爭專利權無必然關係。縱認上訴人承作之貯存筒自動開蓋機亦應符合上開相同功能、品質之要求，惟上訴人所侵害者僅係裁切機主體，自難認被上訴人追加費用部分與侵害系爭專利權間有何因果關係，則被上訴人就該相同之設備工程因系爭專利權之物品可獲得之報酬，不得包括追加變更設計部分，應僅以原初估之85萬元為其實施專利權通常所可獲得之收入，未及於其他追加提昇之價值。又上訴人雖抗辯稱：其出售系爭待鑑定物即該貯存筒自動開蓋機價格僅55萬元云云，惟此僅係上訴人單方所得收入，其非正常實施系爭專利權可獲得收入，不得採為計算損害賠償之依據。又銷售金額並非實際可得利益，尚應扣除製造成本，而兩造對被上訴人就其系爭專利之貯存筒自動開蓋機銷售價格應扣除之成本，以48萬3500元計算既不爭執，則被上訴人就其實施專利權通常所可獲得之利益為36萬6500元（計算式：可得預期收入85萬元－成本483,500元＝366,500元）被上訴人於本院請求36萬6500元，應予准許。
六、按新型專利權人，於請求損害賠償或排除侵害時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料器具，固得請求銷燬或為其他必要之處置，專利法第108條準用同法第84條第3項定有明文。然本件系爭之「貯存筒自動開蓋機」於本案起訴之前，早已是榮民工程股份有限公司所有，上訴人對該「貯存筒自動開蓋機」並無法律上之處分權或事實上之處分權，不論被上訴人所主張之請求權為物權求權或債權請求權，本件判決效力均不及於第三人，則上訴人不能去銷燬第三人所有之「貯存筒自動開蓋機」，該項訴之聲明，即無從加以執行，且本件侵害專利權物件僅只 1件，情節尚非嚴重，為衡平第三人之利益，亦以不予銷毀較為適當，被上訴人此項請求即無從准許。
七、綜上所述，上訴人所生產、裝置之系爭貯存筒自動開蓋機既侵害被上訴人所有之系爭新型專利權，則被上訴人依專利法第108條準用第84條第1項前段、第85條第1項第1款規定，請求上訴人給付36萬6500元，及自起訴狀繕本送達翌日即96年2月27日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，即有所據，應予准許。另被上訴人請求上訴人應負擔費用，將製造之「貯存筒自動開蓋機」予以銷燬，為無理由，不應准許。原審就上開不應准許部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，就此部分，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。
八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 9 月 16 日
民事第三庭 審判長法 官 陳照德
法 官 朱 樑法 官 曾謀貴以上正本係照原本作成。
兩造均不得上訴。
書記官 王麗珍中 華 民 國 97 年 9 月 16 日
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