臺灣高等法院臺中分院民事判決 101年度上字第265號上 訴 人 鄭紹欽訴 訟 代理人 陳世煌律師
黃俊昇律師被 上 訴 人 劉坤和（原名劉全陽）兼訴訟代理人 吳建興上列二人共同訴 訟 代理人 朱坤棋律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國101年5月31日臺灣彰化地方法院100年度訴字第685號第一審判決提起上訴，本院於101年12月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：⑴被上訴人吳建興（下稱吳建興）為大立國際聯合專利事務所（下稱大立事務所）之代表人，為專利代理人，被上訴人劉坤和（下稱劉坤和）則受僱於吳建興經營之大立事務所之員工。上訴人從事研發工作，於民國九十三年起陸續研發多項產品均委由吳建興辦理申請專利業務，並由吳建興指派其員工即劉坤和負責與上訴人為業務接洽、申請、收款等相關事宜，期間上訴人就大陸地區之專利案件及後續年費繳交等專利相關事宜亦同委由吳建興負責承辦，委託案件計有：①口紅紙盒的結構（九十三年二月二十五日申請）；②透氣式玻璃門窗，帷幕結構改良（九十四年四月二十二日申請）；③紙管折邊成型頭結構改良（九十四年十一月二十二日申請）；④具限位功能的紙管容器及其成型模結構（九十五年四月十日申請）。⑵因上訴人所委任之專利代理人吳建興並未在大陸地區取得專利代理人之資格，故無法執行大陸地區之專利業務，上訴人於委任時並不知悉，詎事後經上訴人至大陸國家知識產權局網站查詢後始知大陸地區之案件被上訴人均係委由中科專利商標代理有限責任公司（下稱中科公司）辦理，故被上訴人承辦大陸地區之專利案件，關於一般專利事務之通知書，其通知流程均係由大陸地區國家知識產權局發送予中科公司，經由中科公司通知吳建興或其員工後，再由劉坤和負責通知上訴人辦理。嗣九十八年四月十七日上訴人與錦陽企業社代表人蔡宗恩（下稱蔡宗恩）及政發科技有限公司代表人蔡文宗（下稱蔡文宗）就「透氣式玻璃門窗、帷幕結構改良」（下稱系爭專利）簽訂合作意向書，就該專利技術之銷售事宜授權蔡宗恩全權處理。九十八年五月二十六日，經由蔡宗恩介紹進而授權蔡宗恩與大陸地區明亮安格科技開發有限公司（下稱明亮安格公司）進行專利權買賣，將系爭專利以人民幣350萬元出售予明亮安格公司。詎交易期間，上訴人逕上大陸地區網頁搜尋始驚覺該專利權業於九十七年十二月二十六日遭大陸地區終止以通知書編號「２０１１８」通知終止系爭專利權，原因為：「未繳年費專利權終止」，上訴人於知悉上開終止授權訊息後，立即撥打電話予劉坤和詢問為何大陸地區之上開專利權均遭終止授權、消滅，於電話中劉坤和始坦承稱：「因自認為上訴人繳了三年年費及作了三年均無績效，且認因上訴人經濟狀況不佳，所以沒有通知上訴人，因而讓上訴人之專利權放棄失效」云云，是劉坤和實已自承確未按時通知上訴人繳納年費。⑶按大陸地區專利法及其實施細則規定，各專利應每年按時繳納年費，若未按規定繳納年費者，專利權自應當繳納年費期滿之日起終止。而上訴人委由被上訴人所申請之上開專利權，事後經上訴人查證卻均因未依規定時間繳納年費而告專利權終止。上訴人於知悉上開專利授權失效後，曾多次向被上訴人詢問如何解決，而受託之專利代理人即吳建興竟推託卸責、置之不理，甚於九十八年十一月間將大立事務所辦理停業，再於原址成立華迅國際專利商標事務所（下稱華迅事務所）繼續營運，劉坤和則雖曾向上訴人稱願書立切結書並承諾願先支付新臺幣（下同，但已表示為人民幣者除外）25萬元之賠償費用，惟於上訴人與蔡宗恩達成和解並支付25萬元之賠償後，劉坤和卻於其所自行書立之切結書載明：「大陸委任授權賣斷之事項，包括買賣金額與其無關」，而表示僅願賠償25萬元，上訴人當時無法接受而無結果。嗣後上訴人屢次與被上訴人聯繫則均無回應，實令上訴人無法接受，上訴人不得已始提起本訴。⑷本件被上訴人未按時通知上訴人繳納專利年費，造成上訴人系爭專利及其他大陸地區新型專利因而喪失，其中就系爭專利並因此無法與明亮安格公司進行專利權買賣契約簽訂事宜，而該件之簽約金額已談妥為人民幣350萬元（以一百年七月七日匯率換算為新臺幣，為1598萬8000元），此部分金額為上訴人之所失利益；再者，因該案係授權蔡宗恩出面洽談新型專利買賣，事後因發現系爭專利權業遭終止無法繼續進行買賣，期間蔡宗恩已先行支出之費用25萬元，經蔡宗恩求償，上訴人業已賠償予蔡宗恩，則上訴人合計損失1623萬8000元，上訴人僅就其中300萬元之損害先為一部請求，其餘暫為保留。退步言，若本院認上訴人無法證明委由被上訴人等辦理大陸地區專利案件共四件因逾期未繳年費遭終止授權之損害數額，則請依民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定定其數額，茲爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十八條、第二百十三至二百十六條規定之共同侵權行為之法律關係，提起本訴，請求被上訴人連帶賠償上開損害。⑸委辦契約書之當事人為上訴人與大立事務所。上訴人委任大立事務所代辦大陸及美國之委任契約書，係由多年往來互信之原則下，於九十三年之後都僅以口頭約定。兩造就委任契約書之簽訂僅於九十二年以前為之，並有另案桿座結構改良案件委辦契約書可稽。兩造合作以來，於本件專利權年費逾期未繳前，被上訴人均會主動通知上訴人繳納年費，此為兩造之合作模式，且該系爭四件專利均為大陸地區之專利，上訴人委由大立事務所劉全陽辦理，大立事務所委由大陸地區之中科公司辦理，任何大陸官方之文件均係通知中科公司後，由中科公司通知大立事務所，則吳建興身為大立事務所之負責人、劉坤和身為負責與上訴人接洽之人，難謂無通知義務？⑹大陸地區官方會通知補繳之證據，則參酌大陸地區國家知識產權局網頁之「通知書發文信息檢索」所載，其中通知書類型：２０１１８代表「專利權終止通知書」；２０１０７代表「繳費通知函（補繳期六個月）」；２０１１６代表「恢復權利審批通知書」，依該網頁所載之各掛號函件之收件人均為中科公司。另上訴人處有關於「口紅紙盒的結構」於九十八年十一月二十七日因提出恢復權利請求，經審查後大陸國家知識產權局同意恢復權利後通知中科公司之通知書；中科公司收受該通知後，另以傳真方式通知大立事務所，而中科公司尚有通知大立事務所：「另，２０１０年２月２５日前需向中國專利局繳納第七年度年費。」等語，是中科公司亦會通知大立事務所，被上訴人有通知之義務，然卻未見大立事務所有通知上訴人。因為年費是每年都要繳，但依照歷年來的經驗，都是劉坤和通知上訴人補繳，上訴人將費用交付給劉坤和後，劉坤和才請公司開立收據，而只要逾期未繳納年費，中國官方都會以掛號信件通知中科公司即上訴人在大陸的代理人，所以縱有逾期未繳費之情形，因中科公司有受通知，則中科公司必會通知大立事務所，但是大立事務所卻未通知上訴人，此部分顯然大立公司未依委任事務處理，劉坤和於電話中有承認說做了三年沒有績效，就沒有通知你，讓他放棄失效。⑺大立專利事務所固係由劉坤和，及訴外人周翠蘋、黃義傑（下稱周翠蘋、黃義傑）等人合夥方式組成，然此為上開三人之內部關係，而於公示資料顯示大立專利事務所係以吳建興為負責人，大立專利事務所應係獨資商號，因此以吳建興為起訴對象，自屬合法。⑻自九十五年三月八日起至九十七年三月四日止，上訴人共委由劉坤和、大立事務所辦理如本院卷第八十五頁附表所示之專利申請書或年費繳納事宜，合計應支付金額共計13萬8000元。而劉坤和就上訴人委託事宜，均先向上訴人收錢，事後再交給上訴人收據，上訴人交付支票時不知何時繳納何項費用，均係依劉坤和告知後繳費。然於該期間劉坤和、大立事務所向上訴人收取七張支票共計19萬9700元，惟劉坤和、大立事務所原應以溢收費用繳納年費，然被上訴人不僅未以溢收費用繳納年費，更有甚者亦未通知繳納年費等語。起訴聲明求為判決：㈠被上訴人應連帶給付上訴人連帶300萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，依年息百分之五計算之利息。㈡訴訟費用由被上訴人負擔。㈢上訴人願供擔保，請准宣告假執行；於本院上訴聲明求為判決：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人連帶300萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，依年息百分之五計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。㈣上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：⑴上訴人之主張，除關於委託劉坤和申請專利事務部分外，其餘均與事實不符，被上訴人否認其主張。⑵被上訴人不負通知上訴人繳交專利年費之義務：由上訴人所提出之另案之案件委託契約書第三條所示，上訴人委任被上訴人辦理申請專利之事項為：自接受上訴人給付全部費用後，根據上訴人所提供之資料負責代撰申請書等資料，並向主管機關提出申請，以迄收受審定書或先行通知書，並轉知上訴人為止。顯然並不包含收受審定書以後有關續繳專利年費部分，則上訴人主張被上訴人應負通知續繳專利年費之義務即屬無據。又上訴人委託被上訴人申請專利經許可發給證書後，有關其後續繳專利年費部分，上訴人可自行處理或另委託他人代辦，如欲委託被上訴人代繳，須另付費委託，其事務當然非屬委託申請專利部分之範圍，被上訴人自不負通知繳交專利年費之義務。況且系爭實用新型專利證書正面已明確記載應繳年費之時間固定為「每年四月二十二日前一個月內」，足認有關繳交專利年費之時間本為上訴人所已知悉，事實上亦無再為通知之必要。⑶大陸地區專利主管機關對應繳年費並無書面通知，因大陸地區專利主管機關對每年應繳專利年費之時間，已事先記載於專利證書正面，因此不再另有繳費之書面通知，從而上訴人主張被上訴人未轉交繳費通知書云云，亦與事實不符。至於上訴人所舉證物八之資料，係大陸地區專利主管機關因上訴人補繳年費而同意恢復權利之通知，並非繳費通知。⑷未繳年費為專利失權之原因乃上訴人所明知：上訴人於九十八年間前，即有下列多項委託被上訴人申請之專利因未續繳年費而失權，其授權及失權之情形如下：①移動電話手機皮套（授權：八十八年七月七日、失權：九十年五月九日）；②汽車桿座組合皮套的結構改良（授權：九十年五月九日、失權：九十八年三月二十五日）；③一種結構改良的排擋桿皮套座（授權：九十四年十月十九日、失權：九十七年六月四日）；④汽車桿坐組合皮套結構（授權：九十五年七月十九日、失權：九十七年六月十一日）。可見上訴人於九十八年以前，即曾因未繳年費致多項專利失權，則未繳年費為專利失權之原因乃上訴人所明知之事項，上訴人係因其專利無商業價值而任令失權，與不知應繳年費無關。⑸上訴人係因系爭專利不符專利要件而停繳年費：上訴人除委託被上訴人向大陸地區申請系爭專利外，並委託向美國申請，大陸地區有關申請專利部分係採登記制，凡申請者不經實質審查即先予許可，因此本件向大陸地區申請部分已獲許可。但向美國申請部分係採實質審查制，經美國主管機關審查後，認系爭專利因不具新穎性、進步性等要件，而於九十六年七月二十六日駁回上訴人之申請，上訴人因而始未再續繳大陸地區九十七年度之專利年費，與所謂不知繳費云云無關。⑹系爭專利不符專利要件，上訴人無何損害可言：如上所述，系爭專利已因不具新穎性、進步性等要件而經美國主管機關駁回專利申請，足認系爭專利不符專利要件，則上訴人客觀上即不可能因系爭專利失權而受有任何損害。⑺大立事務所係由劉坤和與周翠蘋、黃義傑等合夥經營，吳建興未參與該事務所之業務，更未曾受上訴人委託辦理系爭專利事物，則本件關於吳建興部分自屬無據。又劉坤和於譯文所示之電話中稱：「我自己認為繳了三年也作了三年沒有績效，我就沒有通知你，讓它放棄失效」，只是單純的事實，並不代表被上訴人依約負有通知的義務。且由上訴人所附證物大立事務所九十五年八月四日之收據記載，繳納大陸證書費及第二年費此為領證時一併要繳納的費用，而下次再繳款是在九十六年四月十一日繳款收據所示繳第三年的年費，由此足證繳納年費需另行委託付費，而非當然包含在申請專利的委託事務範圍內，而由上訴人提出之證物實用新型專利證書內容就有寫繳納本專利年費的期限是每年四月二十二日前一個月內，所以有關繳納年費的時間上訴人原本即知道，且中國官方機構就例行繳年費事務就不再另行通知，至上訴人所附證物八、九，此並非繳費通知，而是上訴人另一個專利因為未繳納年費，被停權之後要再補繳年費後，中國主管機關同意恢復其權利，而再通知，並非繳納年費的通知，另證物九有關中科公司事務所傳真資料，只是將大陸官方同意恢復權利乙事轉知大立事務所，裡面附帶提到繳納第七年度年費部分只是中科公司基於服務客戶的立場所為的提醒的通知，並不是證物八中國官方通知記載的事項，所以上訴人以這些資料主張被上訴人負有通知繳納年費之義務，並無依據等語，資為抗辯。於本院答辯聲明求為判決：如主文所示。
三、本件不爭執事項：
㈠、劉坤和為大立事務所之合夥人之一。
㈡、上訴人自九十二年間起所研發：①桿座結構改良（九十二年申請）；②口紅紙盒的結構（九十三年二月二十五日申請）；③透氣式玻璃門窗，帷幕結構改良（九十四年四月二十二日申請）；④紙管折邊成型頭結構改良（九十四年十一月二十二日申請）；⑤具限位功能的紙管容器及其成型模結構（九十五年四月十日申請）等專利，均委任大立事務所辦理申請專利業務，並由劉坤和負責與上訴人為業務接洽、申請、收款等相關事宜，除於九十二年所簽立之桿座結構改良委任契約如原審卷第七十三頁所示之「案件委辦契約書」外，餘均無書面契約資料（見原審卷第七十一、第七十三頁）。
㈢、上訴人委任辦理申請大陸地區專利事宜，均由大立事務所再委任大陸地區之中科公司辦理。
㈣、上訴人委任被上訴人所申請下列大陸地區專利皆因未繳年費被終止授權：①口紅紙盒的結構：專利權被終止授權之法律狀態公告日為一百年四月二十七日；②透氣式玻璃門窗，帷幕結構改良：專利權被終止授權之法律狀態公告日為九十八年六月十七日；③紙管折邊成型頭結構改良：專利權被終止授權之法律狀態公告日為九十九年二月十七日；④具限位功能的紙管容器及其成型模結構：專利權被終止授權之法律狀態公告日為九十八年六月三日。
㈤、劉坤和對於譯文所示之電話中稱：「因為嫂子（即上訴人配偶）說經濟狀況差，我自己認為繳了三年也做了三年沒有績效，我就沒有通知你（即上訴人），讓它放棄失效」。
㈥、就本件刑事部分，上訴人對被上訴人二人提起刑事背信等罪嫌，業經台灣彰地方法院檢察署一００年度偵字第七七一九號為不起訴處分，上訴人不服聲請再議，亦經台灣高等法院台中分院檢察署一０一年度上聲議字第一０四二號處分駁回確定。
㈦、以上事實，為兩造所不爭執，並有上訴人所提出之大陸地區實用新型專利證書、案件委辦契約書即原審卷第七十三頁所示、錄音光碟及其譯文等資料為證，並經本院調閱台灣彰地方法院檢察署一００年度偵字第七七一九號等歷審刑事卷查明無訛，自堪信為真實，本院自得採為判決之基礎。
四、本件爭執事項：
㈠、上訴人得否對大立事務所之代表人吳建興，提起本件訴訟？
㈡、被上訴人是否負通知上訴人繳交專利年費之義務？
㈢、如被上訴人負有通知上訴人繳交專利年費之義務時，則上訴人得請求被上訴人賠償損害之金額為何？
五、得心證之理由：
㈠、上訴人得否對大立事務所之代表人吳建興，提起本件訴訟？被上訴人辯稱：大立事務所係由劉坤和與第三人周翠蘋、黃義傑等合夥經營，而吳建興未參與該事務所之業務，更未曾受上訴人委託辦理系爭專利事物，則上訴人對吳建興提起本件訴訟，自屬無據等語，此為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。經查：
⑴、按合夥財產為合夥人全體所公同共有，故合夥非有獨立之人
格，其因合夥事務而涉訟者，除由執行業務之合夥人代表合夥為原告或被告外，應由全體合夥人為原告或被告，其當事人始為適格（最高法院八十二年度台上字第八０六號、八十二年度台上字第三二三八號判決意旨參照）。準此，如因合夥事務而涉訟，已設有執行業務之合夥人代表者，自得以其代表人代表合夥為原告或被告。
⑵、本件依被上訴人所提出之大立事務所扣繳單位設立登記申請
書、股東名簿及轉讓契約書（見本院卷第一四五至一四七頁），及被上訴人自承以被上訴人吳建興為掛名負責人等語（見本院卷第一四四頁），足見大立事務所雖係為合夥事業，但是由吳建興擔任該合夥事業之代表人，則依上開說明，上訴人列執行業務之吳建興代表大立事務所為被告，而提起本件訴訟，其當事人適格自無欠缺之問題，是被上訴人抗辯本件應以大立事務所之全體合夥人為被告始當事人適格云云，為不可採。
㈡、被上訴人是否負通知上訴人繳交專利年費之義務？上訴人主張：伊於九十二年起陸續研發多項產品均委由吳建興辦理申請專利業務，並由員工劉坤和負責與上訴人為業務接洽、申請、收款等相關事宜，期間上訴人就大陸地區之專利案件及後續年費繳交等專利相關事宜亦同委由吳建興負責承辦。又吳建興並未在大陸地區取得專利代理人之資格，而係委由中科公司辦理，故關於一般專利事務之通知書，其通知流程均係由大陸地區國家知識產權局發送予中科公司，經由中科公司通知吳建興或其員工後，再由劉坤和負責通知上訴人辦理，嗣經伊查證，系爭專利權卻均因未依規定時間繳納年費而告專利權終止，是被上訴人受伊之委任辦理專利權之所有相關事宜，卻未按時通知伊繳納年費，更於大陸地區國家知識產權局發送補繳費用通知函時（補繳期六個月）亦怠於通知伊，致使伊上開專利權均因未繳納年費而告終止失效，自違背通知上訴人繳交專利年費之義務等語，但為被上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：
⑴、按稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方
允為處理之契約，民法第五百二十八條定有明文。又委任之目的，在一定事務之處理。故受任人給付勞務，僅為其處理事務之手段，除當事人另有約定外，得在委任人所授權限範圍內，自行裁量決定處理一定事務之方法，以完成委任之目的（最高法院八十五年度台上字第二七二七號判決意旨參照）。次按，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第二百七十七條前段定有明文。又民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院十七年上字第九一七號判例意旨參照）。
⑵、上訴人主張：其於九十三年起陸續研發：①口紅紙盒的結構
（九十三年二月二十五日申請）；②透氣式玻璃門窗，帷幕結構改良（九十四年四月二十二日申請）；③紙管折邊成型頭結構改良（九十四年十一月二十二日申請）；④具限位功能的紙管容器及其成型模結構（九十五年四月十日申請）等專利，均委任大立事務所辦理申請專利業務，並由劉坤和負責與其為業務接洽、申請、收款等相關事宜。又其委任辦理申請大陸地區專利事宜，亦由大立事務所再委任大陸地區之中科公司辦理。再其委任被上訴人所申請下列大陸地區專利皆因未繳年費被終止授權：①口紅紙盒的結構：專利權被終止授權之法律狀態公告日為一百年四月二十七日；②透氣式玻璃門窗，帷幕結構改良：專利權被終止授權之法律狀態公告日為九十八年六月十七日；③紙管折邊成型頭結構改良：專利權被終止授權之法律狀態公告日為九十九年二月十七日；④具限位功能的紙管容器及其成型模結構：專利權被終止授權之法律狀態公告日為九十八年六月三日等情，此為被上訴人所不爭執（見原審卷第一二二頁正反面），並有上訴人所提出上開大陸地區實用新型專利證書附卷可稽（見原審卷第八至三十五頁），是上訴人此部分之主張，堪信為真實。惟上訴人迄無法提出上開四項專利權之委任契約之書面資料，以供本院審酌，僅由上訴人於一百年十一月七日民事準備書狀所提出另案上訴人與大立事務所於九十二年十一月十七日就「桿座結構改良專利權」所簽訂之「案件委辦契約書」（見原審卷第七十三頁），是本件上訴人就其與被上訴人間之委任內容、條件等情形，自應由上訴人負舉證責任，以證明其主張之事實為真實。
⑶、上訴人主張，被上訴人應代為處理系爭專利權於專利有效期
間內的全部事宜等語，並提出專利代理委託書一份為證；被上訴人劉坤和固不否認有此約定，但辯稱上訴人委託伊申請專利經許可發給證書後，有關其後續繳專利年費部分，上訴人可自行處理或另委託他人代辦，如欲委託伊代繳，須另付費委託，其事務當然非屬委託申請專利部分之範圍，伊不負通知繳交專利年費之義務等語。查，上訴人所提之上開「專利代理委託書」一份（見原審卷第一０二頁、本院卷第五十五頁），固載「以及在專利權有效期內的全部專利事宜」，惟為例稿式文件，除了上訴人「鄭紹欽」簽名外，餘均空白，且無被上訴人署簽，又所謂「在專利權有效期內」是指申辦完成或至主管機關核准下來，抑或交付專利證書予專利權人時等等，均未約定。是本件參酌上訴人所提兩造先前之書面約定即另案「案件委辦契約書」，依該契約書第一條、第三條及第五條約定：「委任案件內容：１桿座結構改良；國別：大；類別：型；費用（含規費）：（含領證及第一年年費）」、「乙方（即大立事務所，下同）接受甲方（即上訴人，下同）給付全部費用後，根據甲方所提供之資料，負責代撰申請書、說明書、代繪圖樣、圖示、印刷及繕打、裝訂等一切必要之手續，並向主管機關提出申請，以迄收受審定書或先行通知書，並轉知甲方為止。」、「乙方於辦理過程中，應隨時將代辦經過如申請日期、申請案號通知或其他重要事項，儘速通知或交付甲方，但甲方於簽約後變更連絡處所時，應即以雙掛號函通知乙方，否則如因連絡不及延誤時限時，乙方不負責任。」等語（見原審卷第七十三頁），是依上開案件委辦契約書之約定，可推知上訴人與大立事務所就上開四項專利權之委任事項，係始於大立事務所收受委辦費用及政府規費之時，終於大立事務所收受主管機關之審定書或先行通知書，並轉知上訴人為止，且僅於申辦過程中，大立事務所應隨時將代辦經過，諸如申請日期、申請案號通知或其他重要事項，儘速通知或交付上訴人而已，並未就申請專利後之專利年費續繳事宜而有另為約定，則依上開說明，尚難以認定大立事務所就上開四項專利權之專利年費負有通知或代繳之義務，且上訴人復未就有上開四項專利權之專利年費負有通知或代繳約定之事實，舉證以證其詞，是被上訴人之抗辯，應屬可採；上訴人之上開主張，難謂可取。
⑷、再依上訴人所提出之上開四項大陸地區實用新型專利證書，
其上均載明：「本專利的專利權期限為十年，自申請日起算。專利權人應當依照專利法及其實施細則規定繳納年費。繳納本專利年費的期限是每年□月□日（即專利申請日之月日）前一個月內。未按照規定繳納年費的，專利權自應當繳納年費期滿之日終止。」等語（見原審卷第十、十四、十七、二十頁），而上開四項大陸地區實用新型專利證書為上訴人所收執，迭為上訴人所不爭執（見本院卷第六十八頁正反面），是上訴人既執有上開四項大陸地區實用新型專利證書，則上開四項專利權之專利年費繳納期限，自當為上訴人所知悉。且依臺灣彰化地方法院檢察署（下稱彰化地檢署）於一百零一年四月三日訊問證人周翠蘋時，亦證稱：「（檢察官問：就你們業界來說，代理客戶辦理專利案件，服務內容是否只有道專利申請完畢？）是，專利申請是一個階段一個階段委任。」、「（檢察官問：後續的通知繳納專利年費誰處理？）這不是法律義務‧‧‧」、「（檢察官問：如果是單純接受客戶委任繳納年費，契約書格式為何？）也是用同一份契約書，但是在契約書上會註明就繳納第幾個案號，第幾年到第幾年的年費。」、「（檢察官問：客戶跟你們簽立委辦契約書後，你們是後有沒有法律義務通知客戶繳納年費？）沒有。」等語（見彰化地檢署一百年度偵字第七七一九號卷第一二四頁），益徵上訴人若未就上開四項專利權之專利年費繳納另為委任，大立事務所或劉坤和即對上訴人就上開四項專利權之專利年費，不負通知或代繳之義務，是大立事務所或劉坤和於上開四項專利權之專利年費繳納期限前通知上訴人，僅具提示性質，而非法律上義務，故上訴人主張，本件被上訴人應盡通知繳年費之義務云云，要不可採。
⑸、上訴人雖提出錄音光碟及其譯文為證，稱：劉坤和因自認為
上訴人繳了三年年費及做了三年均無績效，且認因上訴人經濟狀況不佳，所以沒有通知上訴人，因而讓上訴人之專利權放棄失效等語。惟查，依上訴人所提上開被上訴人劉坤和與上訴人間之對話全文，被上訴人劉坤和之陳述為「因為嫂子（即上訴人配偶）說經濟狀況差，我自己認為繳了三年也做了三年沒有績效，我就沒有通知你，讓它放棄失效」（見原審卷第四十頁），及本院於一百零一年九月十八日行準備程序時，上訴人訴訟代理人自承：「（法官問：系爭專利於失效前，上訴人有從事商業行為？）除了本件與錦陽企業社有準備交易外，其餘沒有。」等語（見本院卷第六十九頁），復參以彰化地檢署於一百年十月六日行偵查程序時，訊問證人張士男，證稱：「（檢察官問：九十七或九十八年間，你有無跟廖淑珠〈即上訴人配偶〉及劉坤和，由劉坤和開車一同前往樂美公司？）有。」、「（檢察官問：在往樂美公司的車程中，劉坤和有無跟廖淑珠提過要繳專利年費的事情？）有。劉坤和是說有關於專利的部分期限快到了，提醒他要繳年費了，廖淑珠好像有回一句說專利有或沒有都無所謂，感覺專利可有可無‧‧‧」等語（見彰化地檢署一百年度偵字第七七一九號卷第五十三頁反面），顯見被上訴人未通知上訴人續繳年費，係因上訴人過去未曾利用系爭專利從事交易、買賣或其他商業等行為，上訴人配偶廖淑珠遂告知被上訴人劉坤和已無繼續存在之必要在先，被上訴人劉坤和才據此前提下，始未再提示性之通知上訴人續繳系爭專利年費，足徵本件系爭專利之未續繳年費，並非被上訴人主動、故意或過失怠於通知甚明。再上訴人委託大立事務所申請之專利，過去亦曾因未續繳年費而失權之情形，如下：①移動電話手機皮套（授權：八十八年七月七日、失權：九十年五月九日）；②汽車桿座組合皮套的結構改良（授權：九十年五月九日、失權：九十八年三月二十五日）；③一種結構改良的排擋桿皮套座（授權：九十四年十月十九日、失權：九十七年六月四日）；④汽車桿坐組合皮套結構（授權：九十五年七月十九日、失權：九十七年六月十一日），此有被上訴人所提出之大陸地區知識產權局檢索資料附卷可查（見原審卷第八十五至八十九頁），且為上訴人所不爭執（見原審卷第一二三頁），故從以上之事證，足稽本件係因上訴人所有上開四項專利權雖續繳多年之專利年費，然並未見有績效，被上訴人劉坤和參酌上訴人所有專利，有因未續繳專利年費而失權情事，遂認同上訴人配偶廖淑珠之看法，而未將上開四項專利權之專利年費繳納事宜，再另行提示上訴人，從而尚難據此認定劉坤和有違背通知之義務。
⑹、上訴人再稱：大陸地區國家知識產權局網頁於「通知書發文
信息檢索」中通知書類型：２０１１８代表「專利權終止通知書」；２０１０７代表「繳費通知函（補繳期六個月）」；２０１１６代表「恢復權利審批通知書」，且依上開網頁所載之各掛號函件之收件人均為中科公司。另上訴人處有關於「口紅紙盒的結構」於九十八年十一月二十七日因提出恢復權利請求，經審查後大陸國家知識產權局同意恢復權利後通知中科公司之通知書；中科公司收受該通知後，另以傳真方式通知大立事務所，而中科公司尚有通知大立事務所：「另，２０１０年２月２５日前需向中國專利局繳納第七年度年費。」等語，是中科公司亦會通知大立事務所，被上訴人有通知之義務，然卻未見大立事務所有通知上訴人。惟依上訴人所提出之大陸地區國家知識產權局恢復權利請求審批通知書（見原審卷第七十六頁），係因上訴人所有之「口紅紙盒的結構」專利，因未繳納專利年費而遭停權後，上訴人補繳專利年費，經該局審查同意恢復其權利，而再通知，並非專利年費之繳費通知。另關於中科公司所傳真之資料，係就上開「口紅紙盒的結構」專利於大陸地區國家知識產權局同意上訴人恢復其權利時，將該事實通知大立事務所，並檢附恢復權利請求審批通知書，且附帶提醒應於二０一０年二月二十五日繳納第七年度年費，僅屬中科公司基於服務客戶立場所為之提醒而已，並非大陸地區國家知識產權局之官方通知記載的事項，從而上訴人尚難據此主張被上訴人負有通知繳納專利年費之義務。
⑺、上訴人又以：自九十五年三月八日起至九十七年三月四日止
，伊共委由劉坤和、大立事務所辦理如本院卷第八十五頁附表所示之專利申請書或年費繳納事宜，合計應支付金額共計13萬8000元，而被上訴人劉坤和就伊委託事宜，均先向伊收錢，事後再交給伊收據，伊交付支票時不知何時繳納何項費用，均係依被上訴人劉坤和告知後繳費，然於該期間被上訴人劉坤和、大立事務所向伊收取七張支票共計19萬9700元，惟被上訴人劉坤和、大立事務所原應以溢收費用繳納年費，然被上訴人不僅未以溢收費用繳納年費，更有甚者亦未通知繳納年費等語。惟查，上訴人自八十七開始委託大立事務所辦理專利事宜至九十八年止，其中⒈臺灣地區部分：發明專利十一件；新型專利九件。⒉大陸地區部分：實用新型專利九件。⒊美國部分：發明專利一件，合計應支付專利申請費用69萬元，而九十二年至九十八年間即有63萬4000元，此尚不包括商標申請、領取證書及專利年費繳納，且依原審法院九十九年訴字第二九七號返還合夥出資事件，上訴人實際支付費用仍不足，尚欠6萬2800元（見本院卷第一三六頁），是上訴人上開主張，難謂可取。
⑻、上訴人另謂：因本案為大陸地區專利申請案，而經伊查詢大
陸地區資料後，有「施仲佛控告上海交大專利事務所案」之事實經過與本案相同，由該案例中足認被上訴人負有通知繳納年費之義務等語；惟查上訴人所提之大陸地區「施仲佛控告上海交大專利事務所案」，該案係承辦人受委任辦理專利權之申請業已獲准，經大陸當局通知繳交專利證書費及首次申請專利權之年費，而承辦人置之不理，核與本件係指初次申請後之續繳年費之事實內容不同，從而自難比附援用，故上訴人之上開主張，亦不足採。
㈢、本件上訴人主張，被上訴人負有通知其繳交系爭專利年費之義務，即屬無據，已如上述，則上訴人請求被上訴人賠償損害之金額為何，自無審究之必要，附此說明。
六、綜上所述，本件上訴人主張，為不足採，被上訴人抗辯，尚屬可信。是則上訴人依民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十八條、第二百十三至二百十六條規定之侵權行為法律關係，請求被上訴人負連帶損害賠償，於法無據，不應准許。是則原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核於法並無不合。上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦及舉證，與判決結果不生影響，爰不另一一論述。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 12 月 26 日
民事第六庭 審判長法 官 袁再興
法 官 吳惠郁法 官 盧江陽以上正本係照原本作成。
上訴人得上訴，被上訴人不得上訴。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
書記官 陳麗玉中 華 民 國 101 年 12 月 26 日