行 政 法 院 判 決 八十七年度判字第一○七七號
原 告 乙○○訴訟代理人 丙○○
甲○○被 告 經濟部中央標準局右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十六年十二月十二日台八十六訴字第四九○九四號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主 文原告之訴駁回。
事 實緣原告於八十四年四月二十日對關係人華可貴股份有限公司審定公告中之第00000000號「將撓性物體之兩互補部分接合之可分離扣」新型專利案提起異議，經被告於八十四年十一月二十九日以（八四）台專（判）○二○一九字第一五三一六○號異議審定書審定異議成立，應不予專利。關係人不服，提起訴願，經濟部於八十五年六月五日以經（八五）訴字第八五六二四○二六號訴願決定書，撤銷原處分，被告於八十五年十二月二十一日以（八五）台專（判）○二○二七字第一四九四二五號異議審定書審定異議不成立。原告不服，提起訴願及再訴願，均經駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨略謂︰一、被告認定被異議案具有功效增進之處，係繫於其：⒈「柔軟對應」能力；⒉較佳之彈性變形；以及⒊可供手指摘取使易於操作之插座構件⑶的下端部之設計。惟被告八十五年元月版之「專利侵害鑑定基準」第七十頁所闡明者，可知一般以「一種．．．（專利標的），係由．．．構成（組成），．．．，其特徵在於．．．」方式書寫之「吉普森式請求項」（Jepson Type Claim ）表達改良型專利案之形式，係將習知部份或舊有成份於前言中敍述，以揭示本專利案完成所必要之習知技術，然後於請求主體中敍述新的或改良的特徵部份者。由此可知，吉普森式請求項前言所載事項一般係屬於公知事項或上位概念，而其請求主體中之特徵所在部份方為新的或改良之事項。由於被異議案之」柔軟對應」能力、「較佳之彈性變形並維持良好之抵接狀態」以及「操作容易進行」等功能皆係源自於被異議案申請專利範圍第１項（吉普森議請求項）之前言部份所載「該鎖定舌（4b）在當被施加自該插塞構件⑷的前側的力壓低時可對於在該鎖定舌（4b）與該附著部份（4a）之間的連接點彈性變形」之技術，依前開之說明可知其應屬習知技術或公知事項之記載範疇，而非屬被異議人欲請求專利之技術範圍所在。此外，被異議案之申請專利範圍並未記載任何有關其插座構件⑶的下端部之構成的必要技術內容，故被異議案之技術範圍自應不得將其插座構件⑶的下端部之設計涵蓋在內。由此可知，被告認定具有功效增進之部份，並非被異議人所欲請求之技術特徵，是以被告以被異議人自認為屬習知技術之部份認定其具有功效之增進者，顯有違誤。二、依被異議案經修正之申請專利範圍第１項所記載之吉普森式請求項內容觀之，其請求主體中之改良特徵部份僅為：「該鎖定舌（4b）以相對於該附著部份（4a）的平面的一預定角度（θ）向著該插塞構件４的背側傾斜，且該鎖定舌（4b）的前端位於較之該附著部份（4a）的下端更下方」，亦即被異議人係自承其暫淮專利之技術範圍僅限定於：⒈「鎖定舌（4b）以相對於附著部份（4a）的平面的一預定角度（θ）向著插塞構件⑷的背側傾斜」；以及⒉「鎖定舌（4b）的前端位於較之附著部份（4a）的下端更下方」等兩個特定部份而已，惟此等被異議人自行限定之技術範圍非但無法單獨達成所謂可柔軟對應之彈性變形功效以及可以手指摘取其插座構件下端部而使易於操作之功效外，其技術內容更早已揭示於引證案說明書第五頁以及第３圖中；容或被異議人欲藉由將「鎖定舌（4b）的前端位於較之附著部份（4a）的下端更下方」之技術加入其特徵部份中以進一步限定其原有之申請專利範圍，然此技術對於被異議案所主張之作用效果並未有任何明顯而具體之功效增進，而係其實施時對權宜調整，且對於熟習該項技術者而言，實應屬可由引證案技術直接導出者。因此，被異議案實無任何技術手段之創新，其所聲稱之功效及技術精神可由被異議案所揭示者輕易推及與完成，被異議案不符法定專利要件之處，實至為明顯。三、專利申請案之審查與專利侵害鑑定雖略有區別，惟兩者均是以申請專利範圍所載技術作為專利權判斷依據；後者專利侵權之判斷，係以申請專利範圍所載之技術收為依據而來判斷系爭是否侵權，亦即，係將原案依申請專利範圍所載技術界定「技術範疇」，以此「技術範疇」界定為「專利權」之權限，並據以為侵權與否之判斷依據；而專利申請案之審查亦係以申請專利範圍所載之技術範疇作為判斷是否具新穎性、進步性及產業利用性之依據，故一申請案若獲准專利後，則係以申請專利範圍所載技術範疇界定「專利權」權限；反之，若申請專利範圍所載技術有違反專利法規定情事即不應淮予專利。是以，依據經濟部中央標準局八十三年十月頒定之「專利審查基準」第２－３－頁（三）：「申請專利範圍中所載之新型，是否為『新型說明所記載者』，應就相對於申請專利範圍所載事項，依形式上觀察是否已載於新型說明中。因此，倘相對於申請專利範圍所載事項，由形式上觀察，並『未記載於新型說明中』時，則不符專利法第一百零五條準用第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定。上述所謂『未記載於新型說明中』，意指有下列二種情況之一而言：「相對於申請專利範圍所載事項，顯然並未記載於新型說明中者。」被異議人於申請專利範圍修正本之特徵中所加入「鎖定舌的前端位於較之該附著部分的下端更下方」者，並未記載於新型說明中，因此被異議案實已違反上揭「專利審查基準」中所述及之專法第一○五條準用第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定，其違法取得之暫淮專利權自應予撤銷等語。
被告答辯意旨略謂︰原告所述本案八十四年八月一日修正之申請專利範圍，其特徵中「鎖定舌之前端位於較之該附著部分的下端更下方」者未記載於新型說明中，而不符專利法第一百零五條準用第二十二條整第四項及同法施行細則第十六條之規定等云云。惟查該修正本係根據本案說明書和圖式揭示內容所為，如圖二所示，加入虛線即可顯示「插塞構件的附著部分的上端線及下端線」因而突顯「鎖定舌的前端位於較之該附著部分的下端更下方」之事實，並於經（八五）訴字第八五六二四○二六號訴願決定書中述明，故無變更實質內容，且為原申請專利範圍之縮減，符合修正之規定，並無違誤；又原告於訴願理由書亦認同本案特徵包括「鎖定舌的前端位於較之附著部份的下端更下方」，僅述其無功效增進，並未前開之指述。又原告固指稱本局認定本案具功效增進之部分，非被異議人所欲請求之技術特徵，及本案不符法定專利要件等顯有違誤失察等云云。但查本案創作說明書內容已載明專利結構功能及特性，且本案與引證案（第00000000號「可拆帶扣」專利案）之比較，詳述於原處分之異議審定理由，並詳予指出本案與引證案之不同處，且就機構設計而言，本案鎖定舌得於與附著部分間之連接點彈性變形，以及插座構件下端部之設計等部分，確為本案功能增進之關鍵。而且專利侵害鑑定基準與專利申請之審查作業程序並不相同，本局專利侵害鑑定基準中，對於專利侵害之鑑定原則如全要件原則，均等論及禁反言等皆有詳盡說明，而受理專利申請案之審查基準是以專利要件即新穎性、進步性及產業利用性為審查，二者實有區別，而一項專利是否合於專利要件亦應整體觀之，殊難以未列入專利特徵部皆即全盤否定其功效增進及結構創新之事實等語。
理 由按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定。又公告中之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條規定而向專利專責機關提起異議者，依同法第一百零二條第一項規定，除應備具異議書外，並應附具證明文件；從而有無違反專利法規定之情事 依法應由異議人附具證據供查。查本件關係人日商．華可貴股份有限公司於八十三年八月一日以其「將撓性物體之兩互補部分接合之可分離扣」係包括插塞構件，其含有附著部分及鎖定舌，鎖定舌被壓低時可對鎖定舌與附著部分之間之連接點彈性變形；插座構件，其在平坦底座板上端可滑動地接收鎖定舌，以將鎖定舌鎖定於閘門形受鎖部分，平坦底座板上端處並設附著於第二撓性部分之附著部分；其特徵在於鎖定舌對於附著部分平面之一預定角度向著插塞構件之背側傾斜，且鎖定舌前端位於較附著部分之下端之更下方等情，向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以本案有違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定云云，檢具第00000000號「可拆帶扣」新型專利案（以下稱引證案）說明書影本，對之提起異議。案經被告審查以引證案所示之插塞構件，其，其彈性舌之位置係被固定；本案之可分離扣無論軟式背囊之袋體如何膨出或凹陷變形，皆可柔軟對應；引證案之可拆帶扣如安裝於軟式背囊，於軟式背囊袋體產生凹凸變形狀態下，欲將插塞構件從插座解除卡合時，會因彈性舌之斜坡梯部緊抵住插座之頂壁底面突起，造成插塞構件之引動部操作困難；本案之插塞構件可產生較佳之彈性變形，無論軟式或磚式背囊，均可維持良好之抵接狀態而不易脫落。本案與引證案之插座構件設計方式有顯著差異，當安裝於軟式背囊之類基材時，本案可用手指摘取插座構件下端部而使操作容易進行，引證案則無此功能，使用上較困難，本案自具增進之功效，無違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定，乃為本案異議不成立之審定。揆諸首揭說明，尚無不合。原告雖訴稱本案之柔軟對應能力、較佳之彈性變形、維持良好之抵接狀態及使操作容易進行等功能，並非本案請求專利之技術範圍所在，本案申請專利範圍並未記載任何有關其插座構件下端部之設計，本案特徵僅限定於鎖定舌相對於附著部分平面之一預定角度向著插塞構件之背側傾斜，且鎖定舌前端位於較附著部分之下端之更下方等二個特定部分云云，然查本案創作說明書已載明其結構功能及特性，原處分書亦已論明本案與引證案之不同處，且就機構設計而言，本案之鎖定舌得與附著部分間之連接點彈性變形，以及插座構件下端部之設計等，確為本案增進功能之關鍵。又專利申請案係審查是否具新穎性、進步性及產業利用性，與專利侵害鑑定，尚有區別。而一項專利是否合於專利要件亦應整體觀之，殊難以未列入專利特徵即全盤否定其結構創新所具之增進功效。茲原告復以前開事實欄所載理由，起訴主張被告認定本案具功效增進之部分，非關係人所欲請求之技術特徵，本案並不符法定專利要件，又本案八十四年八月一日修正之申請專利範圍，其特徵中鎖定舌之前端位於較之該附著部分的下端更下方者未記載於新型說明中，不符專利法第一百零五條準用第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定云云。但查本案創作說明書內容已載明專利結構功能及特性，且本案與引證案（第00000000號「可拆帶扣」專利案）之比較，原處分之異議審定理由，業詳予指明本案與引證案之不同，且就機構設計而言，本案鎖定舌得於與附著部分間之連接點彈性變形，以及插座構件下端部之設計等部分，確為本案功能增進之關鍵。而且專利侵害鑑定基準與專利申請之審查作業程序並不相同，被告專利侵害鑑定基準中，對於專利侵害之鑑定原則皆有詳盡說明，而受理專利申請案之審查基準係以專利要件即新穎性、進步性及產業利用性為審查，二者要有區別，是一項專利是否合於專利要件亦應整體觀之，殊難以未列入專利特徵部分即全盤否定其功效增進及結構創新之事實，本案並無不符新型專利要件之情事，此有財團法人工業技術研究院機械工業研究所八六工研機審字第四七四號函暨新型專利異議審查意見書附訴願卷足稽。次查本案修正本係根據本案說明書如圖式揭示內容所為，如圖二所示，加入虛線即可顯示「插塞構件的附著部分的上端線及下端線」因而突顯「鎖定舌的前端位於較之該附著部分的下端更下方」之特徵並無變更實質內容，且為原申請專利範圍之縮減，符合修正之規定，參以原告於訴願理由書亦認同本案特徵包括「鎖定舌的前端位於較之附著部份的下端更下方」之情，足見原告所訴各節，並非可取。一再訴願決定，遞予維持被告所為異議不成立之審定，俱無違誤。原告起訴論旨，聲明將之撤銷，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中 華 民 國 八十七 年 六 月 四 日
行 政 法 院 第 四 庭
審 判 長 評 事 曾 隆 興
評 事 林 清 祥評 事 吳 仁評 事 吳 錦 龍評 事 林 家 惠右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 陳 盛 信中 華 民 國 八十七 年 六 月 八 日