行 政 法 院 判 決 八十八年度判字第三三二○號
再 審原 告 美商．諾妥公司代 表 人 甲○○○○○○訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師再 審被 告 經濟部智慧財產局（承受經濟部中央標準局業務）右當事人間因發明專利申請事件，再審原告對本院中華民國八十七年八月二十八日八十七年度判字第一七三六號判決，提起再審之訴。本院判決如左︰
主 文再審之訴駁回。
事 實緣再審原告於民國八十三年七月十九日以「研磨砂輪及用於溶膠氧化鋁研磨砂輪之玻璃質結合劑」申請第00000000號發明專利案，經再審被告於八十五年十月二十三日以台專（柒）○五○三三字第一四○九五七號再審查審定書為不予專利之處分，再審原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，提起行政訴訟，經本院八十七年度判字第一七六三號判決駁回原告之訴在案。茲再審原告以原判決有行政訴訟法第二十八條第一款之 再審理由，提起本件再審之訴，爰摘敍兩造訴辯意旨如次：
再審原告起訴意旨略謂：一、專利法第二十二條第三項及專利審查基準對其所為之詮釋皆有「申請專利範圍（或權利請求項）需以熟悉該項技術者得瞭解並膳以實施之程度」之明文。今本專利申請事件中所請求保護之申請專利範圍第一項所定義之五種成份的含量雖未作雙向之數值限制表述（即Ａ％＜元素＜Ｂ％之方式），惟在元素成份之總含量必需在0%與100%間之基本條件下，即可經由「簡單之數學加減計算」獲得該五種成份之雙向數值限制。再審原告於訴願階段及前行政訴訟之起訴理中曾再三提出此項不待熟悉此項技術人士即可完成之簡單計算、推理。實不應作為本件專利範圍過大之立論基礎。再審被告機關未基於熟悉此項技術者之基礎所為申請專利範圍過大之認定，顯已違反專利法第二十二條第三項之規定。二、再審被告機關率先將本件發明作成份之細部分解，再逐一與各先前技術互作成份之比對，亦即只要本件發明中所主張之成份曾出現於其他先前技術，便認定屬先前技術之局部改良，而非依本件申請案之「專利申請標的」加予審查，依此方式，除非此項發明係同時由各種俱屬空前未有之成份所組成，否則根本不可能有獲準專利之可能，顯然此審查方式非但涉及違反專利法之規定，並違背專利制度之正常運作，顯係適用專利法錯誤而構成再審理由，原判決未予糾正，於法顯有重大違誤，自有再審之理由。三、財團法人工業技術研究院(下稱工研院）工業技術材料研究所係屬專精於一般及特殊材料之研究與發展單位，其技術研發之地位雖在國內材料界執牛耳，惟對一項發明可專利性之認定未必見長，常以較高及嚴苛之技術水平來審視一件發明創作之內涵原處分及確定判決採用該所提供之審查意見內，完全背離再審被告機關所擬定之專利審查基準對於專利要件判斷之準則與流程，亦屬違法。
再審被告答辯意旨略以：一、原審原告於訴原階段及行政訴訟之起訴理由中雖再三提出五種成份含量不待熟悉此項技術人士即可完成之簡單計算、推理，不應作為本件專利範圍過大之立論基礎，實則不然，例如，若Al O ,K O , B O 取○％，則無形中排除其等對本案含量之限制。顯見本案之五種成份如未作合理的雙向之數值限制，皆是範圍主張過大。二、本案原行政訴訟答辯書中第三點明白敘述本案之成份與引證之間之關係，且亦有結論為「本案僅將上述三個引證結合而成，其整體技術沿襲，且該等引證案，原理難稱創新」。本案所請求者純為「成份」，成份相近，自必有「如法泡製」之嫌，本案之審定並非如原告所想像「之發明係同時由各種俱屬空前未有之成份所組成」之極端的審查方式，本案審定己提出引證且闡釋本案與引證成份間之異同處，完全符合專利法之規定。三、工研院為法定侵害鑑定專業機構，並未以較高及嚴苛之技術水平審視發明創作之內涵，其專利法律背景無庸置疑，請駁回原告再審之訴。
理 由
一、按當事人對於本院判決提起再審之訴，必須具有行政訴訟法第二十八條所列各款情形之一者，始得為之。而該條第一款所謂適用法規錯誤，係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背，或與解釋判例有所抵觸者而言，至於法律上之見解歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法規錯誤，而據為再審之理由（本院六十二年判字第六一○號判例參照）。本件再審原告於八十三年七月十九日以其「經改良邊角固定之溶膠氧化鋁之磨輪」主要係燃燒後之玻璃質結合劑包含重量百分比大於四十七之SiO，少於十六之A1 O，少於二．五之K O，大於二．○之Li O及少於十八之
B O 等情，向再審被告申請發明專利。案經再審被告編為第00000000號審查，不予專利。原告變更發明名稱為「研磨砂輪及用於溶膠氧化鋁研磨砂輪之玻璃質結合劑」並修正專利說明書。經再審被告審查結果，以本案申請專利範圍第一項之SiO大於百分之四十七，申請專利範圍第五項及第六項只取SiO 介於百分之五十二至六十二間，第一項之A1 O,K O,Li O,B O 等成分之重量百分比皆只設單向限制，相較於第五項及第六項之小範圍，第一項之範圍明顯過大，且第五項之Li O介於1.0 至3.4 間與第一項之Li O大於2.0 相互矛盾，本案申請專利範圍第一項及第五項並未具體指明本案之技術內容及特點。又引證一美國第0000000號專利案說明書表一所列SiO→47.61,A1 O→16.65,Na O→9.63,KO→2.86,Li O→1.77,B O→19.03，其比例與本案相近。縱稱本案之B O 小於百分之十八，亦與引證二美國第0000000號專利案說明書表一之BO占百分之十八．六相近。本案係運用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成，依專利法第二十條第二項及第二十二條第四項規定，應不予專利。再審原告不服，循序提起行政訴訟主張：本件本案之結合劑組合物在結構上有別於引證一及二，且較引證一及二具增進之功效。又再審被告以本案申請專利範圍第一項及第五項未具體指明技術內容及特點，作為本案應不予專利之理由之一，惟並未依專利法第四十條第二項規定，在本案審定前先通知其限期申復，嚴重違反專利法第三十九條第一項及第四十條第二項之規定，並扭曲同法第二十條、第二十二條第三項立法意旨。況本案符合專利法第二十二條第三、四項充分揭露義務，再訴願決定竟認再審原告未將研磨劑、其他成分之含量及製程中之條件控制明確記載，而維持不予專利之處分，行政院提出新引證即美國第0000000號專利案，於決定前亦未通知再審原告限期申復，亦有違專利法第四十條第二項之規定。訴願決定依賴工業技術研究院材料研究所提供之審查意見，補充審查意見，作為維持原處分之依據，惟審查意見資料比對錯誤，而補充審查意見錯誤發明標的，訴願決定據以作為準據，於法有違云云。原判決以本案之原處分及決定所述：「本案申請專利範圍第一項成分含量僅設單向限制，明顯範圍過大」，係針對本案之各成分含量均無上限與下限，即使用原告於再訴願理由書中所謂的「簡單之數學計算」，亦因具有五種成分而難以求得，於這種「簡單的論理」之下，不需有效之先前技術資料之佐證，亦足以證明本案其申請範圍過大。且本案已於再審查理由書中明確指出申請專利範圍第一項各成分之百分比僅單向限制，就足以判定本案申請專利範圍第一、五項未具體指明技術內容及特點，再加以本案尚「不具進步性」，而以本案之構造及成分而言，無論如何修正，亦難擺脫本案「不符發明專利要件」之事實，故再審查審定書中直接以「申請專利範圍第五項之Li O介於1.0至3.4間與第一項之Li O大於2.0 相矛盾．．．」，亦僅可為附帶提示。而本案因其所使用之溶膠氧化鋁研磨材已見於USP5,104,424，玻璃質結合劑於USP5,035,723及USP5,203,8 86 也有類似成分，本案僅係將上述兩個引證結合而成，其整體技術沿襲自該等引證案，原理難稱創新，不屬技術思想之高度創作。由此觀之，本案屬局部改良，難符發明進步性要件。況被告（即再審被告）於八十五年六月十九日以台專（柒）○五○三三字第一二二二五七號專利再審查案核駁理由先行通知書，其說明欄二之３已明確指出申請專利範圍第一項各成分之百分比僅單向限制，較之第七項（即八十五年八月二十日修正之申請專利範圍第六項）之結合劑範圍明顯過當等語，所訴被告未依專利法第四十條第二項規定，在本案審定前先通知其限期申復云云，並非事實。另本案於訴願程序時，經濟部曾先後三次檢具本案資料、引證資料及原告主張事項，送請工研院工業材料研究所審查，該研究所審查結果，認為：本案專利之玻璃質結合劑材料與美國專利0000000號和0000000號專利成分，含量相近；本案係運用申請前既有技術而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。又本案雖可達成功效之增進，然由於本案並未記載研磨劑，其他成分之含量以及製程中條件之控制，因此不符合專利法第二十二條第四項之規定。況溶膠氧化鋁研磨材在 1990 USPatent 0000000已有專利，而此案之玻璃質結合劑也有類似成分之專利如引證一、二之美國專利案。本案將以上二者結合而成為一新的專利申請案。在實施案例一中，利用成分比例接近之新結合劑和標準結合劑在相同之燒結溫條件，四○＼小時升至一○○○，在一○○○持溫八小時，分別製成拉伸試片，並進行強度測試，結果是新結合劑較佳，此部分並沒有問題，但在實施例２和３，則有明顯差異。雖有相近之成分比例，燒結條件新結合劑仍用原來之條件，而標準結合劑則只提到用九○○處理。如果能提出在完全相同製程與相近之配方比例所得之砂輪研磨數據確實顯示新結合劑較標準結合劑更佳，或提出合理解釋為何實施例２和３需要不同之燒結條件，才應給予專利等情，有該研究所八十六年四月十五日（八六）工研材資字第○三六二號函、同年七月二十四日（八六）工研材資字第○七七六號函及八十七年一月十六日（八七）工研材資字第○○七五號函與審查意見書、補充審查意見書及再訴願審查意見書各乙分附訴願足稽。雖原告（即再審原告）主張上開審查意見書錯將本案之Li O及BO之成分範圍記述為小於2.0 及等於18，有資料比對之錯誤，而補充審查意見書忽研磨劑本身占整體研磨砂輪比例含量，已屬業界所共知標準配比之事實，為錯認發明標的。惟該研究所係依本案申請資料審查，原告復未提供所謂「業界共知」之標準配比以供審核，上開主張，不足採信。而認該研究所滙集專家作成之三次審查意見，具客觀、公正與權威性，足供審查本件參考。原處分核無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合，而駁回原告之訴。經核所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背亦無與解釋判例相牴觸。二、本件再審原告主張原判決有行政訴訟法第二十八條第一款適用法規顯有錯誤之再審理由無非以：專利法第二十二條第三項及專利審查基準對其所為之詮釋皆有「申請專利範圍需以熟悉該項技術者得瞭解並加以實施之程度」之明文。雖本件專利申請事件中再審原告所請求保護之申請專利範圍第一項所定義之五種成份含量未作雙向之數值限制表述，惟在元素成份之總含量必需在0%與100%間之基本條件，即可經由簡單之數學加減計算獲得該五種成份之雙向數值限制，再審被告竟認為「申請專利範圍第一項中五種單向限制之成份含量，難以輕易由簡單數學計算求得另一端之數值限制，故範圍主張明顯過大，不需任何先前技術加以佐證」，顯己違反專利法第二十二條之第三項之規定。惟查，本件再審被告機關不予再審原告專利之理由彙集要點有三：(一)本案之原處分所述：「本案申請專利範圍第一項成分含量僅設單向限制，明顯範圍過大」，係針對本案之各成分含量均無上限與下限，即使用原告於再訴願理由書中所謂的「簡單之數學計算」亦因具有五種成分而難以求得，於這種「簡單的論理」之下，不需有效之先前技術資料之佐證，亦足以證明本案其申請範圍過大。(二)本案已於再審查理由書中明確指出申請專利範圍第一項各成分之百分比僅單向限制，就足以判定本案申請專利範圍第一、五項未具體指明技術內容及特點，再加以本案尚「不具進步性」，而以本案之構造及成分而言，無論如何修正，亦難擺脫本案「不符發明專利要件」之事實，故再審查審定書中直接以「申請專利範圍第五項之Li O介於1.0 至3.4 間與第一項之Li O大於2.0 相矛盾．．．」，亦僅可為附帶提示，至於給予原告答辯和修正與否對本案「不符專利要件」之審定並無影響。(三)本案因其所使用之溶膠氧化鋁研磨材已見於USP5,104,424，玻璃質結合劑於USP5,035,723及USP5,203,886也有類似成分，本案僅係將上述三個引證結合而成，其整體技術沿襲自該等引證案，原理難稱創新，不屬技術思想之高度創作。由此觀之，本案屬局部改良，難符發明進步性要件，此據再審被告於本院前審審理時答辯甚明，則再審被告就專利之審定過程並非如再審原告所指「未基於熟悉此項技術者之基礎」而為申請專利範圍過大之認定。而本件再審原告申請專利範圍是否過大，原屬再審被告機關基於職權審查權所為之認定，其與再審原告之引證方法縱有不同，亦難謂有違反前開專利法第二十二條第三項之規定。至於本案之成份與引證間之成份之關係，再審被告機關亦加予說明並指出「本案係運用申請前既有技術，而為熟悉該項技術者所能輕易完成，不具進步性。」非如再審原告所指「發明係同時由各種俱屬前所未有之成份所組成」之極端審查方式，而係提出引證且闡釋本案與引證間之異同處以核駁本案。何況「本案專利之玻璃質結合劑材料與美國專利0000000號、0000000號專利成份含量相近，本案係運用申請前既有技術而熟悉該項技術者所能輕易完成，不具進步性。」此亦據工研院材料研究所審查認定無訛，有如前述。工研院在工業技術研發之地位在國內所公認，且為合法具有專業之鑑定機構，縱該院工業材料研究所如原告於再審起訴狀所述：「以較高及嚴苛之技術水平來審視本件發明創作之內涵」，審查專利之機關及本院本於確信，依職權採用其鑑定意見，據以核駁專利及審判之基礎，亦無違法可言，更何況所謂之「較高及嚴苛之技術水平審視本件發明創作之內涵」僅係再審原告主觀之臆測而已。再審原告所述，尚不足以認定原判決所適用之法規顯有錯誤，再審之訴無理由，應予駁回。
據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法第三十三條，民事訴訟法第五百零二條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 八十八 年 八 月 二十 日
行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 評 事 黃 綠 星
評 事 林 茂 權評 事 高 秀 真評 事 黃 璽 君評 事 鄭 忠 仁右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 陳 春 木中 華 民 國 八十八 年 八 月 二十 日