最 高 行 政 法 院 判 決 八十九年度判字第二六○二號
原 告 日商．日立化成工業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）
陳和貴律師乙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦訴訟代理人 呂易理右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十八年二月四日台八八訴字第○五一九三號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實原告於八十三年十二月七日以其「熱固性化合物、其熟化產物以及產製該熱固性化合物的方法」係一種熱固性化合物，可迅速熟化，在熟化時不會產生任何副產品並生成具有優良耐熱性和可燃性之熟化產物等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，認本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者能輕易完成，不符專利要件，仍不予專利，發給（）台專（捌）○一○六三字第一四六三五三號專利再審查審定書。原告不服，循序提起訴願、再訴願，遞遭駁回，遂提起行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴及補充意旨略以：一、查被告論結本案違反專利法第二十條第二項而為「本案應不予專利」審定，其所持理由主要係援引JP 00-00000 案（以下稱引證一）以及
USP 0000000 案（以下稱引證二），謂其等已揭示本案以一級胺和甲醛、與每莫耳含兩個伸苯基之化合物反應製備具有二氫苯並噁嗪環化合物的製法，故據以認定本案之製法係運用申請前既有技術、知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。而一再訴願決定機關駁回本案之訴願、再訴願除援引相同引證案及相同理由外，訴願決定書中並謂「訴願理由固稱本案反應時使用之羥伸基化合物〔應為「羥伸苯基」之誤，以下同〕（如酚）與一級胺之反應用量與引證一略有不同，本案為0.9而引證一為1。惟查引證一並未於申請專利範圍中限制羥伸基化合物（如酚）與一級胺之反應使用量，其亦未限制反應生成物中羥基酚官能基與二氫苯並噁嗪之比例。換言之，本案之技藝明顯小於並涵蓋於引證一之申請專利範圍內，本案揭示者為可由習知技藝推知者，殆無疑義」。而再訴願決定書中復稱「本案反應比例係以參與反應物（酚及一級胺）莫耳數比為1:0.2至1:0.9，而引證二宣告1〔應為1:1之誤〕係為參與反應物官能基之當量比，其對反應之定義及其申請專利範圍較本案廣泛，已含蓋本案範圍」。二、觀諸上開核駁理由，顯有違法之處，原告茲一一分述如后：㈠原告首先澄清一點，即本案申請專利範圍中所定義者為對每一莫耳羥基（即該含有兩個羥伸苯基之化合物上的羥基）使用0.2至0.9莫耳之一級胺，故所使用之比例為1:0.2至1:0.9的範圍，並非僅為 1:0.9一個單一比例。被告及一再訴願決定機關屢以0.9與1之差異討論本案，其論據基礎已有偏差。再者，引證二之第４欄第三五－三八頁中明確指出「多酚的當量係以經羥基取代之芳環數為基準，該芳環含有至少一個未取代之相對於羥基的鄰位」，同欄第六五－六八行中亦記載「．．．為使二氫苯並噁嗪的生成作用極大化，在反應混合物中對每一個一級胺基而言，應有１個酚及２個甲醛分子存在」，因此很明顯的，一再訴願決定機關所謂引證二中宣告1:1 係為參與反應物官能基之當量比，事實上與習用酚羥基對一級胺基為1:1 莫耳比是相同的定義，故引證二說明書中仍係強調使用酚羥基對一級胺基為1:1莫耳比的比例，與本案所定義之1:0.2至1:0.9 的莫耳比範圍大異其趣。一再訴願決定機關據其錯誤論斷所得之引證二對反應之定義及其申請專利範圍較本案廣泛、已含蓋本案範圍的結論，顯然錯誤不當。㈡經查引證一係為未請求審查之日本專利申請公開案，而非經審查核准專利之公告案，由於日本專利制度發明乃採「早期公開，採請求審查制度」，一專利申請案提出後的十八個月，申請案之內容即予公開且專利申請案須於申請後七年內提出請求審查之申請，否則並不予實體審查，因之所謂日本公開案，其與請求審查後經日本特許廳實體審查確定核准專利所公告之公告案即顯然有別，而日本之公開案其申請專利範圍既未經實體審查確認是否符合諸項專利要件或是否有須經刪減限制之部分，自不得驟予認定其申請專利範圍中未定義之數據範圍可涵括所有可能的範圍，實應進一步參照說明書之技術內容才得以判定其真正技術範圍所在。並且專利法第五十六條第三項亦明定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」，依此規定已獲准專利權之申請專利範圍於必要時尚須審酌說明書予以確定，則對未經審查而公開之專利案，自更應審閱整體說明書以探究其真正技術範圍所在，豈可無視於說明書中明顯指出之範圍，卻執意以未經審查之申請專利範圍中未予定義之說法，自行擴充該未經審認之申請專利範圍，而以此否定其他發明在相同領域中之突破技術進展。由此足見，原訴願決定所言本案技藝明顯小於並涵蓋於引證一之申請專利範圍內的指摘，純屬建立於不合理基礎上之推想臆測之辭，實不足為憑。㈢再者原告必須指出，被告及一再訴願決定始終著眼於數值範圍的比對，卻完全置技術理論上的重大歧異與突破於不顧，同時對本案製法所製得產物具有遠比習知產品優異之性質的事實視而不見，反汲汲於探究反應物用量比例之異同大小，卻不細察其背後發明技術理論不同之發明中心思想，倒因為果，致有違誤不當之論斷。本案所請之熱固性化合物在熟化性質方面遠較習知含有二氫苯并噁嗪環的化合物優異，這種在熟化性質上的改進不僅可以改善生產力，而且也改善了藉由使用本案所請之熱固性化合物所製得之熟化產物以及預漬物。此種優異性質係來自於留存下來的經反應性羥基取代的環（其具有至少一個未被取代之鄰位）。本案之前的習知技術（包括該二引證案），均未揭示或教示本案中令酚類、胺類及甲醛反應，以使具有至少一個未被取代之鄰位的至少一個經羥基取代環留存下來，而未被轉化成二氫苯并噁嗪環。所有的習知技術均為令一莫耳的酚（或羥基團）與一莫耳（甚至過量）的胺（或胺基團）反應，以達到將全部反應物均轉化為二氫苯并噁嗪環的目的。因此，所有的習知技術均未揭示或教示可以藉由減少胺的比率，來使具有至少一個未被取代之鄰位的至少一個經羥基取代環留存下來，未被轉化成二氫苯并噁嗪環，而因此改善具有二氫苯并噁嗪環之化合物的熟化性質。證諸代表習知技術之引證案，可充分顯示習知技藝無法輕易推知本案突破性技術發明的事實，如引證二說明書第十四欄第二十行至第十五欄第八行中即明言：「而且N-苯基-1,3- 噁ㄚ萘滿(即二氫苯并噁嗪環化合物)可更為容易地製得，．．．即經由令芳族一級胺和酚同時與單體甲醛或聚合甲醛反應，其中莫耳比率為為一莫耳的一級胺基對一莫耳的酚式羥基以及兩莫耳的甲醛單體單元，．．．」，同時在其第十六欄第四至七行中亦指出：「最適合的聚合產物，是使用莫耳比為1:1 的苯胺和酚，以及至少兩莫耳的甲醀所製得者」；此外，引證二之申請專利範圍第一項（引證二係美國經審查核准公告之專利案，其申請專利範圍係經實體審查通過，具有專利權法定效力者）中亦明定其係使用一當量之一級胺基與一當量之酚以及兩當量之甲醛反應。由此可知，本案減少胺的比率，來使具有至少一個未被取代之鄰位的至少一個經羥基取代環留存下來，未被轉化成二氫苯并噁嗪環，而因此改善具有二氫苯井噁嗪環化合物之熟化性質的技術內容完全沒有為該二引證案所揭示，相反的，該等引證案中強調每一莫耳的胺基須與一莫耳的酚式羥基反應，如此是根本無法達成本案之功效的，因此被告及一再訴願決定所言本案揭示者為可由習知技藝推知者，顯係錯誤之主觀論斷。㈣如前所述，本案申請專利範圍中（第六項所請製法）所定義者為對每一莫耳羥基（即該含有兩個羥伸苯基之化合物上的羥基）使用0.2至0.9莫耳之一級胺，故所使用之比例為1:0.2至1:0.9的範圍。有關此項比例範圍之設定，本案說明書第九頁倒數第三行至第十頁第三行中已明確說明如下：「低於0.2 莫耳的一級胺無法製造出足夠量的二氫苯并噁嗪環，來使所得化合物在熟化時有足夠的交聯密度，同時熟化產物的機械強度會很差。一級胺用量超過0.9 莫耳時，所產製出來的化合物會有和傳統二氫苯并噁嗪環化合物一樣的不佳表現，即產製出會花費太長熟化時間的化合物」。因此本案中的反應用量比例範圍係經技術研究試驗而定，絕非如原訴願決定所稱僅係反應用量比例與習知技藝略有不同而強稱具有專利性者。再者，本案中的比例係一嚴謹之限制範圍，並非定於 1:0.9的一限值上，被告及原決定僅僅對1:0.9 一值認為有微幅調整反應比例之嫌，即完全無視於本案其他比例範圍的存在以及可專利性，顯然認事偏頗失當。此外，訴願決定書中稱反應物為1:1之反應在實作中必然為某反應物A微過量於某反應物B，如1.2-0.8之比例均屬正常云云，原告實無法接受如此為了自圓其說而扭曲事實的說法。原決定所稱實作中的「微」過量情況當然存在，惟其係幅度甚小的情況下（如±3%的誤差範圍內），才可視之為在一個定值邊緣的「微」過量範圍仍屬涵蓋在該定值的有效範圍內，以原決定所舉1.2-0.8 之比例為例，其與1:1之定值差距達20%(如1.2:1或 0.8:1的情況），而且若反應物為A 過量而另一反應物B卻不足之情況（如1.2:0.8），其差異更高達40%，如此差異鉅大之比例，原決定機關仍稱其屬1:1範圍內的正常比例及「微幅」調整，委實令人匪夷所思﹖事實上任何化學實務上都不可能稱1.2-0.8 為需要1:1反應比例的合理範圍，即使如本案中1:0.9 (酚式羥基：胺基莫耳比）之與1:
1差距達10%的比例亦絕不能視為1:1比例之微幅調整，而且本案也實事上證明了至少10%的相對胺基縮減量，所獲得是功效不同的反應結果，這更非熟習該項技術者囿於使用 1:1比例始料所及者，也更證明了本案絕非熟習該項技術者所能輕易推知者。㈤原訴願決定復稱引證二之實例X、XI、XII及XIII 中並非使用1:1之比例，惟查引證二之實例X 中係使用208重量份之對－辛基酚（分子量206克，一分子中含一當量之羥基）以及 100重量份之伸甲基二苯胺(分子量198克，其一分子含兩個一級胺基，故相當於兩倍之本案中所用的一級胺量），故（酚）羥基與一級胺之反應比例為1:1(208/206=
1.01，（100/198)×2=1.01，比例為1.01:1.01=1:1）。引證二之實例XI中使用174重量份之苯酚（分子量94克，一分子中含一當量之羥基）以及100 重量份之對－伸苯基二胺（分子量108 克，其一分子含兩個一級胺基，故相當於兩倍之本案中所用的一級胺量），故（酚）羥基與一級胺之反應比例為1:1(174/94=1.85，（100/108)×2=1.85，比例為1.85:1.85=1:1）。同樣的，在引證二之實例XII及XIII 中，其（酚）羥基與一級胺之反應比例亦均為1:1 。原告實不知原訴願決定有何論據或實際數據，證實其所稱引證二中之該等實例並非使用1:1 之（酚）羥基與一級胺之反應比例。如此扭曲事實，顛倒黑白之駁回理由，實令原告難以甘服。況且，引證二之該等實例中是否使用1:1 之（酚）羥基與一級胺之反應比例實與本案無關，只要其中毫無揭示本案使用較少一級胺量而使與(酚)羥基比例成1:0.2至1:0.9的技術特徵，即不能以該引證二來否定本案之獨創進步性，其理至明。㈥至於選擇發明，其係被告八十三年十月出版之「專利審查基準」第一－二－二四至一－二－二七頁「相關發明之進步性判斷」乙節中所載之發明類型之一。其既記載於被告對外公開出版之審查基準中，自為其審查時所應予遵循考量之基準，熟料被告竟然以原告未於審查時敍明主張本案為選擇發明為由，即不遵其本身所定之審查基準來加以審查，核其所為實屬違法失職。按專利法中並無申請人須於申請時或審查時應敍明或主張其發明類型之規定，何能要求原告於提出專利申請即必須加以說明。實則是否為選擇發明，乃被告於專利審查時所應審究之範圍，自應由其自行判斷並適用相關之專利審查基準規定，豈可將此等認定推由原告主張之，蓋此乃對專利申請人而言實屬期待不可能之事由，是被告其違背本身職責在先，後復反指原告未自動表明為何種發明，實不合理。而原訴願決定，未審及被告前揭違法失職之處，卻依循其說法，竟謂相關問題非其所得審究，亦屬違誤不當；蓋訴願決定若真認為無法審究該問題，自當撤銷原處分將本案發還應審究之原處分機關處理，豈可事未釐清，即駁回原告之訴願，致原告權益嚴重受損，顯然有違行政救濟制度之本旨。三、被告所引證之JP00-00000即引證一，係如其行政訴訟答辯書中所承認者，為日本未經審查之申請專利公開案，亦為本案說明書第四頁之「本發明背景資料」的敍述中，所提及之本案關連最深之先前技術案。在本案說明書之該頁中，還詳述有該引證一之缺點，即其具有熟化反應所產生之分子鏈延伸不長，交聯密度不足，以致超過200℃ 時會軟化或熱劣化，以及熟化時間長，導致產率低，用途少等缺點，並敍及本案發明即為克服引證一之此類問題而發明者。由此等之說明，以及本案說明書中之實施例，再加上原告於八十五年四月十二日之申請再審查理由書內補充之「比較實驗結果」，已充分證明本案確實克服了此引證一之缺點，並獲致優異功效。故原處分之核駁理由中，對本案確能克服引證一之缺點，並獲致優異功效之事實，並未有任何爭執而予默認，則依據被告現行專利審查基準第一－二－二十七頁中規定：「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關連最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。」及第一－二－二十一頁中規定：「判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出之技術特徵』或『顯然的進步』。『顯然的進步』係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題或困難性而言，通常係表現於功效上。」顯見本案之發明並非為熟習該項技術者所能輕易思及完成者，確具進步性，並無違反專利法第二十條第二項之進步性規定。至於被告指稱該引證一之申請專利範圍中，不限制羥伸苯基化合物（如酚）與一級胺之反應使用量，而謂本案之技藝已涵蓋於引證一之申請專利範圍內乙節，須知該引證一係未經審查之案，且其申請專利範圍雖未限定各反應物須為1:1 莫耳比，但亦未揭示其係包含1:0.2至0.9的比例，如照原處分機關之想法，其揭示的範圍，亦應包含1:1 以上至無限大的範圍才是，故以引證一之此種未作界定而包含未見於其說明書所揭示之技術內容及實施例之廣泛範圍之請求，則自無能為其說明書之內容及實施例所支持，因此依據被告一貫之見解，該項超越說明書所揭示及無實施例支持的範圍，應非該引證一所發明之內容，自不得以其申請專利範圍為基礎作無限擴張之解釋，而曲解該引證一之實際技術內容。況且原告於向原處分機關提出之申請再審查理由書中，已詳細說明該引證一說明書中的敍述及實施例中，均僅教示羥伸苯基化合物（羥基）與一級胺之比例須為1:1 莫耳比，因此該引證一所公開之技術並未揭示或教示本案之技術，並且該引證一事實上是在引導人偏離本案之技術內容。亦即該引證一之技術與現今產業界實際使用之技術現況相符，因為在本案發明之前，學界及業界中均囿於這些如引證一之先前技術使用1:1 比例反應物之定見，從未見有以1:0.2 至
0.9 的羥伸苯基化合物（羥基）與一級胺之比例產製所反應獲得之產品，更未嘗思及其具有遠於優異之功效。這從引證一於民國六十三年（一九七四年）公開後，迄本案於民國八十三年（一九九四年）提出申請為止，在二者相距二十年之中，其間從未出現有與本案相同之產品，且以本案產品之驚人優異性而言，若由該引證一之技術可輕易思及而完成本案之發明時，則經歷二十年至今，商業市場上必然已充斥有如本案之產品，然事實上是以往從未有如本案產品出現，因此被告所謂本案係為熟習該項技術術者所能輕易完成云云，顯非事實。且從上述之事實，再根據現行專利審查基準第一－二－二十一至一－二－二十二頁中之規定：「在發明所屬之技術領域中，發明能突破熟習該項技術者長久根深蒂固存在之技術、知識時，可視為具有『顯然的進步』」及「發明能解決人類長久未能解決之技術問題者，得視為具有『顯然的進步』」，即可瞭解本案之發明確實非為熟習該項技術者所能輕易思及而完成，而具有進步性。故被告所指不論該引證一之技術是否經實質審查，僅論該引證一為已公開資料，即可論定本案不具進步性云云，顯非事實，亦毫無令人信服之理由及根據，實不足採。四、被告於其行政訴訟答辯書第四點中，所稱本案僅以化學反應之微幅用量變化之實驗技藝作為本案專利申請之理由，顯非事實。本案申請專利範圍中（第六項所請製法）所定義者，為對每一莫耳羥基（即該含有兩個羥伸苯基之化合物上的羥基）使用 0.2至
0.9莫耳之一級胺，故所使用之比例為1:0.2至1:0.9 的範圍。有關此項比例範圍之限定，本案說明書第九頁倒數第三行至第十頁第三行中已明確說明如下：「低於 0.2莫耳的一級胺無法製造出足夠量的二氫苯并噁嗪環，來使所得化合物在熟化時有足夠的交聯密度，同時熟化產物的機械強度會很差。一級胺用量超過0.9 莫耳時，所產製出來的化合物會有和傳統二氫苯并噁嗪環化合物一樣的不佳表現，即產製出會花費太長熟化時間的化合物」。因此本案中的反應用量比例範圍，係經技術研究試驗而定，絕非如被告所稱僅係反應用量比例與習知技藝略有不同而強稱具有專利性者。再者，本案中的比例係一嚴謹之限制範圍，並非定於1:0.9 的單一限值上，被告僅僅對 1:0.9一值認為有微幅調整反應比例之嫌，即完全無視於本案其他比例範圍的存在以及可專利性，顯然認事偏頗失當。此外，被告所稱反應物為1:1 之反應，在實作中必然為某反應物A微過量於某反應物B，如1.2-0.8 之比例均屬正常云云，絕非如被告所言為化學或化工界中所熟知之事實，且被告屢以此自行提出之說法。稱之為習用實驗技巧，卻從未舉出任何實據或文獻佐證其說法，如此空言指摘，實不可採。至其所述瓦斯之完全燃燒，凡粗具化學知識者均知，該燃燒反應並未要求空氣與瓦斯須以1:1 比例反應，則瓦斯燃燒時空氣大為過量之事實，與本案和引證案間之論究毫無關係，故被告提起瓦斯燃燒為證之理由及動機實令人費解。事實上被告所稱化學反應實作中的「微」過量情況雖然存在，惟其係幅度甚小的情況下（如±3%的誤差範圍內），才可視之為在一個定值邊緣的「微」過量範圍仍屬涵蓋在該定值的有效範圍內，以原決定所舉
1.2-0.8 之比例為例，其與1:1之定值差距達20%(如1.2:1或0.8:1的情況)，而且若反應物A為過量而另一反應物B卻不足之情況(如1.2:0.8)，其差異更高達40%，如此差異鉅大之比例，原決定仍稱其屬1:1 範圍內的正常比例及「微幅」調整，委實令人匪夷所思！事實上任何化學實務上都不可能稱1.2-0.8 為需要1:1 反應比例的合理範圍，即使如本案中邊緣限值之1:0.9 （酚式羥基：胺基莫耳比）之與1:1 差距達10% 的比例，亦絕不能視為1:1 比例之微幅調整，而且本案也事實上證明了至少10% 的相對胺基縮減量，所獲得是功效不同的反應結果，這更非熟習該項技術者囿於使用1:1 比例始料所及者，也更證明了本案絕非熟習該項技術者所能輕易推知者。五、被告復稱引證二USP0000000之實例VIII中並非使用1:1 之酚醛樹脂：苯胺比例，惟查引證二之實例VIII中係使用100重量份之雙酚A(分子量228克，一分子中含二當量之羥基），以及142重量份之3,4-二氯苯胺（分子量162克，其一分子含一級胺基），故（酚）羥基與一級胺之反應比例為1:1 (100/228)×2=0.88，142/162=0.88，比例為0.88:0.88=1:1）。由上述計算可知，該引證案二實例VIII 中確實使用1:1之（酚）羥基與一級胺之反應比例。被告並未說明其何以認定該引證案二實例VIII 中非為使用1:1之反應物用量，原告實不知被告有何論據或實際數據，或有其他計算方式證實其所稱引證二實例VIII並非使用1:1 之（酚）羥基與一級胺之反應比例。如此扭曲事實，顛倒黑白，且無實據之答辯理由，實令人難以甘服。況且引證二之實例中，是否使用1:1 之(酚)羥基與一級胺之反應比例實與本案無關，只要其中毫無揭示本案使用較少一級胺量而使（酚）羥基與其比例成1:0.2至1:0.9的技術特徵，即不能以該引證二來否定本案之獨創進步性，其理至明。五、本案並非如被告所言為請求以1:1 之（酚）羥基與一級胺之反應比例來製備具二氫苯并噁嗪環化合物的習知技術。本案所請者係為對每一莫耳羥基使用遠比習知技術所要求者為低者0.2至0.9莫耳之一級胺量來進行反應，而獲得具有優異性質之新穎具二氫苯并噁嗪環的化合物。此一技術特徵不僅未見於引證一、二及任何其他公開文獻中，而且係破除這些習知技術囿於使用1:1 之（酚）羥基與一級胺反應比例的習知定見所得之創新發明，其進步性實已獲充分證實。再就本案方法所製出之熱固性化合物產物而言，其特別在熟化性質方面，遠較習知含有二氫苯并噁嗪環化合物優異。這種在熟化性質上的改進，不僅可以改善生產力，而且也改善了藉由使用本案所請之熱固性化合物所製得之熟化產物及預漬物。引證一、二均未揭示或教示可以如本案藉由減少胺的比率來改善具有二氫苯并噁嗪環之化合物的熟化性質之技術。由上述說明可知，本案與習知技藝非但不同，而且本案破除了習知技藝使用1:
1 當量比之胺對酚的定見，而得以製成遠為優異之功效及產品，而此類優異功效，已於本案說明書之實施例中，以及申請再審查理由書中以實驗比較的方式，予以充分的證明。因此本案之進步性已獲充分證實，應無疑義。六、綜合前述所言，本案實為一極具產業上利用性之新穎發明，且因係破除習知技術之既有定見所得之發明，所以絕非熟習該項技術者所能輕易推知完成者，被告未詳審本案與習知技術引證案之技術特徵差異，空言否定本案，致作成錯誤之處分，令原告權益嚴重受損，請為撤銷再訴願決定，訴願決定及原處分之判決等語。
被告答辯意旨略以：一、按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」惟「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成者」仍不得依本法取得專利，分別為專利法第十九條及第二十條第二項所明定。二、本案係關於熱固性化合物、其熟化產物以及產製熱固性化合物的方法之申請，其可迅速熟化，並於熟化時不會產生副產品及生成具耐熱性和可燃性之熟化產物。係使用一級胺、甲醛、酚醛樹脂或多酚化合物進行反應製備具二氫苯并噁嗪環之化合物。三、JP-00-00000 案（以下稱引證一）雖然是未請求審查之日本專利公開案，但是不論其是否經過審查，該案係為已公開之專利資料，其內容已完整的揭示以一級胺、甲醛、酚醛樹脂及多酚化合物進行反應製備具二氫苯并噁嗪環之化合物之技術及知識，且未於申請專利範圍中限制羥伸基化合物（如酚）與一級胺之反應使用量，其亦未限制反應生成物中羥基酚官能基與二氫苯并噁嗪環之比例；即本案之技藝已涵蓋於引證一之申請專利範圍內，本案之揭示可由習知技藝推知，並為熟悉此項技術者所能輕易完成。四、有關原告稱本案羥伸基化合物（如酚）與一級胺之反應用量不同，應予專利一節，並不合理。蓋因於實作中反應物A微過量於反應物B，如1.2-0.8 之比例，均為正常之比例（為化工業者所熟知），或如空氣之過量於瓦斯，使其完全燃燒，係為更高比例之過量，更何況本案羥伸基化合物（如酚）與一級胺、甲醛之反應用量可以調整，係為習知知識及技術，若欲控制反應官能基之比例時（如75-95%→1:1.05-1.4，或，50-80%→1.2-2.0），只須對反應物A、B 二者之用量比例作微幅調整。對照本案，本案僅以化學反應之微幅用量變化之實驗技藝作為本案專利申請之理由，其不具專利要件之事實至明。又由引證二USP0000000第十四頁之實例VIII觀之，其使用之酚醛樹脂、苯胺非為用量比1:1 ，即可明瞭本案特徵並非首創，不具專利要件至明。五、如上所述，以一級胺、甲醛、酚醛樹脂或多酚化合物進行反應製備具二氫苯并噁嗪環化合物係為業界公知習用之知識技藝，已見於引證JP00-00000、USP0000000之申請專利範圍及說明書揭示相關之技藝，本案並不具發明之要件，是以原告起訴理由為無理由。綜上所述，被告所為本案應不予專利之審定並無違誤，本案原告之訴無理由，敬請駁回其訴等語。
理 由按稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作，為專利法第十九條所規定。又同法第二十條第二項復規定。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。本件原告向被告申請如事實欄所載之發明專利，被告以使用一級胺、甲醛、酚醛樹脂或多酚化合物進行反應製備具二氫苯并噁嗪環之化合物已為業界習知之技術及知識，如日本特開昭00－00000號公開特許案（JP00-00000以下稱引證一）揭示一級胺、甲醛與每莫耳含兩個羥伸苯基之化合物反應，不限各反應物須為1:1 ；美國第0000000號專利案（USP0000000以下稱引證二）揭示一級胺、酚醛樹脂、甲醛進行反應製備具有二氫苯并噁嗪環之化合物。本案係運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者能輕易完成，依專利法第二十條第二項規定，應不予專利。原告不服，循序提起本件行政訴訟，訴稱：㈠引證一說明書及實施例僅教示羥伸苯基化合物與一級胺之比例須為1:1 莫耳比，引證二更明示一當量之一級胺使用一當量之酚，未教示如本案以一莫耳反應性羥伸苯基基團為準，使用0.2至0.9莫耳之一級胺，藉由減少胺之比率改善二氫苯并噁嗪環之化合物之熟化性質，本案與習知技藝不同，非熟習該項技術者所能輕易思及而完成，具進步性。㈡引證一係未請求審查之日本專利申請公開案，其申請專利範圍尚未確定，原處分及原決定認本案技藝明顯涵蓋於引證一之申請專利範圍乙節，自有未當。㈢引證一具有熟化反應所產生之分子鏈延伸不長，交聯密度不足，以致超過攝氏二百度時會軟化，以及熟化時間長，導致產率低、用途少等缺點，而本案發明即在解決引證一之缺點，且引證一於一九七四年公開後，迄本案一九九四年提出申請時，二者已相隔二十年，本案可解決長久未能解決之技術上困難，自具有進步性。㈣原決定以即使反應式中之反應物為一比一之比例，於實作中亦必為某反應物A 微過量於反應物B ，於一．二至○．八之比例均為正常比例云云，顯與目前化學科學原則不合，化學反應物比例合理誤差應僅允許在百分之三以內，一再訴願決定謂可達百分之十以上，顯然違背科學原則。㈤本案具有選擇發明要件，應准予專利等語。經查：㈠引證一雖係未請求審查之日本專利公開案，因其為已公開之專利資料，由其說明書自可得知其申請專利內容，該日本專利公開案並未於申請專利範圍限制羥伸苯基化合物（如酚）與一級胺之反應使用量，亦未限制反應生成物中羥基酚官能基與二氫苯并噁嗪環之比例，本案技藝已涵蓋於引證一之申請專利範圍，即為本案申請前既有之技術。㈡原告所稱本案羥伸基化合物與一級胺之反應用量比例為1:0.2－0.9，而非如引證一、引證二之用量為1:1 ，且本案專利所產生之成品，可以改進引證一所產生成品之缺點乙節；查本案僅以化學反應之微幅用量變化之實驗技藝作為本案申請專利之理由，屬於熟習該項技術者所能輕易完成之事項。至於原告主張本案可改進引證一產品之缺點，被告答辯稱引證一所揭示一級胺、甲醛、含羥伸苯基化合物反應產製之產品，其與本案揭示者近乎相同，並無分子鏈延伸不長、交聯密度不足及超過20
0 ℃會軟化之情事等語，原告未能舉證證明引證一之產製品有何缺點及本案確能改善該產製品之缺點，自難逕認本案具有進步性。㈢製備二氫苯并噁嗪環之化合物時，各成分用量，添加步驟可以變動係為習知知識技藝之運用，若欲控制反應官能基之比例，僅須對反應物Ａ、Ｂ二者之用量加以調整即可，此種調整亦難認合於專利之要件。㈣本案既認係申請前既有習知之技術，已不合專利要件，自不合於選擇發明要件。㈤本案經送請財團法人工業技術研究院化學工業研究所審查，亦認為本案乃屬一般習知技藝之常識，不具專利要件，有該所八十七年六月四日（八七）工研化審字第○七五九號函所附審查意見書附於訴願卷可稽。㈥各國專利法規定不盡相同，本件原告並未提出在美國、歐洲、中國大陸、韓國對應案之核准專利案詳細申請資料，無從證明其核准專利案範圍及內容是否與本案相同，尚難遽以國外之對應案專利案已核准而認本案合於專利要件，從而原處分駁回原告本件發明專利之申請，及一再訴願遞為維持，俱無不合。原告起訴意旨非有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 八十九 年 八 月 二十五 日
最 高 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 黃 綠 星
法 官 彭 鳳 至法 官 蔡 進 田法 官 黃 璽 君法 官 廖 宏 明右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 彭 秀 玲中 華 民 國 八十九 年 八 月 二十八 日