最 高 行 政 法 院 判 決 九十二年度判字第一二五八號
上 訴 人 林德勝製罐機械股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 蘇良井被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生
參 加 人 泉億製罐機械有限公司代 表 人 乙○○右當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國九十一年七月三十一日臺北高等行政法院九十年度訴字第五六二九號判決，提起上訴，本院判決如左：
主 文原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理 由
一、本件上訴人在原審起訴主張：⒈本院七十二年度判字第二七四號判決及七十三年度判字第一一八三號判決意旨，可為本件審酌之依據。系爭案依其於八十五年九月十九日申請而核准專利，依法於八十七年八月十一日公告之申請專利範圍所載之結構及特徵為：一種自動封罐機之結構改良，係可分為送料機構及封罐機構，送料機構係由機台上之馬達促動凸輪運轉，並藉凸輪帶動擺臂及拉桿行走於軸桿上而使夾具產生往復輸送作動，並藉夾其下方所設之氣壓缸使夾具作張開夾合動作，而達到加工物自動進退料作業，另封罐機構係由預定數目之轉盤凸輪、捲臂、捲輪及滑輪等組成，而轉盤為一圓形盤體，於轉盤內部環部環向等距裝設有數支捲臂，捲臂上端固接有滾輪座，每一滾輪座可視配合之每一層凸輪作預定高度設置，滾輪座前端設置滾輪供與轉盤上方之凸輪端緣貼觸，而利用凸輪之起伏而驅動捲臂作進退動作，捲臂底端則設有一捲輪，捲輪環周設有捲壓環槽；其特徵在於：該轉盤下方鄰捲輪處環向排列設有數個滑輪，藉以增加罐蓋與罐體之捲唇得於輾壓封罐時更加平穩、平整性，而俾助封罐更為緊密；轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置，於捲臂之捲壓環槽內之捲弧弧度可視步驟程序作多種尺寸變化，而具有預定之捲弧尺寸，進以使罐蓋與罐體完成高密封度七層捲封之對罐效果，俾達成更具安全貯存物品之罐（桶）結構者。⒉系爭案依其八十七年八月十一日核准公告之申請專利範圍所載之結構，已於前提部分載明系爭案之自動封罐機係可分為送料機構４及封罐機構５，送料機構４係由機台上之馬達６促動凸輪７運轉，並藉凸輪７帶動擺臂８及拉桿９行走於軸桿10上而使夾具11產生往復輸送作動，並藉夾具11下方所設之氣壓缸12使夾具11作張開夾合動作，而達到加工物自動進退料作業；封罐機構５係由預定數目之轉盤13、凸輪14、捲臂1捲輪16及滑輪17等組成，而轉盤 13為一圓形盤體，於轉盤13內部環部環向等距裝設有捲壓環槽21；而其主要特徵則載明在於：該轉盤13下方鄰捲輪16處環向排列設有數個滑輪17，藉以增加罐蓋１與罐體２之捲唇得於輾壓封罐時更加平穩、平整性，而俾助封罐更為緊密；轉盤13上方中央改成四層之凸輪14設置配合八具捲臂15設置或者以五層凸輪14設置配合六具捲臂15設置，於捲臂15之捲壓環槽21內之捲弧22弧度可視步驟程序作多種尺寸變化，而具有預定之捲弧22尺寸，進以使罐蓋１與罐體２完成高密封度七層捲封之對罐效果，俾達成更具安全貯存物品之罐（桶）結構者。惟經上訴人影印取得系爭案自八十五年九月十九日提出申請之內容、圖式、申請專利範圍，得知於上訴人提出異議前於其提出申請後曾經八十六年四月十七日之補充說明，八十六年十月一日、八十七年二月十日及八十七年四月三十日等三次之修正申請內容、圖式及申請專利範圍，其前後之修正顯存有下列問題，上訴人除於異議理由中加以主張，但被上訴人於原處分並未加以審酌，上訴人於訴願程序中再加以主張，而經濟部之訴願決定理由仍認其修正符合專利法第一百零五條準用第四十四條第四項第一款之規定，惟上訴人認為此等問題仍存在：⑴系爭案八十五年九月十九日原提出之申請專利說明書，與最後審定核准專利所依據之八十七年五月一日修正本之內容已有相當之差異，事實上已變更實質內容：①參加人於八十六年十月一日之申復函所附之專利申復理由書第３頁之申復理由第七項已自承：申請人發覺專利說明書內容與申請專利範圍處有敍述不夠明瞭、誤繕及申請專利範圍過廣情事。②參加人原提出申請之第三圖中並未標示圖號14，而其八十六年十月一日之申請函所附之新型專利說明書，其第三圖所標示之圖號14即凸輪，其形狀及構造已改變。③系爭案原申請內容並無八十七年十月一日修正第四圖之四層凸輪、八具捲臂之構造，顯已擴充申請內容及範圍。④系爭案八十六年十月一日修正之第四圖─１，即八十五年九月十九日提出申請時之第七圖，修正之第四圖─１標示之圖號14即凸輪，與原申請該部分構件之形狀、構造亦完全不同，顯已變更實質。⑤系爭案八十六年十月一日之修正本第六圖，即八十五年九月十九日原申請時之第四圖，其所顯示之六具捲臂15之結構，所標示之圖14即凸輪，與八十六年十月一日修正本第六圖標示圖號141 凸輪之形狀及構造完全不同，其已變更實質十分顯然。⑥被上訴人八十七年四月二十八日（八七）台專（肆）○二○三九字第一一三三六八號函亦已指明：「案經審查認為：八十七年二月十三日修正說明書，惟說明書第５頁、第７頁以及圖式第四圖、第六圖，有新增之彈簧構造，較原說明書顯然已有實質上之變更。本案八十七年二月十三日之修正本，其中有實質變更之部分，應不准予修正。」且參加人於八十七年四月三十日提出申請專利說明書修正本亦有上述變更實質之情事存在，顯與專利法第一百零五條準用第四十四條第四項之規定有違，則被上訴人核准系爭案專利即顯有違法。⑵被上訴人於八十九年二月二十一日十五時通知上訴人及參加人面詢時，被上訴人之審查委員已明確指出系爭案原八十五年九月十九日所提出之申請專利說明書及圖式僅述及三層凸輪及六具捲臂之結構與功能，並未記載有五層凸輪六具捲臂及四層凸輪八具捲臂之結構與功能，故指示參加人應修正申請專利範圍第一項將特徵限於三層凸輪，於六具捲臂，參加人已表示同意，有兩造簽立之第00000000號專利異議一案面詢記錄表可證；不料被上訴人於異議審定書所附參加人八十九年八月二十五日提出之說明書、申請專利範圍及圖式修正本，竟又將或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置列為主要特徵，並於審定理由第一項指稱與八十七年八月十一日之公告本比較，未變更實質內容，且該公告本確有申請範圍過廣之情事，系爭案依該修正後之內容審查，而對於上訴人舉證主張上述其前後三次修正已變更原八十五年九月十九日提出申請時之實質內容而不詳加審酌，其審查所依據之八十九年八月二十五日提出之說明書、申請專利範圍及圖式修正本與其八十五年九月十九日所提出之說明書、申請專利範圍及圖式相比較，更顯已有變更實質內容，被上訴人原處分之審定理由第三竟指稱：系爭案於八十九年八月二十五日所提之說明書、申請專利範圍及圖式之修正，已無四層凸輪、八具捲臂之構造，故異議附件四至八不具證據力，異議理由不成立，且訴願決定理由復指稱系爭案八十九年八月二十五日修正本將其申請專利範圍由八十七年五月一日修正本之轉盤上方中央改良四層之凸輪設置，配合六具捲臂，應未變更其實質內容云云，足見被上訴人原處分之審定理由及訴願決定理由均顯有違法、失平之處。⑶又系爭案上述八十六年十月一日及八十七年四月三十日二次之修正，其增加第四圖，及修正第三圖、第四圖─１、第五圖、第六圖，均在上訴人八十六年三月二十五日申請之第00000000號製罐機之七層捲封結構新型專利之後，則系爭案顯有違反第一百零條準用第二十七條之規定，即系爭案顯非參加人之首先創作，而有違專利法第九十七條所應具備之創作性積極要件，則被上訴人原處分之審定理由第四竟以附件九之申請日晚於系爭申請日，非得據以論究系爭案之新穎性及進步性，故不具證據力，乃因被上訴人之原處分未審究新型專利創作性要件所致，訴願決定對此竟未詳加審酌即加以維持，亦顯有率斷之處。⑷另查參加人於對上訴人第00000000號自動封罐機之改良新型專利案異議時，已舉證主張以五層凸輪設置配合六具捲臂之設置結構已見於由振興印鐵製工廠股份有限公司進口置於該公司之日本矢口鐵工所一九八二年（民國七十一年）九月及參加人一九九二年（民國八十一年）九月出廠之自動封罐機，而已為習用技術，被上訴人已派員勘察，則系爭案亦已為習用技術之仿襲，上訴人於八十九年二月二十一日面詢時已一再強調並要求審查委員調閱該第00000000號異議一案卷加以查證，系爭案之五層或六層凸輪、六具捲臂結構；捲輪周邊高低結構、傳動結構及送料夾具結構等均已見於該第00000000號專利案（第八、十、十一圖所示）及參加人於該系爭案所引證之日本進口之封罐機封罐結構，有照片及現場勘察紀錄等存該案案卷可稽，八十九年二月二十一日面詢時因上訴人之一再強調，故該面詢記錄表之面詢事項特別載明：參加人指稱如照委員所述修正申請專利範圍，則亦見於引證資料，不具可專利性。專利申請權人強調系爭案之產品為圓形（因無軌道，只可作圓的）與引證資料。而實際上於該異議案上訴人於提出答辯書時已附具比較圖，由該比較圖已足見系爭被異議案之結構特徵早已見於該專利案及異議引證資料，而被上訴人原處分之審定理由第五項竟指稱：並無凸輪層數之揭示，無法得知該異議附件三、五照片配合機械實物，是否具系爭案三層凸輪配合六具捲臂或五層凸輪配合六具捲臂之構造特徵，故附件十不具證據力云云，顯與上述事證不符，訴願決定未予查證詳為審酌即予維持，亦顯屬率斷。⑤上訴人於八十六年三月二十五日提出第00000000號製罐之七層捲封結構新型專利案之申請後，即於八十六年三月三十日與大陸深圳之聚信機電實業有限公司簽訂該專利申請案產品半自動反邊機七層捲封之買賣合約書，並有該機器出口之憑證可稽；而參加人之各股東原均為上訴人之職員，係於上訴人開發七層捲封成功後，始透過各種管道得知上訴人之設計結構，故於八十六年四月三十日提出修正本，則系爭案八十六年十月一日及八十七年四月三十日之修正，既在參加人第00000000號製罐機之七層捲封結構新型專利案八十六年三月二十五日申請日之後，則被異議即有專利法第一百零五條準用第二十七條規定之情事，自應依法撤銷系爭案之暫准專利權。被上訴人之原處分審定理由第六項指附件十一、十二不具證據力，主要係以上訴人於八十六年三月三十日與大陸深圳聚信機電實業有限公司簽訂之買賣合約書及出口憑證晚於系爭被異議八十五年九月十九日之申請日，但被上訴人顯然忽略上述系爭案之申請專利說明書、申請專利範圍及圖式已經過參加人四次之修正，其核准公告之修正本為八十七年四月三十日修正，原處分據以審查者為八十九年八月二十五日修正本之事實，足見原處分之認定事實顯有錯誤。⒊八十九年二月二十一日面詢程序中，參加人已表示同意就上訴人提出之證據，將申請專利範圍第一項主項裡修正為三層凸輪、六具捲臂，第二項刪除。在八十九年八月二十五日參加人提出之修正本，但是該修正本根本沒有發交給上訴人，致上訴人無法提出意見，然被上訴人就根據此修正本加以審定。參加人第一次提出之聲請案中專利的範圍十分模糊，而在第二次修正本中，參加人在申請專利範圍特徵內轉盤上中央改成四層凸輪、八具捲輪，或以五層凸輪、六具捲臂，已主動放棄三層這個部分。八十九年八月二十五日修正之說明書，參加人又提出三層凸輪六具捲臂，被上訴人則依此做出審定，上訴人認為八月二十五日之修正，參加人將已放棄之部分回復，顯然已變更實質。⒋參加人對上訴人00000000異議案中所舉出的日本公開的產品，當時異議案審理中，被上訴人曾邀雙方當事人就引證案之日本產品工廠新莊現場勘查，現場勘查時，日本產品已具有本案所提之特徵，審查委員並有當場拍照存證，從照片中已可看出五層凸輪、六具捲臂之結構。上訴人曾一再請求被上訴人將00000000異議案卷調出審查，被上訴人在審查時卻並未調卷審查。⒌參加人在原聲請專利範圍主要特徵內已表明三層以上之凸輪、六具捲臂，後來在申請核准公告時，在主要特徵內寫的卻是四層凸輪八具捲臂或五層凸輪六具捲臂，參加人原本已經放棄的部分，主管機關卻又讓他回復，顯然違法。⒍勘查實體產品時，除了參加人提出之照片外，審查委員現場亦有拍照，且雙方均確認係五層凸輪六具捲臂。且上訴人被異議案在答辯中即將當時引證案的比較圖畫出，從當時提出之證據均可顯示，三層凸輪六具捲臂或是五層凸輪六具捲臂是已公開的習用技術。⒎系爭案八十五年九月十九日提出申請專利時，其申請專利範圍所載之主要特徵為轉盤上方中央改成至少三層以上之凸輪設置，於六具捲臂之捲壓環槽內，即三層凸輪以上配合六具捲臂設置，而被上訴人審定准予專利者，係依據參加人八十七年五月一日第四次之修正本，而核准公告之申請專利範圍之主要特徵已修正為四層凸輪設置配合八具捲臂設置或以五層凸輪設置配合六具捲臂設置，顯已放棄原三層凸輪配合六具捲臂設置之保護範圍，該公告已發生公法上之效力，依被上訴人改制前經濟部中央標準局八十五年元月頒布之專利侵害鑑定基準有關禁反言之原則之規定：「係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分。」而原處分即八十九年十二月七日（八九）智專三（一）○二○一六字第○八九八九○○二○七二號專利異議審定書，其審定理由第（一）項已載明系爭案自動封罐機之結構改良申請人於八十九年八月二十五日提出說明書、申請專利範圍及圖式修正本，本異議案依該修正後之內容審查，即原處分係依參加人八十九年八月二十五日第五次修正本審查者，而該修正本之申請專利範圍所載之主要特徵則為三層之凸輪設置配合六具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置，其中顯將上述已放棄之三層之凸輪設置配合六具捲臂設置部分再行重為主張，顯已變更原申請專利之實質內容，而有違上述禁反言之原則。⒏綜上所陳事證，系爭案設計之技術思想、結構特徵已被申請較早之各引證案所揭示，並有相同技術結構之物品在系爭案申請前已申請並核准專利在先，雖於結構上或有些微之差異或改變，然亦未有較已公開之技術更具功效之增進，顯係參加人企圖取得雙重專利，其已核准公告之暫准專利權顯有違前揭專利法第一百零五條準用第二十七條第一項前段及第九十七條、第九十八條第一款、第二款及第二項之規定，為此訴請為撤銷訴願決定及原處分之判決。
二、被上訴人則以：⒈按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定。又公告中之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條規定而向專利專責機關提起異議者，依同法第一百零二條第一項規定，除應備具異議書外，並應附具證明文件；從而有無違反專利法規定之情事，依法應由異議人附具證據供查，倘所舉證據不足以證明其有違反專利法之規定者，自應為異議不成立之處分。⒉上訴人在原審起訴理由指稱系爭案八十五年九月十九日申請時所提專利說明書與最後核准專利之八十七年五月一日修正本之內容有相當之差異，已變更實質內容等云云。然查本異議審定書係依八十九年八月二十五日修正後之內容審查，而該修正本並未變更八十七年八月十一日原公告內容。⒊上訴人指稱面詢記錄有指示應修正特徵限於三層凸輪，於六具捲臂，不料於八十九年八月二十五日之修正本竟又將或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置列為主要特徵，故八十九年八月二十五日之修正本與八十五年九月十九日所提之說明書比較，已變更實質，不應據以為審查基準。惟查面詢記錄「委員審查認定系爭案申請專利範圍如被上訴人八十八年十二月四日函（日期誤繕，應為八十八年九月十三日）所述應予修正」，而該面詢記錄加註之第一項三層凸輪於六具捲臂等文字僅表示若願如此修正，則爭議兩方均能接受；至於八十九年八月二十五日之修正本是否變更實質，乃應依該修正本內容審理；查八十五年九月十九日原申請專利範圍中載明「至少三層以上凸輪設置，於六具捲臂」，說明書第七頁第十一行亦載明「或者凸輪14改為五層或」故八十九年八月二十五日修正本申請專利範圍「三層凸輪配合六具捲臂或五層凸輪配合六具捲臂」並未變更原實質內容（並請對應參考被上訴人八十九年九月十三日（八八）智專（七）○二○一六字第一三二七二一號函通知修正申請專利範圍之說明）。⒋上訴人指稱系爭案八十六年十月一日及八十七年四月三十日之兩次修正與00000000號專利案比較，有違專利法第一百零五條準用第二十七條之規定等云云。然查系爭案依八十九年八月二十五日修正後之內容審查，無關八十六年十月一日及八十七年四月三十日之修正本，且第00000000號專利案申請日確晚於系爭案之申請日。⒌上訴人於原審起訴理由指稱系爭案之結構特徵已見之第00000000號專利案及第00000000號Ｐ○一案異議引證資料一節，被上訴人原處分已詳予論明不具證據力之理由。⒍上訴人起訴理由指稱上訴人於八十六年三月二十五日提出第00000000號專利案申請後．．．而系爭案經四次修正原處分據以審查者為八十九年八月二十五日修正本，足證原處分之認定事實顯有錯誤等云云。惟查系爭案八十九年八月二十五日修正本並未變更實質內容，已如前述，故該修正本之內容於系爭案申請時已揭露，系爭案之申請日較第00000000號專利案申請日為早，而異議附件十一、十二等不具證據力之理由請卓參原處分理由（六）。⒎上訴人主張三層凸輪六具捲臂刪除部分，當時面詢時曾徵詢上訴人及參加人同意，但如何修改則係參加人之權限，被上訴人無法置喙。當初參加人聲請到公告中間隔了一段時間，且當初聲請時之專利範圍模糊不清，故審查委員要求參加人予以修正，修正後參加人就將四具凸輪八具捲臂訂進去，上訴人就要求關係人將這個部分刪除。因為參加人聲請幾次都不合規定，故被上訴人這方面一直要求參加人修正，修正跟原來八十五年九月十九日所聲請的專利範圍說明書內有的內容完全一樣，被上訴人才准參加人修正，故參加人之修正並未變更實質，被上訴人就參加人最後一次修正本來審定並無違誤。且被上訴人有調出00000000號異議案卷及照片加以審酌，但於照片中並未有凸輪層數的表示，故無法引用。⒏本案在八十五年九月剛開始申請時，申請專利範圍並不清，故當時審查委員才要求參加人修正，但因修正時間歷時過長，故參加人才將四層凸輪配合八具捲臂加進去，上訴人所爭執的即是這部分，且參加人只是恢復最初聲請案等語作為抗辯。
三、參加人在原審之參加意旨略謂：⒈我們最後提出的修正案其實是第一次提出之圖示及說明。且00000000異議案去勘查之日本產品是方罐，而參加人所製造之產品是圓罐，結構本來就不同。上訴人雖然曾向審查委員爭執，只要稍加改變，即可從圓罐改為製造方罐，但是改過之機器並不能當做證據。⒉在勘查新莊日本產品工廠中，根本沒有揭露出有幾層凸輪，只有幾具捲臂，且該捲臂是方罐在用的等語。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定。又公告中之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條規定而向專利專責機關提起異議者，依同法第一百零二條第一項規定，除應備具異議書外，並應附具證明文件；從而有無違反專利法規定之情事，依法應由異議人附具證據供查，倘所舉證據不足以證明其有違反專利法之規定者，自應為異議不成立之處分。本件參加人以自動封罐機之結構改良申請新型專利，審查期間被上訴人曾多次函請參加人修正申請專利範園，最後以參加人八十七年五月一日修正本准予專利，並於八十七年八月十一日公告。公告期間，上訴人對之提起異議。參加人復於八十九年八月二十五日再提修正本，經被上訴人准予修正，並以該修正本內容為審查，而為異議不成立之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，訴稱本件審查對象之系爭案八十九年八月二十五日修正本內容，實際上已變更八十五年九月十九日之原申請專利範圍之實質，故被上訴人以八十九年八月二十五日修正本審查，顯有錯誤﹔另系爭案結構特徵已見於異議附件十之另案第00000000號PO一內的附件三及五照片配合機器實物之技術特徵中云云。經查系爭案八十五年九月十九日之原申請專利範圍已載明：「至少三層以上凸輪設置，於六具捲臂」等語，且其說明書第七頁第十一行亦載明：「或者凸輪（14改為五層或六層」等語。故系爭案八十九年八月二十五日修正本將其申請專利範圍由八十七年五月一日修正本（即八十七年八月十一日公告本）之「轉盤上方中央改成四層之凸輪設置，配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置」，修正為「三層凸輪配合六具捲臂或五層凸輪配合六具捲臂」，應未變更其實質內容，且屬專利範圍過廣之修正，符合專利法第一百零五條準用第四十四條第四項第一款規定，被上訴人以此為審查範圍，尚屬無誤。另異議附件一及四分別為系爭案公告本及八十五年九月十九日申請時之原申請書影本﹔異議附件二及三均為與本案無直接關聯之本院判決﹔異議附件五為參加人八十六年十月一日申請函及附件資料﹔異議附件六為系爭案八十六年十月七日修正本﹔異議附件七為前中央標準局八十七年四月二十八日八七台專0000000字第一一三三六八號函影本﹔異議附件八為系爭案八十七年五月一日修正本，該等資料均無法證明系爭案有違專利要件。又異議附件九（即八十六年三月二十五日申請之第00000000號「製罐機之七層捲封結構」新型專利案說明書影本等資料）之申請日晚於系爭案申請日，自不得據以論究系爭案之新穎性及進步性，且系爭案八十九年八月二十五日修正本內容實際上於系爭案八十五年九月十九日申請時之原申請專利範圍及說明書中即已揭露，而系爭案八十五年九月十九日申請日既較異議附件九另案第00000000號專利案八十六年三月二十五日申請日為早，則系爭案自亦無上訴人所指有違專利法第一百零五條準用第二十七條規定情形。又異議附件十之另案異議審定書雖載有「附件三、五照片配合機器實物，顯示該二機器具有等距六具式捲輪，捲輪體具有雙輾壓面，以及以螺校與軸臂結合，輾壓裝置兩側設置氣壓鋼及皮帶」等語，然並無凸輪層數之揭示，故無法得知異議附件十之審定書內所指附件三及五照片配合機械實物，是否具有系爭案「三層凸輪配合六具捲臂或五層凸輪配合六具捲臂」之構造特徵。又異議附件十一之買賣合約書、估價單及十二之出口簽證等資料並無結構特徵之揭示，且該等資料所標示之時間亦均晚於系爭案申請日。綜上所述，異議附件一至十二不足以證明系爭案有違反專利法第九十七條、第九十八條第一項第一、二款、第二項及第一百零五條準用第二十七條之規定。至於被上訴人於八十九年二月二十一日製作之面詢記錄記載：「委員審查認定系爭案申請專利範圍如本局八十八年十二月四日（應係八十八年九月十三日之誤）函所述應予修正」等語，且於該面詢記錄結果欄加註「申請人（即參加人）應刪修申請專利範圍第一項三層凸輪於六具捲臂，第二項刪除」等語僅表示審查委員之意見，及爭議兩方對於專利範圍修正為三層凸輪於六具捲臂均能接受，並非參加人已放棄三層凸輪設置配合六具捲臂，關於八十九年八月二十五日之修正本是否變更實質，乃應依該修正本內容審查。八十五年九月十九日原申請專利範圍中載明「至少三層以上凸輪設置，於六具捲臂」，說明書第七頁第十一行亦載明「或者凸輪14改為五層或」故八十九年八月二十五日修正本申請專利範圍「三層凸輪配合六具捲臂或五層凸輪配合六具捲臂」並未變更原實質內容。參加人於被上訴人審查之過程中，修改其專利範圍，並非表明放棄任何權利，亦無重行主張已放棄之權利之可言，尚無禁反言原則之適用，因而為上訴人敗訴之判決。
五、本院核原判決依上開規定及說明，固非無見。惟依上訴人引用被上訴人改制前於八十五年元月頒布之「專利侵害鑑定基準」有關「禁反言之原則」係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分。即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致，是專利侵害訴訟中一項重要原則。．．．。本件參加人於八十五年九月十九日提出申請專利範圍固為三層凸輪以上配合六具捲臂設置之新型，其後經三次之修正，於八十七年五月一日修正經被上訴人公告核准之新型專利範圍為四層凸輪設置配合八具捲臂設置或以五層凸輪配合六具捲臂設置，則上訴人主張參加人已放棄原三層凸輪配合六具捲臂設置之新型保護範圍，似非無據，則上訴人指摘原處分依參加人八十九年八月二十五日第五次修正案之申請專利範圍所載之主要特徵為「三層之凸輪設置配合六具捲臂設置或者．．．設置」有違反上開禁反言之原則云云，難謂無據。況本件上訴人係對被上訴人八十七年八月十一日公告之系爭新型專利案提出異議，似非對參加人八十五年九月十九日原提出之申請案及八十九年八月二十五日第五次修正案提出異議，尤其是被上訴人對於參加人上開八十五年原申請案及八十九年八月二十五日第五次修正案似未作成公告處分，則被上訴人根據上開申請案及修正案據以為異議不成立之處分，是否合法妥適，似有商榷之餘地，原判決維持原處分，是否合法，不無審酌之餘地，另上訴人主張參加人之股東原為其公司職員，涉有違反競業禁止規定，利用修正專利案之機會違法使用上訴人研發之專利技術云云，是否可採，似有詳予調查之必要。原判決既有可議，爰將原判決廢棄，發回臺北高等行政法院詳為調查審認，另為合法妥適之判決，以昭折服。
據上論結，本件上訴為有理由，爰依行政訴訟法第二百五十六條第一項、第二百六十條第一項，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 九 月 十八 日
最 高 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 陳 石 獅
法 官 吳 明 鴻法 官 彭 鳳 至法 官 高 啟 燦法 官 黃 合 文右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 張 雅 琴中 華 民 國 九十二 年 九 月 二十五 日