最 高 行 政 法 院 判 決 九十二年度判字第一二八號
再 審原 告 英商．卜內門洋鹼公司代 表 人 Ｉ．湯瑪斯訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師再 審被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦右當事人間因發明專利申請事件，再審原告對於本院中華民國八十七年十二月三日八十七年判字第二四八四號判決提起再審之訴。本院判決如左︰
主 文再審之訴駁回。
審訴訟費用由再審原告負擔。
事 實緣再審原告於民國八十三年三月十八日以其「二氟甲烷之製造」申請發明專利，經再審被告編為第00000000號審查，不予專利。再審原告修正申請專利範圍，申請再審查，再審被告仍不予專利，發給八十五年五月十五日（八五）台專（玖）○一○六四字第一一六四三九號專利再審查審定書。再審原告不服，循序提起行政訴訟，為本院八十七年度判字第三二號判決（下稱前判決）駁回，再審原告乃提起再審之訴，亦經本院八十七年度判字第二四八四號判決（下稱原判決）駁回，遂以原判決有修正前行政訴訟法第二十八條第一款、第十款（即八十九年七月一日施行之現行行政訴訟法第二百七十三條第一項第一款、第十三款）再審事由，提起再審之訴。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
再審原告起訴意旨略謂︰再審原告於前訴訟程序始知本件訴願、再訴願階段，經濟部曾委請財團法人工業技術研究院化學工業研究所（下稱工研院化工所）對本案進行審查。原判決認為該所對於化學工業之理論及實務均具權威性，則該所針對再審被告所據以核駁之EPA0000000引證案教示之技術內容，經由其對專利要件（產業可利用性、新穎性、非顯而易見性即進步性）之審查，認本案確屬具進步性之發明，應屬公正客觀，再審原告聲明認同。再審被告辯稱，訴願決定並未述及如再審原告所稱認同本案具進步性，再審原告所言，並非事實云云。惟工研院化工所於訴願審查意見書第三點明載：「訴願人利用觸媒確實有提高二氟甲烷之產率及降低有害副產物之功效，因此本人贊同訴願人在這方面的研究是具有進步。」再審原告依上述審查意見，對事實作一陳述，再審被告如何逕謂再審原告所述非事實。而再審被告稱：「訴願決定並未述及如再審原告所稱認同本案具進步性之事實。」在在說明訴願決定未斟酌工研院化工所前開審查意見。再審被告係以專利法第二十條第一項前段（產業可利用性之專利要件）、第二項（進步性專利要件）、第二十二條第四項（專利申請要件）規定為不予本案專利依據，但訴願、再訴願決定均未提及進步性，亦足以證明一再訴願決定均未審酌工研院化工所就本案具進步性之審查意見。再審被告於前次再審之訴答辯稱：「惟該意見是指本案在提高產率及降低有害副產物的『功效』上，而並非如本案再審查審定書之核駁理由所述，即本案之『方法及手段』乃習知之技術，而為熟習此項技術之人士所可輕易完成而不具進步性，兩者並不相左。．．．故先不論其功效如何﹖本案所申請之方法及特徵已不具進步性，何況本案乃完全選用習知之觸媒而取其較佳者，其會有較佳之功效，乃是理所當然。」此答辯完全違反其於八十三年十月公開發行之「專利審查基準」中有關進步性審查標準之規定：「判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載發明，判斷有無專利法第二十條第二項之規定情事。」本案申請專利範圍僅包含一個發明「一種製造二氟甲烷之方法」，其必要技術內容、特點乃在於使用特定之氟化觸媒。依專利審查基準規定，判斷發明是否能輕易完成時：一、准將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容或同一文獻之各不同部分內容相互組合。二、准將先前技術之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利之發明是否具有突出之技術特徵或顯然之進步。惟其組合，以熟習該項技術者於申請當時，所能輕易完成者為限。本件再審查審定書指稱「本案完全使用引證案所揭示之觸媒，雖其產物未盡相同，但其對於鹵化類之氟化反應原理及提高氟—碳鍵之選擇率之機構則屬相同，故本案與引證案實屬同類反應，本案所請不具進步性。」再審被告僅以一先前技術文獻，作為其認定本案不具進步性之依據，因此再審被告必須組合該同一文獻之各不同部分作為其認定依據。然而再審原告完全無法由再審查審定書中得知再審被告係如何組合該引證案之不同部分內容而認定本案申請專利範圍不具進步性。引證案主要揭示一種含鉻之氟化觸媒，此觸媒包含鋅或鋅化合物以作為該含鉻氟化觸媒之活性促進劑，亦即引證案並未建議熟習此項技藝人士其所使用之包含作為活性促進劑之鋅或鋅化合物之含鉻氟化觸媒可「提高氟—碳鍵之選擇率」，再審被告於再審查審定書所言「提高氟—碳鍵之選擇率之機構」，不知出自引證案何處？抑或僅空言猜測？任何熟習「觸媒」技術領域之技藝人士均知，觸媒所具有之「活性」與觸媒所具有對特定產物之「選擇性」，係觸媒所具有之完全不同之性質。事實上，當一發明欲改良一觸媒之「活性」時，其極可能降低原有觸媒所具有對產物之「選擇性」，二者間並未存在任何因果關係。換言之，任何一種觸媒在未經試驗，熟習「觸媒」技術領域之技藝人士絕無法預期其將可能增加何種反應產物之選擇性。且引證案說明書第四頁第十一行至第十九行教示其氟化觸媒所可能有效製得之產物實例為１，１，１，２—四氟乙烷、１—氯—２，２，２—三氟乙烷、二氯三氟乙烷、氯化四氟乙烷、五氟乙烷、三氯三氟乙烷、二氯四氟乙烷及／或氯化五氟乙烷，完全未提及本案所產製之二氟甲烷，熟習此項技藝者如何根據引證案之教示內容得以輕易完成本案發明？又「以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出的技術特徵』或『顯然的進步』。」「顯然的進步，係指申請專利之發明克服先前技術中存在之問題或困難，並經表現於功效之發明，應視為熟習該項技術者所非能輕易完成而具進步性。」為專利審查基準所明釋。亦即一得以克服先前技術中存在之問題點或困難，並經表現於功效上之發明，應視為非熟習該項技術者所能輕易完成而具進步性。工研院化工所之意見書已清楚說明本案具進步性，再審被告審理本案時，未遵行上開專利審查基準規定，致誤認本案不具進步性，鈞院於前行政訴訟判決中對該意見書所出具之專業技術性審查意見未加以斟酌及審究，顯有重要證物未經斟酌之再審事由，而鈞院復以專利法第二十條第二項進步性規定作為判決依據，亦有適用法規顯有錯誤情事。再審原告已於西元一九九八年二月十日接獲美專利商標局核准本案之美國對應申請案專利之通知，所獲准之申請專利範圍第１項，與本案最初向中華民國提出專利申請時之範圍相同。本案相對應之歐洲專利申請案，亦已接獲歐洲專利局核准專利之通知，所獲准之申請專利範圍第１項，範圍亦同。再審被告於其再審查審定書中指該範圍「範圍籠統過廣，未明確界定觸媒之成分種類及組成」，惟專利法及專利審查基準對於如何判斷申請專利範圍是否籠統過廣，並無明文規定，申請專利範圍是否籠統過廣，完全憑再審被告承審委員個人之主觀判斷。故再審被告若基於申請專利範圍籠統過廣為由而欲核駁一專利申請案，自應於審定前根據專利法第四十條第二項規定，先行通知申請人根據該承審委員個人之判斷標準，究需經何種修正始得以克服其所認定之申請專利範圍籠統過廣之核駁理由，而非如本案僅以「申請專利範圍第１項所請籠統過廣，未明確界定觸媒之成分種類及組成」之不明確，且再審原告無法瞭解其要求之理由通知再審原告。基於行政訴訟係採職權調查主義，請察明任何熟習本案技術領域之人士在得知再審被告上開通知之要求時，是否得以清楚、明確地瞭解應作何種修正？所應為之修正究竟為何？否則再審被告之再審查核駁理由先行通知書難謂已符專利法第四十條第二項規定。又專利法第四十四條第一項第一款規定：「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：一、到局面詢。」此法條係於八十三年修正增列申請人「得依申請」之規定，依立法院第二屆第一會期經濟、司法兩委員會審查「專利法修正草案」第四次聯席會議記錄，在場委員說明專利法第四十四條之修正，更兼顧申請人之權益。再審原告於八十五年四月一日針對再審被告再審查核駁理先行通知書所呈送之申復函中，確曾明確提出面詢之請求及所以提面詢之請求之理由。根據再審被告八十三年五月十二日所發布施行之專利案面詢作業要點（下稱面詢要點）第三點第二項規定：「當事人申請面詢時，應於接獲審定書前之審理期間提出申請書．．．但審查委員尚未審查或確認為無必要者，得敘明理由通知暫緩受理或不受理。」然再審被告違反此項規定，未於審定本案前，給予再審原告任何不受理面詢申請之通知，甚至於其再審查審定書中亦未對此請求有何交待。倘許再審被告不需於審定前通知申請人暫緩受理或不受理請求，不顧申請人面詢請求逕行決定，則面詢要點自應規定若審查委員認為無面詢必要者，得不受理並逕行審定，無需再行通知。專利法第四十四條既規定專利申請人得依申請到局面詢，以維護專利申請人權益，再審被告在未通知再審原告不受理面詢請求及其不受理之具體理由，對本案逕行審定，實違反該法條規定，損及原告除以書面申復外，可經由與承審委員就本案所請之進步性及申請專利範圍之妥適性作當面溝通說明之合法權益，其逕行審定，有應適用該法條而不予適用之違法，顯為濫用權力之違法行政處分。由再審查審定書可知再審被告確知「鹵烷類之氟化反應已揭示於各相關前案」，故先前技藝已針對不同類型之氟化反應選用多種不同類型之氟化觸媒。如再審被告所述：「使用不同之觸媒，其功效及選擇率會有所不同」，則不同種類之觸媒在未經研究發展前，均無法預期其對任一種特定氟化反應所具有之功效及選擇率將有何不同。本案說明書清楚教示本發明氟化反應較佳係使用如EP0000000或 PCT/GB93/00244中所述之觸媒，換言之，本案所使用之氟化觸媒已為熟習技藝人士所知者。又本案說明書中揭示本案所使用觸媒之先前專利內容併入本文供參考，此種揭示方式為申請專利說明書對其所請發明技術內容之特有說明方式，是該說明書之揭示內容係包含併入其中作參考之先前技術內容。使用此種說明方式之原因在於專利說明書之揭示要求「達到使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」程度，若一發明包含對熟習該項技術者早已熟知之先前技術內容時，該專利說明可免以冗長之篇幅重覆該等先前技術內容，而藉由如「併入本文供參考」之引用方式對該等先前技術內容作一說明。專利法施行細則第十六條第二項規定，申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。所謂「必要技術內容、特點」，根據專利審查基準第1-3-15頁所載：「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載。」一發明顯而易知之技術內容不載於申請專利範圍，絕不可逕謂該申請專利範圍欠缺明確。由於判斷申請專利範圍是否具備進步性，須在所請發明已具備新穎性前題下始得為之（專利審查基準第1-2-19頁）。本案申請專利發明具備進步性已如前述，當已具備新穎性，故本案申請專利範圍所界定選用「鋅或鋅化合及钃氧化物、氟化物或氟氧化物」之氟化觸媒以製造二氟甲烷之方法具備新穎性。易言之，在本案提出申請前，從未有任何先前技藝教導或建議於製造二氟甲烷之氟化反應中使用「鋅或鋅化合物及金屬氧化物、氟化物或氟氧化物」之氟化觸媒。至於「鋅或鋅化合物及金屬氧化物、氟化物或氟氧化物」之進一步技術細節，依本案申請當時之技術知識以觀，係顯而易知之技術內容，依專利審查基準規定，可省略不予記載，不可謂本案申請專利範圍第１項對「鋅或鋅化合物及金屬氧化物、氟化物或氟氧化物」之氟化觸媒之界定方式不明確。再查，再審被告於再審之訴答辯書中辯稱：「申請專利範圍中屬『未完成之發明』之部分卻可藉由刪除縮限的方式留下屬於『完成之發明』之範圍，即屬於實施例所能合理支持之範圍」，其意似認本案申請專利範圍所請之單一發明中之部分發明屬於「未完成之發明」，而再審原告並未於本案審查階段將該部分予以刪除縮限。然前已述，再審原告無法由核駁理由通知書所列理由知悉其所指本案「未完成之發明」究指那部分？況依專利審查基準有關非可供產業利用之「未完成之發明」類型之說明，未完成之發明包括欠缺達成目的之技術手段之構想及有技術手段但顯然不能達成目的之構想。如非上開二類構想，即得依專利審查基準第四章「說明書及圖式之補充修正」，應優先適用專利法第四十四條之規定，通知補充修正。再審被告要求再審原告修正本案專利範圍，即代表本案非屬於欠缺達成目的之技術手段之構想之「未完成之發明」，亦非屬於記載有技術手段但顯不能達成目的之技術手段之構想之「未完成之發明」。綜上，原判決及原處分、訴願、再訴願決定，認事用法均有不當之處，請廢棄原判決，並將原處分及一再訴願決定均撤銷，准本案專利等語。
再審被告答辯意旨略謂︰本案所申請為「二氟甲烷之製造」，係一種製造二氟甲烷之方法，包括在含鋅或鋅化合物及金屬氧化物、氟化物或氟氧化物之氟化作用觸媒存在下令二氟甲烷與氟化氫反應。再審原告強調本案具有進步性，並引述工研院化工所之審查意見：「．．．是故本人贊同訴願人在提高產率及降低有害副產物這方面的研究是具有進步性」，惟其論述並不成立。查該意見是指本案在提高產率及降低有害副產物之「功效」上，而非如本案再審查審定書之核駁理由所述，即本案之「方法及手段」乃習知之技術，而為熟習此項技術之人士所可輕易完成而不具進步性，兩者並不相左。經查鹵烷類之氟化反應已揭示於各相關專利前案中，例如本案說明書第３頁所述及再審查核駁理由先行通知書之附件所示，本案之產物雖未盡相同，但鹵烷類之氟化反應乃屬同族反應，所差異者，選擇不同之觸媒，其功效及選擇率會有程度上之不同。本案完全使用EPA0000000（再審查核駁理由通知書之附件三）所揭示之觸媒（包含鋅或鋅化合物之氟化觸媒），乃就習知之鹵烷類氟化觸媒中選擇其結果較佳者，故會有較佳之功效乃理所當然。而其選擇方法為單純之實驗，此方法乃任何熟習此項技術人士可輕易完成，故本案之技術思想實不具進步性。原判決以專利法第二十條第二項規定為判決之依據，並無適用法條錯誤情事。根據專利法第二十二條第四項之規定，申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，另根據專利法施行細則第十六條第二項之規定，申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點，就本案之技術內容而言，最重要特徵在於觸媒之選用，然而申請專利範圍第１項對於使用之觸媒僅有概略描述，對於觸媒之成分種類及組成比例並無任何具體界定，即使最基本之技術內容亦未界定，對於以觸媒之選用為主要技術特徵之本案，其範圍籠統過廣之事實極為明確。另本案觸媒之成分種類非但未於申請專利範圍中予以界定，於說明書中亦僅以第４頁第行至行一語略述「吾人喜歡使用如歐洲專利第0000000號或英國專利PCT/GB93/00244號中所揭示之觸媒，這些專利之揭示內容將併入本文供參考」云云，且說明書中並無觸媒成分、組成之具體界定，故申請專利範圍第１項所請內容籠統過廣，遠非實施例所能合理支持，熟習此項技藝人士難僅憑申請專利範圍第１項之界定或說明書實施例之輔助而據以實施第１項之全部範圍，故該項所請過廣之範圍，並不具產業上之可利用性。工研院化工所之審查意見亦認為：「．．．然而訴願補充理由書中雖再次以中央標準局專利審查基準為其申請範圍籠統過廣提出辯解，但如訴願答辯人所指，訴願人在本案申請專利範圍第一項所請內容未界定觸媒之成分種類及組成，其所請範圍確實籠統過廣並且有不合理的擴張，因此本人贊同訴願答辯人不予專利之審定並無違誤。」「就本案之技術內容而言，其最重要的特徵即在於觸媒之選用，而本案對於專利範圍第一項使用之觸媒僅有概略的敍述，並無任何具體的界定，連技術內容都未於界定。原處分機關曾以台專玖1064字第104788號專利再審查核駁理由先行通知書函請訴願人提出申復說明，而訴願人於八十五年四月一日修正之申請專利範圍第一項所請內容仍未依指示修正。揆諸事實，本專利申請案係以觸媒之選用為主要技術特徵，應對觸媒之成分種類及組成比例有所界定，並限定使用本案之觸媒製造二氟甲烷一項產品。惟查訴願人在申請專利範圍第一項所請內容確實請求標的過廣，原處分機關所為不予專利之處分並無不當。」核其審查與再審被告及訴願、再訴願機關之認定並無二致。況且該所為我國化學工業之研究機關，亦為再審原告所肯定，足見本案申請專利範籠統過廣之事，已臻明確。此外，再審原告謂再審被告未於核駁時說明不具可供產業利用性之具體理由，亦非事實。再審被告於八十五年二月五日即已依專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」之規定，以（八五）台專（玖）○一○六四字第一○四七八八號再審查案核駁理由先行通知書函請申復、修正，其中之理由第二項即已明確告知申請專利範圍第１項所請籠統過廣，未具體界定催化劑成分之種類、比例等，用字淺顯具體，於文可證。惟再審原告於八十五年四月一日所提之修正本對該申請專利範圍第１項完全未予修正，其雖依專利法第四十四條第一項第一款規定申請面詢，然該規定係行政裁量，專利專責機關可依事實狀況、個案情形，斟酌有無辦理之必要。本案申請專利範圍完全未依再審被告之指示提出修正，且其申復理由論述已十分充足，表達亦已臻明確，實無再行面詢之必要（事實證明，其後之訴願、再訴願乃至行政訴訟之理由，其論述仍未脫該申復理由書之範圍）。再審被告依專利法施行細則第三十條：「專利專責機關依本法第四十四條、第四十五條規定通知申請人面詢、實驗、補具說明書、模型、樣品或修正說明書、圖式，申請人逾期或不依通知辦理者，專利專責機關得依據現有資料逕予審定」之規定，依該申復理由及現有資料予以審定，於法並無不合。本件再審之訴為無理由，請予駁回等語。之審定並無違法不當之處。請駁回再審原告之再審之訴等語。
理 由按修正前行政訴訟法第二十八條第一款所謂適用法規顯有錯誤（即現行政訴訟法第二百七十三條第一項第一款），係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背，或與解釋判例有所牴觸者而言。至於事實之認定或法律上見解之歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法規顯有錯誤，而據為再審之理由。同條第十款（即現行行政訴訟法第二百七十三條第一項第十三款）所稱發見未經斟酌之重要證物者，係指該證物在前訴訟程序中即已存在而當事人不知其存在，或雖知有此，而不能使用，現始發現或得使用者而言，並以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。若當事人知其存在，且無不能使用情形而未提出，或在前訴訟中已經提出，或經原裁判斟酌者，均非現始發見之證物，不得據以提起再審之訴。又當事人對同一事件所為歷次判決提起再審之訴者，必須對最近一次之判決具有再審理由者，始得進而審究其前各次判決有無再審理由。本件再審原告於八十三年三月十八日以其「二氟甲烷之製造」申請發明專利，經再審被告審查、再審查，不予專利。再審原告不服，循序提起行政訴訟，為前判決駁回，再審原告對之提起再審之訴，原判決以前判決駁回再審原告於該訴訟程序之訴係以：依專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。若不能供產業上利用者，自不得申請取得發明專利。同條第二項復規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。又申請發明專利之說明書，所載申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，亦為同法第二十二條第四項所明定。再審被告以鹵烷類之氟化反應已揭示於美國第0000000號專利案、歐洲第0000000號、第0000000號專利案。本案完全使用歐洲第0000000號專利案所揭示含鋅或含鋅化合物之氟化觸媒，縱其產物未盡相同，但其對於鹵烷類之氟化反應（取代氯）原理及提高氟─碳鍵之選擇率之機構則屬相同，本案與該歐洲專利案實屬同類反應，而不具進步性。又本案申請專利範圍第一項所請籠統過廣，未明確界定觸媒之成分、種類及組成，依專利法第二十條第一項前段、第二項及第二十二條第四項規定，應不予專利。再審原告不服，循序提起行政訴訟。經查本件於一再訴願階段曾由經濟部先後函請工研院化工所審查，據該所審查結果認為：「本案係以觸媒之選用為主要技術特徵，應對觸媒之成分種類及組成比例有所界定，並限定本案之專利申請範圍於使用本案之觸媒製造二氟甲烷一項產品。．．．訴願人利用此觸媒確實有提高二氟甲烷之產率及降低有害副產物之功效，因此本人贊同訴願人在這方面的研究是具有進步性。然而訴願補充理由書中雖然再次以中央標準局專利審查基準為其申請專利範圍籠統過廣提出辯解，但是如訴願答辯人所指，訴願人在本案申請專利範圍第一項所請內容未界定觸媒之成分種類及組成比例，其所請範圍確實籠統過廣並且有不合理的擴張，因此本人贊同訴願答辯人不予專利之審定並無違誤。」「就本案之技術內容而言，其最重要的特徵即在於觸媒之選用，而本案對於專利範圍第一項使用之觸媒僅有概略的敍述，並無任何具體的界定，連技術內容都未於界定。原處分機關曾以台專玖1064字第104788號專利再審查核駁理由先行通知書函請訴願人提出申復說明，而訴願人於八十五年四月一日修正之申請專利範圍第一項所請內容仍未依指示修正。揆諸事實，本專利申請案係以觸媒之選用為主要技術特徵，應對觸媒之成分種類及組成比例有所界定，並限定使用本案之觸媒製造二氟甲烷一項產品。惟查訴願人在申請專利範圍第一項所請內容確實請求標的過廣，原處分機關所為不予專利之處分並無不當。」等情，有該所八十五年十月二十四日（八五）工研化企字第一八三六號及八十六年三月二十四日（八六）工研化審字第○三八四號各函檢附之審查意見書附訴願卷可稽。核其審查之意見與再審被告及一再訴願決定機關之認定並無二致。而該所為我國化學工業之研究機構，對於化學工業之理論及實務均具權威性，所為之審查意見具有鑑定性質，公正客觀。次查除依首揭專利法第二十二條第四項之規定外，另據同法施行細則第十六條第二項之規定，申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的構成及其實施之必要技術內容、特點。就本案之技術內容而言，其最重要特徵即在於觸媒之選用，然而申請專利範圍第一項對於使用之觸媒僅有概略描述，對於觸媒之成分種類及組成比例並無任何具體之界定，即使最基本之技術內容亦未界定，其範圍籠統過廣之事實，極為明確。起訴理由中雖稱被告專利審查基準第一－三─一五頁記載「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載」，惟此乃原告斷章取義之詞，一獨立項所載事項，必須具備整體性之技術思想，本案係以觸媒之選用為主要技術特徵，若未界定觸媒之成分種類，則其可專利性何在﹖又豈非自認其觸媒之選用乃為「顯而易知之技術」﹖此外，凡具化工知識人士皆知，一化學反應之反應條件將隨該反應所選用觸媒之不同而有差異，若本案所請具新穎性及進步性，則該反應理應為一個新組合之反應，其反應條件豈能不予界定﹖故本案申請專利範圍未能界定反應條件，亦不符專利要件。且因該項所請範圍過廣，亦不具產業上之可利用性。又再審被告曾於八十五年二月五日以（八五）台專（玖）○一○六四字第一○四七八八號再審查案核駁理由先行通知書函請申復、修正，其中之理由第二項即已明確要求原告縮限申請專利範圍第一項，惟原告於八十五年四月一日所提之修正本對該申請專利範圍第一項完全未予修正，其雖依專利法第四十四條第一項第一款規定申請面詢，惟第條項之規定乃為行政裁量，專利專責機關可依事實狀況、個案情形而斟酌有無辦理之必要，再審被告以本案申請專利範圍第一項完全未依再審被告之指示提出修正，且其申復理由論述已十分充足，表達亦已臻明確，實無再行面詢之必要，乃依專利法施行細則第三十條規定，依該申復理由及現有資料予以審定，於法並無不合。再審原告於再訴願期間，雖向行政院陳明願進一步縮限申請專利範圍，惟其所謂之申請專利範圍修正本係於被告再審查審定之後始行提出，即未經被告審查。既未經再審被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究。再審原告主張，皆無可採。原處分為本案不予專利審定及一再訴願決定，遞予維持，並無違誤等為得心證之理由。經核前判決已詳細說明否准本案發明專利申請之事實及理由，且所適用之法規與該案應適用之現行法規並不相違背，與解釋、判例均無相牴觸之情形。再審原告一再主張本案並無不符「產業可利用性」、「進步性」之專利要件，前判決竟以完全不適用於本案之專利法第二十條第一項、第二項之規定作為判決依據，顯有違誤乙節。因本案是否具有「產業可利用性」、「進步性」及「新穎性」，事涉事實之認定，核屬見解歧異之問題，並非法律適用之問題。另查再審原告提出之「申請專利範圍修正本」，既於原判決訴訟進行中早已存在，且經再審原告提出主張而為本院所不採，並非在訴訟終結後始知其存在或始得利之證據，核與修正前行政訴訟法第二十八條第十款所謂發見未經斟酌之重要證物要件不合。再審原告所述，與修正前行政訴訟法第二十八條第一款、第十款之再審要件不合其提起再審之訴，難謂有再審理由，而駁回再審原告於前訴訟程序之再審之訴。經核無所適用之法規與應適用之現行法規相違背，或與解釋、判例相牴觸情形。再審原告猶執陳詞主張本案具產業可利用性、進步性及新穎性，本案申請專利範圍第一項並無籠統過廣情形，再審被告應依專利法第四十條規定通知再審原告修正申請專利範圍，並依同法第四十四條第一項第一款規定准予面詢等情，係對前判決對前開事實認定及法律見解為爭執，並非對原判決認此係事實認定、法律見解，不符再審要件，指摘其適用法規有何錯誤，揆諸首揭說明，不得據以再審。次查，前判決已斟酌工研院化工所之意見，無重要證物未經斟酌情形。其斟酌後認本案無專利法第二十條第二項所定進步性，難謂適用法規顯有錯誤。而訴願決定是否未斟酌工研院化工所意見，與前判決或原判決是否適用法規顯有錯誤無影響。至本案相對應之美國、歐洲專利情形，因各國法制不同，難執為本案應准專利之依據，更不得據以主張原判決適用法規有何錯誤。另再審被告發布之面詢要點第三點第二項雖規定：當事人申請面詢，審查委員尚未審查或確認為無必要者，得敘明理由通知暫緩受理或不受理。惟此係訓示規定，非法定程序，再審被告如認無面詢必要，未先就是否受理面詢為通知而逕行審查，雖非妥適，但尚難指該審查即非合法，再審原告依修正前行政訴訟法第二十八條第一款再審部分，顯無再審理由。另再審原告所指工研院化工所之意見，早經前判決斟酌，自非原判決後始發見之新證物，再審原告依修正前行政訴訟法第二十八條第十款再審，亦顯無再審理由，應予駁回。又英商．伊諾斯氟石控股公司（伊諾斯公司）以本件訴訟標之本案專利申請，業經移轉予該公司，並於九十一年十一月十九日向再審被告報備申請，而聲明依行政訴訟法第一百十條第一項規定承擔訴訟。惟該條項規定：「訴訟繫屬中，為訴訟之法律關係雖係移轉於第三人，於訴訟無影響，但第三人如經兩造同意，得代當事人承當訴訟。」伊諾斯公司僅檢附讓與據、專利權讓與登記申請書，而無兩造同意由其承當訴訟之證據資料，與上開但書規定不符，應仍以英商．卜內門洋鹼公司為再審原告，附此敘明。
據上論結，本件再審之訴為顯無再審理由，依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第二百七十八條第二項、第九十八條第三項，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 一 月 二十九 日
最 高 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 黃 綠 星
法 官 吳 錦 龍法 官 蔡 進 田法 官 黃 璽 君法 官 廖 宏 明右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 邱 彰 德中 華 民 國 九十二 年 一 月 二十九 日