最 高 行 政 法 院 判 決 九十三年度判字第一一四九號
上 訴 人 文德光學股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 楊祺雄律師
林傳源律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生被 上訴 人 甲○○右當事人間因發明專利異議事件，上訴人對於中華民國九十一年五月十五日臺北高等行政法院九十年度訴字第四二二七號判決，提起上訴，本院判決如左：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人於民國（以下同）八十七年四月二十二日以「具有副框的眼鏡總成」向被上訴人經濟部智慧財產局申請第000000000號發明專利，於審定公告中為被上訴人甲○○先生提起異議，經該局審定異議成立，應不予專利。上訴人不服，提起訴願、行政訴訟，均遭駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟上訴。
二、上訴人於原審起訴主張：查引證一（即第00000000號專利案）說明書第三頁倒數第七行將引證二（即第00000000號專利案）列為背景技術，經被上訴人經濟部智慧財產局（以下簡稱智財局）審查，認引證一不僅相較於其它習知技術，且相較於引證二，都具新穎性和進步性等專利要件，而准予專利。即便被上訴人甲○○以引證二對引證一提起第00000000Ｎ○二號舉發案，被上訴人智財局仍以智專○六○○六字第一○五七○五號舉發審定書為舉發不成立之審定。足證引證一相較於引證二，不僅具有新穎性，且亦非熟習該項技術者所能輕易完成，故引證一較引證二增進功效而具進步性。又系爭案亦於其說明書第三頁第六行將美國第0000000號專利案列為背景技術，該美國案即引證一之對應案，因此相當於系爭案已將引證一列為背景技術。而系爭案既經被上訴人智財局審查後准予專利，意涵系爭案相較於引證一具新穎性，且非熟習該項技術者所能輕易完成，故增進功效而具進步性。因此依邏輯推論，既然系爭案較引證一增進功效，而引證一較引證二增進功效，則系爭案必較引證二增進功效。此亦可由美國專利商標局審查系爭案之美國對應案（即美國第0000000號專利案）時，雖將引證二之德國對應案（00-00-000-00/1988 ）列為參考引證，仍准予系爭案之美國對應案專利權而得佐證。詎被上訴人智財局卻又於被上訴人甲○○對系爭案所提之第00000000Ｐ○二號異議案之審定書，認系爭案相較於引證二不具功效之增進，進而認定系爭案不具進步性。其就同一事件為不同之處理，不僅前後矛盾且裁量流於恣意。次被上訴人智財局認系爭案申請專利範圍第一、五、八項與引證二均係利用副框之突緣搭掛定位，惟引證二之突緣無定位功能；原處分以系爭案申請專利範圍第二、三、四、六、七、九項與引證二皆同時利用突緣搭掛定位和磁力吸附，然查系爭案非搭掛而是定位；引證二另需突起卡入凹槽才能定位；此外，前述兩案之差異非僅突緣而已，另有鉤嚙位置、突緣卡入凹槽、及磁鐵位置等不同。被上訴人智財局復認系爭案第一請求項具有延伸臂及突緣之固定機制，實則依據系爭案說明書之記載，其第一請求項並無「延伸臂（24）」，只有「延伸桿（22）」；而原處分以系爭案第一請求項不足以防止副框可能之向上位移而脫出主框，亦與事實有違。綜上，原處分顯有認定事實錯誤、未依證據認定事實及恣意裁量之違誤。再按發明專利異議條文規定於專利法第四十一條，且編列於專利法第二章「發明專利」之第三節「審查及再審查」，故異議審查屬於廣義之再審查。而行政爭訟係以行政機關之原處分為審理標的，審究原處分是否違法，並非被上訴人智財局再審查之延續。故若原處分有違法之處，應撤銷原處分，使另為合法處分。又所謂「高度創作」乃專利法第十九條之內容，而同法第二十條第二項規定「．．．運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成．．．」，並無「高度創作」之用語。觀諸原處分僅於異議審定書第三頁倒數第二行以降並無關於專利法第十九條之條號或內容之記載。足證原處分僅以同法第二十條第二項為唯一處分依據。被上訴人智財局於行政訴訟答辯書及準備程序另提「高度」問題，與標的恆定原則有違，且對異議程序與行政訴訟程序之分野認識不清。另公眾審查之異議程序應提新證據，然本件引證一、二皆為被上訴人智財局審酌過之舊證據，故不應為異議成立之處分。況系爭案相對於引證二不僅技術思想迥然不同，且發明背景、目的、手段、功效亦皆不同而具進步性。末依專利審查基準第1-2-22至1-2-24頁之記載，發明之態樣至少有開創性發明、轉用發明、物品新用途之發明、構成要件變更之發明、組合發明、選擇發明等多種。且專利審查基準第1-2-21頁倒數第七行強調「在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有為小的改進，得視為有『顯然的進步』」。是不同態樣之發明，其進步性之認定標準亦不同。而眼鏡屬技術發展空間有限之領域，其進步性之認定標準應較低，不應以開創性發明之高標準強加於系爭案，方符專利法第一條「鼓勵」發明之立法意旨等語，請求撤銷原處分及訴願決定等語。
三、被上訴人智財局在原審答辯則以：查引證一相對於引證二係在其副框兩側除了磁性元件之外，再加設向後延伸之止擋桿；惟系爭案相對於引證二在於系爭案可以完全不需要引證二中之磁鐵，即可藉由副框兩側向後延伸之延伸桿及桿端之向下突緣而固定至主框之上緣；由此可知該起訴理由係一把不相干之技術手段互相比較優劣並隨意推論，而刻意忽略其並非均針對相同之技術手段，其亦有轉移技術焦點之嫌。次查系爭案申請專利範圍第一項獨立項如上述者，僅以副框兩側之延伸桿及桿端之向下突緣而固定在主框之上緣上。並未加磁性吸附，由常識即可推論其無法防止副框在受力時朝上移位而脫出主框，為原因是其中之延伸桿及突緣僅搭掛在主框上緣之上，而無沒有界定必要之磁性吸附機構；引證二之第二項申請專利範圍明確述及其在副鏡之上緣設有向後之突緣，藉以搭掛在主框上而定位，及第三項申請專利範圍亦界定在副鏡與主鏡之相對接著面上設有配合之凹凸部分，而形成定位，這亦可見之於其圖3A中之突緣 202及圖４中之211與102之凹凸卡合，況且引證二中副框與主框之磁性吸附扣凹凸部分均在主框正面之交界面上，故其磁性吸力產生之摩擦力或凹凸卡合力可有效防止副框在該正面上相對於主框之上下移位。由此可知系爭案第一項獨立項之界定內容完全不能防止副框向上移位脫出主框，但引證二卻可以提供防止副框上下移位所需之阻力。由上可知系爭案申請專利範圍第一項獨立項在有效地定位副框上，並不具有進步性，故其不合發明專利要件。在此一前題之下，即使在其附屬項中再加入磁力吸附使其可有效定位，但仍不能否定該申請專利範圍第一項應不予專利之事實，同時亦不能否定系爭案實質上係強調其設計目標在於不需要磁鐵即可將副框固定至主框之事實，亦即磁鐵之加入與否並非系爭案之必要條件；而訴願決定理由亦指明自引證二足以證明系爭案不符發明專利之進步性要件等語，資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據結果，以：按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利；惟發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，縱無同法第二十條第一項所列情事，依同法條第二項規定，仍不得依法申請取得發明專利。次按發明專利非比新型專利，兩者進步性要件並不相同，衡酌發明專利是否符合進步性要件，除其應具備技術思想之高度創作性外，仍須其所請技術內容具有突出之技術特徵或顯然之進步，始足稱之。經查系爭案與引證案二雖然整體構成未盡相同，惟引證案二與系爭案中各獨立項中界定之延伸桿之突緣之構形差異甚微，系爭案申請專利範圍第一項、第七項及第八項中延伸桿後端之向下突緣，實際上相當於僅將引證案二副框之向後突緣予以局部變更，使其具有向下之鉤部，以勾住主框，故系爭案在設計目的、構形及所欲達成之功效上，仍是運用引證案二之既有技術之局部構形變更，就技術手法而言，即如以一鉤子狀之構件將一物件勾在另一物件上（例如衣架），其為習用而易於思及並完成者，甚為顯然，顯非藉由高度智慧才能思及而得稱發明者，故系爭案難謂符合發明之進步性要件。另就系爭案達成之功效上，系爭案申請專利範圍第一項獨立項僅界定副框之延伸桿及其向下突緣之固定機構，惟查眼鏡在使用時並非處於靜態，而是動態者，即其可能受到振動而向上移位，該副框可能因此而逸出主框，故就系爭案申請專利範圍第一項及第八項獨立項所界定之全部技術特徵，以及第七項獨立項主要特徵之延伸桿後端之突緣而言，其顯然不足以防止副框可能之向上移位而脫出主框，此亦為上訴人所不否認之事實；相對於引證二而言，其副框與主框之磁性吸附扣凹凸部分均在主框正面之交界面上，故其磁性吸力產生之摩擦力或凹凸卡合力可有效防止副框在該正面上相對於主框之上下移位；由此可知，系爭案第一項獨立項之界定內容完全不能防止副框向上移位脫出主框，而引證二卻可以提供防止副框上下移位所需之阻力；是系爭案無論是否如上訴人所言，為方便取下副框而不得不作此設計，其相對於引證二而言，顯然不具有功效之增進。是上訴人之前揭主張，顯非可採。另美國第0000000號專利案，並不等同於引證一，且於專利說明書內所列之背景專利案，亦不當然較遜於擬申請之專利案，況引證一相對於引證二，係在其副框兩側除了磁性元件之外，再加設向後延伸之止擋桿，符合新型專利之要件，而准予新型專利，故其具有新穎性和進步性者，僅在於「止擋桿」而已。又按異議程序中，異議人所提出異議證據，法律並未明文限制，則專利說明書中已經提及之背景專利案，即非不得再提出作為異議之證據；況專利說明書所提及之背景技術，亦未必詳盡而和盤托出，自無不許他人再提出作為異議證據之理；且查系爭案專利說明書中所提及背景技術之專利案，亦僅美國第0000000號專利案而已，上訴人任意牽扯引證
一、二，而謂參加人甲○○不得以之作為異議證據云云，洵非可採，因將訴願決定及原處分予以維持，而駁回上訴人之訴，俱無違誤。
五、本院經查：㈠被上訴人智財局以系爭案之技術特徵實際上僅係藉由具有向下延伸之突緣之延伸桿，形成類似習知之勾子之構形，用以將一副框勾掛於眼鏡主框之桿體上而已。其技術手法為熟習該項技術者可輕易完成，其全面性之功效不必然優於引證二，不符發明專利之進步性要件；又系爭案中進一步才加入之利用磁鐵之磁力吸附之技術亦已可見之於引證二；系爭案既已進入異議事件，則系爭案是否具可專利性即應重新就其異議理由及證據之組合輪述而再次審定之；故上述引證一及二或其相關之美國專利是否已於系爭案說明書所引述或交互引述，無改於其足以證明系爭案不符專利要件之事實。被上訴人智財局依二者技術內容詳為分析比對而為異議成立之審定，於法尚無不合。㈡原判決對上訴人在原審所主張之理由何以不採，均已詳加論述，認事用法均妥適。上訴意旨仍就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其有適用專利法第二十二條、第三十六條及專利審查基準相關規定不當，違反行政訴訟法第二百零九條第二項前段、第三項、最高法院四十九年台上字第九四四號判例、誠信原則、信賴保護原則及論理法則等詞，經核均與事實不符，尚不足採。㈢綜上所述，被上訴人智財局所為異議成立，應不予專利之審定，與法尚無不合，訴願決定及原判決遞予維持而駁回上訴人之訴，並無違誤，上訴人仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，經查為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 九 月 九 日
最 高 行 政 法 院 第 五 庭
審 判 長 法 官 趙 永 康
法 官 蔡 進 田法 官 廖 宏 明法 官 鄭 淑 貞法 官 黃 合 文右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 蘇 金 全中 華 民 國 九十三 年 九 月 九 日