最 高 行 政 法 院 判 決 九十三年度判字第一三八四號
上 訴 人 明通化學製藥股份有限公司（即原審參加人）代 表 人 甲○○訴訟代理人 楊沛生律師上 訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○被 上訴 人 國安製藥股份有限公司代 表 人 乙○○右當事人間因有關商標評定事件，上訴人對於中華民國九十二年五月八日臺北高等行政法院九十一年度訴字第一○三九號判決，提起上訴。本院判決如左：
主 文原判決關於撤銷訴願決定及原處分，及命上訴人經濟部智慧財產局對被上訴人於民國八十九年十月二十三日就註冊第八八四六三六號「明通治痛單」聯合商標所提評定案，應依原判決之法律見解另為處分部分均廢棄，發回臺北高等行政法院。
理 由
一、緣上訴人明通化學製藥股份有限公司（即原審參加人，下稱明通公司）於民國八十八年四月五日以「明通治痛單」商標作為其註冊第三七八七號「明通」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第五類之「中藥、西藥」商品，向上訴人經濟部智慧財產局（即原審被告，下稱智財局）申請註冊，經准列為註冊第八八四六三六號聯合商標。嗣被上訴人以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第六款、第八款及第十款之規定，對之申請評定，經上訴人智財局審查，於九十年八月二十二日以中台評字第八九○三九四號商標評定書為申請不成立之處分。被上訴人不服，提起訴願，經駁回後，遂提起本件行政訴訟。
二、本件被上訴人於原審起訴主張：依商標之註冊違反第三十七條之規定，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。又依商標法施行細則第四十條第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第八八四六三六號商標係八十九年三月十六日核准註冊，其商標之評定自應適用八十七年十一月一日施行之商標法。次按系爭商標註冊時商標法第三十七條第六款規定，所謂「有使公眾誤信之虞」，應依客觀之事實及以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通所用之注意為標準，且以商標圖樣有「使一般購買者對其商品之出產地或製造者發生混淆誤認而購買之虞」，始足當之。再者行為時商標法第三十七條第六款之「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞」與八十二年十二月二十二日修正公布之條文內容相同，而就八十二年十二月二十二日修正之內容係以「申請註冊之商標圖樣本身不具識別作用」為獨立規範，其立法意旨僅重在客觀之結果，不問商標申請人之主觀故意，只要其申請註冊之商標圖樣客觀上有導致混淆誤認之結果，即足當之。揆之本件上訴人明通公司於八十八年四月十五日以「明通治痛單」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條商品及服務分類表第五類之藥品商品申請註冊，作為其申請案號第00000000號「明通」商標之聯合商標。因之上訴人智財局於審查上訴人明通公司之申請「明通治痛單」之註冊時，自應依據客觀之事實並以一般民眾之知識為之判斷，申請註冊之商標，有無對該商品產生混淆誤認之可能性。而本件系爭商標申請註冊之主要部分「治痛單」，在一般民眾之認知上已具有指為特定之商品，本身有其特定文義，即在指可治療疼痛之藥劑，倘得依商標法規定註冊使用於中藥及西藥等商品，則上訴人明通公司所生產之「治痛單液」、「治痛單糖漿」，與其他公司生產之「治痛單散」、「中藥治痛單液」即有可能使一般民眾對該等商品之性質內容有發生混淆，故上訴人明通公司自不得申請註冊。次按商標法第三十七條第八款所謂習慣上所通用之標章者，係指該標章代表某一商品，其名稱或圖形，為世人所習見而言，最高行政法院七十三年度判字第一五七五號判決意旨可資參照。系爭商標之「治痛單」，在我國一般觀念上，認為係治療疼痛之製劑，與「酸痛貼布」之觀念上同樣為具有治療疼痛之製劑，二者之治痛名稱均為國人為所習見，且「治痛單」一詞，除上訴人明通公司所生產之「治痛單液」、「治痛單糖漿」外，尚有長安化學工業股份有限公司（下稱長安公司）製造之「中藥治痛單散」「中藥治痛單液」及被上訴人之「治痛單液」可憑，堪認治痛單代表治療疼痛之名稱已廣為業界所用且為一般民眾所公認，上訴人明通公司自不得以治痛單申請為其「明通」之聯合商標。再按行為時商標法第三十七條第十款前段規定，及參照最高行政法院五十二年判字第一號判例、七十一年度判字第八七六號判決、七十五年度判字第二一八九號判決及六十八年度判字第七五二號判決意旨觀之，本件上訴人明通公司申請註冊之「明通治痛單」聯合商標，以其最惹人注意而特別顯著之主要部分為「治痛」二字。而依一般社會通念，「治痛」二字之使用於藥品商品，自易使人直接聯想到其所指定使用商品，亦即藥品之使用有治療疼痛之功能，即難謂非商品功能之說明文字，又前揭法條之適用，以該商標名稱係商品之說明文字為已足，與該商品之銷售量及是否為大眾所熟知愛用並無任何關連。此外「治痛」二字亦已成為治療疼痛之藥劑之習慣上通用之標章或其說明，此觀之目前行政院衛生署所核准之藥品名稱中含有「治痛」二字者，即高達六十三項，堪認「治痛」二字為上訴人明通公司所指定使用於中、西藥商品本身習慣上所適用之名稱。此外依司法院院字第一○○八號解釋，足證本件上訴人明通公司所申請註冊之治痛單顯然違反商標法第三十七條第十款之規定，上訴人智財局自不得准許上訴人明通公司之註冊。末按上訴人明通公司所提出之答辯意旨狀雖援引行為時商標法第五條第二項規定表示「明通治痛單」商標已符合該條所稱之「在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別」云云，惟查商標是否具識別性，依八十六年十一月二十二日發布之商標識別性審查基準一審查要點之第一點及第二點均有明文規定其審查原則，尚難僅憑上訴人明通公司提出之廣告及取得行政院衛生署之藥品許可證，即認其商標有識別性，且觀乎上訴人明通公司之申請註冊資料，及上訴人智財局評定不成立之處分書，均無任何一語提及上訴人明通公司於註冊係主張依商標法第五條第二項規定申請註冊，因之上訴人明通公司主張申請註冊之「明通治痛單」有商標法第五條第二項之適用且該治痛單非「通用名稱」而有商標法第三十七條第十款但書規定之適用，即屬無據。縱認上訴人明通公司係依商標法第五條第二項規定申請註冊，惟依據商標識別性審查基準二商標不具識別性之例示，其中之第四條之敘述性或描述性用語不具識別性，因之「治痛」既為治療疼痛之敘述身體狀況之用語，顯不具識別性，然上訴人智財局明知該商標中包含不具識別性之文字，既未經上訴人明通公司聲明該部分不在專用之列，上訴人智財局自不得核准上訴人明通公司註冊等語，求為判決上訴人智財局應作成將註冊第八八四六三六號「明通治痛單」聯合商標註冊評定為無效之行政處分，並撤銷原處分及訴願決定。
三、上訴人智財局則以：本件商標註冊時商標法第三十七條第六款之規定，其適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言。查本件被上訴人所指上訴人明通公司之商品與其他公司所生產之商品，有使一般消費者對該商品之性質內容有發生混淆之主張，姑無論是否有理由，核其內容非屬本款規範之範疇，其主張自無足採。行為時商標法第三十七條第八款規定，所謂「習慣上通用之標章」，係指該標章，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用並為社會觀念所公認者。查本件被上訴人所檢送之證據觀之，僅有其本身於七十年七月六日取得之行政院衛生署藥品許可證第二三八一六號影本，況其原載之藥品名稱為「國安感冒能糖漿」，嗣於八十八年二月二日，變更品名為「國安治痛單液糖漿」，再於八十八年三月二十六日變更藥品名稱為「國安治痛單液」，行政院衛生署之藥品許可證並未單就治痛單三字核准登記為藥品名稱，此徵著另所補呈之「中藥治痛單散」、「中藥治痛單液」，亦足確認，且除上述行政院衛生署藥品許可證外，別無其他製造或經銷藥品之業者反覆使用「治痛單」並為社會觀念所公認，係為代表特定藥品之通用標章之相關資料可供參酌，故本件商標之申請註冊應無前揭法條規定之適用。依行為時商標法第三十七條第十款規定，所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要，又其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻或自我標榜者，不屬之。所謂「習慣上所通用」係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就類似之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失去其特別顯著性而言。從而藥品之名稱係屬自創而非習慣上所通用，且足以一般消費者辨識其為區別商品之標記者，自可作為商標申請註冊。本件系爭商標圖樣之中文為「明通治痛單」，縱如被上訴人所稱顯著特取者為「治痛」二字，具有標榜其功能之作用，然查「治痛」與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字。且查所附行政院衛生署藥品許可證，並未單就治痛單三字核准登記為藥品名稱，又無其他製造或經銷藥品之業者反覆使用「治痛單」之相關資料，自難謂「治痛單」已成為習慣通用之藥品名稱，則本件商標之申請註冊亦應無前述法條規定之適用等語資為抗辯。
四、上訴人明通公司除援用上訴人智財局之主張外，並補稱：查上訴人明通公司八十八年四月五日所申請上訴人智財局核准註冊之第八八四六三六號「明通治痛單」聯合商標，係指定使用於申請註冊時商標法施行細則第四十九條所列商品及服務分類表第五類之「中藥、西藥」等商品。而「明通」二字本為上訴人明通公司於四十四年三月一日為上訴人智財局前身機關中央標準局所審定公告後核准於同年十月一日註冊公告為第三七八七號之商標。「明通」二字本為上訴人明通公司公司名稱，而非表彰產地。而「治痛單」三字之「治痛」則為擷取藥品療效之一部，另取「治痛真簡單」之「單」字與之結合而成「治痛單」，再與「明通」結合為「明通治痛單」聯合商標，指定適用於中、西藥。再遍查上訴人智財局所有資料，亦無其它著名商標為「明通治痛單」或「治痛單」者，故「明通治痛單」顯無「使他人誤信所表彰之商品性質、品質或產地之虞」情狀，被上訴人據此指摘上訴人智財局違反商標法第三十七條第六款規定，顯有違誤。次查，國產感冒口服液中，多有使用三個字作為藥品名稱者，其中二字為形容藥品之功效或治療之病癥，另一字則為特取之部分，「治痛單」之情形亦同，前二字取其治痛之功效，後一字「單」則為本藥品特取之字，非藥品之通用名稱，取其「治痛真簡單」之義，而「明通治痛單，治痛真簡單」之廣告用語，已成順口溜般打動消費者。其中「治痛」二字固具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字，故「治痛單」三字顯係「隱念譬諭或自我標榜」，自不屬商標法第三十七條十款範疇。被上訴人雖舉長安公司之「中藥治痛單散」、「中藥治痛單液」及其「治痛單液」等名稱與上訴人明通公司所生產之「治痛單糖漿」、「治痛單散」、「治痛單液」相同，而認「治痛單」為代表長安公司、被上訴人及上訴人明通公司所生產所有藥品之名稱，而為業界及一般民眾所公認，已為商標法第三十七條第八款「習慣上通用之標章」。惟查中文「明通治痛單」早在六十八年即取得行政院衛生署藥品許可證，其字號為衛生署製字第一八六八三號，首創使用於感冒諸症狀專用。由於品質優良、信譽卓越，在當時市場上已具有相當穩固之地位，全省各地皆擁有上訴人明通公司之經銷商，因此上訴人明通公司遂於七十五年開始在各電視台大量播放明顯標示「明通治痛單」商標之廣告，歷經多年以來「明通治痛單」之各類型廣告仍在持續中並於八十四、八十五年期間刊登巨大車體廣告遍佈於北部各縣市。進者，「明通治痛單」是一歷史悠久、眾所皆知之商標，其產品之品質及商標之知名度早已是倍受消費者所肯定之優良產品，而且自首創以來更長達三十幾年之久，足以認定為著名商標，除有評定卷第二十五頁至第八十九頁等資料可資佐證，上訴人明通公司再提出七十八年至九十年電視廣告選輯錄影帶、明通醫藥雜誌七
十三、七十五、七十七年廣告內容及九十年雜誌廣告，足以證明「明通治痛單」商標確已深受消費大眾所喜愛並馳名遠近，且並認知為代表上訴人明通公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他。再者，上訴人明通公司之經銷網遍佈全省及一直不惜耗費鉅資於各廣告媒體刊登廣告，在同業及消費者間已具有相當信譽，殆無疑義。應認已符合商標法第五條第二項「在交易上已成為上訴人明通公司營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別」。而被上訴人之「治痛單液」，原名於七十年間取得藥品許可證時為「國安感冒糖漿」，迄八十八年二、三月間始更名，此有評定卷附被上訴人所提藥品許可證可稽。至於長安公司所出產之「中藥治痛單液」及「中藥治痛單散」則為八十三年十一月二十八日及八十三年九月七日分別取得藥品許可證，此有網路查詢資料可稽。而長安公司所生產之前揭藥品，其原名並非「治痛單液」或「治痛單散」。故「治痛單」本為上訴人明通公司所獨創之名詞，而不論被上訴人、上訴人明通公司及長安公司所出產之藥品，其適應症均為「舒解感冒之症狀」，被上訴人及長安公司挾上訴人明通公司將之廣告幾近二十、三十年，已享有盛名之名稱，剽竊為自己藥品名稱，其目的顯係藉「搭便車」之行為，促銷其自己之商品，渠等行為顯屬不正當商業行為，此亦有被上訴人刊登於公車牌上，上載「國安治痛單」之廣告招牌照片可稽。再「治痛單」三字既為上訴人明通公司所獨創，而所使用者既僅被上訴人及長安公司二家，雖均係治療感冒症狀之藥品，惟治療感冒之藥品名稱尚多達數百種，顯見「治痛單」三字非「治療感冒」之「同一商品習慣上通用標章」。況依最高行政法院四十七年判字第三十九號判例之意旨，應認本件「治痛」與「單」字結合成「治痛單」三字，已不符商標法第三十七條八款所稱「相同而近似於同一商品習慣上通用之標章」，故應得予以註冊商標。同理，被上訴人雖另舉「治痛」二字係表示「申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明」，符合商標法第三十七條第十款規定，而認上訴人明通公司不准註冊，取得商標權；並舉網路所搜尋之六十三筆以「治痛」二字為名之藥品，及最高行政法院五十二年判字第一號判例意旨為佐證。惟被上訴人所舉之藥品，其適應症是否與上訴人明通公司所註冊藥品適應症：「舒解感冒症狀」之功能相符已有疑問，且「治痛」二字泛指治療身體各種疼痛，並不能彰顯其專為「舒解感冒症狀」之功能；且亦非所有中、西藥之功能，而被上訴人又未舉證其餘非治療感冒之藥品名稱為「治痛單」，故「治痛單」三字顯非上訴人明通公司所註冊藥品及所有藥品之「通用名稱」。而「治痛」二字雖為商品之「說明」或「功用」，但據上訴人明通公司說明「治痛單」三字已有「識別性」，故應有商標法第三十七條十款但書之適用。再依前揭最高行政法院四十七年判字第三十九號判例意旨，及被上訴人所舉五十二年判字第一號判例之意旨；且上訴人智財局亦多有以藥品之「功能」、「說明」文字准許做為商標申請註冊者，則依行政程序法第六條之「平等原則」，「治痛單」三字顯不符合商標法第三十七條十款之規定，上訴人明通公司應得申請註冊等語求為駁回被上訴人之訴。
五、原審無非以：依行為時商標法第三十七條第六款、第八款及第十款之規定，所謂商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言；所稱「習慣上通用之標章」，係指該標章代表某一商品，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用，並為社會觀念所公認者；又所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般觀念，為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者而言，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要，又其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻者，不屬之。又依商標法施行細則第二十八條規定，並參照上訴人智財局之前身經濟部中央標準局制訂之「商標審定核駁理由先行通知要點」第二點、第三點觀之，上訴人智財局對於申請註冊之商標，經實體審查後發現該商標圖樣中僅有部分文字或圖形屬於說明性或不具特別顯著性，並非全部不具識別性，且若刪除該部分則失其商標圖樣完整性時，自應於核駁審定前，將此情形，以書面先行通知申請人或其商標代理人，使其有修正商標圖樣或聲明該不具識別性部分不在專用範圍之機會，如申請人不於指定期限內為修正或聲明該部分不在專用之列，始將其商標申請案予以核駁。蓋申請註冊之商標，雖有部分文字或圖形不具識別性，但整體觀察仍具識別性者，如僅因其中一部分不具識別性而將全部申請案予以核駁，固有違比例原則，惟商標註冊申請之准駁係以申請標的整體為對象，亦無法割裂為一部之准駁，折衷之道只有以書面先行通知申請人，請其於指定期限內為修正或聲明該不具識別性之部分不在專用之列，如其逾期不為修正或聲明該部分不在專用之列，始將其商標申請案予以核駁，方能兼顧公益與私益，而符合公平原則。若上訴人智財局於審查時只注意到整體商標圖樣具有識別性，而忽略其中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形，致就當事人申請註冊之商標圖樣全部為核准之審定者，嗣後經利害關係人以該商標不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，申請評定其註冊為無效時，基於前揭公益與私益平衡之原則，上訴人智財局仍得以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列。蓋僅因其註冊商標中一部分不具識別性而將其註冊商標全部予以評定無效，同樣有違比例原則，而商標註冊評定之准駁亦係以申請評定標的整體為對象，無法割裂為一部之准駁，折衷之道亦只有以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內為聲明該不具識別性之部分不在專用之列，如其逾期不為聲明，始將其註冊商標全部予以評定無效，如已遵期為聲明，即應將申請評定予以駁回。且聲明註冊商標中某不具識別性之部分不在專用之列，其商標圖樣之整體性並不受影響，故未涉及商標圖樣之變更，乃一般註冊事項之變更，依商標法第十九條第一項之規定，商標專用權人於註冊後仍得向上訴人智財局申請為之，則上訴人智財局依職權通知其聲明註冊商標中某不具識別性之部分不在專用之列，核與商標法第十九條第一項之規定意旨亦無牴觸。系爭商標圖樣上之中文為「明通治痛單」，其中「明通」二字橫書在上，字體較小，「治痛單」三字直書在下，字體較大，寓目鮮明，指定使用之商品為「中藥、西藥」，其中「明通」乃一般用語，既非暗示亦非說明，「單」則隱喻「丹藥」，整體觀察「明通治痛單」，固具有識別性，惟無論中藥或西藥，其功用均在治療病痛，此乃眾所皆知之事，故「治痛」一詞，使用在「中藥、西藥」，自易使人聯想到其所指定使用商品即為藥品，「治痛」即係直接表示其所指定使用商品功能之說明而不具識別性，且若刪除該「治痛」二字將失其商標圖樣完整性，則依首揭說明，本應由上訴人智財局將此情形，以書面先行通知被上訴人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列，詎上訴人智財局於原商標註冊審查時只注意到整體商標圖樣具有識別性，忽略其中包含不具特別顯著性之「治痛」二字，以致未依前揭商標法施行細則第二十八條之規範精神及核駁理由先行通知之程序處理，而就上訴人明通公司申請註冊之商標圖樣「明通治痛單」全部為核准之審定，已有未洽。嗣後被上訴人以利害關係人身分主張系爭商標之主要部分「治痛單」不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，申請評定其註冊為無效時，上訴人智財局既認「治痛」用於藥品具有標榜其功能之作用，卻又未以書面通知上訴人明通公司，請其於指定期限內聲明該不具識別性之「治痛」二字部分不在專用之列，遽認「治痛」用於藥品固具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字，逕將被上訴人之申請評定予以駁回，未兼顧前述公益與私益之平衡，亦有違公平原則。上訴人明通公司向行政院衛生署請准製造之「明通治痛單糖漿」及「明通治痛單液」藥品，均係用於「感冒諸症狀之緩解」，且依明通醫藥雜誌之廣告型錄可知，其所製造及廣告之「明通治痛單糖漿」、「明通治痛單液」亦係宣傳專用於治療感冒諸症狀，並以葫蘆形之玻璃瓶裝（葫蘆矸）為訴求重點，其他與「治痛單」相關之廣告則僅見「明通治痛丹散」或「明通治痛丹」用於治痛，係使用「丹」字而非「單」字，足見「治痛單」與「明通」結合，經上訴人明通公司長期使用後，或可作為其銷售「感冒糖漿」、「感冒液」藥品之識別標識，但尚難謂「治痛單」在交易上已成為上訴人明通公司所製造之其他藥品或一切「中藥、西藥」之識別標識，上訴人明通公司亦自認「明通治痛單」商標僅係代表上訴人明通公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他。蓋眾所皆知，無論中藥或西藥，其種類不止「感冒藥」，且當然包括「治痛藥」，上訴人明通公司卻以「治痛單」作為系爭商標之主要部分指定使用於「中藥、西藥」商品，其「治痛」二字自具有「說明性」，而不應由上訴人明通公司所專用，依首揭說明，上訴人明通公司於註冊後仍宜向上訴人智財局聲明該二字不在專用之列。又系爭「治痛單」三字，雖非「中藥、西藥」商品之「習慣上通用標章」或「通用名稱」，與最高行政法院四十七年判字三十九號判例類似，但因當時商標法及其附屬法規尚無類似現行商標法施行細則第二十八條之規定，自無從要求上訴人智財局踐行書面通知及責由商標申請人於指定期限內聲明其商標中不具識別性之部分不在專用範圍之程序。又被上訴人所舉最高行政法院五十二年判字第一號判例之例，與本件情形不同，尚難比附援引，執為有利上訴人明通公司之論據，何況該判例引用舊商標法第二條第十款之規定，亦認商標圖樣中一部分文字或圖形不具特別顯著性者，不得逕予核准其商標註冊，而依八十三年七月十五日修正公布之商標法施行細則第二十八條之規範精神，責由上訴人智財局踐行書面通知之程序及由商標申請人於指定期限內聲明其商標中不具識別性之部分不在專用之列，以換取整體商標圖樣獲准註冊，反而對商標申請人有利。從而原處分及訴願決定意旨認系爭聯合商標之圖樣「明通治痛單」並無使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，且非習慣上通用標章，無違商標法第三十七條第六款、第八款之規定，固無不合，但本件被上訴人於申請評定時已主張系爭商標之主要部分「治痛單」不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，上訴人智財局亦不否認「治痛」用於藥品具有表示其功能之說明作用，卻未以書面通知上訴人明通公司，及俟其於指定期限內聲明該不具識別性之「治痛」二字部分不在專用之列，即將被上訴人之申請評定予以駁回，容有未洽，訴願決定未加糾正，仍予維持，亦有可議，為其判斷之基礎，認被上訴人訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭商標之註冊是否應評定為無效，尚有待上訴人智財局以書面先行通知被上訴人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之「治痛」二字部分不在專用之列，俟其是否為聲明後，再為決定，則被上訴人求為判決命上訴人智財局應作成將系爭商標評定為無效之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，為被上訴人請求命上訴人智財局遵照原審判決之法律見解對被上訴人作成處分部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回之判決。
六、本院按：除別有規定外，法院不得就當事人未聲明之事項為判決，行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十八條定有明文。次按「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊」系爭商標註冊時商標法第二十八條第一項定有明文。此項法條立法意旨為：商標圖樣中有不得註冊之文字或圖形，原應予以駁回或通知申請人刪除該部分，惟若刪除該部分，商標圖樣將失其完整性，而申請人又已聲明該部分不在請求專用權之列，則已不致干涉他人權益，應可予以註冊，爰參酌美國商標法第六條規定，增訂本條。依此立法意旨得知，上開條文僅於商標申請註冊，主管機關為審核之時，始有上開規定之適用。如商標業已准予註冊，於利害關係人申請商標主管機關評定已註冊商標為無效時，除非該已註冊之商標專用權人自願聲明原註冊圖樣某部分不專用者，評定機關始能據其聲明予以審核，否則，評定機關不得適用上開法條通知商標專用權人，令其刪除部分商標圖樣。本件被上訴人於原審起訴，其應受判決之聲明為：請求判決撤銷訴願決定及原處分；並命上訴人智財局作成將註冊第八八四六三六號「明通治痛單」聯合商標評定為無效之行政處分。即被上訴人請求判決範圍，僅限系爭商標評定是否成立，不及於系爭商標申請註冊是否合法，則原審法院認被上訴人之訴有理由時，應將訴願決定及原處分撤銷，並命上訴人智財局作成評定系爭商標成立之行政處分；或於案件事證尚未臻明確時，應判命上訴人智財局照其就評定法律見解對於被上訴人作成決定。惟本件原審法院，認系爭商標業經為全部核准註冊之審定，嗣後經利害關係人以該商標不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，申請評定其註冊為無效時，基於公益與私益平衡之原則，上訴人智財局仍得以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列。蓋僅因其註冊商標中一部分不具識別性而將其註冊商標全部予以評定無效，同樣有違比例原則，而商標註冊評定之准駁亦係以申請評定標的整體為對象，無法割裂為一部之准駁，折衷之道亦只有以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內為聲明該不具識別性之部分不在專用之列，如其逾期不為聲明，始將其註冊商標全部予以評定無效，如已遵期為聲明，即應將申請評定予以駁回。且聲明註冊商標中某不具識別性之部分不在專用之列，其商標圖樣之整體性並不受影響，故未涉及商標圖樣之變更，乃一般註冊事項之變更，依商標法第十九條第一項之規定，商標專用權人於註冊後仍得向上訴人智財局申請為之，則上訴人智財局依職權通知其聲明註冊商標中某不具識別性之部分不在專用之列，核與商標法第十九條第一項之規定意旨亦無牴觸，顯係誤解上開商標法施行細則第二十八條第一項規定意旨，且本件系爭商標專用權人，即上訴人明通公司並未聲明原註冊圖樣某部分不專用，則原審法院以：系爭商標圖樣上之中文為「明通治痛單」，其中「明通」二字橫書在上，字體較小，「治痛單」三字直書在下，字體較大，寓目鮮明，指定使用之商品為「中藥、西藥」，其中「明通」乃一般用語，既非暗示亦非說明，「單」則隱喻「丹藥」，整體觀察「明通治痛單」，固具有識別性，惟無論中藥或西藥，其功用均在治療病痛，此乃眾所皆知之事，故「治痛」一詞，使用在「中藥、西藥」，自易使人聯想到其所指定使用商品即為藥品，「治痛」即係直接表示其所指定使用商品功能之說明而不具識別性，且若刪除該「治痛」二字將失其商標圖樣完整性，則依首揭說明，本應由上訴人智財局將此情形，以書面先行通知被上訴人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列，詎上訴人智財局於系爭商標「註冊審查」時，只依前揭商標法施行細則第二十八條第二項規定，注意到整體商標圖樣具有識別性，忽略其中包含不具特別顯著性之「治痛」二字，以致未依上開同法條第一項規定之規範精神及核駁理由先行通知之程序處理，而就上訴人明通公司申請註冊之商標圖樣「明通治痛單」全部為核准之審定於法有違為由，除將原處分及訴願決定撤銷外，並命上訴人智財局再依前揭商標法施行細則第二十八條第一項之規定，重新審核系爭商標之註冊，係就被上訴人未聲明系爭商標註冊是否違法之事項為裁判，自屬違法訴外裁判。綜上所述，本件原審判決不察，將訴願決定及原處分撤銷，並命上訴人智財局就本件評定，依前揭商標法施行細則第二十八條規定，重新審核，另為處分，自有未洽，上訴人聲明廢棄，為有理由，爰將原審判決不利上訴人部分廢棄，發回原審法院另為適法之審理。
據上論結，本件上訴為有理由，爰依行政訴訟法第二百五十六條第一項、第二百六十條第一項，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 十一 月 四 日
最 高 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 廖 政 雄
法 官 高 啟 燦法 官 林 清 祥法 官 鍾 耀 光法 官 姜 仁 脩右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 莊 俊 亨中 華 民 國 九十三 年 十一 月 四 日