最 高 行 政 法 院 判 決 九十三年度判字第四二二號
上 訴 人 瑞士商．歐克塔菲瑪股份公司代 表 人 菲力克斯．萊納訴訟代理人 林鎰珠律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 甲○○右當事人間因發明專利申請事件，上訴人對於中華民國九十一年八月十四日臺北高等行政法院九十年度訴字第五○四八號判決，提起上訴，本院判決如左：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人起訴主張：緣上訴人前於民國八十三年十一月二十六日以「經由層析法製備含有因子Ⅷ的病毒失活組份的方法」（以下簡稱系爭案）申請發明專利，經被上訴人審查不予專利。上訴人不服，申請再審查，仍經被上訴人再審查為本案應不予專利之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟。被上訴人所為之專利審定書係以專利法第二十條第一項前段以及第二十二條第三項和第四項核駁系爭案，而於再審查核駁審定書中係依據專利法第二十條第二項以及第二十二條第三項核駁系爭案，亦即系爭案所請方法之產業利用性及申請專利範圍之問題已被克服。根據專利法第四十條第二項之規定，故系爭案不應有匿而未告之情事。在系爭案初審期間，被上訴人於八十四年十月二十四日台專（玖）○一○五五字第一四七五四九號專利申請案核駁理由先行通知書之核駁理由第一項及八十五年十月二日之專利審定書中第二項理由要求上訴人補充說明。而上訴人依照被上訴人對於系爭案說明書實施例的詳細說明及數據應補充之指示，於八十五年十一月三十日進一步提供系爭案所請方法的詳細說明及數據，未料被上訴人於八十九年一月十七日之再審查案核駁理由先行通知書中，認定難以佐證本案申請時確已完成且具有所稱之進步性，而不予接受上訴人所提出的補充說明及數據。上訴人認為被上訴人於專利初審及再審查期間對於補充實驗數據之認定顯然有矛盾不一之處。且依專利法第二十二條第三項規定，系爭案於申請時提說明書已揭示專利說明書法定之必要部分，即所請方法的步驟、條件及相關文獻或前案，係為熟習該項技術者所明確瞭解而據以實施，而後在不變更申請案之實質內容下，上訴人進一步補充之實驗數據係為證實本發明具進步性之比較實驗數據，故對於專利申請案而言係屬證據之一種，並非專利法第二十二條第三項所規定之必要記載事項，因此，被上訴人所為不予專利之處分顯然不當。況且，被上訴人於再審查核駁審定書理由第三點中亦承認上訴人所補呈之文獻係證明系爭案所請方法之進步性（功效上）。再依系爭案審查時專利法第四十四條第一項規定，在不變更申請案之實質內容下，於審查時得對說明書或圖式提出補充或說明。因此，被上訴人以上訴人補充的實驗數據之文章發表時間，遠晚於系爭案申請日之理由據以核駁系爭案亦有不當之處。亦即，該補充實驗數據係於八十五年十一月三十日呈送於被上訴人審查，其中實驗之完成日期很明顯早於該呈送日期，一般熟習該項技術人士應瞭解到一發明中實驗之完成常需數年之久，且完成實驗之後文章自撰寫至投稿被接受乃至於公開發表亦耗時甚久，而被上訴人完全未考量到上訴人補充實驗數據乃為進一步證明本發行進步性之比較數據，且未深究該文章中實驗完成日並非發表文獻之日，而全盤否定系爭案之可專利性，顯然有違專利法第四十四條第一項第三款之規定。系爭案所申請係為一種製備含有因子Ⅷ的病毒失活組份的方法，有別於一般層析方法，本發明係利用膜層析法，已於系爭案說明書中具體揭示所請方法的步驟、使用條件及所根據之先前文獻或前案。再者，本發明係針對先前技藝進行改良，所請方法係以不同於一般層析法之膜層析方式進行，其中所採用的一些步驟可根據習知方法來進行，故系爭案的說明書中已揭示所請方法的步驟、條件及相關文獻或前案，是所提供的技術內容確為熟習該項技術者所能瞭解且可據以實施者。因此並未違反專利法第二十二條第三項對於說明書揭示內容之規定。況且，上訴人於審查期間所補充之實驗數據係屬專利申請案證據之一種，並非前述專利法條所規定之必要記載事項，被上訴人以該數據之發表文章的日期遠較系爭案申請日為晚之理由所為不予專利之處分顯然不合理。上訴人於八十九年四月六日所呈送的補充理由書中所述「．．．由於根據本發明所得的因子Ⅷ缺乏活性，一種更清潔的因子Ⅷ製劑可施用於所需的患者中」有誤譯之處，亦即其中「缺乏活性」之原文為「lack of activation」，其應翻譯為「未活化」較為恰當，又因子Ⅷ之生物活性與是否為活化或未活化之形式無關。又依專利法第四十條第二項之規定，被上訴人既然認為此名詞之意法有誤，於再審查審定前，應先提出此項疑點而要求申請人說明或修正，然而，被上訴人竟於再審查審定書中以此未曾於先前提及之理由而核駁系爭案，致使上訴人喪失進一步說明及釐清之機會，被上訴人之認事用法確有違法之事實。根據被上訴人於八十九年十月出版之專利審查基準第1-2-21頁，系爭案所請製備含有因子Ⅷ的病毒失活組份的方法之特徵在於其係藉由膜層析法進行，而習知技術則是利用一般層析法，故在申請系爭案之前，以膜層析法來製備因子Ⅷ並未見於任何先前技術文獻中，且本發明方法之功效對於熟習該項技術者而言亦非可由先前技術文獻中以邏輯分析或推理得知，顯見系爭案確實具有突出的技術特徵。再者，被上訴人未考量系爭案進步性數據係為補強證據並非為說明書揭示內容之必要部分，卻一再拒絕上訴人於申請後所補充之實驗數據。因此，被上訴人所為處分之依據顯然不當。本發明方法以及使用習知樹脂之習知技術方法在純化因子Ⅷ上之比較數據顯示由本發明的方法所純化出來的因子Ⅷ係具有遠較習知技術為短的製備時間以及較高之相對活性。此外，根據本發明方法所純化出來的因子Ⅷ之另一項重要的優點在於可使得凡偉勒布業德因子（von Willebrand factor,vWF ）共同純化出來，此現象為高度所欲的，由於已知凡偉勒布業德因子會與因子Ⅷ結合於一複合物，藉此可防止因子Ⅷ快速降解。因此，由上訴人提供的比較性數據可明顯得知系爭案所請方法確實具有優於先前技術之進步性。上訴人因不瞭解所呈送參考文獻未獲考慮而欲當面與承審的審查委員溝通及說明，以進一步釐清案情，故依照被上訴人於八十九年一月十七日之專利再審查案核駁理由先行通知書主旨及專利面詢作業要點第三點，於八十九年三月十六日呈送的申復說明書中提出面詢申請，被上訴人卻完全未予任何回應，隨後於八十九年十二月十四日所發再審查核駁審定書中亦未對不准面詢一事提出任何說明或理由，顯然違反被上訴人所定專利面詢作業要點第三點規定。因此，若審查機關皆以主觀想法（如技術內容已臻明確）而認定沒有面詢之必要，則專利案面詢作業要點形同僅在約束專利申請人而非審查機關，其規定意旨已徒具形式而無實質的意義。況依專利法第四十四條第一項第一款規定，被上訴人顯然枉顧上訴人因不瞭解被上訴人於再審查期間所為核駁理由而欲面詢以當面溝通之權益，再者，被上訴人認為無面詢之必要時仍未指明不予面詢之理由，被上訴人所為之處分顯然有瑕疵等語，求為撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人就本案為准予專利審定之處分。
二、被上訴人則以：依專利法第二十二條第三項之規定，專利申請人應於專利說明書中清楚載明申請專利範圍、技術內容、特點及功效，本件為利用膜層析法進行因子Ⅷ的病毒失活組份之分離方法，所欲純化之因子Ⅷ必須具有生物活性、高回收率及操作快速才具專利性，然上訴人八十三年十一月二十六日提出之專利說明書並未提供實施例的詳細說明及有效數據以佐證系爭案由膜層析法純化所得之因子Ⅷ之純度、產率較習知之管柱層析法高。而八十五年十一月三日專利申請再審查理由書中所提參考文獻（J. of c-hromatography ）係於八十六年一月發表，上訴人雖辯稱實驗完成日應早於八十六年一月，但相距申請日有兩年多之差距，其足以完成多種實驗，因此無法以此文獻佐證系爭案申請時確已達成所稱之功效。再者，文獻內容亦僅以圖譜表示，並無任何分析數據可證明系爭案膜層析法確具進步性以及系爭案於申請時確為一已完成之發明且已達所稱之功效。起訴理由所述關於「缺乏活性」之問題。因系爭案所請為因子Ⅷ之病毒失活組份之分離方法，既然所請重點為「具生物活性」及「病毒失活」因子，其翻譯將「未活化」誤譯為「缺乏活性」，如此對申請中華民國專利須以中文內容揭示，實為揭示不清，重大過失。起訴理由另主張系爭案確有進步性。惟並未於專利說明書中以實驗數據佐證其功效，因此無法證明此案確實具有進步性等語資為抗辯。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：上訴人於本件行政訴訟中猶執前詞爭議，經審核被上訴人據以作成「本案應不予專利」之處分所持之理由，及訴願決定機關決定駁回上訴人之訴願所持之理由，均無不妥，是上訴人之陳詞均不可採。況且上訴人於系爭案審查期間所補呈之系爭案發明人Ales Strancar於J. ofchromatography,1997,760(1),117-123. 所發表之文章，欲說明系爭案所提之操作快速優點，惟此文章為西元一九九七年發表，與系爭案申請日八十三年十一月二十六日差距兩年多，足以完成多種實驗，是該文獻難以佐證系爭案申請時確已完成且具有所稱之進步性。又系爭案說明書及八十九年四月六日補充說明書中皆未清楚提供實施例的詳細說明及有效數據（例如活性分析、回收率分析、純度分析等數據），以佐證該項技術之功效，加上系爭案所請為因子Ⅷ之病毒失活組份之分離方法，所請重點既然為「具生物活性」及「病毒失活」因子，其竟將「未活化」誤譯為「缺乏活性」，更無法清楚闡明其技術內容，自屬重大過失，而不合於專利法第二十二條第三項之規定。另被上訴人認其審查意見已於核駁理由通知書中詳細闡述，惟上訴人於專利申請再審查理由書所提理由與先前所提理由並無不同，而認為無面詢之必要，致未給予面詢機會，事屬被上訴人裁量權，亦無違法。此外，上訴人於本件行政訴訟中仍無法提供實驗證據，而所提出之宣誓書雖記載「台灣專利申請案第00000000號之下的發明於西元一九九四年十一月二十六日（即系爭案之申請日）之時已完成且實現」，並不等同於足資證明系爭案申請時確已達成所稱之功效之實驗證據，自難採信。是上訴人主張被上訴人以上訴人於系爭案再審查期間所補呈文獻晚於系爭案申請日，而判定系爭案不具進步性，係屬違法；被上訴人以補充說明書中誤記之事項作為系爭案不符合專利法第二十二條第三項之理由，不當且違法；被上訴人忽略上訴人於系爭案再審查期間所提出面詢之請求，顯屬違法云云，委無可採。而被上訴人所為之處分，揆諸審查時專利法第十九條、第二十條第一項及第二項、第二十二條第三項規定，並無違誤等語，而駁回上訴人原審之訴。
四、上訴人上訴意旨：被上訴人於八十九年十二月十四日之（八九）智專三（四）○一○五五字第○八九八七○○一九三○號專利再審查核駁審定書中依專利法第二十條第二項及第二十二條第三項對本案審定不予專利。而綜觀原審判決內容，並未提及本案不符合專利法第二十條第二項規定之情事。因此，本案已不復違反專利法第二十條第二項之規定。依專利法第二十二條第三項之規定內容可知，專利法第二十二條第三項並未規定說明書必須記載實施例及實驗數據以使熟習核項技術者能瞭解其內容並可據以實施。基於該法規意旨，只要熟習該項技術者基於說明書之揭示內容而能據以實施該發明，即使該說明書並未提供實施例或實驗數據，亦不違反專利法第二十二條第三項之規定而可獲得專利。故實施例及實驗數據非屬說明書揭示內容的絕對必要要件，而是端視說明書之揭示內容是否已足供熟習該項技術者能瞭解該發明而能據以實施。本件發明專利申請已於系爭案說明書中具體揭示所請方法的步驟、使用條件及所根據之先前文獻或前案，再者，本發明係針對先前技藝進行改良，所持方法係以不同於一般層析法之膜層析方式進行，其中所採用的一些步驟可根據習知方法來進行，故系爭案的說明書中提供的技術內容確為熟習該項技術者所能瞭解且可據以實施者。因此系爭案說明書之內容確已揭示發明的技術內容，且足以使熟習該項技術者瞭解並據以實施。因此，系爭案並未違反專利法第二十二條第三項之規定。原審判決、訴願決定及原處分中以不合專利法第二十二條第三項之規定核駁系爭案係屬不當。依我國專利制度及專利法規，按先申請原則之意旨，相同之發明，就最先申請者准予專利。因此，上訴人在此制度下為優先取得申請日，在其認為已完成發明後，當然儘快向被上訴人提出申請。上訴人於申請時，當然認定系爭案已完成且系爭案的說明書中提供的技術內容已足以使熟習該項技術者所能瞭解且可據以實施。此外，綜觀專利法規，並未明定於申請案係屬專利專責機關之審查階段時，針對說明書及圖式中之技術事項所提出之作為補充說明的補充實施例及實驗數據須限定於該申請案申請日前完成者。因此，雖然上訴人於系爭案審查期間所補呈之系爭案發明人所發表之文章晚於系爭案申請日，惟並未違反任何專利法規之規定。況且，上訴人於系爭案申請之時，根本不知被上訴人於審查期間的要求，因此，要求上訴人一定要提供於系爭案申請日前的實施例及實驗數據並不合理。故原審判決、訴願決定及原處分以該數據之發表文章遠較系爭案申請日為晚之理由所為不予專利之處分顯然不當。依系爭案審查期間所適用之專利法第四十四條第一、四項及同法第六十七條第一項規定之意旨，審定公告前、後之說明書及圖式，甚至是已核准之專利猶有修正、更正之必要性及機會。何況僅是針對說明書中之技術事項所作之補充說明。因此，基於同一立法目的及意旨，針對說明書及圖式中之技術事項所作之補充說明中的誤繕或誤譯亦應有補充或修正（治癒）的機會。因此，被上訴人若認補充說明內容有未臻明確之處，應依專利法第四十條第二項或同法第四十四條第一項之規定，給予上訴人對該補充說明作進一步補充或修正（治癒）的機會。然而，被上訴人未曾於系爭案再審查審定之前提出此項質疑，反而直接於再審查審定書中認定上開補充說明無法闡明本發明之技術特徵使上訴人失去說明之機會，有違該等法規之立法目的及意旨。被上訴人理應探求上訴人真意，而非逕自予以核駁。所以，原審判決、訴願決定及原處分有可議之處。此外，上訴人依照被上訴人於八十九年一月十七日之專利再審查案核駁理由先行通知書主旨，並根據專利面詢作業要點第三點於八十九年三月十六日呈送的申復說明書中提出面詢申請，既然上訴人並非未提出面詢申請，抑或不想與被上訴人進行溝通，故被上訴人理應准予上訴人之面詢申請，而藉以探求上訴人真意。被上訴人顯然枉顧上訴人欲與被上訴人面詢以當面溝通之權益。再者，被上訴人認為無面詢之必要時仍未指明不予面詢之理由，被上訴人所為之處分顯然有瑕疵，由此可見，原審判決、訴願決定及原處分對於上訴人面詢請求之不准顯有不當等語，求為廢棄原審判決，並撤銷訴願決定及原處分，及命被上訴人就本案為准予專利審定之處分。
五、本院按：系爭案審查時專利法第四十四條第一項雖規定被上訴人得依職權或依申請人申請面詢，但並非規定被上訴人於專利案審查時，應接受申請人面詢之請求，不得拒絕。縱本件被上訴人於八十九年一月十七日之專利再審查案核駁理由先行通知書主旨中曾記載「若希望來局當面示範或說明，請於申復說明書內註冊『申請面詢』」，上訴人並根據專利面詢作業要點第三點，於八十九年三月十六日呈送的申復說明書中提出面詢申請。被上訴人未准其面詢之申請，容或有不當，但仍非違法，原審判決採信被上訴人所稱上訴人於專利申請再審查理由書所提理由與先前所提理由並無不同，而認為無面詢之必要，致未給予面詢機會，事屬被上訴人裁量權，並無違法，尚無不合。又系爭專利案審查時專利法第四十四條第一項規定「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：一、到局面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、補充或修正說明書或圖式」。同條第四項規定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載」，同法第六十七條第一項亦明定「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載」即審定公告前、後之說明書及圖式，有誤記或不明瞭時，准予申請人修正、更正之機會。本件上訴人八十九年四月六日呈送被上訴人補充理由書中所述「．．．由於根據本發明所得的因子Ⅷ缺乏活性，一種更清潔的因子Ⅷ製劑可施用於所需的患者中」其中「缺乏活性」之原文為「lack of activation」，並無誤記或不明瞭之情節，自無命上訴人補正之必要。至於上訴人於被上訴人再審查核駁不予專利處分後，始主張以譯為「未活化」較佳，而指摘被上訴人未依上開規定准予以更正，核無足採。本件被上訴人以本案說明書及八十九年四月六日補充說明書中，仍未提供實施例的詳細說明及有效數據以佐證該項技術之功效，八十九年四月六日補充說明書中雖提到由習知之Toyopearl DEAE管柱層析法可得活性80-85％之因子Ⅷ，而本發明方法所得到因子Ⅷ之活性為 95-100％，但於第三段第四行又提及本發明之因子Ⅷ缺乏活性，實難依此闡明本發明之分離步驟、減菌方法之順序及其功效，不合專利法第二十二條第三項之規定。上訴人猶稱本案說明書及補充說明書，依專利法第二十二條第三項規定，並未明定實施例及實驗數據為說明書必要記載事項。雖專利法第二十二條第三項明定「．．．說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」惟本件系爭「經由層析法製備含有因子Ⅷ的病毒失活組份的方法」，自應以實驗數據及實施例證明專利之特點及功效。從而，原審維持被上訴人之處分，於法並無違誤。至於上訴人補呈被上訴人系爭案發明人Ales Strancar於 J. of chromatography ,1997,760(1),117-123 文章是否有佐證系爭案之進步性，以及系爭案是否符合申請發明專利等項，係涉及原審判決事實認定與證據取捨，與違背法令無涉，依行政訴訟法第二百四十二條規定意旨，自不得作為上訴本院之理由。綜上所述，本件原審判決遞予維持原處分及訴願決定，於法並無違誤。上訴意旨為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 四 月 二十二 日
最 高 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 廖 政 雄
法 官 林 茂 權法 官 林 清 祥法 官 鍾 耀 光法 官 姜 仁 脩右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 莊 俊 亨中 華 民 國 九十三 年 四 月 二十六 日