最 高 行 政 法 院 判 決
94年度判字第01004號上 訴 人 美商．必治妥美雅史谷比公司代 表 人 甲○○○○○○訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師簡秀如律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因發明專利異議事件，上訴人對於中華民國92年12月3日臺北高等行政法院91年度訴字第3508號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理 由本件上訴人在原審起訴主張：上訴人於民國83年8月25日以「經安定之醫藥組合物，其製備方法以及安定用之溶劑」申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人對之提起異議。經被上訴人審查，以90年12月28日（90）智專3（4）02021字第09089002550號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」。查被上訴人主要以本案相對於WO 94/12198（引證案一）及WO 94/12030（引證案二）不具進步性而審定異議案成立，惟被上訴人並未確實瞭解本案發明之技術特徵及內容，致無法正確地瞭解發明內容，遂以與事實相違之理由，而作成異議成立之處分，顯有違法不當之處等情，爰請判決將訴願決定及原處分均撤銷。
被上訴人則以：參加人對於系爭「經安定之醫藥組合物，其製備方法以及安定用之溶劑」發明專利案提出異議，經被上訴人審查，認為引證案一及二已足以證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，被上訴人所為異議成立應不予專利之審定，並無不當等語，資為抗辯。
原判決將上訴人在原審之訴駁回，係以：系爭第00000000號「經安定之醫藥組合物，其製備方法以及安定用之溶劑」發明專利案，參加人所提引證一為西元1994年6月9日公開之專利合作條約申請案國際註冊第WO 94/12198號專利案；引證二為西元1994年6月9日公開之專利合作條約申請案國際註冊第WO 94/12030號專利案。經被上訴人審查，認系爭案發明目的係在改善紫杉酚醫藥組成物的安定性，與引證一及二說明書第2頁所載用Cremophor EL和乙醇及添加酸以調整PH值至低於8.1以增進安定性的發明目的相同；另由系爭案申請專利範圍第1項所載內容亦已揭示在引證一說明書第7頁的表2、3所載添加鹽酸、苯甲酸及抗壞血酸的穩定化紫杉酣醫藥組成物的儲存安定性數據，由實驗組成內容及數據實已證明系爭案的組成並非首先發明，且系爭案所界定的3種無機酸屬引證一鹽酸的同類，於說明書所載內容亦無資料足資佐證其3種無機酸的安定性遠較引證一的鹽酸為佳，所限定組成並不具進步性；又引證二說明書第3頁至第5頁的實施例1至3亦證明添加檸檬酸或醋酸至傳統紫杉酚的醫藥組成物中具有安定效果，由引證一及二所強調的安定組成皆是利用羧酸或無機酸的直接添加即可達成系爭案羧酸鹽的降低，其不具進步性；又系爭案申請專利範圍第7、12、18項之安定方法，其特徵在於將溶劑之羧酸鹽陰離子含量降至每毫升溶劑低於0.6×10-6克當量，由系爭案說明書第12頁第9至16行所載，係可藉由添加酸的手段來達成，且酸的添加量為5.6x10-4至8.4x10-6的H+當量範圍；與引證一及二所強調的安定組成皆是利用酸的添加即可達成紫杉酚醫藥組成物的安定性手段並無不同，更何況引證一及二技術內容所教示的安定化措施皆較系爭案簡易，系爭案所用方法並無增進功效，難謂具有進步性，故為異議成立，應不予專利之處分。本件係撤銷訴訟，其爭訟之目的乃在撤銷異議成立之行政處分，自應以原處分作成時之事實及法律狀態為準。上訴人已於90年4月11日異議答辯理由書中提出申請專利範圍修正本，並經被上訴人准許而依該修正本審查異議案，足見上訴人於異議審定前有適當機會提出專利說明書之修正。故上訴人於異議成立之處分作成後之行政訴訟程序中，再向原審提出修正其專利範圍，將申請專利範圍第1及12項及其相關附屬項刪除，自不得加以審酌，仍應依上訴人於90年4月11日提出之申請專利範圍修正本予以審查。系爭案係有關一種經安定之醫藥組合物（申請專利範圍第1項），其中包括帕克利塔謝（paclitaxel）或其衍生物；與一種以50：50體積混合之乙醇與聚氧乙基化篦麻油溶劑，溶劑中所含有羧酸鹽陰離子為每毫升溶劑少於或等於0.6×10-6克當量，此含量低至足以避免該帕克利塔謝或其衍生物催化降解；唯其藉添加除了HBr、HF、HI以外的酸調整pH至低於8.1之包括帕克利塔謝、聚氧乙基化篦麻油及乙醇之組合物除外。上訴人雖訴稱系爭專利所請特徵係在減少溶劑中羧酸鹽陰離子含量，而引證案一及二所揭示加酸於紫杉酚組成物以改善組成物的安定性，二者之技術手段不同云云；惟查系爭案亦係以加酸為手段之一，以降低溶液中羧酸鹽陰離子含量，增進紫杉酚之安定性；而引證案添加酸分子以調整PH值至低於8.1以增進安定性手段中，亦必然會減少羧酸根，此由引證一說明書第7頁的表2、3所載添加鹽酸、苯甲酸及抗壞血酸的穩定化紫杉酚醫藥組成物的儲存安定性數據及由實驗組成內容及數據，即可證明。是系爭案與引證案，其表面文字雖有不同，但二者均是以加酸為手段，以增進紫杉酚安定性為目的，實質並無不同，引證一、二已足證明系爭案的溶劑系統僅是習知添加酸於紫杉酚而增進安定性，並無其他增進功效之額外目的。至於紫衫酚原係溶於一非水性系統（含Cremphor EL和無水乙醇），在系爭案中為了測量檢品PH值，於是將檢品以10倍的注射用水稀釋再測其PH值，此時系統已非原先的非水性系統而是一含水系統，所測得的PH值亦不代表檢品的絕對PH值，只可說是一參考PH值。雖上訴人提出參考資料，強調非水性介質的PH值測定並不具有任何重大的定量意義或理論意義、且有很大的測定誤差、其測定流程必須仔細定義。但紫杉酚起初是在Cremphor EL和無水乙醇的系統中，但檢品的PH值卻是在經10倍注射用水稀釋後所測得的，此時PH值的準確性已不是考量重點。系爭案專利內容中的幾個表格均只列出採間接方法量測的PH值，而未明確表示出當時樣品溶液中確實所含有的羧酸含量，況有關羧酸鹽離子的含量也只在請求的項目中才限定為低於或等於0.6x10-6克當量。由引證案說明中的各例子亦可知所添加酸的量（例如無水檸檬酸）及其經儲存後檢品中紫杉酚的殘留百分比，就算不表示出參考用的PH值，亦已證實加酸有助於紫杉酚的安定性。綜上說明，可知系爭案所欲達成紫杉酚安定的其中一種方法，已在引證一及二中揭示，且引證一及二添加無機酸已能達成系爭案之發明目的，並不需再作氧化鋁的吸附，系爭案不具進步性。本案經受理訴願機關經濟部送請國立台灣大學醫學院審查結果，亦持前述相同之見解，有審查意見書附於訴願卷可稽。至於上訴人嗣後逕自送請國立中央大學鑑定結果，雖認系爭案與引證案之發明特點不同，且無法由引證案之內容推衍出系爭案之全部技術特徵云云；惟查上開鑑定結果，係以上訴人在行政訴訟中縮減申請專利範圍（刪除「加酸」之控制方法，僅餘「將溶劑與氧化鋁接觸」為主要之技術特徵）獲准為前提，是其結論尚有未洽，應不足取。從而，被上訴人所為本件異議成立，應不予專利處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，為其判決之依據。
本院查：按「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決」，行政訴訟法第189條定有明文。又鑑定人係依其特別之知識經驗，陳述對於特定事務之判斷意見之人，同為證據方法之一，是法院就當事人所提出鑑定人之意見可採與否，仍應依據全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則決定取捨，並將取捨判斷而得心證之理由記明於判決，否則即有判決不備理由之違法。本件上訴人於92年9月30日提出行政訴訟陳報狀所附委請國立中央大學之「鑑定意見書」，對於系爭案與引證一及二等3件發明，就各該專利案說明書所揭示之發明內容及技術特徵之異同進行鑑定，作成「本案（即系爭案）與引證案（即引證一及二）之發明特點確有不同，且無法由引證案之內容推衍出本案之全部技術特徵」之結論。上開鑑定意見書並非以行政訴訟中（即92年2月）經縮減後之申請專利範圍為鑑定對象，此觀該鑑定意見書第3頁載明「依據本案90年4月所修正之申請專利範圍．．．」即明。且上訴人同日行政訴訟陳報狀所附提供原審參酌之「系爭申請案及引證案比較圖表」中，亦明確載明上訴人陳述之對象為「90/4申請專利範圍修正本」。原判決對此重要證據未命被上訴人提出答辯，或徵詢從事相關學術研究人員陳述意見，或就上開鑑定意見書所述系爭案與引證案之發明特點確有不同，且無法由引證案之內容推衍出本案之全部技術特徵之結論，逐一論駁並說明不足採之理由，逕認上開鑑定結果，係以上訴人在行政訴訟中縮減申請專利範圍（刪除「加酸」之控制方法，僅餘「將溶劑與氧化鋁接觸」為主要之技術特徵）獲准為前提，是其結論尚有未洽，而為不利於上訴人之判斷，揆諸上開說明，已有判決不適用法規及不備理由之違法。又依行政訴訟法第141條規定：「調查證據之結果，應告知當事人為辯論。於受訴行政法院外調查證據者，當事人應於言詞辯論時陳述其調查之結果。．．．」本件原判決認定系爭專利案相較於引證案不具進步性之主要技術理由，係援引訴願機關送請國立台灣大學醫學院之審查意見書為據，惟於原審審理中，並未提示該「審查意見書」告知上訴人就該審查意見之內容為辯論，即採信該意見書作成不利於上訴人之判決，亦有判決不適用法規之違法。上訴論旨，執此指摘原判決違誤，求予廢棄，非無理由，應由本院將原判決廢棄，發回原法院審認後，另為妥適之判決，以昭折服。
據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 7 月 14 日
第三庭審判長法 官 廖 政 雄
法 官 林 清 祥法 官 鍾 耀 光法 官 姜 仁 脩法 官 胡 國 棟以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 94 年 7 月 14 日
書記官 蘇 金 全