最 高 行 政 法 院 判 決
94年度判字第01591號上 訴 人 乙○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 甲○○上列當事人間因服務標章事件，上訴人對於中華民國93年2月25日臺北高等行政法院91年度訴字第1369號判決，提起上訴。本院判決如下：
主 文原判決除關於駁回請准廢止范淑芬之「一心One Heart」服務標章及該訴訟費用部分外均廢棄，發回臺北高等行政法院。
其餘上訴駁回。
駁回部分上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人於民國（下同）88年4月20日以「一心ACE」服務標章（下稱系爭標章），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之代理國內外專利、商標、著作權、正字標記之申請及有關事務之處理；代理國內外專利、商標專利權等智慧財產權之租讓、授權及有關法律之服務；國內外民刑及行政訴訟、非訟、軍法辯護、國內外仲裁、國內外金融、貸款、房地產、公司計劃、財產（避稅）計劃（信託、遺囑）、國內外國貿糾紛、海事案件、僑外投資、技術合作等有關法律事項之代理諮詢或顧問；代理工商登記；航空、商務、銀行、稅務、財務、合併及收購等法律事項之服務；反傾銷、海關、建築、旅館、餐館、保險及移民之法律事項之服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，認本件服務標章圖樣上之「一心」與申請在先（88年1月18日）之註冊第122563號「一心ONE HEART」服務標章（下稱據以核駁標章）之中文相同，且復均指定使用於同一或類似之服務，依當時商標法第77條準用同法第36條及第43條規定，應不予註冊，乃以90年10月16日服務標章核駁第29991號審定書予以核駁之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，遭原審判決駁回，乃提起本件上訴。
二、本件上訴人在原審起訴意旨略以：（一）上訴人自62年間即相繼在台灣、美國、及世界各地使用系爭標章，其全名上訴人已於91年6月3日發函被上訴人補正為「Ace Tax, Patent& Law Offices一心稅務專利法律事務所」，與范淑芬申請之服務標章「One Heart一心」全然不同，然被上訴人及經濟部訴願審議委員會仍以「一心Ace」為標的駁回，實有嚴重之標的錯誤。又根據被上訴人統計資料顯示，以「FORMOSA」商標申請註冊獲准的共有192件，同理「一心」及「Ace」均為一般大眾所熟知，並非創意字，且各類商品中多有以此為商標註冊者，在廣泛使用的情形下，已成為弱勢商標，又系爭標章17字中「一心」僅占2字，即11%，且范淑芬之「
one heart」和「一心」亦看不出與主要部分有何關聯，故系爭標章與據以核駁標章在外觀、觀念、讀音都不相同，不能因該中文中一極小部份相同，即做為判斷近似與否的唯一標準，況「Ace Tax, Patent & Law Offices一心稅務專利法律事務所」，依其順序排列，首重要者為稅務，次重要者為專利，第三重要者為法律，當然與「One Heart一心」（未表明重於何領域）不同，有臺北高等行政法院91年度訴字第3227號判決可參。（二）被上訴人坦承上訴人與范淑芬之服務範圍不同，其中智慧財產權（intellectual prepay）僅係上訴人數十項服務範圍中之一種，又上訴人與范淑芬間已有二服務標章併存之協議，被上訴人應予尊重。（三）不同服務對象（上訴人為律師，范淑芬為一般「非律師」），依公司法第18條第1項應予准許，況使用「一心」者尚有許多，只要性質、分類不同，即可同時併存，在電話號碼簿上，上訴人屬「律師類」及「移民類」，但范淑芬僅屬「專利商標」類，兩者確有不同，又許多極出名或通用之商標名稱及服務標章名稱，為各行業所用，均無問題。（四）范淑芬之商標已3年未使用，依92年11月28日實施之新商標法第57條第1項第2款應廢止其註冊。（五）上訴人在美國之服務標章，不以登記為要件，先使用者即取得服務標章，從而上訴人已在美國取得服務標章，再經由中華民國美利堅合眾國友好通商航海條約（下稱中美友好通商航海條約），美國聯邦法院判例及中華民國最高法院判例及案例，則上訴人在美國之系爭服務標章在台灣應受承認，並由被上訴人准予登記。
（六）律師界之著名服務標章與一般商品之著名商標之定義及實務均有天壤之別，上訴人乙○○律師具有耶魯大學法學及法律雙博士，在台灣及美國執業約31年，乃知名律師，其服務商標「Ace Tax, Patent & Law Offices一心稅務專利法律事務所」亦隨之出名，又系爭標章還登在世界律師名錄並發行於全世界，自為世界性之著名服務標章。（七）律師事務所及會計師事務所均與商標專利事務所不同，應為不同類，且在公司登記，不同類者可以同名，僅同類者不可同名，故在律師、會計師及商標專利代理人等3不同類別，倘3者用相同之名，亦不生混淆，被上訴人認為上訴人不得登記系爭服務標章，顯與上開公司法及美國商標法、大眾認知、及美國商標法不同。（八）被上訴人故意不將范淑芬之答辯狀及證據交付上訴人答覆，其程序不合法，應廢棄及撤銷。（九）就本案涉及之憲法問題，以及上訴人應分類在「律師類」、「移民類」及「稅務類」（上訴人於62年通過稅務人員特考），但范淑芬之商標僅應分類在「商標專利類」之問題，且被上訴人漠視中美友好通商航海條約，而駁回上訴人服務標章之申請及評定之聲請，均違憲，懇請臺北高等行政法院聲請大法官會議解釋，為此，訴請1、撤銷訴願決定及原處分。2、上訴人之申請案「Ace Tax, Patent & LawOffices一心稅務專利法律事務所」應准予註冊登記，並廢止范淑芬之「一心One Heart」服務標章。3、被上訴人應給付上訴人美金五十萬及自89年4月22日起至清償日止按年息百分之5計算之利息等語。
三、被上訴人則以：（一）本件上訴人申請註冊服務標章圖樣上之「一心」，與據以核駁之標章之中文相同，前者申請日期為88年4月20日較後者之申請日期88年1月18日為晚，且前者指定使用之服務範圍與後者指定使用之服務，復屬同一或類似服務，依商標法第77條準用同法第36條，自應否准上訴人之服務標章註冊登記。（二）我國商標法採先申請主義，意即2人以上以相同或近似之服務標章指定使用於同一或類似服務而分別申請註冊時，應准最先申請者註冊。其立法精神在於避免相同或近似之服務標章併存於相同或類似服務，進而使消費者於交易時能輕易區辨個別服務所表彰之不同服務來源以保障其權益；故非能由數服務標章專用權（使用）人所得協議而併存註冊。至於二服務標章是否近似，應以服務標章申請註冊之圖樣為比較之依據，其實際使用狀態則非所問。（三）上訴人已對據以核駁服務標章提起評定無效之申請，現正進入行政訴訟階段，惟據以核駁標章未被依法評定無效之前，仍有拘束系爭標章申請註冊之效力。（四）本案係服務標章申請註冊事件，與公司法第18條規範之公司名稱事項無涉，是被上訴人依法核駁其註冊之申請，並無不合等語，資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）依系爭標章註冊時商標法第19條第1項規定，商標圖樣於申請後即不得變更，故上訴人於提起行政訴訟後始發函被上訴人更名其服務標章，自非法之所許，不生效力。（二）上訴人申請註冊之服務標章，與據以核駁之服務標章比較，兩者均有相同之中文「一心」，雖兩者尚有不同之外文「ACE」、「ONEHEART」，惟異時異地通體隔離觀察或唱呼，仍有致消費者混淆誤認之虞，應屬近似服務標章。又前者申請日期較後者為晚，且前者指定使用之服務範圍，與後者指定使用之服務，復屬同一或類似服務，自有商標法第77條準用同法第36條之適用。（三）我國商標法採「先申請主義」，故非能由數服務標章專用權 (使用)人所得協議並存而准註冊。（四）上訴人與其事務所之著名，並不代表系爭服務標章之必然著名。（五）中美友好通商航海條約第9條規定，係規範依照我國商標法之規定，對於締約國之國民、法人及團體所賦予之商標權利，不得低於該法規所給予我國國民、法人或團體待遇。然我國採商標註冊主義，明列商標不得註冊之情事，自不因其為外國商標，而可不受拘束，又上訴人所舉「FORM
OSA Life station」、「STEREO 3D INSIDE」等商標核准註冊案件，核其案情與本案尚非相同，且屬個案是否妥適之問題，尚難執為系爭服務標章亦應准予註冊之論據。（六）該據以核駁服務標章在未被依法評定無效前，仍有拘束系爭服務標章申請註冊之效力，且依新商標法第57條第1項第2款規定，上訴人應先向商標專責機關（即被上訴人）申請廢止據以核駁標章，如不服審定，經過訴願程序後，始得提起行政訴訟，其逕向本院申請廢止，於法不合，自不能准許。又本院受理本案，對所適用之法律或命令，並無牴觸憲法之疑義發生，故上訴人請求本院聲請大法官會議解釋，尚無必要，均併此敘明。從而，被上訴人為核駁之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。又被上訴人所為原處分既無違法，則上訴人合併請求被上訴人損害賠償美金五十萬元，亦無理由，而為駁回上訴人在原審之訴之判決。
五、上訴人上訴意旨略以：（一）上訴人於原審93年1月13日當庭提出「準備（二）及聲請調查證狀」，但遍查臺北高等行政法院91年度訴字第1369號及92年度訴字第5629號均未看到，顯見原審未審酌該狀，自違背法令。（二）93年2月12日言詞辯論時，審判長非徐瑞晃庭長，但判決書卻有徐瑞晃庭長之名，故去除徐瑞晃庭長，原審僅有2名法官，其組織不合法，構成行政訴訟法第243條第1項判決違背法令，且為證明上開事實，依行政訴訟法第254條第2項和第3項，請傳訊當時到庭之法官蕭惠芳、法官李得灶、書記官陳清容、通譯張詩瑩，並將徐瑞晃庭長之錄音與當日審判長之錄音送專家鑑定。（三）系爭標章之「ACE」與據以核駁標章之「ONEHEART」兩者不同，原審未說明有何混淆之處，又上訴人之標章係屬於「律師」、「移民」及「專利商標代理人」類，而范淑芳之據以核駁標章係屬「專利商標代理人」類，明顯不同，原審判決不備理由說明，且未審酌上訴人於原審所提出之訴狀，其判決不備理由或所備理由矛盾。（四）系爭服務標章指定之服務範圍與據以核駁標章之服務範圍明顯不同，不能相互替代，豈可謂「同一或類似服務」，原審判決理由顯然矛盾。（五）依商標法第23條第1項第11款但書至第15款但書及第17款但書均准許「二服務標章並存之協議」，原審判決卻認不得為之，其積極適用法規及消極不適用法規均違背法令。（六）中美友好通商條約效力高於商標法，上訴人自應取得商標，原審對於商標法違背憲法第141條未備理由；又既認上訴人及其事務所著名，其商標當然著名，自應受到保護，原審判決理由矛盾。（七）有關「FORMOSA Li
fe station」和「STEREO 3D INSIDE」兩案與本件情形相同，原審未備理由即認與本件案情有別，當然違背法令。（八）被上訴人未將范淑芬之文件及證物送達上訴人致上訴人無法答辯及閱卷和訴訟費用之問題，原審就此未備理由。（九）系爭標章與據以核駁標章無論在英文全名相比或中英「總體」相比均有所不同，且上訴人於原審已提出許多極出名或通用之商標名稱及服務標章名稱，為各行業所用，均無問題，原審未就此說明，判決不備理由。（十）依舊商標法第19條第1項之立法意旨，上訴人之「Ace Tax, Patent & LawOffices一心稅務專利法律事務所」係對原「一心ACE」之補充說明，原審認不得變更，適用法規顯有錯誤，若上開條文不准上訴人補充說明，則該條文違憲，應聲請大法官會議解釋。（十一）上訴人已就據以核駁標章之評定無效一併起訴，原審自應一併裁判。（十二）原審逕認本案無牴觸憲法之疑義發生，卻未說明其憲法審查權之依據，顯然違反司法院釋字第371號解釋及大法官會議案件審理法。（十三）被上訴人所為原處分既屬違法，自應負損害賠償之責。（十四）上訴人在原審主張之憲法疑義，請依行政訴訟法第243條第2項第3款聲請大法官解釋；又依行政訴訟法第253條第1項第1款至第3款，本案涉及中美友好通商航海條約、憲法第141條、最高法院之案例及美國判例，確有統一法令見解之必要，且均涉及法律上極專門知識及特殊經驗法則，並涉及全國人民在中美之商標及著作權之公益，故應有言詞辯論之必要等語。
六、本院查：
（一）按「關於言詞辯論所定程式之遵守，專以筆錄證之。」此觀行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第219條規定自明。
查，本件原審是於93年2月11日行言詞辯論，並於同日辯論終結；而依該日言詞辯論筆錄之記載，其參與言詞辯論之法官分別為徐瑞晃、蕭惠芳及李得灶，則依上述行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第219條規定，本件原判決記載為判決之法官為徐瑞晃、蕭惠芳及李得灶三人，即無法院組織不合法情事；故上訴人據以指摘原判決有法院組織不合法之違法云云，自無可採。而其請求本院傳訊法官蕭惠芳、李得灶、書記官陳清容、通譯張詩瑩，及將審判長之錄音送專家鑑定部分，亦無必要，先此敘明。
（二）又按「二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。」「商標有下列情形之一者，不得註冊：．．．十三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。．．．。」「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：．．．。」分別為92年5月28日修正後商標法（下稱修正後商標法）第18條、第23條第1項第13款及第57條第1項所明定。又「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」業經本院著有57年判字第95號判例可資參照。而本院75年10月份庭長評事聯席會議決議更明白揭示：「按商標在核准註冊前尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日，始取得商標專用權，申請註冊之商標在申請註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。本件據以核駁之乙所註冊之商標既經經濟部中央標準局於甲申請註冊之Ａ商標被核駁後提起行政救濟之訴願中撤銷確定，自應依變更後之事實處理，認甲之訴願為有理由，並不因商標撤銷案無溯及效力而有不同。」之意旨；可知因申請商標註冊遭核駁，而提起之行政訴訟，因此訴訟性質上係屬課予義務訴訟，並依據本院前述判例及決議見解，應認原則上應以事實審行政法院言詞辯論終結時之事實及法律狀態作為判斷基準。
（三）經查：
1、本件上訴人是因於88年4月20日以「一心ACE」之系爭服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之代理國內外專利、商標、著作權、正字標記之申請及有關事務之處理；代理國內外專利、商標專利權等智慧財產權之租讓、授權及有關法律之服務；國內外民刑及行政訴訟、非訟、軍法辯護、國內外仲裁、國內外金融、貸款、房地產、公司計劃、財產（避稅）計劃（信託、遺囑）、國內外國貿糾紛、海事案件、僑外投資、技術合作等有關法律事項之代理諮詢或顧問；代理工商登記；航空、商務、銀行、稅務、財務、合併及收購等法律事項之服務；反傾銷、海關、建築、旅館、餐館、保險及移民之法律事項之服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人認本件服務標章圖樣上之「一心」與申請在先之註冊第122563號「一心ONE HEART」之據以核駁標章之中文相同，復均指定使用於同一或類似之服務，乃依當時商標法第77條準用同法第36條及第43條規定，以90年10月16日服務標章核駁第29991號審定書予以核駁之審定，故上訴人於原審起訴請求撤銷訴願決定及原處分，及准註冊登記部分，性質上即屬課予義務訴訟類型，則關於上訴人本件商標註冊之申請是否符合商標法規定，依上開所述，原則上應以原審言詞辯論終結時之事實及法律狀態為判斷基準。而本件原處分據為核駁依據之當時商標法第36條及第37條第12款固分別規定：「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊；其在同日申請而不能辨別先後者，由各申請人協議讓歸一人專用；不能達成協議時，以抽籤方式決定之。」「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．．十二、相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。」惟此等規定業於本件原審言詞辯論終結時之商標法（92年5月28日修正者）分別修正如上所示，而修正後商標法第23條關於該條第13款規定適用之時點，復無特別規定，故關於本件上訴人商標註冊之申請是否適法，自應適用修正後商標法之規定判定之。而依首述修正後商標法第18條及第23條第1項第13款規定，可知，二人以上若非於「同日」以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務申請註冊，關於該商標註冊之申請，應否核准，即應依據修正後商標法第23條第1項第13款規定認定之；而依本款規定，商標雖有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，而有致相關消費者混淆誤認之虞之情形，然若該註冊商標或申請在先之商標所有人有同意申請者，並其二者之商標及指定使用之商品或服務亦非均相同時，商標專責機關亦不得為核駁之審定。本件上訴人於88年4月20日申請註冊之系爭「一心ACE 」服務標章，不論依標章註冊時商標法第19條第1項或修正後商標法第20條規定，商標於申請後即不得變更，故原審以上訴人申請註冊之服務標章，與據以核駁之服務標章比較，兩者均有相同之中文「一心」，雖兩者尚有不同之外文「ACE」、「ONE HEART」，惟異時異地通體隔離觀察或唱呼，認仍有致消費者混淆誤認之虞，而認應屬近似服務標章之事實認定，固屬有據；惟本件據以核駁之服務標章與系爭服務標章，其指定使用之服務並非均相同一節，為原審所確定之事實，而上訴人自申請註冊階段即多次陳稱已與據以核駁服務標章專用權人達成二服務標章併存之協議，則本件上訴人是否確已經該註冊商標在先之商標所有人同意申請，即關係上訴人本件服務標章（現均屬商標）之申請應否准予註冊；然原審卻援引本件核駁審定時商標法第36條規定，認相類似之服務標章，並非能由數服務標章專用權 (使用)人協議並存而准註冊，疏未依據前述修正後商標法第23條第1項第13款規定之要件予以審究，即逕認上訴人請求准予註冊之請求無理由，自有適用法規不當之違法。
2、另關於上訴人於原審請求廢止范淑芬之「一心One Heart」服務標章部分，依前述修正後商標法第57條第1項規定，上訴人應先向商標專責機關申請之，故原審以上訴人需不服審定，經過訴願程序後，始得提起行政訴訟，而認上訴人逕向原審法院申請廢止，於法不合，核無違誤，上訴意旨關於原審判決此部分係屬違法之指摘，並無可採。
（四）綜上所述，關於上訴人於原審起訴請求撤銷訴願決定及原處分，及准註冊登記部分，原審判決駁回上訴人在原審此部分之訴既有適用法規不當之違法，並其違法與判決結果有影響，暨原審判決將上訴人併為損害賠償之請求併予駁回，均有違誤，故上訴論旨，就此部分指摘違法，求於廢棄，為有理由，爰將原審判決此部分廢棄，發回原審法院更為審理。至原審判決駁回上訴人另訴請廢止范淑芬之「一心One Heart」服務標章部分，上訴論旨，求為廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第256條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 10 月 20 日
第五庭審判長法 官 高 啟 燦
法 官 蔡 進 田法 官 黃 璽 君法 官 廖 宏 明法 官 楊 惠 欽以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 94 年 10 月 24 日
書記官 張 雅 琴