最 高 行 政 法 院 判 決
94年度判字第01684號上 訴 人 美商‧衛斯理—傑生公司代 表 人 伯德‧利發德特住同上
漢斯‧魯道夫‧豪斯訴訟代理人 林鎰珠律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○
參 加 人 昱嘉科技股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 甲○○律師上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國93年4月1日臺北高等行政法院91年度訴字第4458號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、緣參加人之前手新台科技股份有限公司（下稱新台公司）前於民國（下同）87年8月12日以「具有暈眩外觀之彩色隱形眼鏡及其製法」向被上訴人之前身（即經濟部中央標準局）申請發明專利，經編為第00000000號審查准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給發明第102303號專利證書在案。旋新台公司將專利權讓與參加人。嗣上訴人以系爭案違反核准時專利法第20條第1項第2款及第2項之規定，檢據西元1994年4月12日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證一）、西元1992年5月26日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證二）、西元1998年7月2日公開之世界智慧財產權組織第98/28652號專利案（下稱引證三）及西元1997年6月10日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證四），對之提起舉發，案經被上訴人審查，於91年3月25日以（91）智專三（1）02017字第09189000758號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，遭原審判決駁回，乃提起本件上訴。
二、本件上訴人在原審起訴意旨略以：（一）被上訴人認定引證二不同於系爭案之處在於引證二的圖形是經過部分聚合或全部熟化的，因此是薄膜狀，但假如引證二的圖形在形成後並不需要部分聚合或全部熟化，即上訴人所強調的引證二顏粒顆粒是分散於適當分散劑中，配合之後的旋轉模製，即可創造出系爭案的暈眩效果。依引證二中原文"…the coloredfilm may then be subjected to partial polymerization
or full curing if the vehicle is not thermoplastic…"，其中文意思應為「假使載體不是熱塑性物質，則彩色膜可進行部分聚合或完全熟化」，亦即可能需要（不是100%必須，原文使用的是may，不是must)部分聚合或完全熟化的條件為所使用的載體不是熱塑性物質（亦即熱固性），並不是所有的情況都需進行部分聚合或完全熟化，被上訴人指稱「惟其形成彩色膜後，業經部分聚合或全部熟化」只是斷章取義的說法。另引證二的申請專利範圍第1項中明白敘及「將一熱塑性或熱固性的彩色液體塗覆至一模具中…」，所以很明顯的顏料溶液載體包含兩種物質，亦即熱塑性物質或熱固性物質。假使載體是熱塑性物質，根據上開說明，則施加彩色膜後不需部分聚合或完全熟化，所以任何熟悉此項技藝之人將很容易的推知引證二所揭示的隱形眼鏡，假如顏料載體使用的是熱塑性物質，則必可得系爭案具有暈眩外觀之隱形眼鏡。此外，引證三亦揭示「將顏料施用至一模具表面，然後填充入鏡片單體，然後進行旋模澆濤等步驟」，亦即在隱形眼鏡形成單體混合物填充入模具前不需進行顏料組成物的部分或完全熟化，引證一中亦有揭示相同的操作。（二）判斷1個特徵是否已被揭示，並不是只看申請專利範圍是否有揭示，任何文獻資料的內容都能構成申請案的相關前案資料。專利法第20條第2項所謂「申請前既有之技術或知識」不是僅指前案的申請專利範圍，而是整個領域內的技術或知識，所以被上訴人以上訴人所提引證諸案皆無述及系爭案有關隱形眼鏡具「暈眩外觀」之特徵只是轉移焦點作法，被上訴人應考證的是上訴人所主張者是否構成系爭案不應准許之理由，而不應逕認上訴人未具體提出佐證。（三）系爭案製備具有暈眩外觀之彩色隱形眼鏡之方法有5步驟：1、製備一顏料組成物；2、將該顏料組成物施於一凹面模具，在該模具內表面形成一圖案；3、將適量之液態隱形眼鏡鏡片材料倒入該模具；4、以一定速度旋轉模具，使該鏡片材料形成一曲率表面；5、固化該鏡片材料及該顏料組成物；其特徵在於該顏料組成物於旋轉過程中產生位移，而形成具有暈眩外觀之圖樣。由此可知產生具有暈眩外觀隱形眼鏡的原因為顏料組成物的位移，此位移是因顏料顆粒大小的不同，在旋轉模製時承受的離心力也就不同，因此產生不同的位移，因而造成所謂暈眩的外觀。因此系爭案顏料組成物的顏料顆粒必須大小不一，且不能溶於載體中成為一均勻溶液，否則將無法產生所要達到的效果，然依據系爭案說明書所述「…本發明之顏料組成物包括分散劑及結合劑，以及一種或數種顏料。」其中分散劑的主要功能為分散染料，不是溶解顏料，結合劑的功能為增加顏料和鏡片原料的結合力。分散劑的例子為甲基丙烯酸乙酯（HEMA），甲基丁烯酸乙酯（HPMA）。又系爭案另載「…之後在（104）旋轉該塑膠模，而使鏡片原料形成特定之曲率表面，同時當鏡片原料滴入塑膠模內（此塑膠模內已完成移印）即開始部份或全部溶解塑膠模內之顏料圖形…」其中鏡片材料包括HEMA，則HEMA既為分散劑（不溶解顏料），但又為鏡片材料（部份或完全溶解顏料），如此說明豈不自相矛盾。（四）部分聚合或完全熟化在引證二中是選擇性的步驟，而引證一和三則完全沒有此步驟，亦即在顏料組成物施用至模具表面後即填充入隱形眼鏡的單體或單體混合物，接下來的旋轉模製，必然造成系爭案所主張的具有暈眩外觀的隱形眼鏡。而引證二揭示之「塗覆一染色液體於一模具內，生成一彩色薄膜」（相當於系爭案的將該顏料組成物施於一凹面模具，在該模具內表面形成一圖案，因系爭案及引證二的顏料組成物都為液體）及「旋轉模製」（相當於系爭案的以一定速度旋轉該模具，使該鏡片材料形成一曲率表面），亦即引證二已揭示系爭案方法5個步驟中的第2及第4兩個主要步驟，剩餘3步驟皆是製備隱形眼鏡的習知步驟，任何1個熟習此項技藝之人將能輕易的運用。因此運用引證二的方法，任何習於此項技藝的人將能夠製造出系爭案之具有暈眩外觀的隱形眼鏡。（五）系爭案強調1種製備「具有暈眩外觀之彩色隱形眼鏡之方法」，但所謂的「暈眩外觀」，在系爭案中並沒有清楚的定義。事實上引證二的彩色隱形眼鏡同樣具有所謂「暈眩外觀」的效果，因此系爭案的方法及特徵皆已揭示於引證二中，為此，訴請撤銷訴願決定及原處分，且命被上訴人為舉發成立之處分等語。
三、被上訴人則以：（一）按引證一係於隱形眼鏡在模製程序當中加入一條暗色之光吸收彩色帶狀物至隱形眼鏡本體中，將顏料懸浮物液施用至隱形眼鏡模具表面，然後澆濤及聚合該隱形眼鏡，依引證一申請專利範圍第1項所載「…鄰近隱形眼鏡虹膜區和周圍區的周圍區域，有一環繞延伸之本質上是暗色的帶狀光吸收物質。」，第6項「…為一條帶狀物。」，第7項「…包括一系列彩色島狀物，彼此間交互成用，使得觀看者看到的為一條帶狀物。」由其申請專利範圍第1至20項及說明書中，皆無述及隱形眼鏡具「暈眩外觀」之敘述。而依引證二申請專利範圍第1項所載「一種模製隱形眼鏡，包括一透明中心視覺區，周圍環境彩色的虹膜區，其是以下述方法製得，…可產生一具有圖案彩色薄膜…薄膜變成鏡片本體外表面的一部份。」由其申請專利範圍第1至25項及說明書中，僅述及其隱形眼鏡「可產生一具有圖案的彩色薄膜」，而皆無述及具「暈眩外觀」等之敘述。又依引證三申請專利範圍第1項所載「一種形成具有彩色環覆蓋戴用者眼睛整個瞳孔區隱形眼鏡的方法…」，第13項「如申請專利範圍第1項形成隱形眼鏡之方法，其中該瞳孔環圖案在隱形眼鏡覆蓋整個眼睛瞳孔區包括一群同心環彩色圖案」，第14項「如申請專利範圍第l項形成隱形眼鏡之方法，其中該瞳孔環圖案在隱形眼鏡覆蓋整個眼晴瞳孔區包括一群點狀彩色圖案。」由其申請專利範圍第1至16項及說明書中，皆無述及具「暈眩外觀」之敘述，綜上所述，被上訴人已將上開引證案的申請專利範圍及說明書併案審理，並非僅論究諸引證案的申請專利範圍，故上訴人主張引證案等必然造成系爭專利所主張具有暈眩外觀的隱形眼鏡者，乃係臆測之詞，實不足採。（二）系爭專利說明書中指出「…利用顏料與鏡片材料產生部分或全部溶解，顏料因離心力作用，使得顏料顆粒依粒徑與離心力散佈在鏡片內層，形成具有暈眩外觀之圖樣，而將該鏡片與該暈眩圖樣固化，製成具暈眩外觀之彩色隱形眼鏡者。」故系爭案以HEMA（甲基丙烯酸乙酯）為分散劑，但又為鏡片材料，並不矛盾。（三）系爭案之隱形眼鏡鏡片係以上述5個步驟之方法製備而成，縱有兩步驟與引證二相同，然引證二既與系爭案整體製法有別，即系爭專利之技術特徵並未見揭示於引證二，系爭案即非屬輕易藉由引證二之技術相互組合而能輕易製造出者。又系爭案之施色方法，是將顏料利用移印方式（PADPrinter）轉印在塑膠模之特定區域，形成顏料分布，再於塑膠模上滴入鏡片材料，以一定速度旋轉該模具，使鏡片形成所欲之曲率表面，同時顏料與鏡片材料產生部分或全部溶解，顏料因離心力與重力作用，使得顏料顆粒依粒徑與離心力以粒子狀散佈在鏡片內層，形成具有立體化（層次感）暈眩外觀之圖樣，並非無清楚的定義；而引證二僅述及其隱形眼鏡「可產生一具有圖案的彩色薄膜」，而皆無述及具「暈眩外觀」（彩色顏料顆粒以粒子狀散布在鏡片內，而形成具有立體化（層次感）之效果）等相關技術內容之敘述，故上訴人稱引證二的彩色隱形眼鏡具有所謂「暈眩外觀」的效果者，而未提出具體之佐證，實不足採等語，資為抗辯。
四、參加人則以：（一）系爭案之製造技術，係「Spin Cast」（旋模法）方法，其發明包括一種彩色隱形眼鏡製法，所製成的眼鏡具有使配戴者眼睛產生暈眩外觀之花紋，其製法之步驟包括上述5步驟，其特徵在於該顏料組成物於模具旋轉過程中產生位移，而形成具暈眩外觀之圖樣。上述方法所製得之彩色隱形眼鏡，具有下列特徵：1、顏料組成物形成團狀，分布在鏡片內部，而非單是分布在鏡片表面；2、顏料在鏡片內之分布具有層次感；3、顏料組成物在模具旋轉過程中產生位移，形成的彩色圖形與初施加在模具時不同。（二）引證二也提出1種彩色隱形眼鏡製法，但其特點在於先使模具上之顏料形成一「彩色膜」 (colored film)，所製得之眼鏡中「彩色膜表面成為鏡片之外表面」，在該製法下，彩色膜形成後，在模具旋轉過程中不會產生位移，彩色圖形固定，不能形成具暈眩外觀之形狀。（三）上訴人在本案中所提之主張及對照表，故意遺漏或忽略系爭案「該顏料組成物於模具旋轉過程中產生位移，而形成具暈眩外觀之圖樣」之要件，且依被上訴人所頒專利審查基準，吉普森形式之申請專利範圍，其特徵在於之後所描述之特徵，而此應為專利範圍之重要特徵。（四）上訴人主張引證二形成彩色膜後，需部分聚合或全部熟化的情形為載體不是熱塑性物質，假使載體為熱固性物質即不需部分聚合或全部熟化，但此種說法自相矛盾。因此，上訴人真正之主張應是「引證二形成彩色膜後須部分聚合或全部熟化的情形為載體不是熱塑性物質，若載體為熱塑性物質，即不需部分聚合或全部熟化。」然上開說法與事實不符，亦即如果是熱固性物質（即不是熱塑性物質），經過部分聚合或全部熟化後固定，才能形成薄膜，形成薄膜後再加入鏡片材料不能產生暈眩外觀。反之，如是熱塑性物質，則不需部分聚合或全部熟化，即可形成薄膜，形成薄膜後加入鏡片材料，同樣也不能產生暈眩外觀。（五）上訴人自陳引證二之技術可以使其彩色圖樣形成「預定之形狀」，而系爭案之彩色顏料在旋模過程中因產生位移，而改變圖樣之形狀，因此所產生之圖樣無法「預定」，依此方法產生之隱形眼鏡，其彩色圖樣均不相同，亦為系爭案之特徵。故系爭案符合專利要件，已甚明確等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人於原審法院審理時已表明主張引證二，其他引證案捨棄不主張等語在卷，故原審法院爭點僅在引證二是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性。（二）系爭案係一種製備具有暈眩外觀之彩色隱形眼鏡之方法，其特徵在於該顏料組成物於模具旋轉過程中產生位移，而形成具無法「預定」之暈眩外觀之圖樣，，詳如上開說明，而引證二則係一種模製隱形眼鏡，其專利範圍及說明書中僅述及其隱形眼鏡可產生一具有圖案的彩色薄膜，而皆無述及具「暈眩外觀」等相關敘述，在該製法下，彩色膜形成後，在模具旋轉過程中不會產生位移，會產生「預定之形狀」之圖樣，不能形成具暈眩外觀之形狀。故上訴人主張引證二必然造成系爭案所主張具有暈眩外觀的隱形眼鏡乃係臆測之詞，並未提出具體之佐證以實其說，自不足採信。（三）依引證二說明書所述，其施加彩色膜後，係予部分聚合或全部熟化，以解決彩色膜液體流動之問題，故其所製彩色圖形係為薄膜狀，與系爭案以旋轉模製法將彩色顏料顆粒以粒子狀散布在鏡片內，而形成具有立體化( 層次感)之暈眩效果者並不相同。而系爭案所採旋模成型法、PAD移印方式，僅為其實施步驟之局部製作技術，並非其主張之技術特徵，系爭案與引證二相較，雖引證二已揭示系爭案5步驟之兩步驟，然兩者整體製法有別，系爭案所製成具有暈眩外觀之彩色隱形眼鏡之技術特徵並未揭示於引證二中，上訴人主張系爭案係利用引證二之方法，而為熟習該項技術者所能輕易製造，實不足採。又引證二如果是使用熱固性物質（即不是熱塑性物質），經過部分聚合或全部熟化後固定，才能形成薄膜，形成薄膜後再加入鏡片材料，並不能產生暈眩外觀。反之如是熱塑性物質，則不需部分聚合或全部熟化，即可形成薄膜，形成薄膜後再加入鏡片材料，同樣也不能產生暈眩外觀。故兩案相比實不相同。（四）系爭案說明書發明摘要欄中即指出「…同時顏料與鏡片材料產生部份或全部溶解，顏料因離心力作用，使得顏料顆粒依粒徑與離心力散佈在鏡片內層，形成具有暈眩外觀之圖樣，而將該鏡片與該暈眩圖樣固化，製成具暈眩外觀之彩色隱形眼鏡…」，故系爭案以HEMA（甲基丙烯酸乙酯）為分散劑，又為鏡片材料，並不矛盾，上訴人所指，不足採信。（五）系爭案之施色方法，是將顏料利用移印方式（PAD Printer）轉印在塑膠模之特定區域，形成一顏料分布，再於塑膠模上滴入鏡片材料，以一定速度旋轉該模具，使鏡片形成所欲之曲率表面，同時顏料與鏡片材料產生部份或全部溶解，顏料因離心力與重力作用，使得顏料顆粒依粒徑與離心力以粒子狀散佈在鏡片內層，形成具有立體化（層次感）暈眩外觀之圖樣，並非無清楚的定義；而依引證二之申請專利範圍及說明書所載，僅述及其隱形眼鏡「可產生一具有圖案的彩色薄膜」，皆無具「暈眩外觀」或彩色顏料顆粒以粒子狀散布在鏡片內，而形成具有立體化（層次感）之效果等相關技術內容之敘述，可見上訴人指稱引證二的彩色隱形眼鏡具有所謂「暈眩外觀」的效果，乃臆測之詞，亦不足採。從而，引證二不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，被上訴人以舉發證據尚難證明系爭案不具新穎性及進步性，另舉發證據為外國專利案，並非本國專利申請案，故並不適用專利法第20條第1項第2款之規定，乃為舉發不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，而為駁回上訴人在原審之訴之判決。
六、上訴人上訴意旨除執前詞為指摘外，復以：（一）依系爭案專利說明書及申請專利範圍，所謂「暈眩外觀」係指其所製得的隱形眼鏡應是顏料組成物粒子在鏡片內不均勻分布的隱形眼鏡，其粒徑分布在1μm至10μm之間，在旋轉模製過程中，顏料粒子會因粒徑的不同而分布在隱形眼鏡內不同的位置，而產生「立體感」，故造成暈眩外觀主要原因有：1、顏料組成物可位移；2、模具旋轉。因此，如果一前案同樣採用可位移的顏料組成物，再加上旋轉模製的程序，必能造成系爭案所謂暈眩外觀之隱形眼鏡，且系爭案在專利範圍內均無對顏料組成物加以任何限制，亦即任何熟悉此項技藝之人皆無法由申請專利範圍的定義而推知系爭專利的方法可製得具有暈眩外觀的隱形眼鏡。而引證二關於彩色鏡片及其製法，其內容已揭示系爭專利方法的主要步驟，任何習於此項技藝之內容將可輕易的由引證二推知系爭專利，故系爭案違反專利法第20條第2項之規定。（二）原判決就有關系爭案所製得之隱形眼鏡所具有特徵，其中認為顏料組成物形成團狀，分布在鏡片內部，而非單是分布在鏡片表面，然依系爭案說明書所示，所形成暈眩外觀之圖樣完全是因顏料顆粒粒徑不同，因離心力和重力的作用，而分散在鏡片內層，即顏料顆粒彼此是分散的，故原審判決與之已有矛盾；而形成團狀根本無所謂立體感或層次感，故原審判決顯然違反經驗法則；又原審指出系爭案說明書有關「…同時顏料與鏡片材料產生部份或全部溶解…」等語，然若顏料顆粒皆已溶解，又如何能依粒徑與離心力以粒子狀散布在鏡片內層，故原審判決顯然矛盾，亦違反經驗法則，為違背法令之判決。（三）系爭專利所強調的「暈眩外觀」並無清楚的定義，然由引證二所得之隱形眼鏡亦有所謂暈眩外觀的效果；至於系爭專利技術的5步驟均與引證二相同或任何熟悉此項技藝之人皆能夠從事；故依被上訴人89年元月所發行的專利審查基準第1-2-12至1-2-13頁，被上訴人應考量前案申請專利範圍及說明書和圖式部分，則系爭案的技術及特徵皆已揭示在引證二之說明書內容中，從而系爭案違反專利法第20條第1項第2款及第2項，應撤銷其專利，原判決認事用法顯有可議。為此，訴請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分，並為上訴人舉發成立之審定等語。
七、本院查：
（一）按「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：．．．二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。．．．發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：
一、違反第十九條至第二十一條或第二十七條規定者。．．．。」「前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。」分別為系爭案註冊時專利法第20條第1項第2款、第2項、第71條第1款及第72條第1項所明定。可知，主張專利權有違反上述專利法第20條第1項第2款或第2項規定者，任何人固得附具證據向專利專責機關舉發之，惟若依舉發人附具之證據無法認定有舉發人舉發之情事者，專利專責機關即應為舉發不成立之處分。
（二）經查：本件上訴人於舉發時雖提出引證一至引證四之證據，惟於原審審理中業已表明只主張引證二，其他引證案捨棄不主張。而關於系爭案與引證二相較，二者整體製法有別，即系爭案所製成具有暈眩外觀之彩色隱形眼鏡之技術特徵並未揭示於引證二中，故上訴人提出之引證二並不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，另因舉發證據為外國專利案，並非本國專利申請案，故本件亦無前述專利法第20條第1項第2款規定等情，業據原審依調查證據結果詳述其得心證之理由。另原審判決所為依系爭案方法製得之隱形眼鏡所具特徵中，關於「顏料組成物形成團狀，分布在鏡片內部，而非單是分布在鏡片表面」記載中，就「形成團狀」部分之敘述，依參加人於原審提出「具暈眩外觀之彩色隱形眼鏡例示」之圖樣暨說明所示，顯是指具暈眩外觀之圖樣；至顏料顆粒若於模具旋轉過程中均能溶解，則依原審所確定系爭案之方法，即透過離心力與重力作用，顏料顆粒仍是依其粒徑與離心力以粒子狀散布在鏡片內層，故原審所為認定均無上訴人所稱矛盾之處，上訴意旨指摘原審判決此部分認定有違證據法則云云，核無可採。故而，原審判決以上訴人提出之引證二不能認定系爭案有違反系爭案註冊時專利法第20條第1項第2款及第2項之規定，而認上訴人所為舉發不成立之處分，並無違誤，核其認事用法與現行法令及判例解釋並無違背，上訴意旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 10 月 31 日
第五庭審判長法 官 高 啟 燦
法 官 蔡 進 田法 官 黃 璽 君法 官 廖 宏 明法 官 楊 惠 欽以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 94 年 10 月 31 日
書記官 張 雅 琴