最 高 行 政 法 院 判 決
94年度判字第00183號上 訴 人 日商．阿慕羅思股份有限公司代 表 人 甲○○○訴訟代理人 林志剛律師
楊憲祖律師黃闡億律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○
參 加 人 佳慧化學工業有限公司代 表 人 黃乙○○訴訟代理人 任秀妍律師上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國92年8月13日臺北高等行政法院91年度訴字第2324號判決，提起上訴。本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、緣參加人於民國73年9月3日以「黑彩」商標，指定使用於當時商標法施行細則第27條所定商品及服務分類表第7類之洗髮粉、洗髮精等商品向前經濟部中央標準局（即被上訴人之前身）申請註冊，經准列為註冊第325060號商標（下稱系爭商標），並於85年5月10日申准延展註冊於洗髮精商品在案。嗣上訴人以系爭商標有違其延展註冊時商標法第37條第1項第7款規定，對之申請評定，經被上訴人於90年11月7日以中台評字第890321號商標評定書為申請不成立之處分。上訴人不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起行政訴訟。
二、本件上訴人於原審起訴主張：按請求評定商標無效，係以註冊當時有無違背法令之規定，依商標法施行細則第40條第2款規定，有無違法情事應以註冊時之法律及事實認定之。又商標經延展者，「註冊時之規定」應解釋為「系爭商標延展註冊時（即更新註冊時）之法律規定」，行政院台67經字第10244號函及行政法院歷年判決著有明文。查系爭商標於86年12月1日獲准延展註冊，此有87年7月1日商標公報可稽，故應適用82年修正之商標法。復依延展註冊時商標法第25條第2項第1款及第37條第1項第7款規定之意旨，商標之延展有第37條第1項第7款之情形者，其延展註冊不予核准。而所謂「襲用他人之商標有致公眾誤信之虞者」，係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊，並有致公眾誤信之虞者，而所襲用者不以著名商標及使用於同一或類似商品為限，系爭商標延展註冊時商標法施行細則第31 條闡釋甚明。其適用只須客觀上有使一般消費者滋生混淆誤認之虞者為已足，兩商標並不須指定使用於同一或類似商品為限，且所襲用者是否已達夙著盛名，亦非所問，此迭經最高行政法院64年度判字第215號、67年度判字第217、232號及74年度判字第23號判決著有明釋。於堀井藥品工業股份有限公司（下稱堀井公司）與堀井化工廠所簽訂的「製造販賣委託契約書」之契約條文明顯可證「黑彩」商標本就歸屬堀井公司所有，僅委託堀井化工廠代為處理中華民國境內之商標申請事宜而已，參加人竟憑空捏造出「雙方約定由達康化學製藥工業有限公司（下稱達康公司）及堀井化工廠取得在臺灣登錄之權利」之詞，顯與事實悖離。再由雙方日後所簽署之合約內容可見，所有的技術與原料等均係堀井公司提供，黃乙○○等人僅負責製造銷售，其聲稱與上訴人前手堀井公司「有技術合作關係」，顯不實在。而雙方交易往來之信函與憑證亦可證明原料及「黑彩」產品係由堀井公司提供，並進口於國內。又按「覺書」或稱「備忘錄」應由當事人雙方合意後簽名蓋章方始成立，惟參加人所主張之上開「覺書」係由達康公司及黃乙○○「片面書寫」並蓋章，內容係承認「黑彩」等商標專用權屬堀井公司所有之單方意思通知。換言之，其僅具「切結書」之性質，自難謂有信託關係意思表示一致之事。因此，堀井公司不受其拘束，自不會深究「以本人或本公司之名義向中華民國申請商標註冊」為何意，與「以本人或本公司名義登記」有何不同，只要足以證明達康公司及黃乙○○承認該商標所有權人為堀井公司即可。故系爭商標自始即以書面契約約定應登記為堀井公司所有，且堀井公司創辦人堀井宗治郎迄至西元1977年，仍以為該商標已如約登記為堀井公司所有，此有參加人所提出之信函可稽，從而參加人主張信託關係，顯屬無稽。參加人亦於西元2000年4月12日寄發律師函予上訴人之臺灣代理商至興國際股份有限公司，足見其亦不認為雙方有信託關係存在。依前述製造販賣委託契約書與覺書記載，堀井公司均未曾容許或同意將「黑彩」商標註冊為達康公司等所有之意思表示。依上所述，本件並無證據顯示堀井公司容許或同意將「黑彩」商標註冊為達康公司等所有，故被上訴人之認定有誤。又所謂自認，乃當事人對不利於己之事實表示不爭執，有一定之法律效果。惟前述達康公司之陳述，形式上僅為訴外人之證言，並非當事人之自認；再者，達康公司與參加人俱為黃乙○○夫婦所經營，達康公司自不可能作不利於參加人之陳述，故其陳述實質上等同於參加人之陳述（或參加人有利於己之主張），故被上訴人採認「達康公司之自認」，顯有重大違誤。依上訴人於申請評定時曾提出之西元1979年3月
31 日信函第二點內容，足見堀井公司不同意將「黑彩」商標登記於黃乙○○等人之名下，於發現其擅自註冊該商標於自己名下後，即發函要求其履行契約，將該商標移轉註冊於堀井公司名下，惟參加人故意提供被上訴人省略部分重點之譯文，以曲解信函實際內容，被上訴人誤採信其偽言，故認定事實顯有違誤。由上所述，足見被上訴人認定「參加人無襲用上訴人商標之主觀故意及不公平競爭」之根據，顯有重大違法。且一般業者均知「黑彩」係表彰日本堀井公司之商品，故上訴人商標已具有相當之知名度。而參加人等襲用搶註該商標為自己所有，自有使人受騙誤信之虞。上訴人早於西元1976年即已取得馬來西亞註冊第M／73401號「黑彩」商標，參加人並無權在馬來西亞等地使用「黑彩」商標，如原處分書所述參加人未經上訴人同意在馬來西亞銷售違法使用「黑彩」商標之商品，即構成違法仿冒之行為。上訴人於中國大陸，已取得「黑彩」商標之註冊，且中國大陸商標評審委員會認定參加人抄襲而駁回其申請，足見參加人在馬來西亞及中國大陸使用「黑彩」商標顯然違法。被上訴人以參加人違法之外銷仿品資料作為原處分基礎，顯有認定事實之重大違法。而且被上訴人據參加人所提出之證明書、廣告與銷售事實認定「系爭商標已為國內美容美髮業者所知悉」云云，惟國內相關業者所知悉者係上訴人之「黑彩」商標而非參加人的，此由參加人自行提出其他廣告上之產品包裝完全使用日文而無任何中文標示，且該日文與上訴人產品包裝上標示完全相同；其廣告看板上不但使用上訴人公司標幟、日文アモロス與英文AMOROUS公司名稱／商標，且有上訴人之日本註冊第833054號「KARARAカララ」商標及第0000000號「Karara GOLD」商標，消費者見其上述廣告，即認為廣告中商品為日本商品或上訴人商品，根本不會聯想到參加人。足見，不論就消費者之認知或參加人等自身之行銷意圖，其所表彰者係日本原廠之品質信譽。因此被上訴人審閱證據認定事實顯有違誤，且足證參加人襲用上訴人「黑彩」商標之事實。依堀井公司與堀井化工廠所簽訂的「製造販賣委託契約書」條文，獲得商標授權使用者為「堀井化工廠」，並非「達康公司」，也非參加人。而註冊第325060號「黑彩」商標之專用權人卻為參加人。雖參加人與堀井化工廠之代表人均為黃乙○○，但卻是不同的兩個法人。因此對於本件而言，上訴人前身堀井公司之系爭「黑彩」商標授權使用契約，係存在與堀井化工廠之間，參加人為毫無關係之第三人。因此，參加人在未經上訴人同意下襲用「黑彩」商標申請註冊，已違反延展註冊時商標法第37條第1項第7款規定，所以原處分顯有誤認事實及適用法律的重大違誤。又據前述製造販賣委託契約書清楚記載「商標登錄權（註冊專用權）為乙方堀井藥品工業股份有限公司保有」。依日漢辭典中「登錄」一字之意思為「登記註冊」。因此不論堀井化工廠、達康公司或佳慧公司依契約均不得將系爭「黑彩」商標佔為己有，否則即為襲用他人商標之行為，構成商標法第37條第1項第7款事由。而契約書同一條款表示「本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」之規定，可證堀井公司僅是授與堀井化工廠系爭商標之「使用權」而已。依西元1975年達康公司負責人黃桂昌所出具之承認書，明白表示西元1973年5月7日所簽訂之「製造販賣委託契約書」，已改由堀井化工廠與堀井公司於西元1975年4月15日重新簽訂乙份「製造販賣委託契約書」，因此達康公司明白表示先前西元1973年5月7日所簽訂之「製造販賣委託契約書」作廢，此有達康公司出具之承認書可稽。故堀井公司與達康公司之間並不存在任何契約關係，而本件參加人卻為「佳慧化學工業有限公司」。達康公司襲用上訴人「黑彩」商標圖樣申請註冊之第68618號「黑彩」商標，經上訴人要求達康公司撤銷其所襲用之「黑彩」商標，因後來達康公司將該商標移轉於堀井化工廠，所以由堀井化工廠於72年間自請撤銷，並刊登於73年3月16日之商標公報。惟黃乙○○經營之佳慧化學工業有限公司（下稱佳慧公司），由公司股東張錦珠以脫法手段，於72年6月1日重新偷偷申請第261236號「黑彩」商標，在取得商標註冊後，再於75年12月12日移轉予參加人，明顯係在未經上訴人同意下襲用上訴人「黑彩」商標申請註冊之行為，足證參加人惡意襲用上訴人「黑彩」商標。參加人提出之證明書不足以證明系爭商標之知名度。蓋因該證明書之代表性與客觀性不足，再者，立證明書人於該證明書中僅為證明黑彩商品係由參加人所製造，惟立書人是否知悉該商品之原產製者係日商？以及參加人係獲日商授權而製造？均有疑問。相對於參加人提出之證明書，上訴人亦提出多份相關業者與消費者之聲明書，足證國內有許多之美容美髮等相關業者與消費者知悉「黑彩」商品為日商．堀井公司所開發產製。事實上參加人除襲用「黑彩」商標於商品上外，其包裝盒外觀設計與上訴人之包裝盒亦完全相同，其包裝盒下方還特別標示「堀井化學工業株式會社原料提供」，且其包裝盒刻意印有日文使用說明、日文用語之「微燃性」警告及上訴人 AMOROUS CO.,LTD. 之片假名記號「アモロス」等等。以上種種，會使消費者聯想到其產品與日本之「黑彩」染髮劑來源相同，至少客觀上會使消費者以為是參加人在上訴人之商標授權下製造。因此。本件如准系爭商標由參加人註冊，將有造成混淆誤認之虞。又本件固得以民事尋求解決，但並非唯一解決之道，系爭商標只要符合延展註冊時商標法第37條第1項第7款規定要件，即有其適用而不得註冊，而本件因契約條文之解釋，上訴人並未同意達康公司等以其自己名義申請註冊「黑彩」商標，因此參加人未經上訴人同意而申請註冊，係屬襲用他人之商標。參加人則認為契約條文是上訴人同意其以自己名義申請註冊，故無襲用之情事。就此部分極其顯然係屬對契約條文之解釋，行政法院審理行政訴訟案件，有權就此契約條文解釋為認定，毋須另提民事訴訟。且事實上，行政法院在審理行政訴訟案件時，即常有必要就契約內容予以認定或就民事關係予以判斷。為此，求為判決撤銷原處分及訴願決定。
三、被上訴人則以：按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為本件商標延展註冊時商標法第37條第1項第7款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第31條所明定。觀諸上訴人所檢送之證據資料影本，附件二日本昭和47年（西元1972年）之營業報告書、同年12月發行之アモロス、昭和48年發行之しんびよう雜誌廣告，產品宣傳單、公司與產品簡介、型錄，附件三昭和47年8月25日商標登錄書及拒絕查定謄本，附件四讓渡書及日本、馬來西亞、韓國、香港等註冊資料，固可證上訴人之前手於61年間有先使用「黑彩」商標之事實，附件六至九之委託契約書、覺書等，可知參加人之代表人曾與上訴人之前手間有業務往來，惟尚難據此認定該據以評定商標所表彰商品之信譽於本件註冊第325060號「黑彩」商標延展註冊時（85年5月16日）已普遍為國內一般消費者所熟知，而行政訴訟階段檢送之證據資料，則為於日本、香港等地之廣告使用資料。復觀諸62年5月7日訴外人達康公司（其代表人黃桂昌，為註冊人代表人黃乙○○之夫）與上訴人前手堀井公司簽訂之製造販賣委託契約書第5條及達康公司與參加人之代表人黃乙○○為確保其權利，於西元1973年4月2日所提出之「覺書」（備忘錄）之記載，訴外人達康公司自認上訴人之前手容許其用自己名義以「黑彩」商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得權利，而前述達康公司與堀井化工廠及註冊人佳慧公司，均屬黃桂昌夫婦經營，是參加人在75年間以系爭商標申請註冊，並無襲用上訴人商標之主觀故意及不公平競爭之情形。於85年間延展註冊時，參加人於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾20年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉，此有參加人檢送之貨物稅完稅證明、75年至85年間之行銷票、中華民國美容美髮協會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本附卷可稽。從而參加人以本件註冊第325060號「黑彩」商標延展註冊，指定使用於洗髮精商品，客觀上難謂有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體與原告發生混淆誤信之虞，應無首揭法條規定之適用。至上訴人主張「覺書」並非契約書，僅為單方意思通知，堀井公司不受拘束，又參加人以「黑彩」商標在中國大陸申請註冊，經其提出異議成立等節，經查該「覺書」為上訴人自行提出作為有利於己之證據資料之一，其形式上應為真正而具有證據力，至該覺書及其他相關契約內容所涉商標權之歸屬，應屬私權紛爭問題，非屬行政機關所得審究。另參加人於中國大陸申請註冊之時間、使用情形與適用法律之規定等，與本件系爭商標有別，商標審查之基準亦不相同，尚難據此作為有利之論據等語資為抗辯。
四、參加人則主張略以：就系爭商標之形式觀之，本件係「商標」爭議，而非商品名稱相同與否之糾紛，商標係指表彰商品所使用特別顯著之標記，系爭商標與日商未註冊之「黑彩」，整體構圖意匠顯有差異，予人過目印象有別，異時異地隔離觀察，在外觀、觀念上無使人產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標（最高行政法院91年度判字第615號判決參照）。上訴人謂參加人之商標註冊登記有商標法第37條第1項第7款之情事云云，從而要求一併評定創設商標及聯合商標延展登記無效。惟參照最高行政法院92年度判字第157號判決對「襲用」之定義，系爭商標，與日商未註冊之「黑彩」，雖同為黑彩字樣，然而設計旨趣顯然有別，外觀足以令人辨識其不同，且參加人此商標係用於第7類洗髮精，實無違反註冊時商標法第37條第1項第7款規定之事由。再就系爭商標及其聯合商標之由來而言，查系爭「黑彩」圖案聯合商標，係達康公司於67年間，取得註冊第93428號之商標，據悉達康公司係因與日商堀井公司有業務合作關係，受該日商公司之信託，而取得商標登記權，故「黑彩」商標係先由主觀上並無以不公平競爭之目的之達康化學公司取得商標權，再讓與參加人，參加人就此商標之註冊乃合法受讓而來。又參照最高行政法院91年度判字第1382號判決認為「商標本身有無該當註冊時商標法第37條第1項第7款之構成要件，與商標所有權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標專用權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標專用權移轉之法律行為完成後，當然由商標專用權人之受讓人予以概括承受」。準此，倘參加人之前手達康公司非以不公平競爭之目的，而抄襲他人已使用之商標，則基於商標之使用具有延續性原則，參加人之延展註冊應受保障，不應遭認定無效。查堀井株式會社於最初所研發的是頭髮專用的噴霧式著色劑，命名為親愛的（Darling）顏色噴色劑，當時該產品非染髮劑亦非命名為黑彩。因此達康公司使用之「黑彩」商標非抄襲當時堀井公司之商標或標章。查系爭「黑彩」商標染髮劑，參加人之法定代理人黃乙○○、達康公司在與堀井公司合作過程中，自行研發，再與其建立技術移轉、合作販賣的授權關係。此由達康公司與日商堀井公司於62年5月7日簽訂之「製造販賣委託書契約」，及臺灣堀井化工廠之法定代理人黃乙○○與日商堀井公司於64年4月1日簽訂之「製造販賣委託書契約」內容，及堀井公司向參加人說明關於黑彩的原料船期、及告知參加人關於黑彩的評定結果等相關內容，可知當時雙方關係相當密切，堀井公司當時提供染髮原料，並以黑彩命名，授權達康公司、黃乙○○販賣、製造，對於黃乙○○為代表人所製造的產品，代為作品質評定等，在在顯示當時參加人之代表人黃乙○○與堀井公司間，係屬技術移轉、合作販賣之授權關係。且雙方於64年4月1日簽訂之「製造販賣委託書契約」第12條中，亦約明要解約時，必須要在6個月以前表示，如無任何表示時，即自動延長。是以，雙方並無明確之終止上開契約之意思表示，當事人間之製造販賣委託書契約仍有效存續，故參加人基於上開信託關係，得以繼續保有商標權。且達康公司與堀井公司簽訂「製造販賣委託書契約」第5條約定達康公司將日方所提供的化妝品技術製成品全部向中華民國申請商標註冊，其商標登錄權為堀井公司所有。雙方並約定有關的登錄費用由達康公司支付，但日方承諾於契約期間由達康公司得無償使用上開商標。惟依當時商標法（61年修正之商標法）第27條之規定，一般商標授權的要件須符合：㈠商品之製造須受專用權人之支配監督，而能保持該商品之相同品質。㈡合於經濟部基於國家經濟發展需要規定之條件，且經商標主管機關核准者等兩個要件。足見於當時的情況下，使用他人之商標除一般移轉商標權外，欲以商標授權之方式，使用商標是十分困難。因此基於便利緣故，達康公司與堀井公司遂將上開商標以信託方式由達康公司登錄，待合作關係結束契約期間屆滿後始將上開商標移轉至堀井公司名下，關於此點，由智慧國際商標事務所發給堀井公司之信函足證，故達康公司具有商標權之正當權源。關於「覺書」之性質，在日本一般用語中，覺書的使用在英文中相當於意向書或備忘錄，其主要目的係在於契約交涉之初期，雙方已有大致合意，為證明雙方已有合意，所簽訂之文書。故覺書通常係作為契約成立前，雙方已有合意之證據，是以上訴人辯稱參加人提出的覺書僅為單方意思通知，實係對於一般日本社會覺書用法的誤認，且亦為否認雙方有信託關係之卸責之詞。故依覺書的記載，雙方已有為信託關係之意示表示一致。按「覺書」內容明定為確保商標權利，有關「堀井」、「黑彩」、「AMOROUS」之商標係以黃桂昌、黃乙○○或達康公司之名義，向中華民國申請商標註冊，此份覺書乃上訴人所提出，可見屬堀井公司所提供之文件，立書人與堀井公司，就商標信託關係意思表示已臻一致無疑。可確信的是「黑彩」商標係在堀井公司同意且知情之情況下，由達康公司於西元1973年4月2日覺書訂立後，向東方化學製藥有限公司買受取得，並向中華民國政府註冊登記，完全非商標法所規範禁止之剽竊行為可比擬。上訴人所提出西元1979年3月31日的信函中，堀井公司寫信希望與參加人之法定代理人作契約變更，該信中堀井株式會社亦自承：「現在以甲方（即參加人之法定代理人）之名義於台灣登錄的アモロス黑彩各種製品商標權，基於契約第6條．．．」云云，均明白顯示堀井公司於當時明白且同意系爭商標權係註冊於達康公司，參加人之法定代理人名下。惟當時雙方並未就契約作變更，因此，本件商標登記，為堀井公司知情且同意之行為。且在西元1973、1974年東方化學（陳田）於臺灣註冊「黑彩」商標，日方即委託達康公司以黑彩係通用文字為由並不得作為商標代為提起商標註冊之異議。顯見當時堀井株式會社亦不認為黑彩屬於一種商標或標章，當時堀井公司委託達康公司提起異議後，建議與東方化學和解，由達康公司向東方化學購買黑彩商標權。商標權購得後，日方曾委託智慧國際專利事務所商議商標移轉事宜，因當時商標授權困難，且堀井公司社長堀井宗治郎告知參加人系爭商標無須登錄在其名下，而由達康公司擁有商標專用權，此觀達康公司取得商標權後26年間，堀井公司從未對該商標權主張返還即明。當時東方化學（陳田）於臺灣註冊「黑彩」商標為宋體，與日本人所取之「黑彩」字體不同，後經由堀井公司建議將字體改與日本人所取的「黑彩」字體相同，且堀井公司提供黑彩商品的包裝、原料，要求參加人之法定代理人使用以表明雙方之技術合作關係。因此，包裝盒設計與堀井公司之包裝盒外觀設計相似，此係堀井公司之要求所致。而後雙方之合作關係及系爭商標權經由讓與到參加人手上，參加人實係依循上揭約定，進行商標之使用。依最高行政法院85年度判字第1293號判決，及修正前商標法第37條第1項第7款規定之立法目的觀之，適用本款須以不公平競爭為目的。當時黑彩產品市場均由參加人之法定代理人黃乙○○、達康公司黃桂昌所開創。在61年間，黑彩商品根本不具任何名氣，堀井公司係憑藉黃桂昌、黃乙○○之努力，才逐漸締造黑彩染色劑之商機，在臺灣，黑彩產品均係由參加人所提供，此亦為上訴人所自承，此觀堀井公司與臺灣高峰百貨批發股份有限公司之往來信函即可明確說明黑彩商品的提供者為達康公司，並非日本堀井公司。因此，臺灣之消費者對於「黑彩」商品之提供者，絕不會認係上訴人，一般消費者對於系爭商標之產品亦不會有誤認之虞。既然「黑彩商標」在我國國內市場上自始至終均為同一來源，並無第二者，系爭商標會與何者產生混淆？消費者又何從誤認？自無產生不公平競爭之虞，顯見系爭商標無商標法第37條第1項第7款之適用。再查上訴人於其營業報告書中聲稱其1年的銷售額（西元1972年至西元1973年間），已逾數十萬，且聲稱「黑彩」商品在日本係昭和47年（西元1972年）首次上市，並提出堀井公司之營業報告及美容雜誌為證。其中營業報告為內部私文書，極易偽造。何況自其上所載微少鋪貨量及其所銷售之區域僅限於日本境內如名古屋、東京、札幌等3個銷售點觀之，實難令人接受該商品已達「夙著盛譽，世所共知」之「著名」商品程度，亦無法證明以黑彩作為商標的產品有銷售到國內之事實。且上訴人所提出之商品包裝並無日期標示，商品型錄雖有日期顯示，惟其散發之數量、區域不明，且未提出銷貨發票，實無法證明該商標所表彰之商品及其信譽已為一般消費者所熟知。更甚者，上訴人並未將系爭商標使用於國內市場上，消費者自無從混淆。是以，參加人申請延長商標註冊並不會導致一般消費者誤認，而有不公平競爭之產生，上訴人之主張，顯無理由。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：觀諸上訴人於原處分所檢送之證據資料影本，附件二日本昭和47年（西元1972年）之營業報告書、同年12月發行之アモロス、昭和48年發行之しんびよう雜誌廣告，產品宣傳單、公司與產品簡介、型錄，附件三昭和47年8月25日商標登錄書及拒絕查定謄本，附件四讓渡書及日本、馬來西亞、韓國、香港等註冊資料，固可證上訴人之前手於61年間有先使用「黑彩」商標之事實，附件六至九之委託契約書、覺書等，可知參加人之代表人曾與上訴人之前手間有業務往來，惟尚難據此認定該據以評定商標所表彰商品之信譽於本件註冊第325060號「黑彩」商標延展註冊時（85年5月16日）已普遍為國內一般消費者所熟知，而行政訴訟階段檢送之證據資料，則為於日本、香港等地之廣告使用資料。復觀諸62年5月7日訴外人達康公司與上訴人前手堀井公司簽訂之製造販賣委託契約書第5條及達康公司與參加人之代表人黃乙○○為確保其權利，於西元1973年4月2日所提出之「覺書」（備忘錄）之記載，訴外人達康公司自認上訴人之前手容許其用自己名義以「黑彩」商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得權利，而前述達康公司與堀井化工廠及註冊人佳慧公司，均屬黃桂昌夫婦經營，是參加人在73年間以系爭商標申請註冊，並無襲用上訴人商標之主觀故意及不公平競爭之情形。於85年間延展註冊時，參加人於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾20年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉，此有參加人檢送之貨物稅完稅證明、75年至85年間之行銷票、中華民國美容美髮協會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本附卷可稽。從而參加人以本件註冊第325060號「黑彩」商標延展註冊，指定使用於洗髮精商品，客觀上難謂有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體與上訴人發生混淆誤信之虞，應無系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款及同法施行細則第31條規定之適用。該「覺書」為上訴人自行提出作為有利於己之證據資料之一，其形式上應為真正而具有證據力，至該覺書及其他相關契約內容所涉商標權之歸屬，應屬私權紛爭問題，非屬行政機關所得審究。至參加人於中國大陸申請註冊之時間、使用情形與適用法律之規定等，與本件系爭商標有別，商標審查之基準亦不相同，尚難據此作為有利之論據等語為上訴人敗訴之判決。
六、上訴人上訴意旨除援用原審主張外並補稱略謂：原審判決引用達康公司與上訴人前手掘井公司簽訂之製造販賣委託契約書，及達康公司與參加人之代表人黃乙○○個人簽立之「覺書」為證據，認定參加人在73年間以系爭商標申請註冊，並無襲用上訴人商標之主觀故意及不公平競爭之情形云云。但參加人、達康公司、掘井化工廠均由黃桂昌夫婦經營，惟於法律上參加人仍屬獨立於達康公司、堀井化工廠外之公司法人，原審既認定繼受取得以自己名義在中華民國申請「黑彩」商標註冊之權利者為「堀井化工廠黃乙○○」，而非參加人，則參加人自非上訴人前手授權信託登記之對象，參加人縱為黃乙○○所經營，亦不當然取得受託登記之權利，參加人未得上訴人或上訴人前手同意於73年間以「黑彩」商標圖樣申請註冊，自屬襲用上訴人商標，原審判決判斷事實顯然違反論理法則，而違背行政訴訟法第189條之規定。原審以達康公司與堀井化工廠及註冊人佳慧公司，均屬黃桂昌夫婦經營，而認參加人在75年間以系爭商標申請註冊，並無襲用上訴人商標之主觀故意及不公平競爭之情形云云，然查參加人於73年9月3日申請註冊系爭商標時，其代表人為「蔡琇美」，並非黃桂昌夫婦。故縱使上訴人前手曾授權黃桂昌夫婦經營之公司用自己名義以「黑彩」商標申請註冊，惟系爭商標申請註冊時並非黃桂昌夫婦所經營，參加人顯係未得上訴人前手同意，抄襲「黑彩」商標申請註冊，原審判決漏未審酌此項重要證物，違反行政訴訟法第133條及第189條第1項之規定。按契約之成立，必經當事人互相表示意思一致，民法第153條第1項定有明文，達康公司與黃乙○○所簽立之「覺書」僅由達康公司及黃乙○○署名，自非契約，並無拘束上訴人前手之效力，且嗣後上訴人前手已與達康公司及掘井化工廠黃乙○○正式簽訂契約書，雙方法律關係自應依契約內容認定之。原審以該「覺書」內容為判決基礎，有違民法第153條第1項之規定。原審判決以達康公司及堀井化工廠分別與上訴人前手簽訂之契約書為證據，認定上訴人前手曾容許其以自己名義在我國申請註冊「黑彩」商標，然達康公司與上訴人前手簽訂之契約書第5條乃明定商標登錄權為上訴人前手保有，再由該契約書第5條但書約定可知，上訴人前手授權達康公司者僅係商標使用權，「黑彩」商標仍應以上訴人前手名義申請註冊，並非如原審判決所稱上訴人前手容許達康公司用自己名義以「黑彩」商標在中華民國申請商標註冊，原審判決引用之證據與其認定之事實顯然互相矛盾，除違反行政訴訟法第189條第1項規定，未依論理法則判斷事實之真偽外，並有同法第243條第2項第6款判決理由矛盾之當然違背法令。於達康公司、堀井化工廠分別與上訴人前手簽訂契約及達康公司與黃乙○○書立「覺書」後之68年3月
31 日上訴人前手曾基於雙方之協議去函黃乙○○言明以堀井化工廠名義在臺灣登記之阿慕羅斯各種產品的商標權應於1979年4月30日前完成移轉登記予上訴人前手，由此可知，上訴人前手已於民國68年間要求黃乙○○將「黑彩」商標移轉登記予上訴人前手，顯見至遲於斯時起，上訴人前手已不同意黃乙○○再以其經營之公司名義申請註冊「黑彩」商標，再依「商標權移轉協議承諾書」第1條之約定，顯見縱使上訴人前手曾授權堀井化工廠以其自己名義在我國申請註冊「黑彩」商標，惟自上開承諾書簽訂之時起，雙方已合意由上訴人前手收回「黑彩」商標在我國之專用權。故自此時起堀井化工廠及黃乙○○經營之其他公司已無權再以自己名義申請註冊「黑彩」商標，惟參加人竟於73年間以自己名義申請註冊系爭商標，顯有違雙方之約定，其未得上訴人前手之同意申請註冊系爭商標，自有襲用上訴人「黑彩」商標之不法情事。原審漏未調查上開信函等重要證據，有違行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第286條前段之規定，且對上訴人前開主張，亦未說明不採之理由，有違行政訴訟法第209條第3項之規定。又查依堀井化工廠與上訴人前手於64年4月15日簽訂之契約書第17條約定契約之有效期間為自簽約日起3年，但如未發生第16條所記載之情事時，契約自動延長3年，是該契約至遲應於70年4月15日起失效。故依上開契約，縱上訴人前手曾授權黃桂昌夫婦經營之公司以其自己名義申請「黑彩」商標註冊，亦因前開契約之失效而失其權利。原審判決漏未審酌前開契約書第17條約定之重要證據，而違反行政訴訟法第125條第1項及第133條前段規定。原審判決以達康公司與上訴人前手間之契約及達康公司與黃乙○○書立之「覺書」認定達康公司自認上訴人前手容許其用自己名義以「黑彩」商標申請註冊云云，然查達康公司為訴外人，並非本案訴訟當事人，該契約書及覺書為本案訴訟前所書立，並非於本案訴訟中之陳述，該陳述並非對達康公司不利之主張為承認真實之陳述，故達康公司所簽立之契約、覺書內容並非自認，不生訴訟上自認之效果，原審判決稱為自認，進而以此認定參加人並未襲用上訴人商標，顯違行政訴訟法第134條之規定。按商標評定案件適用註冊時之規定，商標法施行細則第40條第2款訂有明文，而商標經延展者，「註冊時之規定」應指系爭商標延展註冊時之法律規定，此有行政院台67經字第10244號函及歷來法院判決可參。又商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為系爭商標延展註冊時商標法第37條第1項第7款所明定。
而有關該款之適用，依83年7月15日修正之商標法施行細則第31條規定並不以著名商標或標章為要件，然原審判決竟以據以評定時尚未著名，認定未構成系爭商標延展註冊時商標法第37條第1項第7款情形理由之一，顯有適用該條款規定不當之違法。上訴人為證明據以評定商標所表彰商品之信譽為國內一般消費者所熟知，曾提出上訴人商品銷售臺灣之單據及相關業者與消費者之聲明書，並於原審為此項主張，惟原審判決漏未審酌此項證據，遽認據以評定商標所表彰商品之信譽於系爭商標延展註冊時尚未為國內一般消費者所熟知，又未說明不採之理由，有違行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第286條前段及行政訴訟法第209條第3項規定。原審判決所確認者為參加人持續使用系爭商標於洗髮精等商品事實所知悉者乃國內美容美髮業者，惟原審判決竟據此認定，系爭商標延展註冊，指定使用於洗髮精商品，未使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體與上訴人發生混淆誤信之虞。原審判決顯然將知悉參加人持續使用系爭商標於洗髮精等商品之事實由國內美容美髮業者擴及於一般消費者，且未說明何以國內美容美髮業者知悉參加人持續使用系爭商標於洗髮精等商品之事實得以證明一般消費者不致發生混淆誤信之虞。原審判決顯違行政訴訟法第189條第1項之規定，不依論理法則判斷事實真偽，及同法第243條第2項第6款判決不備理由之違法。又原審判決漏未審酌上訴人主張參加人與上訴人使用相同商標於同一或類似商品，且包裝又極其類似，有使一般消費者發生混淆誤信之虞，有違行政訴訟法第189條第1項及同法第209條第3項規定，而有判決違背法令。參加人公司係於68年9月27日設立，至85年系爭商標延展註冊時，共計17年，乃原審判決竟稱參加人於國內持續使用系爭商標已逾20年，違反行政訴訟法第189條第1項，而有認定事實不依證據之違法。原審判決、原處分及訴願決定引用「覺書」為證據，然原審判決卻又認為相關契約及「覺書」內容所涉商標權之歸屬，為私權紛爭，非行政機關所得審究，顯有判決理由前後矛盾之違法。而系爭商標權之歸屬涉及參加人有無襲用他人商標，為系爭商標延展註冊時商標法第37條第1項第7款之構成要件，自應審究上訴人與參加人間就系爭商標是否存有信託關係及商標權之歸屬，原審判決竟認為非行政機關所得審究，有違行政程序法第36條前段及同法第43條前段之規定。又原審認為相關契約及「覺書」內容所涉商標權之歸屬，為私權紛爭，則應依行政訴訟法第177條第1、2項之規定裁定停止訴訟，原審未為之，即應依同法第189條第1項規定斟酌全辯論意旨及調查證據之結果判斷事實，然原審所為顯有違上開行政訴訟法之規定。末查參加人以迂迴手段取得系爭商標專用權之事實，業經上訴人於原審說明甚詳，然原審駁回上訴人之訴，未於判決理由記載關於上開攻擊防禦方法之意見，有違行政訴訟法第209條第3項之規定，而有同法第243條第2項第6款判決不備理由之當然違背法令；況參加人於中國大陸申請註冊之第0000000號「黑彩」商標異議事件，亦遭異議成立不予註冊之裁定，並確認上訴人前手為系爭商標始創者等情。為此，爰請判決廢棄原審判決，並撤銷原處分及訴願決定等語。
七、本院按：法院遇有多種獨立理由足以支持判決成立時，只採用其中一種或一部分理由，作為支持成立之理由，雖有簡略之嫌，惟尚非構成理由不備之瑕疵。上訴人於原審雖曾提出「商標權移轉協議承諾書」，並主張堀井化工廠約於71年間，已知悉上訴人前手堀井公司欲收回「黑彩」商標在我國之專用權云云。惟上開承諾書，並無堀井化工廠或黃乙○○之署押或印文，自難率爾認定該紙承諾書即為堀井化工廠書立予上訴人前手之文件。從而上開承諾書尚不足證明堀井化工廠與上訴人前手間確有將系爭「黑彩商標權」移轉予上訴人前手之合意；況該承諾書亦未載明立書之明確時間為71年間。從而，原審對此未具文書形式之書函，認不具證據效力，未予論述，亦無違法。上訴人於另案訴請參加人履行契約時，仍主張其前手與堀井化工廠間於64年4月15日簽訂之契約書有效。從而，原審就上訴人主張上開契約已於70年4月15日失效，未予論述，亦不影響裁判結果，尚難據此認定原審判決違法。至於本件參加人固為佳慧化學工業有限公司，而非達康公司或堀井化工廠，然就判斷法人主觀上有無襲用他人商標之故意或不公平競爭之故意而言，仍需以該法人內部實際為決策之自然人之主觀意思而定。參加人之代表人既同為已合法繼受取得系爭「黑彩」商標使用權之黃乙○○，則參加人申請延展系爭商標時，主觀上有無襲用上訴人商標之故意或不公平競爭之情形，自應以黃乙○○之主觀上意思為據。是以，原審判決以「訴外人達康公司自認上訴人之前手容許其用自己名義以『黑彩』商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得權利，而前述達康公司與堀井化工廠及註冊人佳慧公司，均屬黃桂昌夫婦經營，是參加人在75年間以系爭商標申請註冊，並無襲用上訴人商標之主觀故意及不公平競爭之情形」為由，認定由黃乙○○擔任代表人之參加人並無襲用上訴人商標之主觀故意及不公平競爭之情形，核無違誤。又參加人於申請系爭「黑彩」商標註冊之際，其代表人固非黃桂昌夫婦，惟原審判決已載明其認定參加人於申請系爭商標註冊時並無襲用他人商標之主觀故意或不公平競爭之情形的理由，係因系爭商標乃源自於訴外人達康公司經上訴人前手授權取得在中華民國內註冊之權，嗣輾轉由參加人繼受取得之，則繼受取得合法權利之參加人亦難謂有不法故意之理，此與參加人申請系爭黑彩商標註冊時代表人是否為黃桂昌夫婦無涉。至於本件證物系爭「覺書」乃上訴人方面所提出之證據資料，其上明文載明「為確保商標權利，有關『堀井』、『黑彩』、『AMOROUS』之商標以本人（即黃桂昌、黃乙○○）或本公司（即達康公司）之名義，向中華民國申請下列商標註冊．．．」等語，其內容已涉及堀井公司之權利義務關係，且該覺書於堀井公司收受後，亦無提出任何異議，自可推定上訴人之前手已默示同意該覺書之記載，而認雙方已達成信託登記之合意，上開覺書內容有拘束堀井公司之效力，要無疑問。雖原審認該覺書及其他相關契約內容所涉商標權歸屬，為私權紛爭之問題，係就覺書所載內容效力而言，未予審究，尚無違誤。另達康公司與上訴人前手所簽訂之契約書第5條全文，僅記載：「甲方（達康公司）將接受乙方（堀井公司）技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有。但本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」等語，雖明文約定系爭商標之登錄權及使用權之歸屬，惟其內容並無提及該商標登錄究應以「甲方」或「乙方」或「第三人」之名義登錄一節，至為顯然。原審判決鑒於前揭契約書第5條並無明文系爭商標登錄名義之歸屬，遂以卷附堀井公司並無異議之覺書內容，補充認定上訴人之前手已同意達康公司得以該公司名義或黃桂昌、或黃乙○○之名義申請系爭「黑彩」商標之註冊，其認事用法，並無違誤，自無判決理由矛盾之違法。原審判決理由雖載明「訴外人達康化學製藥有限公司認上訴人之前手容許其用其自己名義以『黑彩』商標在中華民國申請商標註冊．．．」等語，其立論依據係以達康公司與上訴人前手於62年5月7日共同簽訂之製造販賣委託契約書第5條之推定、及達康公司與參加人代表人黃乙○○於西元1973年4月2日所提出之覺書等書證為據，但並未援引行政訴訟法第134條自認之規定，顯然其前揭「自認」之用語與訴訟法上之「當事人自認」無涉。上訴人執此指摘原審判決有違法情事云云，顯屬誤會判決意旨。至於系爭商標延展註冊時商標法第37條第1項第7款之審核，並不以據以評定商標達著名程度為要件，惟原審判決主要論點係以：上訴人使用系爭商標是否為國內一般消費者所知悉，以致若他人使用同一商標，是否有「導致公眾誤信之虞」，作為准駁標準，於法並無不合。至於上訴人指摘原審認定參加人於國內使用系爭商標，為美容美髮界知悉，一般消費者無混淆誤信之虞；有無襲用他人商標事實，應予審究；參加人係惡意襲用上訴人前手創用之黑彩商標等項，係涉及原審判決認定事實與證據取捨，與違背法令無涉，依行政訴訟法第242條規定意旨，自不得作為上訴本院之理由。綜上所述，本件原處分核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原審判決均予維持，核無違誤。至於中國大陸認定本件系爭商標之創始人為上訴人之前手等情，並不影響判決之結果，併此敍明。
上訴意旨為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 2 月 3 日
第三庭審判長法 官 廖 政 雄
法 官 林 清 祥法 官 鍾 耀 光法 官 姜 仁 脩法 官 胡 國 棟以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 94 年 2 月 3 日
書記官 莊 俊 亨