最 高 行 政 法 院 判 決
94年度判字第00208號上 訴 人 乙○○訴訟代理人 連元龍律師
陳建瑜律師上 訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生被 上訴 人 台灣沛晶股份有限公司代 表 人 甲○○上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人不服中華民國92年7月17日臺北高等行政法院91年度訴字第63號判決，提起上訴。本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、訴外人甲○○前於民國（下同）86年1月9日以「積體電路晶片上搭載電路板結構之構裝裝置」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給發明第089097號專利證書。旋甲○○將該專利權讓與被上訴人，並經上訴人智財局准予專利權人變更登記。嗣上訴人乙○○以系爭案違反核准時專利法第20條第1項第1款、第2款及第2項所定發明專利之要件，檢具舉發附件2為西元1993年12月20日申請，西元1995年1月24日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證1）；附件3為82年11月10日申請，85年3月11日審定公告之第00000000號「半導體晶元嵌入電路板之封裝方法」發明專利案（下稱引證2），對之提起舉發，案經上訴人智財局審查，於89年10月9日以（89）智專三（二）04020字第08989001681號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、被上訴人於原審起訴主張：遍讀引證案之說明書內容及圖式表現，皆無從尋獲有關其固定晶元所用之方式及固著材料之用詞，以引證案專利申請時（82年）之技術水平，究竟是否能夠推知使用如系爭案之黏著材料，本有爭議；系爭案於申請當時將銲球與其他如晶片、電路板等既知元件於請求項的前言中敘述，並將其與其他元件的組裝關係陳述於請求主體中，以此申請專利並獲准，相信其請求方式為上訴人智財局所認可；按上訴人乙○○於訴願程序時所陳述，銲球封裝（既球陣列封裝）技術於86年始為成熟之習知技藝，如此可推知引證案82年申請時，該封裝技術必定非為主流之封裝技術，甚至該技術並未被創造出；究竟引證案是否可佈植銲球，上訴人智財局不經專業程序之鑑定，亦未進一步採擷有力之證據，便直接以心證判斷，已有擴大證據力之嫌。另由系爭案及引證案的專利技術可清楚地看出，晶片（元）於系爭案中是直接黏置在電路板的「表面上」，而於引證案中則是崁入電路板的「凹坑內」，由於上述的黏固差異，所以引證案的電路板無論是1片或2片，其中1片卻必須開設有「凹坑」以做為電路板之承納之用，但系爭案卻不必有如此的設計，再由引證案第9圖 (C)的結構與系爭案第2圖之結構的比較可進一步釐清兩者的差異。除此之外，另關於兩種不同的黏置方式，在封裝過程中所引發的問題，引證案將晶片植入凹坑中，除了有凹坑內與晶片彼此配合的公差問題要克服外，尚要解決在封裝時因為高溫產生在凹坑及晶片間的孔隙之爆米花 (Popcorn)現象；及在壓模內的壓力集中現象，因此直接黏置晶片於電路板上的系爭案不會發生上述的諸多問題，顯為一種具進步性的技術。且經財團法人工業技術研究院（下稱工研院）鑑定結果認為：系爭案之銲球本就未揭露於引證案1、2中的任何一者，且也無任何暗示該特徵可以存在於引證案的可能，該鑑定報告依此做成系爭案具進步性合於鑑定原則。系爭案與引證案的訊號路徑最大的差異就如鑑定報告所指的「貫通孔」（引證案），透過該貫通孔，引證案的晶片才可以將訊號向外傳出。而由兩案的圖面比較可明顯看出，引證案之電路板面積大於系爭案，而會增加成本。再從兩案的結構產製比較，可清楚釐清其製程的優劣，且引證案2第11圖只是其電路板另一實施結構在製程上的一種暫時態樣，其最終態樣仍需設「貫通孔」，且利用貫通孔與外部聯繫，所以其根本無法達到縮短訊號路徑的目的，也因此並無法達到如系爭案般的進步性，因此工研院的鑑定報告結果足堪採認，為此，求為判決撤銷原處分及訴願決定等語。
三、上訴人智財局則以：系爭案雖具黏性材料，但其特徵在於積體電路晶片固定於已開孔之電路板上，晶片與電路板上之線路與銲球在同一側，然後以銲線連接該晶片與電路板上之連結銲墊，接著覆蓋保護材料，植銲球；引證案亦係將晶元20「適當固著」於具穿孔61之上層電路板60上，晶元20與上層電路板60上之線路亦在同一側，而以鋁線30（銲線）連接該晶元20與上層電路板60上之焊墊40，最後亦在外層墊上膠質保護層，故系爭案之特徵確係運用引證案既有之技術。而以「黏性材料」之固著確僅為習知固著方式之一種，並非一高度精密或無法直接推知之技術。另被上訴人亦承認銲球為既知元件，系爭案在引證案之習知構裝之電路板上單純附加該既知元件之銲球，並無實質技術之改進，此外引證案之凹坑係因另重疊一具穿孔51之下層電路板50，系爭案省略該下層電路板50，而以黏性材料固定晶片，及附加既知元件之銲球等，確為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。另關於工研院之鑑定報告：引證案之貫通孔係用以連接自身電路板之間的電路，與外面的電路板連接則係藉由表面黏著方式
(SMT)，而SMT需藉由錫膏等導電材料來作電性連接，故引證案實際上亦係藉由錫膏來與外面的電路板作訊號傳遞的動作，以此相較於系爭案藉銲球而傳送訊號到外面電路板之特徵，系爭案不過係將錫膏置換成銲球而已，而植銲球之技術在系爭案申請當時已為既有技術，在系爭案申請當時熟習該項技術者應可輕易完成將錫膏置換成銲球之變化，就此而言，系爭案應不具進步性。且系爭案係發明專利，進步性要件之考量應係是否為「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成」，專利內容鑑定分析⒊到⒌完全在論究功效有無增進，此已明顯偏離發明專利進步性要件之審查規定，應不足採。此外，在專利內容鑑定分析⒈已把系爭案相較引證1及引證2之差異詳細列出，引證1及引證2未揭露之系爭案特徵僅有三處，一為銲球，二為積體電路晶片上之線路、電路板上之線路是否在同一側，三為植銲球之特徵，有關積體電路晶片上之線路、電路板上之線路是否在同一側之部分，該專利內容鑑定分析並未將其作為系爭案具進步性之推論基礎，且其對熟習該項技術者來說應僅為簡單之選擇變化，尚不具進步性。而有關銲球及植銲球之部份已在前述內容中敘明其不具進步性之理由，因此，系爭案相較引證1及引證2應不具進步性，本鑑定報告之內容應不足採等語，作為抗辯。
上訴人乙○○於原審主張：按行政訴訟法第4條係以「違法行政處分」為標的，專利權之授與或撤銷係行政權，要非司法權能予重覆審查，故本件無鑑定必要，此觀與本件屬相同案例之原審法院90年度訴字第3449號判決自明。次按專利法第20條第2項規定，所謂「申請前既有之技術或知識」係泛指所有已公開之技術或知識，只要所揭示之內容足以教示或建議熟悉該項技術者而能輕易完成某發明專利之申請標的時，該既有之技術或知識即為一具有證據力之引證案。引證1、2案，均公開於系爭案申請（86年）之前，且關於「具有銲球之球陣列封裝 (BAG)」在當時係已成熟且普遍之習知技藝，已大量出現於教科書、辭典、期刊及專利文獻上，市面上亦有大量產品於系爭案申請日之前即採用該封裝結構，故原舉發決定認系爭案之技術跨幅不具進步性、新穎性，並無違法可言。而被上訴人於起訴狀並未具體指摘原處分有任何違反具體法條之情事，僅泛指原處分、訴願決定在引證案或系爭案之證據證明力予以指摘，所涉僅行政處分妥當與否之問題，殊與行政訴訟以行政處分之具體違法性為審斷標的有違，其訴顯無理由。其次，於半導體領域中銲球和植銲球之作法，在系爭案提出申請之時早已是眾所周知，如美國專利第0000000號案所揭露，因此該美國專利案中所揭露之結構對外導通亦是靠銲球。至於積體電路晶片上之線路、電路板上之線路是否在同一側，對於熟知此項技術之人仕而言，僅為設計選擇而已，系爭案實不具進步性。而引證2已揭露了與系爭案相同的訊號路徑，故工研院之鑑定意見，對事實（即引證案傳遞路徑）認定有錯誤。此外，系爭案基板8之電路與外部電路板之電路的連接，係經由以錫膏製成的銲球來達成，實與引證2相同。且引證案與系爭案之與銲線連接之基板的面積實際上係可以相同，在引證2之第11圖中所示的實施例係不需要貫通孔，在現今電路板製程而言，絕大多數皆有貫通孔，況且，引證2之第11圖中所示的結構根本就沒有貫通孔，那就沒有增加製造複雜度的問題，亦沒有晶片之保護性、牢靠度及平整度較系爭案差的問題，鑑定報告的內容僅就引證案之部份的實施例與系爭案作比較，並沒有把引證案的整個內容列入參考，此外，該鑑定報告並沒有把系爭案在申請之時的技術背景列入考量，自有缺失。其次，按國際專利實務對於「吉普森式請求項」之權利範圍解讀，系爭案之可專利性之判斷關鍵並不在於引證案是否有完全揭示系爭案之所有構成元件（因系爭案之所有構成元件均為習知），而在於系爭案利用習知元件之組合，是否因此產生突出之技術特徵或顯然的進步，且非熟悉該項技術者所能輕易完成。惟鑑定報告之專利內容鑑定分析第1點及第2點卻指出引證案並未揭露系爭案之銲球、及植銲球之作法，亦未曾揭露或暗示可以如系爭案之佈植銲球，顯係將非屬被上訴人申請專利範圍之前言部分一併列入比對，並據而認定系爭案具有進步性，其鑑定意見自屬有誤。次按球陣列 (BGA)封裝結構在系爭案申請日之前早已為眾所周知之習知技藝，且高腳數的積體電路晶片（例如中央處理器、晶片組、繪圖晶片等）均以球陣列封裝結構的方式在市場上販賣，被上訴人未以球陣列封裝之習知技藝為說明其進步性之基礎，於法已有未洽。引證案之專利已揭示其得利用表面黏著技術加以實施，故鑑定報告認引證案之對外導通並非如系爭案之靠銲球，且引證案未曾揭露或暗示可以如系爭案之佈植銲球，實乃對引證案之認定有誤以致之。再者，引證案係利用SMT技術與外部線路連接，其對外導通並非僅能靠電路板背面貫通孔所接著之焊錫，亦可在貫通孔之正面接著焊錫而與外部線路連接，故鑑定人認定引證案僅能靠電路板背面貫通孔所接著之焊錫對外導通，並以之為基礎所為之諸項鑑定意見，自不足採。而鑑定報告之專利內容鑑定分析第3點及第4點指出系爭案明顯具有成本上的優勢及晶片的保護性、牢靠度及平整度較佳等，惟查，鑑定報告所稱之功效均是球陣列封裝所具之功效，系爭案利用習知元件的組合並未產生突出之技術特徵或顯然的進步，因此，鑑定人對引證案與系爭案之認定有誤，而以錯誤之認定為基礎所為之鑑定意見，自不足採。被上訴人所指系爭案特徵之主要技術內容，除植銲球外，皆已見於引證案中，而該植銲球已見於系爭案申請專利範圍獨立項之前言，係屬習知之技術。此外引證案之凹坑係因重疊一具穿孔之下層電路板，系爭案僅省略該下層電路板，並另植有銲球，確為熟悉該項技術者所能輕易完成，不具進步性。且專利法第20條第2項所規定之不確定法律概念是否適用於系爭案案件，上訴人自得自由判斷，而屬判斷餘地之問題，原審僅能為合法性之審查，而不及於妥當性之審查等語，作為抗辯。
四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：查銲球固然在系爭案申請時為晶片封裝的元件之一而被列為申請專利範圍之吉普森 (Jepson Type Claim)請求項的前言部分，但其如同晶片、電路板、黏性材料、鋁線及封裝保護層一樣，雖均為既知元件，如其整體組合後有「相乘」的功效增進，可產生突出的技術特徵或顯然的進步，而非為熟習該項技術者所能輕易完成者，即合於發明專利之進步性要件，不因其是否為既知元件而有所損益。訴願決定徒以植銲球已見於系爭案申請專利範圍獨立項之前言，係屬習知之技術，並泛稱「植有銲球，確為熟習該項技術者所能輕易完成」，即謂系爭案不具進步性，而未探究系爭案將其整體組合後有無「相乘」的功效增進，是否可產生突出的技術特徵或顯然的進步，其理由已難謂為完備，且係「逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁（舉發成立，撤銷系爭專利權）」，與已成行政慣例之專利審查基準有違。又原處分及原決定意旨雖認為引證1、2可視需要加植銲球云云，但依上訴人乙○○於訴願程序時具狀陳述之意見，銲球封裝（即球陣列封裝）技術於86年始為成熟之習知技藝，可推知引證1、2於82年申請時，該封裝技術尚非為主流之封裝技術，甚至還未被創造出，則以引證案申請時的結構是否適用銲球的封裝技術，實有可疑，故認定引證案可以佈植銲球，應該提出明確的事證，否則不免流於「後見之明」，而難昭折服。次查，由系爭案及引證1、2的申請專利範圍可知，晶片（元）於系爭案中是直接黏置在電路板的「表面上」，而於引證案中則是崁入電路板的「凹坑內」，由於上述的黏固方式差異，所以引證案的電路板無論是1片或2片，其中1片卻必須開設有「凹坑」以做為電路板之承納之用，但系爭案卻不必有如此的設計，因此認定系爭案之結構只是引證案省略下層電路板之結果，並不適切。蓋由引證2第9圖 (C)的結構與系爭案第2圖之結構的比較可知，引證2亦可能是如系爭案般只採用1塊電路板90，但與系爭案明顯不同的是，其晶片20仍要崁入電路板90之凹坑中，與系爭案將晶片直接黏置在電路板上為不同的技術手段。上訴人認系爭案之電路板結構，僅是省略引證案之下層電路板云云，與事實不盡相符。且縱使系爭案之電路板結構，僅是省略引證案之下層電路板，依前揭說明，如其仍可保有原有之全部功能或可產生突出的技術特徵或顯然的進步，亦非全然無進步性可言，上訴人智財局就此省略，是否符合「構成要件省略之發明」要件，未加以審究，遽認「乃熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性」云云，其所為舉發成立之理由亦屬不備。再查，系爭案與引證案之差異除了表面直接黏置及凹坑崁入的不同外，就是關於兩種不同的黏置方式，在封裝過程中所引發的問題。被上訴人在舉發答辯理由、訴願理由及訴願陳述意見書中，一再主張引證案將晶片植入凹坑中，除了有凹坑內與晶片彼此配合的公差問題要克服外，尚要解決在封裝時因為高溫產生在凹坑及晶片間的孔隙之爆米花 (Popcorn)現象，及在壓模內的壓力集中現象，而直接黏置晶片於電路板上的系爭案不會發生上述的諸多問題，乃一種具進步性的技術等語，惟上訴人及訴願機關對其主張是否可採，並無任何論述，亦有理由不備之瑕疵。此外，工研院於92年4月22日以工研院技字第0004618號函送鑑定報告，其認為：由於兩個引證案並未揭露系爭案之銲球、及植銲球之作法。又引證案之對外導通係靠電路板背面導通孔所接著之焊錫，並非如系爭案之靠銲球，並且與積體電路晶片上之線路、電路板上之線路不在同一側，因此系爭案具有新穎性。其次，引證案與系爭案技術內容其訊號傳遞路徑之差異，在於引證案對外傳遞訊號為電路板的貫通孔，並非系爭案的錫球。引證案並未揭露或暗示可以佈植銲球，上訴人所說的「引證案亦可視需要佈植銲球」的說法行不通，已經自己違反其引證1第7頁及第8頁的SMT處理方式的說法。
而引證2為引證1之再發明，亦未曾揭露或暗示可以如系爭案之佈植銲球。再者，由於引證案的晶片需要崁入電路板內，以及電路板邊緣需要貫通孔，這些都會增加面積的需求，有的需要兩個電路板才能完成封裝，而系爭案並不需要，因此兩個引證案在封裝時所需要的電路板面積較系爭案為大，亦即面積或體積都較系爭案為大，也因此會增加成本，系爭案明顯具有成本上的優勢。且由於兩個引證案都需要在電路板做貫穿孔，及挖出可以容納晶片的凹槽或孔洞，尤其是兩塊以上的電路板尚需要對準製程更增加了製造的複雜度。況且要置入晶片於電路板時仍需考慮晶片切割時的不準度所導致的大小不一，於置入電路板時將會使得有些晶片無法固定，這更加深了製造的複雜程度。而系爭案的封裝並無這些困擾。因此晶片的保護性，牢靠度及平整度，系爭案均較引證案為佳。另由系爭案的第2及第3圖可知：系爭案的訊號線及接地路徑均較兩個引證案明顯縮短，因此可以有效的降低晶片操作時所產生的雜訊，亦即有效的改良電性問題，系爭案明顯具有進步性。綜上所述，原處分認事用法既有如上述之瑕疵，且就上開鑑定結果是否可採，未及審酌，其所為舉發成立之處分，自有可議，訴願決定未加糾正，仍援引其見解予以維持，亦有未洽，被上訴人訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許，且依行政訴訟法第216條第2項規定，應由上訴人智財局依前述判決意旨重為適法之處分等由，乃撤銷訴願決定及原處分。
五、上訴人乙○○上訴意旨除與其於原審之主張相同外另謂：在美國專利第0000000中，已明確揭露銲球的使用，系爭案之銲球的作用為使晶片之內部電路與外部電路電氣連接，此點係與該美國專利所揭露之銲球的作用相同，除非被上訴人能提出系爭案所揭露之銲球具不同的功能，否則，把該銲球加入整體組合後又如何有「相乘」的功效增進。又因該美國專利係於82年提出申請並於83年被准予專利，其係早於系爭案之申請日期相當多，也足以證明引證案於申請時確實是適用銲球，並沒有所謂的「後見之明」的問題。其次，原審顯然忽略系爭案在晶片之四周及背面上，係設置有一保護材料（9）。此除了具有保護的功能之外，亦具有固定晶片的功能，此係與引證案所揭露之下層電路板的作用相同，因此，引證案在晶片的四周並不需要保護材料。而且，若把系爭案之晶片去除，該保護材料（9 ）與該電路板之間是否也形成一「凹坑」？系爭案之晶片是否也是崁入到「凹坑」內？緣是，系爭案僅是以一種眾所周知的材料來代替引證案之下層電路板，而由於材料的不同，導致「凹坑」的出現時機不同。因此，系爭案實質上是為省略引證案的下層電路板但增加了與該下層電路板作用相同的保護材料，顯然沒有進步性可言。再者，被上訴人所提出之有關引證案的問題，應確實提出相關的數據或證明，方屬正確認定事實之方法。此外，經濟部出版之「液晶顯示器技術手冊」中之第109項至第111項，清楚提出用作SMT（表面黏著技術）的表面黏著元件（SMD）在黏著前，SMD的接點必須事先鍍焊錫（即銲球的材料），以得到較好的焊錫接合。被上訴人將引證1之Fig.6和Fig.11及系爭案之結構作比較所描繪的圖示。引證1之Fig.6和Fig.11在引證1之詳細說明中已描述得很清楚兩者是為不同的實施例，並非Fig.11是為製造Fig.6之結構時其中一個過程的態樣。在上證2「第1圖」中（引證1的Fig.6），銲球係被植於下層電路板的表面上；第2圖（引證1的Fig.6），銲球係被植於上層電路板的表面上；第3圖（引證1的Fig.11），銲球係被植於電路板的表面上；第4圖中，系爭案的圖面係被顯示。從上開圖示可見，系爭案與引證案的結構實質上完全相同，原審誤認事實，其判決當然違背法令等語。
上訴人智財局上訴意旨略謂：本局早於92年7月2日即以（92）智專三（二）02048字第09220659650號函，針對鑑定報告鑑定結果是否可採提出行政訴訟補充答辯，按該鑑定報告係製作於行政訴訟階段，非本局原處分所能審酌，更何況本局於行政訴訟階段亦已針對該鑑定報告鑑定結果是否可採提出補充答辯，應無原判決末段所指本局原處分「就工業技術研究院鑑定報告鑑定結果是否可採，未及審酌，所為舉發成立之處分自有可議」之事實，原審判決當然違背法令等語。
六、本院按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」、「凡可供產業上利用之發明，無下列情形者，得依本法申請取得專利」系爭案核准時專利法第19條及第20條第1項定有明文。上開規定，對於何謂「高度創作」、「可供產業上利用」，係以不確定法律概念予以規範，固應尊重主管機關相當程度之判斷餘地。惟主管機關之判斷所根據之事實，是否符合論理法則或經驗法則，原審法院有衡情斟酌之權，如經斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，認為主管機關判斷專利舉發事實所憑之證據，有顯然疏失，而為主管機關據為判斷之基礎者，其所為之處分即有適用法規不當之違法，此與不確定法律概念應否尊重主管機關相當程度之判斷餘地無涉。上訴人主張原審僅得為合法性之審查，而不及於妥當性之審查云云，尚無足採。至於其他上訴論旨無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使謂為違誤，尚難認為合法之上訴理由。上訴論旨猶執前詞指摘原判決未當，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 2 月 17 日
第三庭審判長法 官 林 清 祥
法 官 林 茂 權法 官 鍾 耀 光法 官 姜 仁 脩法 官 胡 國 棟以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 94 年 2 月 17 日
書記官 張 雅 琴