最 高 行 政 法 院 判 決
94年度判字第00233號上 訴 人 金健實業有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 林鎰珠律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○
參 加 人 震豪實業有限公司代 表 人 乙○○上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國92年8月27日臺北高等行政法院91年度訴字第2717號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人前於民國79年11月9日以「熱敷靈HOTPAD」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第1類之各種藥品、衛生醫療補助品、冰枕、冰袋、水袋、化學敷袋等商品，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經核准列為註冊第532811號商標。嗣參加人以該商標有其註冊時商標法第37條第1項第10款規定之情事，對之申請評定，案經被上訴人審查為「申請不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經訴願決定為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分」之決定。被上訴人重為處分，以91年2月18日中台評字第900240號商標評定書為系爭商標之註冊應為無效，其聯合第574085、617733、785092、903214、919427號商標應一併撤銷之處分。上訴人不服，提起訴願，亦遭駁回，遂提起本件訴訟。
二、上訴人於原審起訴主張略以：系爭商標經被上訴人第一次評定為「申請不成立」，不影響系爭商標之合法存在，於第二次評定時，系爭商標已獲准延展註冊，從而依我國商標延展註冊制度所採行之更新主義，有關系爭商標之評定案件，即應適用延展註冊當時之規定，此觀88年9月修正公布之商標法施行細則第40條第2款規定可知，而再依據系爭商標延展註冊暨被上訴人對系爭商標評決時之商標法第52條第3項之規定可知，系爭商標既已註冊10年並經延展註冊，商標主管機關自不得再以商標法「第37條第1款至第8款」以外之規定，評決系爭商標之延展註冊為無效，則被上訴人於本件以系爭商標有違商標法第37條第10款之規定為由，評定其註冊為無效，顯然於法有違，原處分自應予撤銷。又被上訴人於重新處分之際，一者系爭商標已獲准延展註冊，次者無以其為說明文字並評決延展註冊為無效之合法依據，再者上訴人確於91年1月25日補充台灣區醫療器材工業同業公會所出具之證明書正本、84年11月台北國際醫療器材暨藥品展覽會手冊部分內容、西元1997年11月台北國際醫療器材暨藥品展覽會手冊部分內容、西元1998年10月在香港舉辦之亞洲禮品及家用品展覽手冊部分內容等，各該資料均足以證明同業間確未以「HOTPAD」稱呼化學敷袋商品，是以被上訴人之處分固受訴願決定之拘束，然其重新處分之前，上訴人已補充新證據，再參酌系爭商標已延展之事實，並非不得維持原處分，然被上訴人於91年2月18日重作之處分書中，對上訴人所補呈之上述證據絲毫未加以斟酌，今更以「本件既無其他新事證得為與訴願決定意旨不同之認定」，據為其率斷系爭商標應評定無效之遁詞，顯與事實全然不符，原處分自無法續予維持。另「HOTPAD」在現代化用語中，可解為「方便電條紙」、「桌面熱力貼」，即或分割為二個字，亦與系爭商標所指定使用之化學敷袋商品無關，尤其，被上訴人於原處分書將HOTPAD翻譯為「熱墊」乙詞，姑不論其正確性有待商榷，熱墊既不等於化學敷袋，則豈能謂HOTPAD即為化學敷袋之說明？況系爭商標所指定商品雖包括化學敷袋，但化學敷袋並非熱墊或HOTPAD，參加人雖於申請評定時提出台北縣工業會證明書及若干專利案名稱等資料，然工業會乃綜合性組織，而本件所爭執之化學敷袋商品屬醫療補助用器材，上訴人係提出台灣區醫療器材工業同業公會所出具之證明書，則相較之下，何者較具公信力不辯自明。至於參加人所提出之美國等專利案件等資料，多數在系爭商標創用以後，其他如「DISPOSABEL HOT PAD」、「MICROWAVE-HEATABLE HOT PAD」、「FOOTED COOKING UTENSIL」等各該專利申請案件，均與系爭商標所指定作為衛生醫療補助用之熱水袋或化學敷袋等商品無關，即使被上訴人於原處分書中未以之為處分理由，然參加人之主張亦不值採信，是系爭商標所指定化學敷袋之英文名稱可為COLD HOT PACK、HEAT COLD PACK或CH-EMICAL BAG WARMER等，根本與HOTPAD無關。被上訴人一昧依循訴願決定，未斟酌任何可供參考之數據、事證所為之處分，足可認知系爭商標之外文尚非關於所指定商品之說明文字，被上訴人之處分有明顯之違誤，爰請將訴願決定及原處分均撤銷等語。
三、被上訴人則略以：被上訴人原認以系爭商標圖樣上之外文「HOTPAD」，其字面解釋縱有「熱墊、熱袋」之意，亦係隱喻或自我標榜性之文字，尚非直接明顯表示熱水袋、化學敷袋、衛生醫療補助品等商品本身及其功用有密切關連之說明文字，況系爭商標圖樣另佐有中文「熱敷靈」三字，整體觀之顯具商標之型態，予消費者印象應非屬商品說明文字，應無商標法第37條第1項第10款規定之適用。嗣經參加人提起訴願，經訴願決定意旨則認為：系爭商標圖樣上之外文「HOTPAD」明顯係由「HOT」、「PAD」二字結合而成，而該二字譯為中文雖有多種意義，然其組合之中文意義予人之印象顯有「熱墊」之意，是上訴人以之作為系爭商標圖樣之主要部分，指定使用於熱水袋，化學敷袋等商品，無非說明其商品之功用具有熱敷、保溫之效果，依社會一般通念，難謂無使相關消費者將系爭商標與其所指定使用之商品產生直接聯想，顯係該商品之相關說明或與該商品本身之說明具有密切關連性，自有商標法第37條第1項第10款規定之適用。又其聯合註冊第574085、617733、785092、903214、919427號商標，因正商標被評定為無效失所附麗，依商標法施行細則第16條第4項規定，應一併撤銷。依訴願法第95條及第96條規定，訴願決定有拘束相關機關之效力，原處分機關須重為處分者，應依訴願決定意旨為之，本件既無其他新事證得為與訴願決定意旨不同之認定，爰依訴願決定意旨暨商標法第55條規定重為評決等語，資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：查參加人於89年4月19日以系爭商標有其註冊時商標法第37條第1項第10款規定之情事，對之申請評定，案經被上訴人審查，評定為「申請不成立」，參加人不服，提起訴願，經訴願決定機關審議，決定為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分」，則本件評定申請案回復至參加人於89年4月19日申請評定時之狀態，被上訴人重為處分時，應就此狀態評定；而參加人於89年4月19日申請評定時，系爭商標尚在80年9月1日至90年8月31日間之10年專用期間內，縱然被上訴人係於91年2月18日始重為處分，被上訴人仍應審查系爭商標有無違反系爭商標註冊時商標法第37條第1項第10款規定之情事，而與系爭商標於90年12月17日經被上訴人准予延展無關。次查，系爭商標圖樣上之外文「HOTPAD」，明顯係由「HOT」、「PAD」二字結合而成，且該二字譯為中文雖有多種意義，然仍以各係「熱的、熱烈的」及「墊子、襯墊、護墊」之意為最習見，上訴人以之作為系爭商標圖樣之主要部分，指定使用於熱水袋、化學敷袋等商品，無非說明其商品之功用具有熱敷、保溫之效果，依社會一般通念，難謂無使相關消費者將系爭商標與其所指定使用之商品產生直接聯想。是被上訴人認以外文「HOTPAD」作為系爭註冊第532811號「熱敷靈HOTPAD」商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於各種藥品、衛生醫療補助品、冰枕、冰袋、水袋、化學敷袋等商品，依社會一般通念，為表示該等商品之相關說明，而為申請成立，系爭商標之註冊應為無效，其聯合第574085、617733、785092、903214、919427號商標應一併撤銷之處分，揆諸系爭商標註冊時商標法第37條第1項第10款及同法施行細則第40條規定，洵無不合，應予維持。末查，被上訴人向原審法院提出之答辯狀，其意並非指上訴人於91年1月25日向被上訴人提出商標評定答辯補充理由書所檢附之各該新事證，未經被上訴人審酌，而是指時至被上訴人重為處分時，被上訴人審酌上訴人所提出之各項事證，均不得為與訴願決定意旨不同之認定，是上訴人主張被上訴人應斟酌卻未斟酌客觀事實及上訴人所提出之證明書、同業使用資料等具體事證，其處分亦難謂適法云云，尚非可採。綜上原處分並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不當，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院經核原判決於法並無違誤。上訴意旨仍執前詞並主張原審忽略系爭商標於被上訴人評決前即已延展註冊之事實，未適用商標法施行細則第40條第2款、系爭商標延展註冊及被上訴人對系爭商標評決時之商標法第52條第3項及同法第25條第2項第1款之規定，逕以系爭商標有違商標法第37條第1項第10款規定為由駁回，原判決顯有不適用法規之違法。依原判決所引據78年修正公布之商標法第37條第1項第10款規定而言，如係表示商標所使用商品之說明者，固不以習慣上所通用為必要，但如係表示商品本身之「功用」者，必符合「習慣所通用」始得認有不得註冊之情事。原判決既以「功用」之說明為由，適用商標法第37條第1項第10款規定，依構成要件，除非能證明係「習慣上所通用」，否則不能認為已合法適用該法條。然原判決僅以「最習見」、「依社會一般通念」等語帶過，卻未就是否為「商品本身習慣上所通用」加以斟酌，原判決顯有適用法條不當且未備理由之違法。況上訴人已就同業間通用之情形舉證歷歷，證明系爭商標所指定之化學敷袋之英文名稱可為COLD HOT PACK、HEAT COLDPACK或CHEMICAL BAG WARMER等，根本與HOTPAD無關，原審置上訴人所舉具體事證不論，於判決中亦未記載關於此等證據之意見及法律上意見，原判決有理由未備之違法。另系爭商標所指定商品雖包括化學敷袋，但化學敷袋並非熱墊或HOTPAD，是台灣區醫療器材工業同業公會所出具之證明書已證明「化學敷袋商品普通稱之為COLD HOT PACK、HEAT COLDPACK、HOT PACK、COLD PACK或HEAT PACK，再徵諸同業於實際交易市場上標示商品品名之實例，更可知HOTPAD於熱水袋、化學敷袋商品中並不具任何說明效果，更非屬商品名稱之說明，原判決率斷上訴人商標有不得註冊情事，原判決顯有不適用法規或適用法規不當之違法，且有判決不備理由之違法，爰請廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分等語。然查「商標異議、評定及撤銷案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：二、商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定。」商標法施行細則第四十條定有明文。又「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：十、凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者。」亦為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十款所明定。而本件系爭商標圖樣上之外文「HOTPAD」，係由「HOT」、「PAD」二字結合而成，且該二字譯為中文雖有多種意義，然仍以各係「熱的、熱烈的」及「墊子、襯墊、護墊」之意為最習見，上訴人以之作為系爭商標圖樣之主要部分，指定使用於熱水袋、化學敷袋等商品，無非說明其商品之功用具有熱敷、保溫之效果，依社會一般通念，難謂無使相關消費者將系爭商標與其所指定使用之商品產生直接聯想。況查上訴人於申請註冊商標時，於銷售市場上實際販售之商品及散發之商品宣傳型錄等，均明確說明銷售之系爭商標名稱係「HOTPAD」，為具醫療補助之冰/熱（濕/熱）兩用敷袋，為商品本身性質及功能說明之名稱，且該型錄上還附帶有教學醫院主治醫師鄭森隆及物理治療師吳文勝等聯合推薦之簽名。且系爭商標註冊申請日前，「HOTPAD」早已為同業所習慣通用之商品本身說明，「HOTPAD」之使用目的及功效，亦為一般消費者耳熟能詳之市面銷售的保溫帶、熱敷袋，其自屬商品本身性質說明的特性，參加人為證明系爭商標外文確有表示商品本身說明之事實，檢索世界各國以「HOTPAD」直接敘述商品本身之商品名稱，並獲准各國專利權在案者，所在多有。從而，被上訴人認以外文「HOTPAD」作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於各種藥品、衛生醫療補助品、冰枕、冰袋、水袋、化學敷袋等商品，依社會一般通念，為表示該等商品之相關說明，而為申請成立，系爭商標之註冊應為無效，其聯合第574085、617733、785092、903214、919427號商標應一併撤銷之處分，揆諸前開規定與說明，尚無違誤，訴願決定及原判決亦予維持，均無不合。末查原判決已就本件爭點即系爭商標既已獲准延展註冊，被告得否復依商標法第三十七條第十款之規定評決系爭商標之註冊為無效；系爭商標外文部分是否為所指定商品之說明文字，而違反系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十款之規定各節，明確詳述其得心證之理由，有如前述。並與前開系爭商標註冊時商標法等法令規定要無不合，尚無判決不適用法規或適用不當之違法；亦難謂有判決不備理由之違法，縱原審雖有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。至於上訴人其餘訴稱各節，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，均無可採。綜上所述，上訴意旨指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 2 月 17 日
第四庭審判長法 官 徐 樹 海
法 官 高 啟 燦法 官 吳 錦 龍法 官 黃 合 文法 官 林 茂 權以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 94 年 2 月 17 日
書記官 王 福 瀛