最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第01118號上 訴 人 精雷光電股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 徐宏昇律師
楊建強律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生
參 加 人 甲○○上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國94年1月26日臺北高等行政法院93年度訴字第212號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、查本舉發案初審審定，係以本案不具有專利第20條第2項（舊法）規定之進步性的理由來撤銷本案專利權，經訴願結果仍以本案不具有專利法第20條第2項（舊法）規定之進步性的理由來撤銷本案，故依初審及訴願之認定結果本案應具備有「產業上之利用性」及「新穎性」，但不具有「進步性」，然依「專利審查基準」第l-2-20頁第5行起之說明「審查進步性時」，應就本案之專利範圍作逐項之審查，但初審及訴願程序均未作逐項審查，即有違誤之處，針對初審及訴願程序未作逐項審查之違誤，上訴人於原審開庭中均有明確陳述及主張，然原判決仍完全疏漏上訴人主張及陳述，原判決已構成判決不備理由之違法。㈡原判決所述之舉發成立理由，對於本案附屬項之構造特點部分，僅以一句「僅為透鏡裝置之數目、位置之改變，確為熟習該項技術者容易自上述引證1、7、9變更達成而未有特殊新功效之增進者」籠統帶過，其並未附上確切的相關引證，如本案專利範圍第7項所述透鏡裝置係以多數支柱面透鏡加以直線或弧線串聯，其中透鏡直線串聯構成「波浪狀鏡面」，可以構成廣角投光面或360度之投光面，具有多變性，因為是直射所以光強度不會減弱，且構造簡易、降低製造之成本；而舉發引證7、引證9透鏡是「圓筒形」，並須搭配「反射鏡」才能射出光線，由於多了「反射鏡」因此光源減弱、安裝成本增加與維護保養問題，就是因為如此不實用，市面上根本看不到引證7、引證9之產品，足證本案除與各引證案不同之外，更具有進步性。再者專利侵害之鑑定比對須就所載範圍內容與待比對分析物做全要件、均等論之詳細比較，才能定出鑑定結論，同理專利審查亦須如此提出具體且明確之引證做為核駁引證，原判決理由根本並未附上確切的相關引證，很明顯的原判決已有違誤之處，已構成判決不備理由之違法。㈢、舉發引證7、引證9使雷射光射出之元件包含有反射鏡，其無法作直接之投射，削弱光源之強度，依一般人所知悉之通常事理或普通法則，投影標的表面與投影機之間距離愈遠，則投影光亮度愈低，相對的可再推論反射鏡減弱光源之情形會隨著投射距離之增長而加鉅，而非原判決所說之：「反射鏡於立體投影標定投光儀中所可能影響到的光亮度表現，對於立體投影標定投光儀動輒十數公尺以上的投影距離而言，實屬微乎其微」。另外上訴人於原審開庭中強調本案不須設置反射鏡，可以避免光源減弱，不會有安裝成本增加與維護保養問題，而引證7、引證9卻有反射鏡之設置，上訴人並沒有僅主張舉發引證7、引證9反射鏡減弱光源之問題，亦提到引證7、引證9會增加安裝成本與維護保養問題，原判決非但不提此一問題，反而作出錯誤之推論。因此原判決邏輯上之推論有誤以及前後論調矛盾之違法。㈣、原判決書謂：「專利有其整體性，不能割裂而核准部分專利權，本件系爭專利範圍第1、2獨立項不具進步性，不符發明專利要件，既如前述，即應為舉發成立，撤銷系爭專利權之處分，至於系爭專利範圍第3至第7附屬項是否具有進步性，已不影響本件之判斷，即無深究之必要」。原判決此論點完全誤解獨立項與附屬項之因果關係，「專利審查基準」第1-2-27頁明文規定：獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之發明不具有進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。其緣由如前所述，每一個別之請求項乃屬個別之權利範圍，雖附屬項確屬獨立項之技術內容再加其他之技術特徵或描述，卻不得因獨立項不具專利要件，即可推論附屬項亦不具專利要件，否則附屬項之存在意義何在，因此，原判決竟然完全誤解獨立項與附屬項之具有專利要件（進步性）與否之邏輯關係，令人不解。初審、訴願決定、原判決亦以獨立項為本，率爾推論認定本案所有申請專利範圍皆不得准予專利，其邏輯謬誤並有違專利審查基準之要求實為顯然，有判決不備理由之違法。㈤、原判決已認為舉發（即引證14）不具證據力，以及原舉發審定書第四頁有載：系爭專利與舉發證據比較：附件乙其雖揭露有將一光源產生器35與透鏡42裝置在一本體管13中以產生平行光柱，並藉由框接式萬向軸承之架21將其支撐成為自由重錘結構而能使重錘17與本體管13始終保持垂直狀態，於管13中設置有光柵51以及柱面透鏡48以便將平行光篩限成特定垂直或水平標記12；由FIG.5可知於本體管13中可設有電源裝置56b及開關37b等電源控制裝置；支架21係為由兩組位於同一水平面且為垂直設置之樞軸26、27以及水平套環22、24所組構成之平衡環等結構，惟系爭專利含有多數柱面透鏡各安裝於各發光器前方，各該發光器所發射之平行光束經各該柱面透鏡折射放大呈一直線狀之光影經投影於一壁或底面上形成一直線光影俾供測量施工標定垂直或水平線、面及兩面之投影夾角者等構造特徵尚未於附件已具體揭露，故附件已不具證據力。尚無法證明系爭專利未具新穎性及進步性」。可見於原審之審定書中早已認定舉發附件乙美國專利第0000000號案不具證據性，但原判決卻又將不具證據性之引證案當作本案舉發成立之判決依據，故原判決前後矛盾，且違反舉發程序所採當事人進行主義之要求，原判決有判決不備理由及理由矛盾之違法。㈥、本案起訴時為何另提申請有歐洲專利（EPO）、日本專利（發明案）及美國專利，且分別得有專利權，係因舉發之引證多為美國及日本案，為佐證本案具有新穎性及進步性故才提出，原判決怎可說無必然關係，蓋以歐洲專利（EPO）、日本專利、美國專利對於發明案審查之嚴謹，本案都能得有專利，顯見本案具有新穎性及進步性，另外本案亦榮獲有多項國際發明獎項。特別要強調的是舉發引證1、引證7、引證9其亦為日本專利且僅為新型，既然系爭案申請日本發明專利都已核准（日本發明案有審查），自然各舉發引證不具有證據力。㈦、本件系爭第00000000A0l號「立體投影標定投光儀追加一」發明專利舉發案，係為80年12月1日審定公告之第00000000號「立體投影標定投光儀」之追加發明。故本案發明之主要技術內容，本即利用原案申請專利範圍任一請求項中之主要技術內容及特點，而且屬於原案同一發明主題架構下之再發明。「追加發明」制度之目的乃在鼓勵原發明之發明人基於既有之發明，再予改進。因此審查追加發明是否符合專利要件，自必考量其與原發明之近似必然性，而未就其「追加」部份審查是否具有新穎性、進步性。直言之，追加發明既然勢必與原發明構成近似，則審查時即不得將原發明之內容作為公開前案文獻；而僅得就其追加部份審查該追加部份本身或其與原發明之結合，是否符合專利要件。原判決不察，未區別追加發明專利與一般獨立發明專利制度上之不同，率以審查獨立發明之標準審查，而依專利法第20條之規定，認定不得申請取得發明專利，而未引用舊專利法第28條及專利審查基準相關規定，其認定自有判決適用法令不當之違法。㈧、查申請時專利法第22條第4項規定，申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。現行專利法第26條第3項亦有類似規定。申請時及現行專利法施行細則第16條亦規定，申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，必要時得有一項以上之附屬項。獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。附屬項則應敘明所依附項目以外之技術特點。據此規定，於舉發案之審查，決定是否應撤銷專利權時，應依申請專利範圍所載之項目，逐一審查、判斷。若認其一獨立項不符合進步性，尚應審查其他附屬項是否具進步性。其理由乃是，獨立項係包括發明在實施上所必要之所有元件，而附屬項則包括獨立項所有元件，加上附屬項中增加之元件。獨立項所代表之發明，縱不符專利要件，但附屬於該獨立項之附屬項，因已增加了新元件，尚不得直接推論為不合專利要件，而應審查其所增加之元件，加入於獨立項後，能否產生新功能、新效果，據以判斷該附屬項是否符合專利要件。原判決不察於此，誤解專利法施行細則第16條（現行法為第3項）規定，其所持之法律見解，亦即獨立項不合專利要件，其附屬項亦當然不符專利要件，顯屬錯誤，且違反該專利法施行細則第16條之相關規定，其判決自有不適用法規或適用法規錯誤之違法。㈨、另基於程序正義，申請時專利法第73條準用同法第44條第1項以及被上訴人所頒「專利審查基準」關於「異議，舉發，依職權審查之審定」均規定，舉發案經審查後，如認為部分請求項應舉發成立時，應先依職權通知被舉發人更正，並依更正後之申請專利範圍審查。如被舉發人拒不更正，始得「全部審定」舉發成立。不得因部份申請專利範圍項目不合專利要件，即撤銷全部項目之專利。茲本件所爭執者，不但為被上訴人審查實質內容之問題，亦包括該機關審查案件是否遵守程序規定之問題。被上訴人並未遵守審查之程序規定，原審明知乎此，但未予糾正，更顯有判決不適用法令之違法。綜上所述，被上訴人未依照舊專利法以及其自頒之專利審查基準相關規定，審查本案系爭發明專利，確已構成違法。原判決未予糾正，且持錯誤之法律見解駁回上訴人之訴，確有判決不適用法規及適用法規不當之違法。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人則以：㈠、本案舉發審定書已有載述略以：系爭專利係包括：一機架，一重錘本體樞設於該機架上，一光源裝置含有多數平行光束發光器安裝於該重錘本體上，一電源控制裝置設於該機架或重錘本體內以供電該光源裝置者，以及一透鏡裝置含有多數柱面透鏡各安裝於各發光器前方，各該發光器所發射之平行光束經各該柱面透鏡折射放大呈一直線狀之光影經投影於一壁或底面上形成一直線光影俾供測量施工標定垂直或水平線、面及兩面間之投影夾角者等整體構造為熟悉該項技藝人士容易自舉發證據附件2及補充附件1、3等變更達成者而未有特殊新功效之增進者。至於系爭專利申請專利範圍另述第三發光器形成第二垂直線以及系爭專利附屬項所述重錘本體頸部藉一萬向機轉樞接於機架上、於重錘本體內崁容電源電池、第一發光器與第二發光器平行並列疊置但與第三發光器投影地形成一交角、第三發光器前安裝之第三柱面透鏡係平行於該第二柱面透鏡、以多數支柱面透鏡加以直線或弧線串聯（註：申請專利範圍第7項並未如上訴人所稱有構成「波浪形鏡面」之載述）以形成廣角投光面等設計亦係為熟悉該項技藝者容易自上述舉發證據附件2及補充附件1、3等變更達成而未有特殊新功效之增進者。原判決亦將系爭專利申請專利範圍不符專利要件之理由逐項一一列舉，故難謂本案未有逐項審查之情事。㈡、原判決已敘明：反射鏡於立體投影標定投光儀中所可能影響到的光亮度表現，對於立體投影標定投光儀動輒十數公尺以上的投影距離而言，實屬微乎其微，相較於引證7及9之反射鏡，實無進步性可言。㈢、原判決已敘明：此觀參加人所提之理由書中所舉舉發附件乙美國專利第0000000號案之FIG.4中亦已揭露一標定儀其重錘本體之內部設有一電池電源以供應光源發光所需之電力者，即可證明將電源控制器設於雷射標線器本體內，並非系爭專利所首創，而係熟習電器產品之人士所能輕易達成者，並不具功效上 「顯然的進步」。㈣、原判決已指明：系爭專利向我國申請發明專利，原來亦獲得專利權，嗣因參加人提起舉發，檢具有力之舉發證據，始被撤銷專利權，是申請專利獲准，與舉發應否成立，並無必然關係，故上開歐洲、日本及美國專利，尚難執為上訴人有力之論據。㈤發明追加專利亦須符合發明專利要件；原判決已指明：系爭專利確實有違核准審定時專利法第20條第2項進步性之規定，不符發明專利之要件等語，資為抗辯。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案申請專利範圍計有7項，其中第1及2項係為獨立項，第3至6項係依附於第2項之附屬項，第7項則為依附於第1或2項之附屬項；其中第1獨立項包括：一機架，一重錘本體樞設於該機架上，一光源裝置含有多數平行光束發光器安裝於該重錘本體上，一電源控制裝置設於該機架或重錘本體內以供電該光源裝置者，以及一透鏡裝置含有多數柱面透鏡各安裝於各發光器前方，各該發光器所發射之平行光束經各該柱面透鏡折射放大呈一直線狀之光影經投影於一壁或底面上形成一直線光影俾供測量施工標定垂直或水平線、面及兩面間之投影夾角者。而引證1（即系爭專利之原案）已揭露有將本體以萬向接頭銜接而達自由重錘之結構，以及具有將光源產生器之光柱進行定點投射或藉旋轉使光影呈連續直線之功能；又引證7並已揭露有由兩圓柱透鏡可產生如第六圖所示之相交叉之水平線與垂直線；引證9第二圖亦揭示有圓筒透鏡可用以產生十字投影標定線；亦即系爭專利其透鏡裝置含有多數柱面透鏡各安裝於各發光器前方，各該發光器所發射之平行光束經各該柱面透鏡折射放大呈一直線狀之光影經投影於一壁或底面上形成一直線光影俾供測量施工標定垂直或水平線、面及兩面間之投影夾角者等構造特徵俱已揭露於引證7及9；是以系爭專利整體構造為熟習該項技術者容易自上揭引證案變更達成而未有特殊新功效之增進者。至於系爭案申請專利範圍第2獨立項，相對於第1獨立項內容而言，唯一差異僅為其發光器於數量上增加一個第三發光器，以便多形成一第二垂直線，而其他部分則完全相同；此種系爭專利申請專利範圍第2獨立項新增之內容，純屬「發光器數量變化」的簡單改變，為熟習該項技藝之人士所能輕易達成，於功效上更屬顯而易知之相加效果，而非屬功效相乘之顯然的進步者，自不具進步性。另系爭專利附屬項所述重錘本體頸部藉一萬向機轉樞接於機架上、於重錘本體內嵌容電源電池、第一發光器與第二發光器平行並列疊置但與第三發光器投影地形成一交角、第三發光器前安裝之第三柱面透鏡係平行於該第二柱面透鏡、以多數支柱面透鏡加以直線或弧線串聯以形成廣角投光面等設計亦僅為透鏡裝置之數目、位置之改變，確為熟習該項技術者容易自上述引證1、7及9變更達成而未有特殊新功效之增進者。上訴人起訴意旨雖稱：舉發引證7、引證9使雷射光射出之元件包含有反射鏡，將導致強度減弱，與系爭專利光源直接投射之技術不同云云。惟查，在雷射光射出路徑上，選擇性地設置反射鏡來改變光學路徑，乃是熟習光學原理之一般人士所熟知的技術，而改變光學路徑之效應，乃是藉由光學路徑的改變，達到相同光程長度之前提下可縮小光學裝置的整體體積等，故將光學路徑中的反射鏡片捨去而直接投射，非但為熟習光學原理之一般人士所顯而易知的改變、且更將失去反射鏡所能帶來之功效。況查，系爭案乃是一「立體投影標定投光儀」之發明，其真正影響到雷射光於射出後亮度的因素，主要乃在於所投影標的表面與投影機之間的距離。距離愈遠，則投影光亮度愈低；反射鏡於立體投影標定投光儀中所可能影響到的光亮度表現，對於立體投影標定投光儀動輒十數公尺以上的投影距離而言，實屬微乎其微。足見系爭專利將光源直接投射在柱面透鏡之技術，相較於引證7及9之反射鏡，實無進步性可言。上訴人起訴意旨又稱：系爭專利之電源控制器係設於機架或重錘本體內，而引證7與引證9中並無相關揭露云云。惟查，此種將電源控制器設置於電器裝置內之技術，乃屬熟習電器產品之人士所通知且能輕易達成，並無「顯然的進步」可言。此觀參加人所提之舉發理由書中所述之舉發附件乙（即引證14美國專利號第0000000案）之FIG.4中，亦已揭露一標定儀其重錘本體之內部係設有一電池電源以供應光源發光所需之電力者，即可證明將電源控制器設於雷射標線器本體內，並非系爭專利所首創，而係熟習電器產品之人士所能輕易達成者，並不具功效上之「顯然的進步」。上訴人起訴意旨又稱：原審定書對於申請專利範圍第2至7項之審定結果，僅認定屬可經由引證案輕易推知且屬顯而易見，但未逐項審查說明其理由云云。經查，姑不論被上訴人確實已於原審定理由中，針對系爭專利範圍第2項至第7項，說明其係屬於熟習該項技藝之人士容易自上述舉發證據附件2（亦即系爭專利之原母案）以及補充附件1、3（亦即引證7、9）等變更達成而未有特殊新功效之增進者等語，上訴人指摘其未逐項審查並說明理由云云，殊與事實不符。且查，專利有其整體性，不能割裂而核准部分專利權，本件系爭專利範圍第1、2獨立項不具進步性，不符發明專利要件，既如前述，即應為舉發成立，撤銷系爭專利權之處分，至於系爭專利範圍第3至第7附屬項是否具有進步性，已不影響本件之判斷，即無深究之必要。上訴人起訴意旨又稱：系爭專利另申請有歐洲專利、日本專利、美國專利，且分別獲得專利權，證明系爭案具有進步性云云。惟查，系爭案向我國申請發明專利，原來亦獲得專利權，嗣因參加人提起舉發，檢具有力之舉發證據，始被撤銷專利權，是申請專利獲准，與舉發應否成立，並無必然關係，故上開歐洲、日本及美國專利，尚難執為上訴人有利之論據。綜上所述，系爭專利確實有違核准審定時專利法第20條第2項進步性之規定，不符發明專利之要件。從而，被上訴人為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持。亦無不合。上訴人仍執前詞，訴請撤銷，及命被上訴人另為舉發不成立之處分，均無理由，應予駁回。
四、本院按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第19條暨第20條第1項之規定申請取得發明專利。惟其發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。本件關係人台資光電科技股份有限公司於民國84年5月6日以「立體投影標定投光儀追加一」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000A01號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第052728號專利證書。嗣參加人以該專利案有違核准時專利法第19條、第20條第1項第1款及2項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，案經被上訴人審查，於92年7月23日以（92）智專三⑸02008字第09220740000號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。台資光電公司不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，嗣於93年6月21日將系爭專利權讓與上訴人，並由上訴人承當訴訟。原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被上訴人之訴訟。查系爭專利案之主要構造為一機架，一重錘本體樞設於該機架上，一光源裝置含有多數平行光束發光器安裝於該重錘本體上，一電源控制裝置設於該機架或重錘本體內以供電該光源裝置者，以及一透鏡裝置含有多數柱面透鏡各安裝於各發光器前方，各該發光器所發射之平行光束經各該柱面透鏡折射放大呈一直線狀之光影經投影於一壁或底面上形成一直線光影俾供測量施工標定垂直或水平線、面及兩面間之投影夾角者；而引證一（即系爭專利之原案）已揭露有將本體以萬向接頭銜接而達自由重錘之結構，以及具有將光源產生器之光柱進行定點投射或藉旋轉使光影呈連續直線之功能；又引證7則已揭露有由兩圓柱透鏡可產生相交叉之水平線與垂直線，另引證9亦揭前有圓筒透鏡可用以產生十字投影標定線；即系爭專利之透鏡裝置含有多數柱面透鏡各安裝於各發光器前方，各該發光器所發射之平行光束經各該柱面透鏡折射放大呈一直線之光影經投影於一壁或底面上形成一直線光影俾供測量施工標定垂直或水平線、面及兩面間之投影夾角者等構造特徵，俱已揭露於引證7及引證9中，是以系爭專利之整體構造為熟習該項技術人士所能輕易自引證1、7、9變更達成而未有新功效之增進者，自不具進步性。被上訴人以系爭專利有違行為時專利法第20條第2項規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原判決因而併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法並無違誤。上訴意旨略謂：本案未作逐項審查違反審查基準；系爭案為避免光源減弱、減少安裝成本及維護保養問題，而未如引證7及引證9之設置反射鏡，難謂無進步性；原審未區別追加發明與一般獨立發明專利制度上之不同，率以審查獨立發明之標準審查本案云云，惟查原處分機關就系爭專利與舉發證據一一加以比較審查，何者無法證明系爭專利不具新穎性及進步性，何者可證明系爭專利不具進步性，並於審定書中詳列其理由，而原判決亦將系爭專利申請專利範圍不符專利要件之理由逐項一一列舉，故難謂本案未有逐項審查之情事。次查原判決已就系爭專利之獨立項及附屬項之技術構造及功效，或已揭露於引證7及引證9，或為熟習該項技術者容易自引證1、引證7及引證9變更達成而未有特殊新功效之增進者，於判決中詳述其認定之理由，並就本件發明追加專利未符合發明專利要件而有違行為時專利法第20條第2項進步性之規定，詳加闡述，認原處分及訴願決定均無不合，併予維持，經核原判決於法既無違誤，上訴論旨仍執前詞，指摘原判決有不適用法規或適用法規不當之違法，自無可採，其執是聲明廢棄原判決，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 7 月 20 日
第一庭審判長法 官 葉 振 權
法 官 陳 秀 美法 官 劉 鑫 楨法 官 梁 松 雄法 官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 95 年 7 月 21 日
書記官 郭 育 玎