最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第01122號上 訴 人 臺灣葛瑞塔股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 劉承慶律師
賴文智律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生
參 加 人 精碟科技股份有限公司代 表 人 乙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國94年1月12日臺北高等行政法院92年度訴字第5107號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、本件上訴人前於民國87年6月8日以「造形CD」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第175485號專利證書（以下簡稱系爭案）。「專利審查基準彙編」及「專利侵害鑑定基準」在系爭案是否因舉發證據四為西元1997年5月29日世界智慧財產權組織（WIPO）公開之專利合作條約WO 97/18942號專利案說明書（以下簡稱引證六）引證六而喪失新穎性之認定中，對於行政機關或法院而言，均為應予以適用之裁量性、解釋性行政規則。然而綜觀原判決之理由，完全未提到此二項行政命令，原判決顯有消極不適用法規之違背法令：⑴、若原審法院認為此兩項行政命令有牴觸上級規範或欠缺合法性要件等不應適用於本案之情形，原判決即應於理由欄中，具體說明不適用於本案之理由。然原判決並未見到拒絕適用此兩項行政命令之理由。⑵、在專利審查基準彙編第三章第二節新穎性2.4新穎性之判斷基準中明確規定：請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：①完全相同；②差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；③差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念（但原則上上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性）；④差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。然原判決不但未引用專利審查基準所提供之此一基準，且其僅以引證六「碟片外緣自可提供使用者任意施以切割造型，已然涵括系爭案所為之結構特徵」、「系爭案是否為「非預錄式光碟片」並非其足以與引證六區隔之專利特徵所在」、「引證六的透明環形區域18設置於碟片的外緣，則與系爭案將光碟片區分為內、外兩環區之主要特徵完全相同」等籠統之理由作為判決之基礎，顯與前述專利審查基準彙編所揭示，具有專業性之審查基準不相符合。原判決有應予以適用之行政命令，而不適用法規之違背法令。㈡、上訴人於原審進行中，曾委請國立台灣科技大學電機工程學系針對引證案之公開是否影響系爭案之新穎性進行鑑定。該份鑑定報告之作成，係依據前述被上訴人所制定之專利侵害鑑定基準之要求，而鑑定報告之結論則認為，引證案之公開並未影響系爭案之新穎性。縱然法官之判決並不受到鑑定結果之拘束，仍得依自由心證之原則進行審判，然而若此等鑑定報告之作成已明白揭示且具體適用本案應適用之行政命令，則原判決既未積極適用該法規，對於適用該法規所為之鑑定報告，於理由欄中又不置一詞，足見原判決未積極適用專利侵害鑑定基準之規定，有不適用法規之違背法令。㈢、系爭案之請求項與引證六並不完全相同，從引證六雖可製造非圓形光碟片，但並不能直接得知可以透過系爭案之內環、外環之設計來達成同樣目的，引證六僅揭示一種非圓形光碟片之技術思想（上位概念），但系爭案進一步以內環、外環（下位概念）設計達成同樣目標，引證六所揭示者乃是一種切割碟片之裝置及方法，並不能直接置換出系爭案內環、外環之技術思想。因而原判決之理由構成，顯然違反專利審查基準彙編第三章第二節
2.4新穎性之判斷基準規定。㈣、原判決理由認為引證六「碟片外緣自可提供使用者任意施以切割造型，已然涵括系爭案所為之結構特徵」，完全曲解系爭案之技術特徵。蓋系爭案之所以不同於引證六者，即在於引證六雖可達成製造非圓形光碟片之目的，但其技術特徵在於透過特殊之切割裝置及方法達成此一目的。系爭案則是創造了一種內環、外環區域之概念，達成製造非圓形光碟片之目的，兩者技術、結構特徵完全不同。原審法院以「可提供使用者任意施以切割造型」做為系爭案不具新穎性之決定，其邏輯上之謬誤即等同於只要任一前案揭示了一種製作CD之方法，那麼任何其他後案只要是製作成品是CD的，即令該後案是以其他技術思想來達成製作CD之目的，就一律不具新穎性，此種顯是謬誤。原判決又認為，「引證六的透明環形區域18設置於碟片的外緣，則與系爭案將光碟片區分為內、外兩環區之主要特徵完全相同」，此點亦與吾人一般經驗有違。蓋若將引證六上環形區域18之圖示，給一般於該領域具有相當智識之人觀覽，其應該並不能導出可將該環形區域設置於碟片外緣之技術思想。蓋引證六上所揭示之環形18，係配合光碟機讀取頭讀取位置範圍所設計，一般光碟片均將包括光碟母版碼、產品編號等光碟片資訊壓印於其上，不可能任意將該環形區域18設置於光碟片之外緣，更不可能將環形區域18設計成相當於系爭案內環、外環之區分。原判決對此事實之認知顯然與一般事實經驗之認知有落差，因而做成錯誤之認定。原判決顯有違反論理法則與經驗法則之適用法規錯誤之瑕疵。㈤、原判決以本件上訴人所舉各項事證：⑴對於精神創作基礎未經查明⑵上訴人原創性期日與系爭關於新穎性即智能財產權權益（intellectual property）有參加人精碟科技股份有限公司代表人乙○○為違反著作權法於94.06.13日經臺灣高等法院檢察署94年度上聲議字第1821號：業經發回續查證明在案。
⑶相關專利要件原則即原判決所載內、外兩環區植入染料與塗佈技藝被上訴人與參加人採證不妥，認定事實與卷證不符，被上訴人誤為引述，亦屬無據，原判決有不備理由及理由矛盾。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人未提出答辯狀。
三、原審以：㈠、固然引證六為一提供製造方法與裝置之發明專利，然其「本發明之CD的外側輪廓雖可能為非圓形，但是碟片上之可讀取的數位資料區則必須配列為一般的環狀．．．該環狀配列之資料區不得超過該外側輪廓８之最內側的點」，搭配碟片外緣透明區域之實施，其外緣自可提供使用者任意施以切割造形，已然涵括系爭案所為之結構特徵，系爭案自不具新穎性專利要件。㈡、觀諸系爭案通篇說明書及申請專利範圍之「主要係將光碟片區分為內、外兩環區，其中內環區依正常製程，儲存各類資料，而外環區則留下空白，俾供切割作造形之用，而有別於一般CD，為其特徵者」所述，並未限定其造形CD為一種具有儲存能力的光碟，且如其說明書第四頁所述者其光碟片包括CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW四類之傳統光碟片，自然亦涵括引證六之唯讀光碟片（CD），其儲存記憶之內環區自亦具有不可破壞性，而對於系爭案俾供切割的空白外環區，亦如上理由所述為引證六透明環形區域設置於碟片外緣之實施例所揭露，是以系爭案是否為「非預錄式光碟片」並非其足以與引證六區隔之專利特徵所在。㈢、引證六記載有「透明的環形區域不包含數位資訊，．．．但環形區域可同時設置於碟片的其它部位，譬如趨近於碟片的外緣」之實施例，其透明的環形區域即等同於系爭案「自始即不可燒錄數位資料之空白區域」，是以一旦引證六的透明環形區域設置於碟片的外緣，則與系爭案將光碟片區分為內、外兩環區之主要特徵完全相同，系爭案無法記錄資料的空白外環區之空間結構自不具新穎性專利要件。綜上所述，上訴人之陳詞均不可採，則被上訴人認系爭案違反專利法第98條第1項第1款之規定，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。因而為上訴人敗訴之判決。
四、惟查上訴人於原審審理中，曾委請國立臺灣科技大學電機工程學系蕭家清教授針對引證六之公開是否影響系爭案之新穎性加以鑑定，其鑑定結論：「專利WO97/18948『MOTHOD ANDAPPAVATUS FOR MAUNFACTWRING COMPACT DISCS HAVING ANON-ROUND QUTER PROFILE』其組成構成與發明（新型）專利申請案00000000號「造形CD」（專利公告號：第175485號）之申請專利範圍之異同比較乙案，經鑑定比對分析，．．．」「兩案於構成組成上並不相同，當無違反專利法第98條第1項第2款『有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者』所規定情事之一，而符合『新穎性』之法定申請要件；且非具有『置換之可能性』及『置換之容易性』之等效關係，而於實質上並不相同，當無違反同法條第2項『新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。』所規定之情事，而符合『進步性』之法定申請要件」。其鑑定結論攸關系爭案是否違反行為時專利法第98條第1項第1款之規定，原審未於判決中說明其何以不足採之理由，遽為駁回上訴人在原審之訴，已有判決不備理由之違法。次查上訴人訴訟代理人於原審主張：「兩案所使用的技術是完全不相同，引證案是一台機具，用來切割光碟，絕對不能用來切割CD-R、CD-RW，而系爭案是一開始就留空白的，不論在切割前或切割後都可以留存資料，而引證案主要說的是機械的專利，如何去定位如何去切割。系爭案專利說明書中是指系爭案可以用在許多種光碟上，說明書一定會揭露本案的技術，但是說明書中並沒有接觸到引證案的技術，兩案的專利範圍是互不相關的。」（原審卷, 第180頁），其主張涉及系爭案是否有違新穎性之規定，亦即參加人之舉發是否成立，原審對此亦未於判決中說明其主張何以不足採之理由，亦有判決不備理由之違法。上訴人執是指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由，應由本院將原判決廢棄，發回原法院更為適法之審理裁判。
據上論結，本件上訴為有理由，爰依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 7 月 20 日
第一庭審判長法 官 葉 振 權
法 官 陳 秀 美法 官 劉 鑫 楨法 官 梁 松 雄法 官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 95 年 7 月 24 日
書記官 郭 育 玎