最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第01285號上 訴 人 丁○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生
參 加 人 日商．日精ASB機械股份有限公司代 表 人 甲○○○訴訟代理人 乙○○
丙○○上列當事人間因發明專利異議事件，上訴人對於中華民國95年1月18日臺北高等行政法院93年度訴更一字第6號判決，提起上訴。本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、關於申請專利範圍部份：⑴、本件參加人前於民國84年12月13日以「吹塑成形裝置及成形方法」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利公告號為365573號（以下簡稱系爭案）。系爭案之申請專利範圍中僅有第l、11、14項為獨立項。⑵、系爭案所揭吹塑成形裝置及成形方法，其中關於「以鏈條構成搬運路徑」之技術，係記載於其申請專利範圍第2、8、9 、10等請求項中，且其均為附屬項。⑶、按專利之異議與舉發，應就每一請求項個別判斷其進步性為法所明定。易言之，系爭案其包含有「以鏈條構成搬運路徑」要件者，既然僅見於其申請專利範圍之第2、8、9、10等各附屬項中，則縱然各該附屬項因其以鏈條構成搬運路徑而具有進步性，惟，「不具有鏈條」構造之第1、11、14項等各獨立項，其是否亦具有進步性，即有待釋明。⑷被上訴人於原處分理由中清楚記載，係以系爭案具有鏈條構件之基礎，審查其是否與證據一相同，並於上訴人一再提起行政救濟過程中，辯稱其係「已將系爭案申請專利範圍第1、11、14項之技術特點為總合表示」。雖然，原判決第19頁第21行以下亦持相同見解，惟，各該第1、11、14項所揭裝置與方法中，既然全未包含有鏈條之構件，則縱然將其予以總合，也仍應沒有鏈條構件，是被上訴人於原處分書與原判決中，均未說明該鏈條何以出現在由各獨立項之總合表示中之理由，即難稱其已盡調查之能事。㈡、系爭案是否為「高度創作」部份之一：⑴、系爭案申請專利範圍第1項所述裝置之技術特徵點，係於其矩形運送路徑之三個邊上各自設置加熱部。系爭案申請專利範圍第11項所裝置與第14項所述方法，係將加熱部設為具有第一加熱部與第二加熱部。⑵、各異議證據中所分別揭露之吹塑成形裝置，其中有在運送路徑之各邊僅設一個加熱部之設計者，於其中一邊同時設置兩個加熱部之設計者，有具加熱部以及保溫部之設計者，更有其加熱部之寬度可以橫跨平行併列的三個運送路徑者。⑶、顯然可見，就加熱部數量之增減，與保溫部等其他類似功效之結合，擴大加熱部所涵蓋之長度或寬度等，均已為此一技術領域中所通用之技術，而且，成長方形之運送路徑也是習知技術；則系爭案於長方形路徑之三個邊鼓置加熱部之設計，應難稱其為高度創作性之發明。⑷、雖然，被上訴人與原審判決中均指系爭案相較於各證據，具有可適用於加熱時間較長之應用目的。按加熱時間或加熱距離之長短，係取決於加熱部之效率，其為一般人所知之經驗法則，且為簡單之物理現象者，應無疑義；上訴人一再指摘被上訴人應就此節詳為說明，本案前次上訴審時，最高行政法院之判決理由也已指明此節應有詳究之必要，惟被上訴人與原審判決卻一再迴避解釋，致令系爭案為何僅在數值上之做簡單增減即可成為「高度創作」，至今仍欠缺足以令人折服之理由。㈢、系爭案是否為「高度創作」部份之二：⑴、系爭案之申請專利範圍中並未指出其搬運路徑必須呈「水平狀」。固然其圖示中係以水平搬運路徑為例，惟其說明書中並無片紙隻字指其「水平」設置為必要或有特殊之目的者。⑵、異議證據三為西元1983年5月10日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證三）所揭吹塑成形裝置，圖示中所繪者係具有「垂直搬運路徑」，惟其說明書中同樣沒有指定，其垂直狀之設置為必要或為其整體結構上之重要技術。參諸上訴人提出異議證據一為西元1982年10月19日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證一），異議證據二為西元1982年12月7日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證二），所另外揭露之具有「水平搬運路徑」之吹塑成形裝置，可以推知，搬運路徑無論是呈水平或垂直者，就吹塑成形之技術領域而言，既非重要突破，更屬習知技術。⑶、被上訴人一再指稱證據一所揭者為「垂直」搬運路徑與系爭案之「水平」式者不同，卻未依審查進步性之原則，結合各證據
一、二、三所分別揭露之「水平」與「垂直」搬運路徑再進行比對，並說明其間是否並無可輕易替代之可能，即率然判定系爭案為「高度創作」，顯然有處分及判決不備理由之違誤。㈣、關於鑑定報告：本案確經原審法院委託財團法人工業技術研究院進行鑑定。然而：①鑑定報告內容有明顯錯誤之一：⒈鑑定報告之比較分析表中指出異議證據一、二，三均「未揭露是否具有間歇性或連續性之運送方式」。實際上，證據一申請專利範圍第請求項第6項中指出其運送方式為step by step（逐步地）。證據一說明書指出，其可控制支撐（瓶胚用的）元件逐步（step by step）前進。證據二之說明書第6欄第6頁中也指出，所揭裝置可以其他方式如步進（step by step）方式移動。②鑑定報告內容有所錯誤之二：⒈原判決書就該鑑定報告所得以採信或不予採信之部份，僅以「是見鑑定人已就系爭案申請專利範圍所揭露各要件之特徵與引證一至三專利範圍所揭露要件特徵逐一比對．．．」。⒉按審定進步性時，於專利前案中所得引用之部份，並非僅限於其專利範圍更可用其中之專利說明與圖式等，已明定於審查基準中。如今，鑑定人僅以引證案之「專利範圍」與系爭案之專利範圍做比對，其鑑定方式顯然係依侵權鑑定基準進行，而非依專利審查基準進行。而原審判決未依職權詳察，即援引該鑑定報告內容為判決之基礎，實有判決不備理由之錯誤。③鑑定報告內容有所欠缺：⒈本案鑑定重點項目之一為被上訴人是否有依法逐項審查系爭案。⒉鑑定報告內容中，沒有針對此一請求鑑定項目進行鑑定後所獲得的結論。事實上，被上訴人僅審查系爭案申請專利範圍中「包含有鏈條」要件之第2、4、8、9、10等各附屬項，卻沒有另外審查「不包含鏈條」要件之第l、11、14等各項，於鑑定報告內容並沒有相反的意見，④雖有鑑定結果但未釋明其理由之部份：⒈鑑定報告之鑑定結論，全部均僅有「系爭案．．．其構造顯然與證據．．．不同，具有高度之創作性與進步性」以及「系爭案．．．其構造顯然與證據．．．不同，具有新穎性及進步性．．．」等語。其間完全不見有做成系爭案為高度創作或具有進步性結論之判斷方式與論理過程。⒉該鑑定報告之鑑定比較分析表，其右側欄位（比較結果）中之敘述，全部都是依據證據一、二、三專利範圍所述結構與系爭案之加熱部技術特徵做比對。其間僅見其依元件間之對應關係做「新穎性」之比對完全沒有依元件間之可替換性與可輕易完成性，進行先「結合」先存技術再與系爭案比對「進步性」比對之程序。由此可見，該鑑定報告之內容，並未提供任何人由其中可閱覽或可得知其推斷系爭案具有「進步性」或為「高度創作」之理由或依據。又原判決未將不予採納有利於上訴人之證據或論述記明於理由，致為不利上訴人之認定，其即有判決不備理由之違法。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人則以：㈠、系爭案申請專利範圍第1項中之加熱部係於配設於吹塑成形部的短邊以外的其他三邊配設加熱部；第11項之加熱部是具有第一、二加熱部，第一加熱部是具有朝向預塑坯的縱向延伸的加熱器，第二加熱器是以縱向配置複數層的朝向預塑坯之縱向延伸的加熱器；第14項之加熱製程係將預塑坯之大略全體加熱至吹塑成形溫度或比此稍低的第一加熱製程，而後朝向軸向階段性賦予溫差而加熱之第二加熱製程。上訴人主張異議案審查時未就各獨立項即申請專利範圍第1、11、14項逐項予以審查，惟系爭案申請專利範圍第1、11、14各項，其以鏈條構成四個邊的搬運路徑未見於引證一、二、三各案，其中引證一非屬鏈條搬運，引證二為二邊的搬運路徑、引證三為垂直搬運路徑，其機構設計及製程之安排不同於系爭案；且系爭案之申請專利範圍第1、
11、14項皆具有二個以上之加熱部相較於引證一、二、三各案之單一加熱部，系爭案可適用於加熱時間長的應用，而各加熱部之空間配置及溫度設定亦未見於引證各案。系爭案之吹塑裝置之搬運路徑、製造流程及加熱方法皆非引證各案可組合或簡單改良而成。至於原處分審定書中理由（一）之技術特徵係以申請專利範圍第1項第11 、14項與其附屬項之總合特徵為簡述內容；其中如第13項係附屬於第11項，第17項係附屬於第14項可組成三邊之加熱部；且查系爭案申請專利範圍第11、14項皆具有二個加熱部，其相較於引證一、二、三各案之單一加熱部，系爭案可適用於加熱時間長之應用，而加熱部之空間配置及溫度設定亦未見於各引證案。引證一之保溫絕熱部E係為覆蓋保溫用途，其無法產生加熱作用，故無法加熱預成形物，且其不同於系爭案之三邊（或至少二邊）之加熱方法，引證二為兩邊之搬運路徑，而引證三為垂直搬運路徑，其機構設計及製程之安排不同於系爭案。系爭案之吹塑成形裝置係由搬運機構、路徑、加熱預成形物之加熱部所構成之整體裝置，其具有特定之吹塑成形製造方法，於整體之創作思想而言，其不同於引證一、二、三各案，故上訴理由應不成立。㈡、系爭案第一加熱部是使用朝向預塑胚的縱向延伸之加熱器，將預塑胚升溫，而第二加熱部是使用對預塑胚的運送方向延伸，並且以縱向配置複數層之加熱器，賦予預塑胚之縱向溫度分佈，該兩個加熱部可具有不同之加熱溫度設定，以達成第一加熱器之預塑胚全體升溫及第二加熱器之賦予軸向溫度分佈之個別功效。又系爭案之多個加熱部並非單純之等效升溫，故亦非單純之加熱之等差級數功效，且系爭案之「升溫」及「賦予軸向溫度分佈」的兩個加熱器及加熱階段，可有效的轉換熱能於預塑胚在吹塑成形中的軟化所需能量，其加熱器之利用效率較高，難謂不屬「高度創作」。另查引證三係形成垂直搬運路徑，且不具系爭案之三邊設置的加熱部特徵，系爭案並非單獨僅係「水平搬運路徑」，而係以水平搬運路徑結合多個加熱部之整體技術特徵，自難謂系爭案非屬「高度創作」，故上訴理由應不足採。㈢、本件經原審法院函請財團法人工業技術研究院鑑定，依其專利異議鑑定報告中，其鑑定重點完全依循上訴人93年8月5日所提行政訴訟補充狀理由之「鑑定重點項目」逐一進行鑑定，由工業技術研究院鑑定報告內容第二項鑑定結論及第三項專利鑑定分析得知，引證一、二、三（即異議證據
一、二、三）各案分別不足以證明系爭案不具新穎性及不具進步性；另組合引證一、二、三亦不足以證明系爭案不具進步性。再者，依工業技術研究院鑑定報告內容第二項鑑定結論二所述，已明白指出「本鑑定報告係依據『專利審查基準』為之」，並無上訴人所稱「其鑑定方式顯然係依侵權鑑定基準進行」之情事，故上訴理由亦不足採等語，資為抗辯。
三、原審以：上訴人於本件行政訴訟中訴稱，被上訴人並未審酌系爭案申請專利範圍之每一獨立項，其申請專利範圍之第11及14項並未揭示「短邊以外的其他三邊配設加熱部」之技術特徵，而其加熱部涵蓋三個邊僅係數值上簡單增益而已；又系爭案申請專利範圍第1項之保溫部與加熱部係屬簡單替換運用，非屬技術思想之高度創作，故系爭案應不符發明專利之要件云云。經查：㈠、被上訴人於審定書理由（一）已敘明系爭案主要特徵在於供應預塑坯之預塑坯供應部；將預塑坯加熱至吹塑成形溫度之加熱部；將預塑坯吹塑成形之吹塑成形部；取出吹塑成形製品之製品取出部；將預塑坯循環運送至前述各部之預塑坯運送部；塑坯運送部具有大致長方形之運送經路，於經路的短邊配設吹塑成形部；於前述短邊外的其他三邊配設加熱部。依上述系爭案申請專利範圍所示，第1、11及14項均為獨立項，由上述申請專利範圍第1、11及14項記載之內容以觀，均不脫離該審定書理由（一）所述之技術內容，亦即被上訴人已將系爭案申請專利範圍第1、11及14項之技術特點於審定書理由（一）為總合表示，尚非上訴人所指之被上訴人並未審酌系爭案申請專利範圍第11及14項。至系爭案申請專利範圍第14項雖係為一製程「方法」，但其仍係使用如申請專利範圍第1項之吹塑成形裝置，亦即包括第1項所述技術特點之裝置，則被上訴人就其技術特點與第1及14項共同之處綜合併論，並無不合，上訴人主張被上訴人僅審酌系爭案申請專利範圍第1項而已云云，尚非可採。㈡、系爭案申請專利範圍第11及14項皆具有第一與第二加熱部，其相較於引證一、引證二及引證三各案之單一搬運路徑具單一加熱部的構造，以及適用於加熱較長時間之應用目的均有所不同，且系爭案申請專利範圍第17項另可包含三邊設置加熱部之應用例；再者，系爭案以鏈條構成四個邊的搬運路徑，並未見於引證一、引證二及引證三各案中，又引證二具有二個鏈條其僅具兩個邊，於加預熱及上下料的效果上與系爭案完全不同，另引證三屬垂直搬運路徑，其機構造型及設計考量亦不同於系爭案，系爭案非屬單純數值增加之簡易運用；故系爭案之構造與技術特徵與引證一至三相較均有不同，且其非屬熟習該項技術者所能輕易完成者，要難謂系爭案不具新穎性及進步性，是上訴人所訴殊難採認。㈢、本件經函請財團法人工業技術研究院鑑定，依其專利異議鑑定報告中「三、專利鑑定分析」之「3.系爭案與證據一至三之申請專利範圍比較分析：以與系爭案之申請專利範圍比較分析，其構成部分之分析比對如下：
┌─────────┬───────┬──────┐│ 系 爭 案 │ 證據一至三 │ 比較結果 │├─────────┼───────┼──────┤│⒈一種吹塑成形裝置│證據一： │證據一之結構││ ，係用於將合成樹│一種預塑瓶坯吹│特徵與系爭案││ 脂製預塑坯加熱後│拉成形裝置，包│不同，且加熱││ ，予以吹塑成形，│括預塑坯供應部│部技術特徵不││ 其特徵為具有：供│，配置於運送路│同，故不具證││ 應預塑坯之預塑坯│徑的另一長邊之│據力。 ││ 供應部；將自預塑│預塑坯加熱部，│ ││ 坯供應部供應之預│配置於運送路徑│ ││ 塑坯加熱至吹塑成│另一短邊及一長│ ││ 形溫度之預塑坯加│邊之隔熱罩，及│ ││ 熱部；將於預塑坯│配置於運送路徑│ ││ 加熱部加熱之預塑│短邊之吹塑成形│ ││ 坯吹塑成形為製品│部，一成品取出│ ││ 形狀的吹塑成形部│部及大致呈長方│ ││ ；取出經吹塑成形│形運送路徑之預│ ││ 為製品之製品取出│塑坯運送部。 │ ││ 部；與將預塑坯循├───────┼──────┤│ 環運送至上述各部│證據二：一種預│證據二具有多││ 之預塑坯運送部；│塑瓶坯吹拉成形│主要組元件，││ 而上述預塑坯運送│裝置，包括兩組│且其預塑坯運││ 部具有大致長方形│預塑坯供應部，│送部、預塑坯││ 之運送經路，於上│各自裝設於運送│加熱部、吹塑││ 述運送經路的短邊│路徑的一長邊之│成形部之結構││ 配設上述吸塑成形│兩組預塑坯加熱│特徵與系爭案││ 部，於配設上述吹│部，配置於運送│不同，且加熱││ 塑成形部的短邊以│路徑兩長邊一體│部技術特徵不││ 外的其他三邊配設│跨接之兩組吹塑│同，故不具證││ 上述加熱部。 │成形部，一成品│據力。 ││ │取出部，及具有│ ││ │長橢圓形運送路│ ││ │徑之。 │ ││ ├───────┼──────┤│ │證據三： │證據三之預塑││ │一種預塑瓶坯吹│坯運送部、預││ │拉成形裝置，包│塑坯加熱部、││ │括置於長方形路│吹塑成形部之││ │徑上位長邊之預│結構特徵與系││ │塑坯供應部，設│爭案不同，且││ │置於長方形路徑│加熱部技術特││ │下位長邊之預塑│徵不同，故不││ │坯加熱部，設置│具證據力。 ││ │於長方形路徑下│ ││ │位長邊之吹塑成│ ││ │形部，一成品取│ ││ │出部及垂直地面│ ││ │之截斷面成長方│ ││ │形的多軌運送路│ ││ │徑之預塑坯運送│ ││ │部。 │ │├─────────┼───────┼──────┤│⒒一種吹塑成形裝置│證據一： │預塑坯運送部││，用於將合成樹脂製│預塑坯加熱部由│、預塑坯加熱││預塑坯加熱後，予以│兩烤爐(17,18) │部之結構特徵││吹塑成形，其特徵為│及一反射板(19)│與系爭案不同││具有：供應預塑坯之│所構成，且預塑│，且加熱部技││預塑坯供應部；將自│坯運送部並未揭│術特徵不同，││預塑坯供應部所供應│露是否為間歇性│故不具證據力││之預塑坯加熱至吹塑│或連續性之運送│。 ││成形溫度之預塑坯加│方式。 │ ││熱部；將於預塑坯加├───────┼──────┤│熱部加熱之預塑坯，│證據二： │預塑坯運送部││吹塑成形為製品形狀│兩預塑坯加熱部│、預塑坯加熱││之吹塑成形部；取出│皆為烤爐(72)組│部之結構特徵││經吹塑成形為製品之│成，為連續性加│與系爭案不同││製品取出部；以及將│熱製程，且預塑│，且加熱部技││預塑坯循環運送至上│坯運送部並未揭│徵特徵不同，││述各部之預塑坯運送│露是否為間歇性│故不具證據力││部；而上述預塑坯運│或連續性之運送│。 ││送部是，間歇性地運│方式。 │ ││送預塑坯，上述預塑├───────┼──────┤│坯加熱部是具有第一│證據三： │預塑坯運送部││加熱部及第二加熱部│預塑坯加熱部為│、預塑坯加熱││，第一加熱部是具有│烤爐(14)同時將│部之結構特徵││朝向預塑坯的縱向延│多軌運送路徑之│與系爭案不同││伸之加熱器，第二加│預塑坯，在同一│，且加熱部技││熱部是以縱向配置複│大空間中加熱，│術特徵不同，││數層的朝向預塑坯之│且預塑坯運送部│故不具證據力││縱向延伸的加熱器。│並未揭露是否為│。 ││ │間歇性或連續性│ ││ │之運送方式。 │ │├─────────┼───────┼──────┤│⒕一種吹塑成形方法│證據一： │預塑坯加熱製││，係使用如申請專利│預塑坯加熱由兩│程之內容與系││範圍第1項之吹塑成 │烤爐(17,18)及 │爭案不同，且││形裝置將合成樹脂製│一反射板(19)所│加熱製程技術││之預塑坯加熱後，予│構成，其加熱製│不同，故不具││以吹塑成形者，其特│程並未揭露是否│證據力。 ││徵為由：藉預塑坯供│具有兩段式加熱│ ││應部依次將預塑坯供│。 │ ││應吹塑成形裝置之預├───────┼──────┤│塑坯供應製程；藉預│證據二： │預塑坯運送製││塑坯加熱部將所供應│預塑坯供應部以│程、預塑坯加││之預塑坯加熱至吹塑│一個方向環繞運│熱製程、吹塑││成形溫度之預塑坯加│動時，可同時供│成形製程之內││熱製程；以及將經加│料給各一邊之吹│容與系爭案訴││熱之預塑坯，於吹塑│塑成形部，為一│求之特徵不同││成形部，藉壓縮流體│雙邊快速製程，│，且加熱技術││吹塑成形之吹塑成形│且兩預塑坯加熱│特徵不同，故││製程所構成，而上述│部皆為烤爐(72 │不具證據力。││預塑坯加熱製程是包│)組成，為連續 │ ││含，將預塑坯之大略│性加熱製程。 │ ││全體加熱至吹塑成形├───────┼──────┤│溫度或比此稍低的溫│證據三： │預塑坯運送製││度之第一加熱製程，│垂直地面之截斷│程、預塑坯加││經第一加熱製程後，│面成長方形的多│熱製程、吹塑││將預塑坯朝向軸向階│軌運送路徑，為│成形製程之內││段性地賦予溫差而加│多線式同時供應│容與系爭案訴││熱之第二加熱製程。│之預塑坯供應製│求之特徵不同││ │程，其預塑坯加│，且加熱技術││ │熱部為烤爐 │特徵不同，故││ │(14)，同時將多│不具證據力。││ │軌運送路徑之預│ ││ │塑坯，在同一大│ ││ │空間中加熱，且│ ││ │未揭露為兩段式│ ││ │預塑坯加熱製程│ ││ │。 │ │└─────────┴───────┴──────┘依照上述解析系爭案申請專利範圍所揭露各要件之特徵與引證案（證據一至三）專利範圍所揭露要件特徵逐一比對，結果引證案並未揭示系爭案之主要構造特徵。」是見鑑定人已就系爭案申請專利範圍所揭露各要件之特徵與引證一至三專利範圍所揭露要件特徵逐一比對，自無傳訊鑑定人之必要。綜上所述，上訴人之陳詞均不可採，則被上訴人因認本件異議證據尚難證明系爭案有違專利法第19條、第20條第1項第1款及第2項之規定，所為本件異議不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。上訴人徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人應為異議成立之處分，均無理由，應予駁回。因而為上訴人敗訴之判決。
四、查上訴人上訴意旨所謂未就獨立項（第11項及第14項）及其他附屬項逐項審查云云，惟：㈠按一專利一申請，此為專利申請單一性原則（現行專利法第32條、修正前專利法第31條規定參照），所以一專利申請案雖有數獨立項，但各請求項記載相同或相對應的特定技術特徵，使兩請求項於技術上相互關聯，屬廣義發明概念，自可併為一專利說明之，此為一專利案中有數獨立項之理由。經查，依系爭案申請專利範圍所示，申請專利範圍第1項、第11項、第14項均為獨立項，系爭案申請專利範圍第1項中之加熱部係於配設於吹塑成形部的短邊以外的其他三邊配設加熱部；第11項之加熱部是具有第一、二加熱部，第一加熱部是具有朝向預塑坯的縱向延伸的加熱器，第二加熱器是以縱向配置複數層的朝向預塑坯之縱向延伸的加熱器；第14項之加熱製程係使用如申請專利範圍第1項之吹塑成形裝置，將預塑坯之大略全體加熱至吹塑成形溫度或比此稍低的第一加熱製程，而後朝向軸向階段性賦予溫差而加熱之第2加熱製程。則由上述申請專利範圍第1項、第11項、第14項記載之內容以觀，均不脫離原處分審定書中理由（一）所述之技術內容，亦即被告已將系爭案申請專利範圍第1項及第11、14項之技術特點於審定書理由第1段為總合表示，尚非被上訴人就系爭案申請專利範圍第11項、第14項未為審酌。是以，本件原審定縱未就各該獨立項個別說明，亦不違反逐項審查規定。㈡又獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。（同上基準1-2-27頁）原審定既已說明獨立項具進步性，雖未就獨立項論述專利要件，當然無違反逐項審查可言。
五、原判決以鑑定報告為據，為上訴人不利之判決，固非無見，惟查：㈠判斷發明具有新穎性後，再判斷有無進步性，兩者之法規適用不同，新穎性即不具核准時專利法第20條第1項第1款至第3款之規定情事之一者，進步性即不具同法第20條第2項規定之情形者。另依鑑定報告鑑定結論記載，係依專利鑑定審查基準為鑑定，惟按新穎性及進步性之判斷不同，新穎性比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與請求項所載發明進行比對。判斷發明有無進步性時，應依據發明所屬技術領域，以及專利當時之技術水準，以申請之前之既有技術作為引證資料，研判發明之技術手段之選擇與結合，是否為熟習該項技術者所能輕易完成者。而判斷發明是否能輕易完成，應將先前技術之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步（同上專利審查基準1-2- 20），此為判斷新穎性及進步性兩專利要件最基本之差異。㈡經查，鑑定報告係以：「系爭案申請專利範圍所揭露各要件之特徵與引證案（證據一至三）專利範圍所揭露要件特徵逐一比對，結果引證案並未揭示系爭案之主要構造特徵。」並進而一再於於鑑定報告結論稱：「系爭案與引證1、2、3專利不相同，具有新穎性及進步性，亦即系爭案並非熟習該項技術者其於引證案所能輕易完成且未能增進功效者」（鑑定結論1.a、b、c、e後段），甚至原審送鑑定函，請鑑定機構依原告（即上訴人）行政訴訟補充（二）狀請求鑑定事項鑑定，上訴人於該狀一再提示，應組合引證1、2、3判斷進步性及是否高度創作等語，鑑定報告仍置之不理，僅於鑑定結論d部分提及，其他部分均未依進步性之判斷步驟作比對。再細閱鑑定報告作為鑑定結論之分析表，該分析表係就以個別獨立的引證資料與請求項所載發明進行比對，若就新穎性之比對固屬無誤，但鑑定報告未將作為先前技術之引證案組合或選擇，竟遽下結論認系爭案並非所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成，鑑定報告顯有違反專利審查基準之瑕疵。㈢玆本件鑑定報告有上開瑕疵，原判決遽予採認，自有判決不備理由之違法，原審應於本件發回後，就下列事項再詢明鑑定機構：引證案片斷部分相互組合後，系爭申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步？另系爭案有何功效增進？就加熱部數量之增減，與保溫部等其他類似功效之結合，擴大加熱部所涵蓋之長度或寬度等，是否此一技術領域中所通用之技術？系爭案相較於各引證，是否具有可適用於加熱時間較長之應用目的？又本院發回前指示之應調查事項，原判決均未予調查，函送鑑定事項亦未提及，均應一併詳予調查。
六、原判決既有判決不備理由之違法，上訴人執是指摘為有理由，應由本院將原判決廢棄，發回原法院重為審理。
七、據上論結，本件上訴為有理由，爰依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 8 月 10 日
第一庭審判長法 官 葉 振 權
法 官 陳 秀 美法 官 劉 鑫 楨法 官 梁 松 雄法 官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 95 年 8 月 11 日
書記官 郭 育 玎