最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第01502號上 訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生訴訟參加人 鹿港玉珍齋有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 林春榮律師被 上訴 人 乙○○即玉珍齋上列當事人間因服務標章事件，上訴人對於中華民國94年3月31日臺北高等行政法院93年度訴更一字第72號判決，提起上訴。本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、 本件上訴人經濟部智慧財產局之訴訟參加人鹿港玉珍齋有
限公司，於原訴訟程序為本件上訴人之訴訟參加人，雖其於上訴訴狀逕列為上訴人，惟依法仍應認係為上訴人提起本件上訴，本院爰列經濟部智慧財產局為上訴人，並列鹿港玉珍齋有限公司為輔助上訴人之訴訟參加人，先予敘明。
二、本件上訴人主張：㈠、參加人前於民國89年2月25日以「玉珍齋」服務標章（下稱系爭標章，如附圖一所示），指定使用於修正前（92年12月10日修正發布前）商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之便利商店服務，向上訴人申請註冊，經上訴人准列為審定第138259號服務標章。查最高行政法院93年度判字第278號判決係就鹿港泰豐堂是否參加人之前身及若准家族企業間之任何一方任意申請使用相同之商標，是否將造成服務標章制度之混亂，表示鈞院之法律上見解，無任何一字得顯示鈞院已在該判決中表示據爭商標屬著名之意見，原審竟認鈞院已作此表示，原審法院依法應受拘束，並進而對上訴人所聲請以查明據爭商標是否著名之證據均未調查，有判決理由不備、不依卷內事證認定事實及與論理法則相背離之違法。㈡、臺北高等行政法院90年度訴字第5153號判決雖認定據爭商標屬著名，惟該判決完全未考量著名商標或標章認定要點及申請時商標法施行細則第31條之規定，亦即完全未審酌有無客觀之證據以證明據爭商標屬著名，更未依據爭商標之行銷單據、在大眾媒體持續廣告資料、行銷據點之配置及營業狀況資料，以綜合考量商標使用之範圍、銷售量、廣告期間及方式、經銷管道、多角化經營之可能性等因素，該判決不但與論理及證據法則有違，更有理由不備之違法，且經鈞院以93年度判字第278號案予以廢棄，原審竟據該遭廢棄且違法之判決而作為據爭商標屬著名之依據，自同有違反論理及證據法則及理由不備之情事。
㈢、參加人在原審提出被上訴人祖父黃長庚於38年2月16日召集子女而訂立之分書，以證明於當時尚未有玉珍齋之名號，另提出被上訴人之妹在黃森榮死亡以後向國稅局所提出之遺產稅申報書，此可以證明據爭商標價值僅一萬元，再提出參加人已於92年11月27日以據爭商標三年未使用為由而向經濟部智慧財產局申請廢止該商標，而據爭商標始終未能提出三年內曾使用商標之證據，各該事證均足以證明據爭商標非著名，更對被上訴人主張據爭商標屬著名之事證，逐一指駁，原審竟完全未加說明參加人在原審主張何以不足採之理由，即作不利參加人之認定，自有理由不備之違法。㈣、識別性高之商標，一般消費者較不會產生混淆誤認情事。原審既認據爭商標與系爭商標之識別性甚高，竟又據以認消費者無法區別，不但與論理法則有違，亦有理由予盾之違法。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人未提出答辯狀。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：關於據爭商標是否係著名之商標及據爭商號是否係全國著名之商號？經查：依最高行政法院上開判決第15頁倒數第3行至第17頁第4行已明示：「本件縱註冊使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之便利商店服務，非惟權利義務主體與原併存使用之鹿港泰豐堂便利商店經營主體不同，已如前述，自不能以甲○○之泰豐堂獨資商號以『玉珍齋』為其表徵經營便利商店業務多年之事實，認定參加人以系爭服務標章，不致使一般消費者發生混淆誤信之虞。次查，本案另一重點在於就存在於傳統家族式企業間之著名商標應如何有效保護而不致消費者混淆誤認之虞。本案倘准家族式企業間之一方任意申請相同商標於他類商品或服務註冊，抑或任由其他第三人襲用該著名商標之優越商譽，經由服務標章專用權人移轉登記之程序而取得該服務標章專用權之情形者，則消費者利益即難加以保護，亦將造成服務標章制度之混亂，對本案原已著名之玉珍齋本舖可申請使用於不同商品之範圍亦將大受限制，即失去對著名商標標章保護之立法本旨。從而系爭服務標章是否無審定時商標法第77條準用第37條第7款、11及14款規定之適用，即有再行斟酌之餘地。」等語，依前揭之說明，並參酌本院90年度訴字第5153號判決理由：「『玉珍齋』商號是否創立於清光緒3年，固有待考證，惟其已於59年5月7日依法設立登記，此有營利事業登記證影本附原處分卷可稽，迄今已有30年之歷史；且據以異議之『玉珍齋』商標，於77年5月16日取得商標專用權，有上訴人之前身經濟部中央標準局核發之商標註冊證影本附原處分卷可考，迄今亦有20餘年之歷史；其創業事蹟及產品特色屢經報章雜誌報導介紹，如85年5月18日大成報第23頁美食情報裡介紹全國著名之糕餅，『玉珍齋』即為其中之一；又如鄧景衡所著86年12月出版之『黑飲、金食、鏽島─台灣飲食文化』一書，亦敘述鹿港百年老店玉珍齋之各式糕餅頗負名氣，各地觀光客蜂湧搶購；且「玉珍齋」之糕餅並相繼於71年2月2日獲頒中華民國第2屆糕餅麵食展覽會特優獎、87年9月23日獲頒88年度優良食品評鑑金牌獎；凡此有各該報章雜誌、獎狀、證書等影本附原處分卷可證，足見『玉珍齋』確已成為大眾熟知之著名商標及商號無疑。」是本件關於據爭商標應認係著名商標，關於據爭商號亦應認係全國著名之商號，是被上訴人此部分之主張，堪屬可採。至參加人仍就此二爭點為強烈爭執，並聲請向上訴人函調註冊第306873號「玉珍齋」聯合商標全部卷證資料、向上訴人函詢據爭商標授權記錄、向台中高等行政法院函調89年度訴字第128號卷、92年訴字第491號卷、向財政部中區國稅局彰化縣分局函調被繼承人黃森榮遺產稅申報書及核定書、命被上訴人提出上開廣告量、廣告支出及營業額之數據及相關憑證、證據方法：向彰化縣政府稅捐稽徵處函查玉珍齋商號於84年以前為免使用統一發票之小規模營業人等，核均無必要，附予敘明。關於系爭標章是否有經據爭商標之所有人或授權人之同意申請註冊及系爭標章是否有經據爭商號之承諾申請註冊？經查，同意申請註冊或得其承諾申請註冊均係積極之事實，依法應由參加人舉證以明，此觀之上開判決益明，惟查參加人迄未就此二爭點提出確切證據以明，自不能認參加人之主張為真實。關於系爭標章是否有致公眾混淆誤認之虞？經查：本件上訴人以被上訴人與參加人之代表人甲○○既均為鹿港玉珍齋黃森榮之子媳，迄今二者使用「玉珍齋」標章皆係出自同源，且「玉珍齋」便利商店自79年開業至今，與「玉珍齋」本舖相鄰併存經營已近10年，是無論「玉珍齋」糕餅或「玉珍齋」便利商店對消費者而言均為黃氏家族企業所有，從而甲○○以其使用多年之「玉珍齋」作為系爭標章圖樣，申請註冊於食品、飲料之零售服務，客觀上難謂有使消費者對其所表彰之營業服務來源與提供者產生混淆誤認之虞，核其未就前揭關於商標之識別性、近似程度、商品或服務類似之程度及購買人之注意力等因素綜合判斷，其認定於法有違。按行為時商標法第35條規定：「申請商標註冊，應指定使用商標之商品類別及商品名稱，以申請書向商標主管機關為之。不同類別之商品應分別申請。商品之分類，於施行細則定之。類似商品之認定，不受前項商品分類之限制。」是所謂商品類似係指二不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源；所謂服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的標章，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。是商品或服務分類類似與否之認定，依上開之規定尚非囿於商品或服務分類之限制，而應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌。又最高行政法院93年度判字第278號判決第16頁第3行以下更為指示：「本件倘准家族式企業間之一員任意申請相同商標於他類商品或服務註冊，抑或任由其他第三人使用該著名商標之優越商譽，經由服務標章專用權人移轉登記之程序而取得該服務標章專用權之情形，則消費者利益即難加以保護，亦將造成服務標章制度之混亂。對本案已著名之玉珍齋本舖商標，如可由其家族之任何一員以相同商標或標章申請於他類商品或服務，則該『玉珍齋』著名商標所得申請註冊使用於不同商品之範圍亦將大受限制，顯已失去對著名商標或標章保護之立法本旨。」原審法院衡酌系爭標章與據爭標章所使用之「玉珍齋」圖樣其識別性甚高，而系爭標章所指定使用於食品、飲料類服務實已涵蓋據爭商標所使用於各種蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵、蛋糕類商品，二者商品或服務相關及類似程度亦非低，一般消費者或購買人無法明確認識並區別二者，是系爭標章依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。再按衝突之兩商標如在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，固應儘量尊重此一併存之事實，惟查本件既連身為商標主管機關之上訴人，均在在表示二者「同源」「均為黃氏家族企業所有」，是本件如任兩者併存，將致相關消費者無法區辨二者為不同來源，誠將淪於最高行政法院所指出之「如可由其家族之任何一員以相同商標或標章申請於他類商品或服務，則該『玉珍齋』著名商標所得申請註冊使用於不同商品之範圍亦將大受限制，顯已失去對著名商標或標章保護之立法本旨」之境地。綜上所述，系爭標章既有行為時商標法第77條準用第37條第7款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」不得申請商標之情事，上訴人依法即應就被上訴人異議之申請作成異議成立之審定書，原處分所為異議不成立之審定，於法有違，訴願決定未予糾正，亦有未合，被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分部分，為有理由，應予准許；至被上訴人訴請判命上訴人應作成撤銷系爭標章之行政處分部分，依行為時商標法第77條準用第41條第2項「審定公告商標經異議成立確定者，應撤銷其審定。」之規定，上訴人於本件異議成立確定前尚不負有撤銷系爭標章審定之作為義務，是被上訴人之訴僅於請求判命上訴人作成異議成立之行政處分之範圍內為有理由，應予准許，至逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。
五、本院按行為時商標法第37條第7款及第11款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。十一、有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請人註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限。十四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」第46條規定：「對審定商標認有違反本法規定之情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議。」第77條規定：「服務標章、證明標章及團體標章除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」。本件參加人前於民國89年2月25日以「玉珍齋」服務標章，指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之便利商店服務，向上訴人申請註冊，經上訴人准列為審定第138259號服務標章。公告期間，被上訴人以系爭標章有違異議審定時商標法第77條準用第37條第7款、第11款及第14款之規定，於90年2月12日對之提起異議。案經上訴人審查，於90年4月10日以中台異字第900285號服務標章異議審定書為「異議不成立」之處分。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審法院90年度訴字第5153號判決駁回，被上訴人再提上訴，經本院93年度判字第278號判決發回原審法院更為審理。經原審法院93年度訴更1第72號判決將訴願決定及原處分均撤銷後，參加人不服，遂提起上訴。查「玉珍齋」原負責人黃森榮創立之「玉珍齋」商號於59年5月7日已依法設立登記，而據以異議之「玉珍齋」商標，於77年5月16日取得商標專用權，其創業事蹟及產品特色屢經報章雜誌報導介紹，該商號所產製販售之糕餅並曾獲糕餅麵食展覽會特優獎，優良食品評鑑金牌獎，是據爭商號商標堪認為著名之商標；次查系爭商標申請註冊時，既未經據爭商標之所有人或授權人之同意或承諾，而系爭商標註冊所指定使用於食品、飲料類服務實已涵蓋據爭商標所使用於各種蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵、蛋糕類商品，二者商品或服務相關及類似程度亦非低，一般消費者或購買人無法明確認識二者之差異與不同，是系爭標章依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，自有致公眾混淆誤認之虞。系爭商標既近似於據爭商標，有致公眾混淆誤認之虞，且其申請註冊又未經據爭商標所有人或授權人之同意，有行為時商標法第77條準用第37條第7款不得申請註冊之情事，上訴人為異議不成立之審定處分，已有未合，訴願決定未予糾正，更有未洽，原判決因而將原處分及訴願決定均撤銷，並命上訴人另為適法之處分，經核於法尚無違誤。上訴意旨略謂：原審就據爭商標是否屬著名商標之認定，有判決不備理由、不依卷內事證認定事實及違反論理法則與證據法則之違法；又原審一方面認系爭標章與據爭商標所使用之「玉珍齋」圖樣其識別性高，一方面又認消費者無法區別，有違論理法則及理由矛盾之違法云云，惟查原判決所指「玉珍齋」圖樣之識別性甚高，係其與他人比較，甚具識別性，至一般消費者無法區別係單就系爭標章與據爭商標二者比較而言，自無違論理法則，亦無理由矛盾之違法，至原判決於理由中所為據爭商標為著名商標之認定，係屬原審所為證據取捨及事實認定之職權行使，經核於法既無違誤，亦無理由不備及不依卷內事證認定事實之違法，更無違反論理法則及證據法則；上訴論旨所指各點均無可採，其據以聲明廢棄原判決，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 9 月 14 日
第一庭審判長法 官 葉 振 權
法 官 陳 秀 美法 官 劉 鑫 楨法 官 梁 松 雄法 官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 95 年 9 月 14 日
書記官 郭 育 玎