最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第01775號上 訴 人 荷蘭商‧A S M L遮蓋器具公司（ASML Mask Tools
B.V.）代 表 人 A.J.M. 范赫夫訴訟代理人 吳綏宇律師
簡佩如律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 甲○○上列當事人間因有關專利事務事件，上訴人對於中華民國93年7月21日臺北高等行政法院92年度訴字第1577號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、依馬拉喀什設立世界貿易組織協定第9條第2項，有權解釋TRIPs之機關應為WTO部長會議及理事會，而WTO之爭端解決機構既為WTO所明定之爭議解決機構，其於個案中對TRIPs亦具有解釋之權，惟原判決卻以WTO智慧財產權處參事Malthijs Geuze之書面傳聞證據作為判決依據，卻未說明何以採納之理由，又原判決所援引之歐洲智慧財產權專家Jan J.Brinkhof之書面意見僅是對巴黎公約而非TRIPs所提之意見，而上訴人於原審提出之專家意見卻指出TRIPs不僅適用於已受保護專利，亦適用於正審查的專利申請案或依TRIPs具有可專利性之發明，況依TRIPs第70條第8項第（b）款即可解釋TRIPS承認優先權日得早於協定適用日，使協定所規範之專利審查要件回溯自協定適用日前之優先權日，原審法院未能探究專家意見係分別針對巴黎公約及TRIPs作出分析解釋，忽略TRIPs第70條相關明文規定，亦未加以說明，屬判決不備理由及適用法令顯有違誤；且原判決以83年我國未能加入WTO時之立法理由作為我國加入WTO後，依TRIPs承認各會員國人民於我國主張優先權之本案判決之判斷依據，違反TRIPs意旨及罔顧立法者未限制之本意，屬於判決不當適用法令。又縱國際實務上，如被上訴人所稱歐盟、義大利或愛爾蘭等國迄今未受理我國國民以臺灣之申請案為基礎所為之優先權主張，然此涉及我國在國際地位上之政治問題，不應作為本案考量之依據，且若他國確有違反其國際義務，應尋正常管道向WTO上訴機構尋求解釋，不應以國內行政解釋擅為報復性限縮，原審卻逕以他國違反TRIPs之實務作為TRIPs沒有明文規定之解釋，顯屬倒果為因，誤解TRIPs之意義，枉送我國國際形象，係判決違背法令。㈡、依經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令及被上訴人自承，只要是WTO會員國所主張之優先權，可認為該會員國符合專利法第24條所要求訂有條約或協定相互承認優先權之國家，況依TRIPs第2條第1項，將巴黎公約第4條第2項適用於所有WTO會員國間，原判決卻藐視被上訴人自認之法律效果，其理由顯與事實不符，屬判決理由矛盾及適用法規顯有不當。至原判決引用TRIPs第70條第1項及第2項作為判決依據，顯見原審採納本案應以TRIPs作為法規依據，則中荷協定即無由適用，但原判決卻又適用中荷協定內容，其判決理由顯有矛盾；又依憲法第23條、中央法規標準法第5條以及司法院釋字第390號、第570號、第443號、第137號和第216號解釋，原審於個案審查時，對於上開經濟部91年11月27日函令已違反專利法之授權範圍，對人民之權利義務增加不當之限制，乃屬違法且無效之解釋，未能表示其違憲之處並逕予廢棄不用，反而適用該違法釋令，即屬適用法規顯有不當。㈢、TRIPs第70條第2項具有3種併行之適用要件，即該標的於會員國適用TRIPs前已存在且已受會員國保護、該標的符合TRIPs保護之要件及該標的將來符合TRIPs之保護要件，又依上訴人於原審所提之加拿大案中，WTO上訴機關亦已明確解釋上開「標的」在專利案件中係指發明，且只要屬於TRIPs第2篇對於智慧財產權所賦予之保護措施或權利均得主張TRIPs第70條第2項之適用，原審卻擅將3要件混合解釋，並認基於法律不溯及既往原則，則於我國加入WTO後，亦無從適用法律或條約而符合可受我國保護要件之標的，明顯違反TRIPs之明文，況TRIPs第70條本即在處理加入WTO前後時之事實狀況如何處理之問題，屬不溯及既往之例外，倘如原審所稱尚須基於不溯及既往原則，則根本無從適用法律或條約而符合作為優先權日之保護要件，又TRIPs既有上開規定，原判決及被上訴人卻逕認TRIPs未對專利優先權予以規定，而認可由我國自由決定，顯係屬適用法規不當；至於在發明繼續存續而優先權期間並未消滅時，即使該優先權是因先前第1次專利申請案之行為而存在之權利，亦與TRIPs第70條第1項之「行為」不同，而應屬繼續存續之權利，依維也納條約法公約第28條註釋、TRIPs第70條第1項之反面解釋或第70條第2項之文義解釋，均應適用TRIPs，而非得由各會員國任意依其國內法因素，添加TRIPs所無之限制，亦與TRIPs第70條第1項無關連，原判決卻引用TRIPs第70條第1項，而認無同條第2項之適用，其認定理由及對於上訴人主張優先權存在之依據有重大誤解，適用法規顯有不當。㈣、上訴人於原審主張商標法施行細則第3條有關優先權日早於92年11月18日者以商標法之法規生效日即92年5月28為優先權日之解釋，與本件應以我國加入WTO之日狀態相同，原判決卻疏未判斷，實屬判決不備理由；另上訴人於原審援引司法院釋字第320號解釋，認本案專利優先權之申請，於優先權制度本質即在處理過去曾於國外第1次專利申請案件在我國保護之問題，並無所謂溯及既往之問題，原審未能探求TRIPs優先權制度之目的，減少因專利屬地主義所造成之權利喪失，無視上開解釋之意旨，逕以10年前專利法第136條增訂理由，斷然認定我國對於導入國際優先權制度係採不溯及既往原則，係屬適用法規顯有不當；又我國於加入WTO時，明白承諾先前所有雙邊協定之優惠應擴大適用到所有WTO會員國，其中自包括未於雙邊協定中限制優先權日不得早於雙邊協定簽訂日之優惠，故所謂優先權日不得早於簽約日之限制，已不再拘束任何會員國，倘若有德國人民具有與本案相同條件之申請案，依被上訴人之主張，必將准許其優先權申請，則相同之申請條件，卻導致不同國家之人民在我國受到完全不同之待遇，亦即原審對於優先權日限制之認定，將造成最惠國待遇原則之違反，明顯違背我國工作小組報告之承諾，原判決漏未斟酌，影響判決結果，屬判決不備理由；至於上訴人於原審主張中央法規標準法第18條從新從優原則之適用，原審卻未說明何以不採上訴人所提舉重明輕之理由，係屬判決不備理由。並請依據行政訴訟法第253條第1項第1款及第3款規定行言詞辯論。為此，訴請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分，並判命被上訴人作成本案優先權主張應予受理之處分等語。
二、被上訴人則以：我國與美國所訂之「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會（關於商標及專利優先權）瞭解備忘錄」係於85年4月10日公告生效；與荷蘭所訂之「中荷互惠協定」則於90年12月17日公告生效。本件係荷蘭商ASML遮蓋器具公司於91年8月21日向本局提出第00000000號專利申請案，並主張優先權（美國；2001/8/21；60/313，487）。因本件申請案之優先權主張涉及荷蘭及美國二互惠國，揆諸首揭規定，上訴人之優先權日主張之始日不得早於「中荷互惠協定」之公告生效日，即90年12月17日。惟上訴人所主張之優先權日為90年8月21日，顯然早於90年12月17日，自不得主張本件之美國優先權，應無疑義。據此，上訴人於上訴理由所稱原審法院誤用「中荷互惠協定」之簽訂日駁回其聲請之理由一節，顯有誤解。再者，上訴人無法以雙邊互惠協定主張優先權，縱我國於民國91年1月1日起成為WTO會員。因本局93年4月7日智法字第0931860010號函釋已明定「WTO會員所屬國民向我國申請專利或商標，如係依智慧財產權之取得與維持所締結之多邊或區域性條約、公約或協定規定提出之專利或商標申請案，並以WTO會員為指定國，且其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權，優先權日不得早於中華民國91年1月1日。」。查上開優先權日仍早於91年1月1日，自無法據以向我國主張優先權等語，資為抗辯。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：經查TRIPS第70條第1項、第2項原文為：Article 70Protection ofExisting Subject Matter1. This Agreement does notgive rise to obligations in respect of acts whichoccurred before the date of application of theAgreement for the Member in question. 2. Except asotherwise provided for in this Agreement, thisAgreement gives rise to obligations in respect of
all subject matter existing at the date ofapplication of this Agreement for the Member inquestion, and which is protected in that Member on
the said date, or which meets or comes subsequently
to meet the criteria for protection under the terms
of this Agreement. In respect of this paragraph andparagraphs 3 and 4, copyright obligations withrespect to existing works shall be solely determinedunder Article 18 of the Berne Convention（1971）,
and obligations with respect to the rights ofproducers of phonograms and performers in existingphonograms shall be determined solely under Article
18 of the Berne Convention（1971）as made applicableunder paragraph 6 of Article 14 of this Agreement.（中譯：第70條現存標的之保護：⒈本協定對於會員適用本協定前之行為不具約束力。⒉除本協定另有規定外，本協定對於會員適用本協定之日已存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之。本項及第3項、第4項關於現存著作之著作權保護應完全依據1971年伯恩公約第18條規定決定之；關於錄音物製作人及表演人之權利應完全依本協定第14條第6項規定適用1971年伯恩約第18條規定決定之。）足見上述符合TRIPS第70條第2項之規定保護要件之標的係指於會員國適用本協定之日以前存在且已受會員保護或日後符合保護要件者而言。上訴人所主張之優先權基礎案雖係於我國91年1月1日加入世界貿易組織之前，即已向歐洲專利局提出申請，但該基礎案並非向上訴人本國荷蘭海牙工業財產局提出申請，或係向其他與我國相互承認優先權之外國所提出，且其主張之優先權日早於2001年12月17日，尚不得主張依前91年11月29日公告「駐荷蘭臺北代表處與荷蘭貿易暨投資辦事處相互承認專利優先權協定」向我國主張優先權，已如前述。亦即該基礎案之優先權並非在我國適用TRIPS之日以前已受我國專利法保護而存在之權利標的，非屬「本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護之標的」，自無TRIPS第70條第2項之適用。又我國於91年1月1日加入世界貿易組織，WTO會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，雖可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟WTO所屬國民主張優先權日，不得早於91年1月1日，亦即其所主張優先權日晚於91年1月1日，始得依專利法第24條第1項之規定向我國主張優先權（理由詳後述）。而本件上訴人主張之優先權日為90年8月21日，早於前述91年1月1日，該優先權亦非屬「日後符合保護要件之標的」，仍不能主張有TRIPS第70條第2項之適用。上訴人將基礎案之「發明」介定為TRIPS第70條第2項項之「標的」而加以論述，實與本案無關。上訴人所引美國與加拿大於西元2000年向WTO調解委員會（Dispute Settlement Body）訴請評斷之前揭WT/DS170/AB/R案例，美國所主張西元1989年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權，主張該等專利權期間應適用新專利法20年之專利權期間，法律基礎為TRIPS第70條第2項，固屬無誤。但該專利權於加拿大在西元1996年1月1日起適用TRIPS協定前，即已符合加拿大專利權保護要件給予專利，僅其專利權期間究應適用加拿大舊專利法之17年期間抑或適用新專利法20年期間存有爭議之問題。而本件系爭案於我國91年1月1日加入WTO之前，並未取得我國之專利權，亦未依與我國訂有條約或協定而取得相互承認專利優先權。因此上開WT/DS170/AB/R案係就適用TRIPS協定前，雙方就既已承認之專利權爭執之專利期間之長短問題，與本件系爭案於我國適用TRIPS協定前，並未取得我國承認之權利者，兩者案情並不相同，從而尚不能執該案例之見解，主張本件應比照援引而認有TRIPS第70條第2項之適用。本件並無根據前述之WT/DS170/AB/R案中，WTO爭端解決機制上訴機構之裁決報告引用維也納條約法公約第28條之規定加以適用之問題。上訴人主張無論根據維也納條約法公約第28條、TRIPS協定第70條第2項規定，被上訴人有義務直接適用TRIPS協定賦予上訴人專利優先權之結論等等，尚非可採。本件之基礎案係上訴人於我國91年1月1日加入世界貿易組織之前，向美國提出申請，而上訴人據以向我國提出優先權主張之申請前，我國業已加入世界貿易組織，並非於被上訴人受理系爭案優先權處理程序終結前，據以准許之法規有變更之情形。上訴人主張依我國中央法規標準法第18條等之規定，只要是在程序未終結前，法規發生任何變動，而新法規未有不利於當事人之規定，原則上均應適用新法，本件爭點係發生於我國加入WTO前之優先權日，於我國加入WTO之後，是否得依照WTO的TRIPS協定主張優先權上，應認知到本件優先權期間（12個月）計算尚未終結且該發明申請仍然存續的狀態，即屬我國法所謂不真正溯及情形，依中央法規標準法第18條規定，被上訴人有義務直接適用TRIPS協定賦予上訴人專利優先權一節，亦屬無據。再依經濟部於91年11月27日經智字第09102617500號令，對關於我國加入世界貿易組織（WTO）後，專利、商標優先權有關事項，釋示：「WTO會員所屬國民向我國申請專利，如係依PCT（Patent Cooperation Treaty，專利合作條約）或EPC（European Patent Convention，歐洲專利公約）提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權」「我國係於91年1月1日加入WTO，故WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日。」系爭案係上訴人於91年8月21日向我國提出申請，並聲明主張優先權，其先前基礎案受理申請之機構為美國，優先權申請日為西元2001年8月21日即90年8月21日，早於91年1月1日，自無從依該公告向我國主張優先權。上訴人雖主張91年11月27日經濟部經智字第09102617500號，於上訴人於提出專利申請案時（91年8月21日）該行政命令既未發布，自不能溯及既往適用，且與貿易有關之智慧財產權協定已具國內法之效力，該條約已經立法院讀會程序通過，並經總統公布，理論上其位階及效力應與法律無異，故被上訴人之經濟部經智字第09102617500號函第2點違反我國入會議定書、工作小組報告及與貿易有關之智慧財產權協定之多項規定，已相當於牴觸法律之命令云云。惟查，系爭案優先權之主張並無TRIPS第70條第2項之適用，已如前述。因此，上開經濟部於91年11月27日經智字第09102617500號令，對關於我國加入世界貿易組織（WTO）後，專利、商標優先權有關事項之解釋，並無牴觸上位位階之法律規定，應先敍明。次查，依行為時專利法第24條第5項規定，依本條主張之優先權日，不得早於中華民國83年1月23日。查該項規定乃源自我國自83年1月23日導入國際優先權制度，為配合修正前專利法第24條國際優先權制度施行，依不溯既往原則明定於修正前專利法第136條，其規定依第24條主張之優先權日，不得早於本法公布施行日，以資明確。有83年1月23日修正，同年0月00日生效專利法第136條及其增訂理由可資參佐。足見我國關於立法導入國際優先權制度，係採不溯既往原則。依上述優先權不溯既往之立法原則，被上訴人主張我國優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公告生效之日，而我國於91年1月1日成為WTO會員後，亦應依上述不溯既往原則處理，亦即WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日，於法並無違誤，上開經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令釋示，亦無違背法律之處。
再參以被上訴人經由我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處洽詢WTO智慧財產權處參事Malthijs Geuze，渠表示，WTO智慧財產權貿易協定並未針對此節有特別的規定，另世界智慧財產權組織所負責的巴黎公約亦未規定，縱多數國家採回溯性原則，亦可由當事國自行決定，有卷附我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處90年12月22日世貿（90）字第835號函影本附卷可稽。且上訴人所提歐洲智慧財產權專家Jan J.Brinkhof之意見（參原證44號中文譯本）亦記載：
「在巴黎公約之導論中，Bodenhausen曾寫道：『優先權僅能以第1次申請係在會員國中為基礎。換言之，若有1申請案是在1個尚未加入巴黎公約國家申請者，在公約下即不得主張優先權。相反的，不得在一個新加入會員國的國家，主張未加入前他國第1次申請案優先權，因為在第1次申請案時，該新加入會員國的國家並非會員國內之國家，然而，國內立法採取較為寬鬆之立法政策。』根據Bode nhausen之說法，僅有可能在第1次申請案亦是在會員國家下，始能於第2次申請案主張優先權。」等語，可見各國有關商標或專利優先權的保護，其時點之認定，究竟應自加入世界貿易組織（WTO）後開始起算，抑或加入前12個月在他國已申請的專利（或6個月前在他國已申請的商標）即均可主張優先權，係由各國自行決定採可回溯性原則及不溯既往原則。是經濟部於91年11月27日經智字第09102617500號令，既與TRIPS協定及巴黎公約之規定無違，又符合我國專利法有關規定之立法意旨，本件自得援引適用。上訴人另訴稱我國遵守TRIPs協定義務係從91年1月1日起即刻適用，則上訴人之優先權主張期間於91年1月1日又尚未屆滿，依據專利優先權制度減少國際專利權因地域不同而申請不便之目的及保障全球專利發明之意旨，被上訴人至少應同意以91年1月1日（我國加入WTO之日）為系爭案之優先權日，並以91年1月1日作為專利權審查之基準日乙節。姑不論上訴人於申請系爭發明專利時，並未主張以「91年1月1日」為優先權日，且查國際優先權制度，主要為使發明人之相同發明，不會因為申請手續準備不及等原因，或者有公開或實施等事實，而喪失新穎性，因此賦予在優先權期間內可分別向多國申請專利，並以第1次提出申請專利之日期為優先權日，作為判斷新穎性與進步性的時間基礎日；因此優先權日係固定的，非可任意以其他日期代替，亦非可由任何人裁量其優先權日；是上訴人上開所訴，亦非可採。至於現行商標法施行細則第3條規定：「申請註冊單一顏色、立體、聲音商標或團體商標而主張優先權，其優先權日早於中華民國92年11月18日者，以中華民國92年11月28日為其優先權日。」其修正理由稱：「配合本法第4條明定優先權之效力，以及本法新增單一顏色、立體、聲音商標或團體商標，申請人在本法修正公布後施行前，爰明定申請註冊單一顏色、立體、聲音商標或團體商標而主張優先權，以92年11月28日為其優先權日。」可見其界定優先權日，係因商標法於92年5月28日修正公布，明定6個月後施行之故，此與本件能否以我國加入WTO之日為專利優先權日，情形並不相同，自難比照援用，併此說明。綜上所述，本件上訴人申請系爭發明專利主張優先權，被上訴人函覆本案依專利法第24條規定，不得享有優先權，於法並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人對於上訴人91年8月21日之第000000000號專利申請案，應作成核准上訴人優先權聲明之行政處分，均為無理由，應予駁回。因而為上訴人敗訴之判決。
四、本院按（1）按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權。」為本件申請時專利法第24條第1項所明定。此為當時我國專利法關於國際優先權之規定；依本條規定，可知我國專利法關於國際優先權之承認係採互惠原則，即先申請案之受理國必須與我國為相互承認優先權之國家。又本條關於互惠原則之文字既為「在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利」，可知於申請人第1次依法申請專利之外國，須於申請人之申請日為與中華民國相互承認優先權之外國；亦即申請人主張之優先權日不得早於我國與該國相互承認優先權之生效日。又因我國於91年1月1日成為WTO會員，故WTO會員固可認為係廣義與我國定有條約或協定相互承認專利優先權之國家，不待另簽署互惠或雙邊協定即可於我國主張優先權；惟因TRIPs及TRIPs第2條所援引之巴黎公約均未就「『優先權』必須是以於第1次申請時係屬會員國為基礎」有特別之規範，故關於此一問題，於我國自仍應依據上述專利法之規定。故而，WTO會員於我國入會前未與我國簽有相互承認優先權之協定，而於我國入會後基於WTO會員之地位主張優先權者，其優先權日即不得早於91年1月1日；否則即應認為不合於主張優先權之要件。（2）經查，本件原判決已就上訴人於91年8月21日所為本件發明專利之申請，因其主張優先權之申請日為90年8月21日，並其受理該申請案之國家（地區）為於我國成為WTO會員前，與我國並無互惠協定之歐洲專利聯盟，故因其優先權日早於我國成為WTO會員之91年1月1日，而不得於本件為專利優先權之主張等情，依其調查證據之辯論結果，詳述其得心證之理由，依上開所述，並無違誤。另關於上訴人所為TRIPs第70條第2項、WTO爭端解決機制上訴機構針對加拿大案之裁決報告、中央法規標準法第18條及現行商標法施行細則第3條規定之主張，何以無從為有利於上訴人之認定，暨經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令，所以於本件得予援用，亦均經原審詳述其法律上意見，核無不合；上訴意旨以其法律上歧異之見解，指摘原判決有適用法規不當及理由不備之違法云云，尚難採取。另原審判決所以仍就本件依荷蘭與我國專利優先權協定，因上訴人主張之優先權日早於該協定生效日即90年12月17日，故仍不得為優先權主張為說明，乃為強調不論依據上訴人之本國即荷蘭與我國間之專利優先權協定或基於WTO會員所屬國民，依EPC提出之國際申請案，視為合格國內申請案而適用TRIPs，本件均不得為優先權之主張，故上訴意旨據以指摘原判決有理由矛盾之違法云云，亦無可採。另依經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令，可知我國業已依據TRIPs第2條規定，自我國成為WTO會員起，就未與我國簽署互惠或雙邊協定之WTO會員授與專利優先權之利益；此外上訴人並未具體指明我國有於雙邊協定中授予排除優先權日不得早於雙邊協定簽訂日限制之優惠；故原審雖就上訴人關於最惠國待遇之爭執疏未論究，惟因與結論無影響，亦難指為原判決違法。再本件上訴人之主張並無可採，已如上述，故上訴人依據行政訴訟法第253條第1項第1款及第3款規定，請求行言詞辯論，即無必要，併此敘明。（3）綜上所述，原審判決以被上訴人所為上訴人不得享有優先權之處分，並無不合，而將訴願決定及原處分均予維持，並駁回上訴人在原審之訴，亦無違誤。上訴意旨指摘原判決違法，求為廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 10 月 31 日
第一庭審判長法 官 葉 振 權
法 官 陳 秀 美法 官 劉 鑫 楨法 官 梁 松 雄法 官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 95 年 11 月 1 日
書記官 郭 育 玎