最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第01713號上 訴 人 丙○○ 通訊處臺北郵政117之317號信箱被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○被 上訴 人 經濟部代 表 人 甲○○上列當事人間因服務標章事件，上訴人對於中華民國93年10月8日臺北高等行政法院91年度訴字第1526號判決，提起上訴，關於台灣律師公會及全國律師公會服務標章。本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、本件參與原審之言詞辯論時，為「審判長法官徐瑞晃、法官李得灶、法官吳慧娟」。但宣示裁判時竟為「審判長法官李得灶、法官蕭惠芳、法官吳慧娟」，其中蕭惠芳法官始終未參與本件之準備程序及言詞辯論程序，但竟參與裁判，顯然違背法令。言詞辯論時審判長法官為徐瑞晃，但裁判時卻為李得灶，顯然違背法令。㈡、原審於93年8月1日第一次判決上訴人勝訴時載日：『．．．本件被上訴人以本件商標申請註冊時，上訴人並未就兩商標中之「Taiwan Bar Review台灣律師論叢」、「National Bar Journal全國律師論叢」聲明不予專用，被上訴人核駁上訴人本件商標之註冊申請，縱無不合，惟上訴人既已在本件行政訴訟中就兩商標中之「Taiwan Bar Review台灣律師論叢」、「National Bar Journal全國律師論叢」聲明不予專用，是在行政爭訟聲明不予專用，而有情事變更原則之適用是被上訴人所有「相伴商標之註冊申請，經審查，應予核駁．．．」之處分，自有違誤，訴願決定未及糾正，亦有未合，是上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許。』基於同一理由，上訴人之另三商標「TBA（Taiwan Bar Association）台灣律師公會」「NBA（National Bar Association）全國律師公會」及「耶魯法律事務所YY（Yale & Yale）」亦應以同一理由准許。乃原審於93年8月l日准「TBR（Taiwan Bar Review）台灣律師論叢」及「NBJ（National B
ar Journal）全國律師論叢」三商標，卻於同年10月8日否准「TBA（Taiwan Bar Association）台灣律師公會」「NBA（National Bar Association）全國律師公會」及「耶魯法律事務所YY（Yale & Yale）」三商標，其理由顯然矛盾。
㈢、新商標法於92年5月28日公佈，六個月後，即92年11月28日施行，原判決時，新商標法已施行約一年半，自應適用新法。新商標法通用於全部類別，並「無」如被上訴人及原判決所述：『新法僅適用於全國律師「論叢」及台灣律師「論叢」而不適用於全國律師「公會」及台灣律師「公會」』。、新商標法第19條並未規定專適用於某類別，上訴人三件商標申請案均應准許，原判決有適用法規及不適用法規錯誤之違背法令。㈣、本件聲請服務標章之全名為「耶魯法律事務所YY（Yale & Yale）」，或「耶魯法律事務所Yale & Yale」，與耶魯大學Yale University在各方面均不同，應予准許，原判決未就此不同論述理由，有判決不備理由之違法，況且Yale是姓，英國商人Elihu Yale使Yale University全世界出名，美人L.Yale使Yale Lock全世界出名，故YaleUniversity或Yale Lock，只是姓而已，全世界用Yale取得商標者，不勝枚舉，上訴人之聲請應予准許，且「耶魯法律事務所Yale & Yale」或「耶魯Yale & Yale」屬於「律師」、「移民」及「專利商標代理人」類，而耶魯大學則屬「教育」類或「學校類」。律師事務所與大學不同，應為不同類，原判決有適用法規及不適用法規之錯誤。㈤、原判決及裁定違背憲法第141條及第63條、中美友好通商航海條約及中（台）美案例，均違背法令。上訴人在美國之服務標章，即「耶魯法律事務所YY（Yale & Yale）」、或「耶魯法律事務所Yale & Yale」或「耶魯Yale&Yale」、「全國律師公會NBA（National Bar Association）」、「台灣律師公會TBA（Taiwan Bar Association）」，不以登記為要件，先使用者即取得服務標章，從而上訴人已在美國取得服務標章，再經由中美友好通商航海條約，美國聯邦法院判例及中華民國最高法院判例及案例，而在台取得同一服務標章，則上訴人在美國之「耶魯法律事務所YY（Yale & Yale）」、或「耶魯法律事務所Yale & Yale」或「耶魯Yale & Yale」、「全國律師公會NBA（National Bar Association）」、「台灣律師公會TBA（Taiwan Bar Association）服務標章在台灣應受承認，並由被上訴人經濟部及被上訴人智慧財產局准予登記。㈥、給付之訴及禁止非律師代理被上訴人部份，原判決未備理由，且其理由違憲，請聲請大法官會議解釋。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人未提出答辯狀。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：１、本件上訴人申請註冊之「TBA(Taiwan Bar Association）台灣律師公會」服務標章圖樣上之中文「台灣律師公會」與外文「Taiw
an Bar Association」，依其文義含有台灣律師同業間之聯絡組織之意；又律師法第11條第1項規定：「律師非加入律師公會，不得執行職務；律師公會亦不得拒絕其加入」，同法第12條、第15條及第16條並對律師公會之主管機關及章程有明確之規定。而上訴人並非律師公會組織，其以中文「台灣律師公會」及外文「Taiwan Bar Association」作為服務標章圖樣之主要部分，指定使用於⑴國內外專利、商標、著作權、正字標記及其他智慧財產權之申請、租讓、授權及其他相關事務之服務、代理、諮詢及顧問；⑵國內外仲裁、民刑及行政訴訟、非訟、國貿糾紛、金融、貸款、房地產、公司計劃、財產（避稅）計劃（信託、遺囑）、海事案件、投資、技術合作、工商登記、航空、商務、銀行、稅務、財務、合併及收購、反傾銷、海關、建築、旅館、餐館、保險、移民及其他法律事項之服務、代理、諮詢及顧問；⑶軍法辯護等相關法律事項之服務，自有使公眾誤認誤信服務性質或服務提供者之虞，揆諸首揭法條之規定，應不得申請註冊。至於上訴人訴稱全國以「台灣」為名獲准註冊者，不勝枚舉一節，核其案情有別，且依商標（標章）審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件「TBA(Taiwan Bar Association）台灣律師公會」服務標章應准予註冊之論據。２、本件上訴人申請註冊之「NBA(National Bar Association）全國律師公會」服務標章圖樣上之中文「全國律師公會」及外文「National Bar Association」，依其文義係指全國律師同業間之聯絡組織。又律師法第11條第1項規定：「律師非加入律師公會，不得執行職務；律師公會亦不得拒絕其加入」，同法第12條、第15條及第16條並對律師公會之主管機關及章程有明確之規定。而上訴人並非律師公會組織，其以中文「全國律師公會」及外文「National Bar Association」作為服務標章圖樣之主要部分，指定使用於國內外專利、商標、著作權、正字標記之申請及有關事務之處理；國內外專利、商標、著作權等智慧財產權之租讓、授權及有關法律之服務；軍法辯護．．．技術合作等有關法律事項之代理諮詢或顧問；代理工商登記、．．．移民之法律事項之服務及行政訴訟、非訟、國內外國貿糾紛等相關法律事項之服務，自有使公眾誤認其服務提供者，進而對其服務之性質、品質產生誤認誤信之虞，揆諸首揭法條之規定，自不得申請註冊。至於上訴人訴稱以「全國」為公司之名稱獲准登記者多達二百餘家乙節，核屬公司法規定之範疇，要與本件「NBA(National
Bar Association）全國律師公會」服務標章之申請註冊無涉；況本件「NBA(National Bar Association）全國律師公會」服務標章圖樣之中文為「全國律師公會」，與其所舉「全國」二字亦屬有別。又上訴人並非律師公會組織，其以「NBA(National Bar Association）全國律師公會」服務標章申請註冊，即有首揭法條規定之適用，上訴人訴稱其正籌設全國律師公會及具有我國及美國律師資格乙節，姑不論實情如何，皆難執為本件「NBA( National Bar Association）全國律師公會」服務標章應准予註冊之論據。３、按「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」改制前行政法院57年判字第95號固著有判例。惟92年12月10日修正前商標法施行細則第50條準用第28條第1項規定：「服務標章圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其服務標章圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」該條項所謂之「說明性之文字或圖形」，係指修正前商標法第77條準用第37條第10款前段規定：「服務標章圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所營服務之說明或表示服務本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」而言，該條項所謂之「不具特別顯著性之文字或圖形」，係指修正前商標法第77條準用第5條第1項規定：「服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別」而言。本件被上訴人智財局係認系爭二服務標章指定使用於相關法律事項之服務，有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，而以其有違首揭修正前商標法第77條準用第37條第6款之規定核駁，並非以其有違修正前商標法第77條準用第37條第10款前段或第5條第1項之規定核駁，自無上揭部分聲明不予專用而准予註冊規定之適用。從而，92年5月28日修正後商標法第19條雖規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」惟考其立法理由為「聲明不專用制度原規定於本法施行細則第28條，係為避免申請人因商標有文字、圖形、記號、顏色或立體形狀等說明性或不具識別性之部分致不准註冊，或其註冊後就該部分單獨主張商標權而產生爭議，故得經申請人聲明不在專用之列，而申請註冊。」亦無上揭部分聲明不予專用而准予註冊規定之適用。綜上所述，上訴人之陳詞均不可採，則被上訴人智財局所為核駁之處分，均無違誤，訴願決定予以維持，均無不合，被上訴人智財局及經濟部亦無因故意或過失共同不法侵害他人之權利可言。是上訴人徒執前詞，訴請⑴撤銷訴願決定及原處分；⑵上訴人申請之「TBA(Taiwan Bar Association）台灣律師公會」服務標章、「NBA(National Bar Association）全國律師公會」服務標章均應予准許；⑶被上訴人智財局及經濟部應連帶給付上訴人美金五百萬元（得按給付時台灣銀行賣出之匯率折合新臺幣給付之）及自89年6月1日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，均無理由，應予駁回。因而為上訴人敗訴之判決。
四、本院按服務標章圖樣有使公眾誤認誤信其服務之性質、品質或營業地之虞者，不得申請註冊，為商標法第77條準用第37條第6款所明定。本件上訴人前於民國89年5月15日以「TBA（Taiwan Bar Association）台灣律師公會」服務標章，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之⑴國內外專利、商標、著作權、正字標記及其他智慧財產權之申請、租讓、授權及其他相關事務之服務、代理、諮詢及顧問；⑵國內外仲裁、民刑及行政訴訟、非訟、國貿糾紛、金融、貸款、房地產、公司計劃、財產（避稅）計劃（信託、遺囑）、海事案件、投資、技術合作、工商登記、航空、商務、銀行、稅務、財務、合併及收購、反傾銷、海關、建築、旅館、餐館、保險、移民及其他法律事項之服務、代理、諮詢及顧問；⑶軍法辯護服務，向被上訴人經濟部智慧財產局申請註冊，迨91年4月24日止，該局尚未作成准駁處分，上訴人乃逕向原審法院提起行政訴訟。嗣經該局審查，認該服務標章圖樣上之中文「台灣律師公會」及外文「Taiwan Bar Association」指定使用於相關法律事項之服務，有使公眾誤認誤信其服務性質或服務提供者之虞，有違核駁時商標法第77條準用第37條第6款規定，應不准註冊，以91年12月30日服務標章核駁第32750號審定書予以核駁之處分。該處分於92年4月16日刊登於商標公報而公示送達予上訴人，上訴人不服，於92年5月26日提起訴願，經被上訴人經濟部以92年7月21日經訴字第09206215550號訴願決定駁回其訴願，遂提起本件行政訴訟。查上訴人申請註冊之「TBA(Taiwan Bar Association）台灣律師公會」服務標章圖樣上之中文「台灣律師公會」與外文「Taiwan Bar Association」，暨其申請註冊之「NBA(National Bar Association）全國律師公會」服務標章圖樣上之中文「全國律師公會」及外文「National Bar Association」，依其文義指台灣律師同業間或全國律師同業間之聯絡組織之意。而律師法第11條就律師公會之設立則規定：「律師非加入律師公會，不得執行職務；律師公會亦不得拒絕其加入。地方法院登錄之律師，滿15人者，應於該法院所在地設立律師公會，並以地方法院之區域為組織區域；其未滿15人者，應暫時加入鄰近地方法院所在地之律師公會，或共同設立之，各地方律師公會，得以7個以上之發起，及全體過半數之同意，組織全國律師公會聯合會。在同一組織區域內之同級公會，以一個為限。」上訴人既未依律師法之規定設立之律師公會，亦不屬任何律師公會之組織型態，則其以中文「台灣律師公會」、「全國律師公會」及外文「Taiwan Bar Association」、「National
Bar Association」，作為服務標章圖樣之主要部分，指定使用於國內外專利、商標、著作權、正字標記之申請及有關事務之處理；國內外智慧財產權之申請、租讓、授權及其相關事務之處理；國內外仲裁、民刑及行政訴訟、非訟、國貿糾紛、金融、貸款、房地產、公司計劃、海事事件、技術合作、財稅、餐旅、移民及其他法律事項之服務、代理；軍法辯護等服務；自有使公眾誤認其服務提供者，進而對其服務之性質、品質產生誤認誤信之虞，依行為時商標法第77條準用第37條第6款之規定，應不得申請註冊。被上訴人智慧財產局為核駁之處分，訴願決定予以維持，均無不合。又查被上訴人均無因故意或過失共同不法侵害上訴人之權利可言，是上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，上訴人申請之上述服務標章均應予准許，被上訴人應連帶給付上訴人美金500萬元本息，均無理由，原審因而併予駁回，經核於法尚無違誤。上訴論旨略謂：本件參與原審言詞辯論為審判長徐瑞晃、法官李得灶、吳慧娟，而宣判時竟為審判長李得灶、法官蕭惠芳、吳慧娟，顯然違背法令；另案關於「Taiwan Bar Review台灣律師論叢」、「National Bar Journal全國律師論叢」之案件，原法院准予撤銷訴願決定及原處分，本件駁回上訴人在原審之訴，應屬理由矛盾；本件應適用92年5月28日公佈92年11月28日施行之商標法，原判決未適用，自屬違背法令，又「耶魯法律事務所YY（Yale & Yale）」及「耶魯法律事務所（Yale & Yale）」服務標章，原判決未論述不予准許之理由，亦有判決不備理由之違法；系爭服務標章，業經上訴人在美國取得，在台灣應予承認；原判決對給付之訴及禁止非律師代理被上訴人部分，未備理由，亦屬違法云云。惟查原判決認被上訴人智財局依修正前商標法第77條第6款規定，核駁系爭二服務標章，則依92年5月28日修正後，商標法第19條規定之立法理由，自無部分聲明不予專用而准予註冊規定之適用，並無不適用法規之違誤，次按法官非參與為裁判基礎之辯論者，不得參與裁判，固為行政訴訟法第188條第2項所明定，惟所謂參與裁判，係指參與決定裁判內容之行為而言，在合議審判，如法官並未參與裁判書或評決之行為，不得謂為參與裁判，至裁判之宣示，僅就已成立之裁判向外發表，不影響裁判之基礎，不受上述法條規定之限制，查原審參與言詞辯論及判決評決與判決書制作均為審判長徐瑞晃、法官李得灶、吳慧娟，至法官蕭惠芳僅參與判決之宣示，並未參與判決之評決與制作，自無違背法令之可言。復查另案案情與本案不同，其判決結果均不影響本件之裁判。又查關於「耶魯Yale & Yale」服務標章申請案，並不在原判決裁判範圍之內，有關此部分本院無從加以審酌。另查上訴人在美國是否取得相關或類似之服務標章，均不影響本件應予駁回之決定。末查原審駁回上訴人在原審所提給付訴訟等部分，於判決理由欄中已表明被上訴人經濟部及智財局亦無因故意或過失共同不法侵害他人之權利可言。自無判決不備理由之違法可言。至非律師為行政訴訟之訴訟代理人，依行政訴訟法第49條第3項規定，行政法院認為不適當時，固得以裁定禁止之，易言之，行政法院如認非律師具有同條第2項規定得為訴訟代理人之情形時，自得准其代行訴訟行為，原審就被上訴人之訴訟代理人未以裁定禁止其為訴訟行為，於法亦無不合。綜上各點，上訴意旨所指均無可採，其據以聲明廢棄原判決，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 10 月 19 日
第一庭審判長法 官 葉 振 權
法 官 陳 秀 美法 官 劉 鑫 楨法 官 梁 松 雄法 官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 95 年 10 月 20 日
書記官 郭 育 玎