最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第02137號上 訴 人 丙○○訴訟代理人 張瑞釗律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 甲○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因新式樣專利異議事件，上訴人對於中華民國94年6月10日臺北高等行政法院93年度訴字第號1277判決，提起上訴。本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、浪板係屬一般所熟知之物品，且受限於排水等功效，必需設置有複數個溝槽，以供雨水能排出。本件上訴人前於民國90年3月16日以「浪板㈡」向被上訴人申請新式樣專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案、如附圖所示）。系爭案能藉由溝槽與暗色條紋的交織，形成有立體的暗、亮變化，並非如引證一形成全滿墨色的網格狀紋線，缺乏立體空間的暗、明變化，使系爭案整體呈現出立體空間的變化及視覺動向的改變，明顯有別於引證一之造形，仍屬創新之形狀。故系爭案相較於引證案一不僅具有新穎性，更兼具有創作性。原審對於上訴人之主張及台灣機械技師公會之鑑定並未詳述不採之理由，又未送請鑑定系爭案專利是否具有新穎性，竟遽依法院主觀之見解認系爭案已不具新穎性，原判決有不備理由之違法。次原審竟未向有關機關函查『「導角設置」果否僅為一般鋼板產品沖壓、彎折成型必然之現象，且亦為各類產品外型設計絕對會作的必然處理形態』，又未說明所以如此認定之理由及證據，竟以法院主觀之見解及推測擬制之方法，遽為『「導角設置」「僅為一般鋼板產品沖壓、彎折成型必然之現象，為各類產品外型設計時必要採用之處理情形並非產品外形設計之重點或特徵」』之認定，是原判決又難謂無判決不備理由之違法。㈡、次查原審93年度訴字第1445號案件專利與該案引證一專利，經台北市機械技師公會以（94）北機技8字第021號鑑定結果認二者並非近似：查台北市機械技師公會就二者之「花紋」鑑定認：『比對結果：左圖呈相鄰豎長形錯開圖案，右圖呈橫長方形併排圖案，圖形花紋差異明確，無混淆感覺可能。判定：二者花紋不相似』。又就二者之「視覺感受」鑑定認：『比對結果：左圖縱橫粗線條係由菱形網狀細線條構成，右圖橫縱線條係由整體實心線條構成，縱粗線條係由短實心及空心線條交互構成，左右二圖之黑白對比度不相同。判定：本項比對，結合前項花紋比對，二者視覺感受不同』。再就二者按「專利侵害鑑定基準」之案例說明認：『按經濟部智慧財產局8501發行之「專利侵害鑑定基準第10章第4節案例說明」。系爭物圖二與專利範圍形狀相同，但花紋不近似，綜合判斷系爭物與專利範圍並未牴觸』鑑定「結論」認臺灣公告之專利範圍與大陸公佈之專利範圍，經比對，形狀相同，花紋不近似，視覺感受不相同，台灣公告之專利範圍未牴觸大陸公佈之專利範圍。是本件系爭案專利，與原審93年度訴字第1445號案件專利，均相雷同，而93年度訴字第1445號案件專利與引證一專利則非近似，足證系爭案專利與引證一專利，應非近似。矧系爭案專利相較於引證一專利，其整體結構配置不相同，顯然為不相似之個別專利，詎料原處分未能詳察系爭案專利之特徵結構，率爾以主觀偏執之認定，核駁系爭案專利，其不合理之審定自應加以撤銷。且原審就上訴人在原審所主張之上揭辯解事項與證據，未予以審究，又未於理由項下說明不予審究及不採之理由，原判決有判決不備理由之違法。㈢、系爭專利與引證一專利究否近似，有無新穎性，又屬「事實狀態」，並非法律判斷之問題。經上訴人在原審陳述，聲請將系爭案之新式樣專利與引證一專利，送請專家鑑定該二者是否確為近似，或縱認其具有近似之組件，惟透過產品設計整體造形組合技巧，是否令人產生混淆之感覺。原審既未採用臺北市機械技師公會之鑑定報告，又未將本案專利與引證一專利另送鑑定，即為不利於上訴人之認定，又未說明不送鑑定之理由，原判決難謂無判決不備理由之違法。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人則以：㈠、系爭案「浪板（二）」形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊。惟查異議附件二之西元2001年1月31日公開之大陸地區第0000000號「磁鋼板(三)」外觀設計專利（下稱引證一）揭示之浪板形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊。與系爭案相較，引證一之長矩形方格花紋本身係由網格狀紋線形成，固不同於系爭案係由全滿之墨色形態方格紋線，惟此一極細微之差異處，就整體通體觀察，皆形成浪板表面劃分成若干呈長矩形方格狀花紋之視覺效果，並無特異之處，無法改變系爭案整體與引證一構成近似之事實，且引證一於系爭案申請前已對外公開，系爭案已不具新穎性，已違反專利法第107條第1項第1款之規定，異議成立，應不予專利。㈡、創作性係取得新式樣專利的要件之一，申請專利之新式樣是否具創作性，應於其具新穎性（包括擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，自無須再審究其是否具創作性。系爭案如前述理由ㄧ所陳，其於申請前已有近似之新式樣見於刊物，已不具新穎性，自無需再作創作性之審查。㈢、按一般產品，不論射出成形、沖壓或滾壓成形，其邊角、邊線之形狀，基於人體工學考量，已不再是易刮傷使用者、易斷裂破損不易生產之稜角稜線之尖銳型態，亦即所謂導角或圓弧角之設計，係各類產品外型設計必然之處理型態，非為該產品訴求之創作重點或造型特徵，觀之上訴人於系爭案之申請專利圖說之創作說明及再審查理由書中均未提及可知，何況系爭案浪板其溝槽係以滾輪滾壓成形，必然會於其邊線形成導角，否則鋼板一經滾壓，勢必斷裂或破損，有違產品成形過程之基本條件，故其確非為系爭案之創作重點或特徵㈣、上訴人所提之臺北市機械技師公會以（94）北機技8字第021號鑑定書之所謂鑑定報告，並非原審法院囑託鑑定，上訴人狀稱係該院93年度訴字第1445號案件就該案專利案之鑑定，並非事實，此觀之鑑定報告之委託人為上訴人自明，是該所謂鑑定報告應僅係上訴人之陳述而已，應不得作為證據方法。何況該鑑定陳述之標的分別為第00000000號「浪板(四)」新式樣專利案，相對之引證為大陸地區第0000000號「磁鋼板(四)」外觀設計專利，與本件之系爭第00000000號「浪板(二)」新式樣專利案，相對之引證案為大陸地區第0000000號「磁鋼板(三)」外觀設計專利，顯係不同之專利比較，已不可比附援引。再者，本案之重點乃在於系爭案是否符合新式樣專利要件，並非系爭案是否侵犯他人專利權之認定；該鑑定報告係專利侵害鑑定報告，乃係就待鑑定物品是否與專利權案之申請專利範圍相同專利案之申請範圍為比較基礎，與系爭案是否具專利要件，應准否專利之情事不同。又，系爭案與引證一均係浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，就浪板實際組裝後之實物觀之，所呈現者皆為一般習知二丁掛或一丁掛瓷磚長矩形狀之方格花紋，其外觀之形狀、花紋、色彩本易於判斷，無涉高深專業技術，實無囑託非為相同產品外觀設計領域之機械技師鑑定之必要等語，資為抗辯。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：查引證一為90年1月31日公開，揭示之浪板形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊。與系爭案相較，引證一之長矩形方格花紋本身係由網格狀紋線形成，固不同於系爭案係全滿之墨色形態，惟此一極細微之差異處，就整體通體觀察，並無特異之處，系爭案整體與引證一應構成近似，又引證一於系爭案申請前已對外公開，系爭案已不具新穎性，自無需再作是否具創作性之審查。至於上訴人所稱系爭案於溝槽處設置有「導角設置」，被上訴人未加審究乙節，經查，此所稱之「導角設置」，僅為一般鋼板產品沖壓、彎折成型必然之現象，且亦為各類產品外型設計絕對會作的必然處理形態，可見於各種鋼板產品，甚至幾乎所有產品絕對係採導角設置，此非產品外形設計之重點或特徵，由原告於系爭案之申請專利圖說之創作說明及再審查理由書中均未提及可知，是上訴人執此指摘，核不足採。末按當事人在程序外私自委託其他公私單位鑑定而提出該報告於法院，以供事實之認定者，因該鑑定並非由受訴法院選任之鑑定人命行鑑定者，所以非行政訴訟法上證據調查章之鑑定，又該私鑑定報告欠缺具結、拒卻、詰問等程序，其中立性及專門知識之妥當性俱有問題，是以原則上該私鑑定報告不具證據能力，僅認其係提出當事人之陳述，並具體化其主張而已。經查，上訴人於言詞辯論期日所提之臺北市機械技師公會以（94）北機技8字第021號鑑定書之所謂鑑定報告，並非本院囑託鑑定，上訴人狀稱係本院本院93年度訴字第1445號案件就該案專利案之鑑定，並非事實，此觀之鑑定報告之委託人為上訴人自明，是該所謂鑑定報告應僅係上訴人之陳述而已，應不得作為證據方法，首應陳明，玆以下就上訴人此所謂「鑑定報告」之陳述論述是否可採：⒈經查，該私鑑定陳述之標的分別為第00000000號「浪板㈣」新式樣專利案，相對之引證為大陸地區第0000000號「磁鋼板㈣」外觀設計專利，與本件之系爭第00000000號「浪板㈡」新式樣專利案，及相對引證案為大陸地區第0000000號「磁鋼板㈢」外觀設計專利，顯係不同之專利比較，已不可比附援引。⒉再者，本案之重點乃在於系爭案是否符合新式樣專利要件，並非系爭案是否侵犯他人專利權之認定；該鑑定報告係專利侵害鑑定報告，此觀之該鑑定報告之內容自明，乃係就待鑑定物品是否與專利權案之申請專利範圍相同專利案之申請範圍為比較基礎，其比較方法應以全要件逐項比對為原則，於逐項比對所有要件確定沒有文義侵權後，佐以置換可能性及置換容易性之均等概念加以判斷，其鑑定結論可能有「相同」（逐項全要件比對）、「實質相同」（均等概念）或「不相同」，與專利異議案係就異議理由及証據與系爭案申請專利範圍相較，就專利要件之「產業利用性」、「新穎性」、「進步性」或「技術揭露性」作出結論，其中就新式樣案新穎性之判斷之範圍除包括先前技術之申請專利範圍外，凡已揭露於先前技術之說明書及圖式之新式樣均應列入考量。專利侵害鑑定以及專利要件之分析鑑定並非完全相同。是上訴人所提該侵權鑑定報告不足作為推翻原處分之證據。⒊又專利案是否具專利要件如新穎性、進步性（新式樣為創作性）等之判斷係屬「法律涵攝」之範疇，亦即以法律規範即前引之專利法、專利法施行細則、專利審查基準及相關解釋函令等，為大前提，事實狀態（即被爭執之系爭專利及據以異議之專利）為小前提，予以涵攝並認定事實狀態是否該當法律規範之過程。「專利具新穎性」並非事實狀態，而係法律判斷，專利是否構成異議事由之判斷既屬於法律涵攝之問題，而法律之解釋及適用係屬法院之職責，並非法院需仰賴其他特殊學術、技藝或職業知識，方得作成判斷之情形，自與進行鑑定之要件不符。是以，上訴人按行政訴訟法第156條等規定聲請法院囑託鑑定云云，已屬不應准許。
況本件係屬新式樣之新穎性判斷，其外觀之形狀、花紋、色彩原審法院易於判斷，無涉高深專業技術，更無囑託鑑定之必要，附此敘明。從而，被上訴人為本件異議成立應不予專利之處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤。因而為上訴人敗訴之判決。
四、本院按稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，又新式樣申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者，不得依本法申請新式樣專利，為系爭專利核准審定時專利法第106條第1項、第107條第1項第1款所明定。而對於公告中之新式樣，任何人認有違反專利法第106條至第108條規定者，得自公告之日起3個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議，復為專利法第115條第1項所明定。本件上訴人前於民國90年3月16日以「浪板㈡」向被上訴人申請新式樣專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案、如附圖所示）。公告期間，參加人乙○○以其不符專利法第106條、第107條第1項第1款及第2項所定之新式樣專利要件，對之提起異議，案經被上訴人審查，於92年10月15日以智專三㈠03017字第09221043260號專利異議審定書為「異議成立」之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。查系爭第00000000號「浪板㈡」新式樣專利案，其形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊；次查引證一之「磁銅板㈢」專利案揭示之浪板形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊；經將系爭案與引證一加以比較，無論在整體外觀設計、形狀、特徵、花紋等均屬近似，系爭案與引證一應構成近似，而引證一於系爭案申請前已對外公開，故系爭案不具新穎性，已違反系爭專利核准審定時專利法第107條第1項第1款之規定，被上訴人為異議成立，系爭案應不予專利之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原判決併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：上訴人於原審主張系爭案整體呈現出立體空間的變化及視覺動向的改變，明顯有別於引證一之造形，仍屬創新之形狀，故系爭案不僅具有新穎性，更兼具有創作性，原審對上訴人之主張及台灣機械技師公會之鑑定未說明其何以不足採之理由，有判決不備理由之違法；原審認上訴人主張之導角設置僅為一般鋼板產品沖壓、彎折成型必然之現象，未說明其何以如此認定之證據及理由，亦有判決不備理由之違法；原審以其主觀之見解認台灣機械技師公會之鑑定報告不具證據能力，更有判決不適用法規及判決不備理由之違法云云。惟查原判決就系爭案與引證一之浪板形狀及花紋特徵經詳加比較後，認系爭案與引證一構成近似，系爭案不具新穎性，並詳述其認定之理由，且說明系爭案既不具新穎性，自無需再作是否具創作性之審查；次查原判決依鋼板成形過程之條件，必然會於其邊線形成導角之現象，認此非系爭案之創作重點或特徵，並於判決中詳述其認定之理由；末查原判決除說明上訴人所提臺北市機械技師公會鑑定報告非屬法院所囑託之鑑定外，並說明本案之重點乃在於系爭案是否符合新式樣專利要件，而該鑑定報告係屬專利侵害鑑定報告，自不足作為推翻原處分之證據，更於判決中詳述其認定之理由；經核原判決之認事用法均無違誤，亦無上訴意旨所指之判決不適用法規或判決不備理由之違法，上訴意旨指摘原判決不當，自無可採，其據以聲明廢棄原判決為無理由。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 12 月 21 日
第一庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 黃 清 光法 官 吳 明 鴻法 官 鄭 小 康法 官 梁 松 雄以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 95 年 12 月 22 日
書記官 郭 育 玎