最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第00913號上 訴 人 乙○○訴訟代理人 劉法正律師
楊祺雄律師被 上訴 人 甲○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國93年11月4日臺北高等行政法院92年度訴字第1761號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件被上訴人甲○○（即原審原告，下稱被上訴人）前於民國（下同）87年5月18日以「機件打印工具之改良」（下稱系爭案）向被上訴人經濟部智慧財產局（下稱智財局）之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第152855號專利證書。嗣上訴人以系爭案有違核准時專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項之規定，檢據舉發附件二為80年9月21日審定公告之第00000000號「燙金筆」新型專利案（下稱引證一），舉發附件三為81年9月1日審定公告之第00000000追加一號「燙金筆（追加一）」新型專利案（下稱引證二），舉發附件四為84年7月1日審定公告之第00000000追加二號「燙金筆（追加二）」新型專利案（下稱引證三），舉發附件五為87年1月1日審定公告之第00000000號「燙金筆」新型專利案（下稱引證四），舉發附件六為86年2月21日審定公告之第00000000號「儲存式兼具瞬間加熱之電熱水爐結構改良」新型專利案（下稱引證五），舉發附件七為85年9月21日審定公告之第00000000號「恆壓燙金模具」新型專利案（下稱引證六），舉發附件八為86年8月1日審定公告之第00000000號「固體墨旋轉標示印字機之印字頭結構」新型專利案（下稱引證七），對之提起舉發。案經智財局於91年10月17日以
（91）智專3（3）05018字第09189002325號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被上訴人不服，遂循序提起本件行政訴訟。
二、本件被上訴人（即原審原告）在原審起訴意旨略以：系爭案之技術特徵係在於：「該些定位柱係結合於該本體上，用以頂在待打印部位之側，該些彈性元件係設於該些定位柱與該本體之間，且彈性元件係設於該些定位柱與該本體之間」，使得該些定位柱可彈性伸縮於該本體之打印面之側，即該些定位柱及複數個彈性元件對應結合於該本體且具有相互之機械連動關係。系爭案之功效係在於：手持打印工具進行烙印文字時，該定位柱係將該打印工具之本體定位於待打印部位之側而避免因手持晃動打印工具字體重疊不清之功效。且依訴願決定可知訴願機關已知悉系爭案之「定位柱」構件具有可使打印工具定位之新增功效且未見於引證一至引證七中，因此利用「彈性元件設於該些定位柱與該本體之間」之結合關係使得該些定位柱可彈性伸縮於該本體之打印面之側之機械聯動關係亦無法於引證案中被揭露，系爭案顯然具有引證一至引證七未揭露之技術特徵與增進之功效。再者依訴願機關所述系爭案係不需裝設「定位柱」既可依習用之一般打印工具之二端角達成定位操作烙印，不僅使烙印字體重疊不清，其烙印效果不佳顯然改惡。然訴願決定卻對此憑空揣測，且在上訴人於舉發理由書中亦未見有此一無據證推論之主觀陳述，顯然上訴人對系爭案該些定位柱及複數個彈性元件對應結合於該本體且具有相互之機械連動關係無法提出有效之證據，並且避而不談，訴願機關卻以此無據證推論之主觀陳述作為訴願決定，其顯失公平客觀，且未依照我國新型專利進步性比對原則，嚴重違反行政中立與比例原則。又引證六之彈性元件係設於模座與固定座之間，故引證六之固定座係與系爭案之定位柱為兩種不相同且功效用途之構件，因此系爭案之彈性元件與系爭案之其他元件之排列關係係不等同於引證六之彈性元件與引證六之其他元件之排列關係，且兩者組合後所達到之功效亦不相同。況引證六之彈性元件係套設於對應之「套軸」，與智財局舉發審定書所述之固定座上導柱未見於引證六專利說明書中，可證該套軸並非智財局所述之導柱。然訴願機關不察，亦恣意將專利舉發前案不存在之構件作為系爭案先前技術之引用依據，實顯不當決定。縱使智財局與訴願機關為其謬誤辯稱「套軸」即「導柱」僅係名稱不同，然參引證六專利說明書中該些彈性元件並未設於模座與套軸之間，且引證六套軸之功效係為防止彈性元件脫出，不同於系爭案係利用「該些定位柱係結合於該本體上，用以頂在待打印部位之側，使打印工具定位，該些彈性元件係設於該些定位柱與該本體之間，且彈性元件係設於該些定位柱與該本體之間」之構成要件排列關係而具有「手持進行高溫打印時定位本體與待打印部位而避免字體重疊不清」功效，因此無法以引證六之彈性元件排列關係使得套軸或固定座達到「高溫打印時定位待打印部位與本體」之功效，引證六所述之彈性元件僅具有系爭案之彈性元件在個別構件拆卸後具彈性之證據力，但不具有系爭案所述之「彈性元件設於該些定位柱與該本體之間」與「定位柱結合於本體上，用以頂在待打印部位之側，使打印工具定位」之元件連動關係所生之新功效，故系爭案之定位柱、彈性元件與本體之結合與排列關係未見於引證六。再查引證一、引證二、引證三、引證四之說明書，該引證案係屬燙金技術，其係為印刷技術之一種，其係為利用高溫將熱熔箔膜經熱熔後而黏著於被燙物表面，然因其燙金係為表面貼附於被燙金之表面，其燙金膜容易脫落，而系爭案則係利用高溫之字模將文字烙印於待烙印部位而形成於凹陷於待烙印部位之字跡，不會有脫落之虞，顯然引證一、二、三及四與系爭案相較其目的並不相同且其所達成之功效亦不相同。綜上所述，系爭案之機件打印工具係無法運用引證一至四中之任一引證案及引證六、七等共3個引證案所輕易組合完成，且系爭案之機件打印工具顯有增進功效之處，故應無違反上揭專利法第98條第2項規定。為此請判決將訴願決定及原處分均撤銷等語。
三、經濟部智慧財產局（即原審被告）則以：被上訴人僅就系爭案申請專利範圍第1項起訴，然系爭案申請範圍第11項係獨立項，而原處分既已指出引證一至四中之任一引證案及引證七等共兩個引證案即可證明系爭案第11項獨立項不具進步性，且由於系爭案之一獨立項不具進步性，系爭案已違反前揭專利法第98條第2項之規定。又系爭案申請專利範圍第1項與引證一至四中之任一引證案及引證六、七等共3個引證案之主要不同處，僅系爭案具有定位柱，然而利用一般打印工具之四端角之二端角即可輕易達到定位之功能。至於被上訴人所稱會使烙印字體重疊不清之情事，亦僅是被上訴人之片面之辭，不足為據，故系爭案申請專利範圍第1項不具進步性等語，資為抗辯。
四、上訴人（即原審參加人）參加意旨略謂：系爭案申請專利範圍第11項（獨立項）記載：「一種機件打印工具，係包含：
一本體；複數組字模，結合於本體內，可打印特定字元於待打印物件上；及一組加熱裝置，與字模組結合並裝置於本體內，用以將字模加熱」。引證一、二、三及四，均係運用電熱方式進行加熱，將所需之圖形或數字烙印於物件上。而引證三更揭露系爭案申請專利範圍第11項之運用加熱方式，將所需文字或圖形烙印於物件上之技術特徵。故系爭案申請專利範圍第11項確為引證一、二、三、四及引證七之技術所組合，且為熟悉該項技術者所能輕易思及之簡單集合，不具功效上之增進，難謂具進步性。又系爭案申請專利範圍第1項之「定位柱」乃係利用一般打印工具之四角端之二角端即可達成；換言之，系爭案僅係將一般打印工具之二角端重新命名為定位柱而已，並無獨特新穎之處，此技術亦已為引證一、二、三、四，及引證六、七所揭露，故難謂具進步性。另利用一般打印工具之四角端中之二角端之定位設計，既與系爭案申請專利範圍第1項之定位柱功效相同，當實際進行烙印作業時，藉由其定位效果，亦不會使待打印部位形成凹洞，使烙印字跡模糊不清而無法辨識。縱待烙印物件表面為一弧面，如在設計上，使一般打印工具之四角端之二角端與該弧面之間具有一定的接觸面，即可達到穩固的定位效果，此與被上訴人所稱如待烙印物件表面為一弧面即無法達到定位效果，並無關聯。且系爭案申請專利範圍第1項與引證六之技術手段並無不同，皆是藉由彈性元件設於模座與固定座（即相當於系爭案之定位柱與本體）之間，且皆為使達到復位之使用功能；因此，引證六與系爭案此部份之構件，及其所欲達成之功效皆相同，實不容將之分別觀察。如系爭案申請專利範圍第1項配合其附屬項第10項所載，系爭案所使用之復位元件為彈簧，並提供烙印完成後，使本體藉由彈簧之彈力與待打印物件分離，而回復原位。相同地，引證六申請專利範圍第1項及其圖三、四、五、六皆已明確揭示，運用彈性元件烙印時，提供緩衝及回彈之功用，並使燙金物得到良好且平均之轉印效果，是系爭案此部份所運用之技術及其所欲達成之功效與引證六完全相同。故系爭案此部份之技術特徵確實為熟習該項技術者所能輕易完成。另被上訴人當時既未修正，顯係主觀上認各引證案無法揭露系爭案申請專利範圍第11項之技術特徵，被上訴人理應就不修正前揭請求項乙節負擔不利之風險等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據結果，以：按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。為系爭專利核准審定時專利法第97條所明定。故新型重在型之創新，雖其所用之原理相同，作用目的相同，惟其構造設計上有所不同，仍不失其為新型；比較兩新型專利是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若一不同，即非同一；新型專利應用之手段，在原理上縱非全新，乃習知技術，但如在空間型態上係屬創新，並較原物品在形狀、構造或裝置上能增進某部之特殊功效時，即應認為合於新型專利要件。復按「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」，同法第98條第2項定有明文。查系爭案依其申請專利範圍第1項所載，係「一種機件打印工具，包含：一本體；複數組字模，結合於本體內，可打印特定字元於待打印物件上；一組加熱裝置，與字模組結合並裝設於本體內，用以將字模加熱；複數個定位柱，結合於本體上，用以頂在待打印部位之側，使打印工具定位；及複數個彈性元件，設於定位柱與本體間，用以在本體受壓而使字模與待打印物件接觸時，提供彈力使本體復位」，另參閱其創作之詳細說明及圖示一、二，該機件打印工具係包含有一本體、複數組字模、一加熱裝置、複數個定位柱及複數個彈性元件，該本體內係結合有該複數組字模並且結合有該加熱裝置，使得該本體具有一供烙印待打印部位之打印烙印面，該些定位柱係結合於該本體，用以頂在待打印部位之側，使打印工具定位於待打印部位，該些彈性元件係設於該些定位柱與該本體之間，使得該些定位柱可彈性伸縮於該本體打印面之側，以達到當手持進行高溫打印時，以該些定位柱定位該本體至待打印部位，避免因手持機件打印工具打印時晃動，而使烙印字跡重疊不清，故系爭案之技術特徵係在於：該些定位柱係結合於該本體上，用以頂在待打印部位之側，該些彈性元件係設於該些定位柱與該本體之間，使得該些定位柱可彈性伸縮於該本體之打印面之側，即該些定位柱及複數個彈性元件對應結合於該本體且具有相互之機械連動關係。故系爭案之功效係在於：手持打印工具進行烙印文字時，該定位柱係將該打印工具之本體定位於待打印部位之側而避免因手持晃動致打印之字跡重疊不清，尤其適用於彎曲弧狀表面之烙印。此種「定位柱」構件所具有可使打印工具定位之新增功效，俱未見於引證一至引證七中，亦即利用「彈性元件設於該些定位柱與該本體之間」之結合關係使得該些定位柱可彈性伸縮於該本體之打印面之側之機械聯動關係，於各引證案中均未被揭露，此除有系爭案與各引證案之專利說明書及圖示附原處分卷可資比對外，並經被上訴人提出系爭案樣品當庭展示其定位柱結構及操作其定位功能，有系爭案樣品之部分結構及待打印物件（彎曲弧狀表面物體）附案可稽。且被上訴人於原審法院審理時陳稱「若沒有系爭案的定位柱，會造成打印時一邊陷較深，不均勻。且人的手會抖動，若前次打印不清楚須再次打印不易找到定位點，不易打印，也無法在曲面上打印。定位元件是引證案沒有的。系爭案的定位柱具有定位不偏移，可以重複烙印的功能，並且適用於曲面烙印。引證六的模座跟固定座只有緩衝、支撐跟復位作用，沒有定位作用」等語，質諸智產局代理人亦坦承「引證七的定位柱34（見第三圖，是橫剖圖），只是將軸心嵌設定位，與系爭案的定位柱功能不同」、「引證六之模座、固定座（如圖三、五），不是用於定位」、「就本案而言，各引證案是沒有辦法看到用四點裡的二點來定位的技術特徵」等語在卷。故系爭案達到「手持進行高溫打印時，將打印工具本體定位於待打印部位之側，而避免字跡重疊不清」之功效，均未見於引證一至引證七中，系爭案顯然具有引證一至引證七未揭露之技術特徵與增進之功效。然各引證案除均未揭露系爭案「定位柱」的技術特徵外，亦無一般打印工具之「可利用四端角之二端角」構造，智財局及訴願機關竟援引「一般打印工具之可利用四端角之二端角」作為認定系爭案不具進步性之證據，已有違專利法第105條準用第72條有關舉發程序應由舉發人舉證之規定。且一般打印工具因未裝設系爭案之「定位柱」，僅以其四端角之二端角作支點打印，會造成打印面之一邊陷較深，致使印出來之字跡不均勻。且人的手會抖動，若前次打印之字跡不清楚而須再次打印時，不易找到原支點（定位點），會使烙印字跡重疊不清，也不易在弧面上打印。足見利用一般打印工具之四端角之二端角並非輕易可以達到定位之功效，自無法證明系爭案之「定位柱」不具功效之增進。智財局於原審定理由認系爭專利申請專利範圍第1項所載之複數個彈性元件設於定位柱與本體間之技術手段係相同於引證六之數彈性元件設於模座與固定座之間，且該數彈性元件係套設於固定座之導柱上之技術手段，皆是使本體（或模座）具復位之功效云云。惟查引證六之固定座係設於模座下方並固定於機台上，只供作緩衝、支撐及復位之用，沒有定位作用，與系爭案之定位柱相較，為兩種構造及功效不同之構件；又引證六之彈性元件係設於模座與固定座之間，且彈性元件係套設於相對應之上下「套軸」之間，並無所謂「固定座上導柱」，縱令「套軸」即「導柱」，僅係名稱不同，惟該些彈性元件並未設於模座與套軸之間，且引證六套軸之功效係為防止彈性元件脫出，不同於系爭案係利用「複數個定位柱結合於本體上，用以頂在待打印部位之側，使打印工具定位，複數個彈性元件設於定位柱與該本體之間」之構成要件排列關係，而具有「手持進行高溫打印時，定位本體與待打印部位而避免字跡重疊不清」功效，因此無法以引證六之彈性元件排列關係使得套軸或固定座達到「高溫打印時，使待打印部位與本體定位」之功效。易言之，引證六並不具有系爭案揭示之「彈性元件設於該些定位柱與該本體之間」與「定位柱結合於本體上，用以頂在待打印部位之側，使打印工具定位」之元件連動關係所生之新功效。又引證一、引證二、引證三、引證四，依其專利說明書所載，均屬一種燙金筆結構，乃印刷技術之一種，其係為利用高溫將熱熔箔膜經熱熔後而黏著於被燙物表面，然因其燙金係為表面貼附於被燙金之表面，因此其燙金膜有脫落之虞，而系爭案係利用高溫之字模將文字烙印於待烙印部位而形成凹陷於待烙印部位之字跡，因此其字跡不會有脫落之虞，足見引證一、二、三及四與系爭案相較，其創作目的並不相同，且其所達成之功效亦不相同。縱令該引證一、二、
三、四之筆心加熱後不用於燙金膜，而可轉用將文字或圖形直接烙印至物件上，也只揭露系爭案之部分技術特徵，因系爭案專利範圍第1項所揭示利用「彈性元件設於定位柱與本體之間」之結合關係使得定位柱可彈性伸縮於本體之打印面之側之機械聯動關係，於各引證案中均未被揭露，則系爭案專利範圍第1項之技術特徵即非熟習該項技術者運用引證一至四中之任一引證案及引證六、七等共3個引證案所能輕易思及組合完成，且系爭案專利範圍第1項既具有引證一至引證七組合後仍未揭露之技術特徵與增進之功效，各引證案單獨或組合，即均無法證明系爭案專利範圍第1項不具進步性。原處分意旨認系爭案申請專利範圍第1項所載之結構亦僅是引證一、二、三、四及六、七之技術組成，且未具功效之增進，難謂具進步性云云，容有未洽。至於系爭案之申請專利範圍第11項記載「一種機件打印工具，包含：一本體；複數組字模，結合於本體內，可打印特定字元於待打印物件上；一組加熱裝置，與字模組結合並裝設於本體內，用以將字模加熱」，只是敘述打印及加熱技術，沒有提到定位柱乙節。因引證一、二、三、四之各燙金筆雖為燙金轉印之印刷技術，然其運用電熱方式進行加熱，以將熱傳導至筆心，而能將燙金膜嵌印於書寫繪製的字體圖形上，與系爭案利用一加熱裝置套設於本體內，藉由將字模加熱後，使文字打印至物件上之技術手段原理相似；又因引證七之印字頭結構係包含有字頭輪，複數個字模係設置於字頭輪上，系爭案之複數組字模之結構特徵已為引證七所揭露，則智財局認系爭案申請專利範圍第11項獨立項之結構及技術手段係屬引證一、二、
三、四及七之組成，且未具有功效之增進，尚無違誤。惟「申請專利範圍之請求項有2項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」、「獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之發明不具有進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判」，為智財局制訂之「專利審查基準」明定。系爭案係由2個獨立項（即第1項、第11項）及16個附屬項組成，雖然其第11項不具有進步性，但其餘附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判，如合乎進步性要件，即有通知被上訴人修正其獨立項之必要，何況系爭案第1項仍具進步性，已如前述，於第11項修正或刪除後，系爭案之可專利性即得確保，自不能僅因其部分請求項不具進步性，即率就其全部為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。綜上所述，原處分既有前述可議之處，訴願決定未加糾正，仍予維持，即有未洽，被上訴人訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許，並應由智財局依前述判決意旨，重為適法之處分等由。資為其判決之論據。
六、本院按：「行政法院認為必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」固為行政訴訟法第162條第1項所明定。
惟如行政法院依其學識能力自己對專業法律問題已足判斷時，自無必要徵詢從事該學術研究之人，此由上述條文定有「行政法院認為必要時」之規定可知。本件原判決認定：系爭案之技術特徵係在於該些定位柱係結合於該本體上，用以頂在待打印部位之側，該些彈性元件係設於該些定位柱與該本體之間，使得該些定位柱可彈性伸縮於該本體之打印面之側，即該些定位柱及複數個彈性元件對應結合於該本體且具有相互之機械連動關係。故系爭案之功效係在於手持打印工具進行烙印文字時，該定位柱係將該打印工具之本體定位於待打印部位之側而避免因手持晃動致打印之字跡重疊不清，尤其適用於彎曲弧狀表面之烙印。此種「定位柱」構件所具有可使打印工具定位之新增功效，俱未見於引證一至引證七中，亦即利用「彈性元件設於該些定位柱與該本體之間」之結合關係使得該些定位柱可彈性伸縮於該本體之打印面之側之機械聯動關係，於各引證案中均未被揭露等情，係以：除有系爭案與各引證案之專利說明書及圖示附原處分卷可稽外，尚有被上訴人提出系爭案樣品當庭展示其定位柱結構及操作其定位功能，當場勘驗其操作情形而作為證據資料，以及智產局代理人之陳述「引證七的定位柱34，只是將軸心嵌設定位，與系爭案的定位柱功能不同」、「引證六之模座、固定座，不是用於定位」等證據為憑。足見原判決已詳述其所憑之證據及得心證之事由，依其職權調查所得之證據，已足判斷系爭案是否具有進步性之專業問題，依上開說明，原審認為無必要而未徵詢專業學術研究之人，於法並無不合。次查原審係依被上訴人提出系爭案樣品當庭展示其定位柱結構及操作其定位功能，當場勘驗其操作情形而作為證據資料，並以系爭案樣品之部分結構及待打印物件（彎曲弧狀表面物體）做為道具而已，並非以被上訴人事前做好之打印成品作為採證之依據，此由原判決書所載內容可知，故上訴人主張：被上訴人提出之打印樣品為其私下製作，非於法院當庭所完成，該樣品自無參酌餘地乙節，原判決雖未詳予敘明不採之理由，然因原判決並未以該已完成之作品為採證資料，已如上述，自與判決結果不生影響，尚難謂原判決有理由不備之違法。故上訴意旨猶以：系爭案究否有避免因手持晃動致打印之字跡重疊不清之功效、前揭功效是否非為各引證案所揭露，因事涉專業問題，詎原審未徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律見解，並於裁判前告知當事人使為辯論，逕以被上訴人私下製作代打印物件（彎曲弧狀表面物體），論斷系爭案之定位柱具避免因手持晃動致打印之字跡重疊不清之新增功效，不僅有違行政訴訟法第133條前段及第162條第1項暨第2項規定，亦有判決不備理由及違背證據法則之違背法令等語，加以爭執，揆諸上開說明，尚無足取。綜上，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，將原決定及原處分均予撤銷，判命智產局依判決意旨重為處分，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 6 月 22 日
第四庭審判長法 官 高 啟 燦
法 官 黃 璽 君法 官 廖 宏 明法 官 楊 惠 欽法 官 林 樹 埔以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 95 年 6 月 23 日
書記官 彭 秀 玲