最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第01117號上 訴 人 台達電子工業股份有限公司代 表 人 甲○○ 送達處所同上訴訟代理人 乙○○ 送達處所同上被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○ 送達處所同上
參 加 人 丁○○上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國94年9月7日臺北高等行政法院93年度訴字第2630號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、本件上訴人於民國89年4月24日以「倒掛式離心風扇」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以該專利案有違核准審定時專利法第98條第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被上訴人審查，於92年8月15日以（92）智專3（2）02048字第09220822630號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。然按最高行政法院93年判字第501號判決意旨中亦述明：『就上訴人於行政救濟請求申請專利範圍修正有予審查之必要，仍應限於被上訴人於審查階段就申請專利範圍過廣情形，未先行通知上訴人修正、補充，即以申請專利範圍過廣而逕行駁回專利之申請，致上訴人於審查階段無從就申請範圍過廣之部分為修正之情形，始有於訴願或行政訴訟階段允其修正，以保障其程序權益之必要。』然訴願決定機關逕以訴願人於訴願階段所提出之申請專利範圍修正本，核與專利法第102條之l第1項規定不符，且未經原處分機關審酌，自非本件訴願所得審究」為由拒為審酌。就其法意，訴願機關已明顯逾越法定裁量範圍，且本件所應適用之專利法應為83年版之舊專利法，於該舊專利法中並無訴願機關所指明之『專利法第102條之l』，因此，訴願機關非但未予糾正，顯有適用法律錯誤。上訴人在行政訴訟時，於準備程序階段與言詞辯論階段均當庭指出此一訴願決定機關之錯誤，原判決卻未對此做出評斷，完全忽略上訴人所提出之意見。原判決有適用法條錯誤及不備理由之違法。再者，上訴人對於系爭案之申請專利範圍修正無法於異議審定前適時提出，係因於被上訴人未踐行核駁通知程序，上訴人未能事前作充分陳述意見及有效之防禦，該處分實已違反行政法上之「當事人參與原則」，而原判決竟未查此之重大瑕疵，更遽以認定「上訴人於訴願階段始提出之系爭案申請專利範圍修正本，核與專利法第102條之1第1項規定不符，且未經被上訴人於異議審定時加以審酌，非屬原處分範疇，訴願決定未予審究，自無不合。」是以，原判決有不備理由之違法。㈡、依被上訴人所刊行之「專利審查基準」所述：「申請專利範圍之請求項有兩項以上時，應就每一請求項個別判斷其進步性。」惟專利審查基準雖有如此規定，然對專利權之授與，實務上仍採將專利申請案中所有申請專利範圍整體視之的模糊審查方式，並未依照申請專利範圍各項來審查，如此常導致縱然申請專利範圍過廣卻均未通知專利申請人修正、未針對每一請求項與先前技術之技術內容加以比對審查、及引用先前技術否定新穎性或進步性時根本未明確指出引用處所之種種問題。以系爭案為例，被上訴人僅簡單以「其為系爭案申請專利範圍第1項（獨立項）所述構成再加描述之附屬項（第2、3項）其技術性亦不脫引證案範疇」為由即遽下系爭案附屬項不具進步性之結論，可知現行之審查方式根本未仔細體查每一個別申請專利範圍即應屬個別之權利範圍，且未明確指出核駁各獨立項及其附屬項之引用資料處所及得心證之理由而為一主觀且籠統之審定，導致一專利申請案中如有部分申請專利範圍未符諸項專利要件，或於未實質變更之前提下加入限制條件即可與習知技術區隔之情況下，仍將整個專利申請案予以駁回。而使上訴人蒙受損失，嚴重損及專利申請人之權益。㈢、系爭案所謂「定子倒掛」之技術特徵，完全須由風扇內部中定子電路板於框座中相對散熱板之位置關係方能看出，因如此方能證實其是否獲得電路板遠離散熱板之效果。原決定及原處分於引證l之文字內容完全未提及風扇構件40之構件組成、及風扇內部轉子、定子及電路板相對散熱板之相對位置情況下，單以符號40標示處出現之圖板構件即推論風扇馬達定子部位於散熱片基座之相反側，此一推論顯然加入基於了解系爭案內容後之主觀想像，而超出該異議證據所能提供之證據力。然知風扇外框於搭配散熱座之設計時本就會有不同變化型態，因該圓板狀構件係與螺絲孔之框座相連，該圓板狀構件亦可能為連接框座之保護構件，以保護該散熱風扇下之扇輪結構。亦即，於引證1之文字記載完全未提及風扇構件40之構件組成情況下，吾人自無從由圖1至圖4呈現之立體圖中，判斷風扇內部轉子、定子及電路板相對散熱板之配置究竟屬眾多可能型態之何種型態。引證1僅能證明風扇40以其轉軸垂直平板方式固置於板面上此一事實，但其證據力根本不足以證明風扇40以倒掛方式固定於散熱風扇框座上。原處分與原判決僅依引證1圖式之風扇部分外觀即推知其內部形態，實係了解系爭案內容後再搭配引證案圖式之後見之明，顯非為一適法之審酌。㈣、引證2之創作之目的在提供一種無電磁干擾冷卻風扇，以避免風扇定子與轉子間的磁力作用對CPU或其他的讀寫裝置所造成的電磁干擾現象。為達到此一目的，所採用的防漏磁手段為使用磁遮蔽裝置（導磁材料製成之護套）來包覆轉子，及於磁定子及轉子頂面設置一接地之多層電路板以約束定子與轉子產生之磁力線。由於引證2之技術內容重點僅為一提供磁遮蔽裝置之風扇，故其所繪之構件分解圖當然可以任何方向繪製，僅需表現出該磁遮蔽裝置於該風扇單體內與其他構件之結合關係即可。因此，引證2之申請人為便於繪出該結合關係，將該風扇單體翻轉至一般所視不同之方向再拆解繪製，如此看來便似整個風扇翻轉倒置，然而系爭案為獲致使電路板遠離熱源之功效，定子部倒掛於遠離散熱板之框座上表面之配置係相對散熱板位置而言，引證案將整個風扇翻轉繪製方式所產生倒置之視覺印象，和系爭案將定子部倒掛之技術特徵根本毫無關聯。引證2本係一種解決電磁干擾現象之創作，其創作重點完全僅在利用多層電路板約束定子與轉子產生之磁力線，自然不會提出任何關於提高散熱效果及延長使用壽命之系爭案技術特徵。原判決理由於引證2通篇均無任何關於系爭案之定子、框座與散熱板間之配置關係描述情況下，且完全無視圖1及圖2並無散熱板構件故無從得知定子與散熱板之倒掛配置關係此一事實，僅引用其專利說明書第5頁第l段載明：『多層電路板6係一具有最少四層之銅箔，並固定於定子5之上方』，及實施例圖1與圖2即遽以否定系爭案之進步性，此一斷章取義之作法，顯非為一適法之審酌㈤、原審未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見，並告知當事人使為辯論，在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前即認定事實及適用法律，嫌有率斷，有判決不適用法規及判決不備理由之違法。㈥、復參照專利審查基準，其不僅明確記載功效展現為判斷新型專利是否具進步性之主要指標，且更進一步提及申請專利之新型，其物品之形狀構造或裝置之改良，若在效果上克服先前技術中存在的問題點及達到「增進某種功效」之效果，尤以在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為「具有增進某種功效」。據此觀之，系爭案之異議證據均無任何關於系爭案「定子倒掛特徵」之描述，且圖式中均未顯示定子相對散熱板倒掛之配置形態，原判決理由未以可達系爭案創作功效之空間組合型態做為進步性比對客體，而僅憑部分圖式印象即遽為系爭案不具進步性之審定，顯已悖離新型進步性要件之一般認知，而非為一適法之審定。為此，請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人則以：㈠、原判決理由三「經查，上訴人於訴願階段始提出之系爭案申請專利範圍修正本，核與專利法第102條之1第1項規定不符，且未經被上訴人於異議審定時加以審酌，非屬原處分範疇，訴願決定未予審究，自無不合。」載述甚詳，故上訴人於訴願階段之92年10月6日提出修正，依「實體從舊，程序從新」原則，自與修正時專利法第102條之1規定不符，原判決並無法條誤繕之情事，再查最高行政法院92判字431號判決理由三末段「系爭案審定時專利法第44條規定：『（第1項）專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為．．．
三、補充或修正說明書或圖式。．．．（第4項）依第1項第3款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。』。觀其意旨，『審查時』係提出修正之前提要件，申請人固得依第44條第1項於申請案審查當中提出修正，其於審定公告後，則僅限於依第44條第4項所列3款情事之修正，其行政救濟階段提出修正，核與第44條所規定之『審查中』前提不符。另，專利法第67條係專就取得專利權證書後之更正事項之專屬法條規定，核與本件無涉。至上訴人所提本院86年度判字第2215號判決及原審法院90年度訴字第325號判決、行政院台69訴字第8389號決定書及行政院台69訴字第6230號決定書等，俱為個案認定，尚非具有通案拘束效力之判例。綜上，本件訴願階段所提修正本核與原審查範圍無關非屬被上訴人審定時所得論究之範疇等語，資為抗辯。」之意旨可資參考，上訴理由不足採。㈡、上訴理由謂被上訴人並未依申請專利範圍各項審查，經查前開爭點未見於訴願程序中，再查91訴字2924號判決理由貳一末段「且基於爭點主義及處分權主義，如果異議人於訴願程序對其過去在異議階段曾經主張之某獨立引證案不再爭執（即對該引證案不足以異議成立之部分，未表示不服），訴願機關對該部分即不得加以審究，而未經提起訴願之引證案，其涉及之爭點於訴願程序終結時即告確定，不能再以之作為行政訴訟之標的。亦有改制前行政法院62年判字第96號判例意旨可資參考。」載述甚詳，退一步而言原處分理由㈣業亦已針對系爭案各項審查載述甚詳，上訴理由不足採。㈢、上訴理由謂被上訴人所援引異議證據並不足以揭露系爭案之構成要件，亦未能否定系爭案之進步性。查判決理由三「‧‧‧又系爭案與習知前案間之比較，係以習知前案專利說明書（含圖式）全部所揭露技術內容為依據，與系爭案申請專利範圍標的作一比較，而非僅侷限於兩案之申請專利範圍標的間之比較，均合先說明。次查，引證1之特徵在於其包含有：至少二堤邊係自該平板之上側板面往上延伸預定高度，一離心風扇，以其轉軸垂直於該平板所在平面之方式固置於上側板面上，且與該長片之一長側邊相鄰；其與系爭案之特徵構成主要結構元件相同，雖其申請專利範圍並未言明倒掛式之結構特徵，惟依據其創作實施圖例立體圖所表現，已可清楚地表示出風扇馬達之定子部固定於散熱片基座之相反側，熟習該項技術者應知此定子固定部內部實已包含系爭案所述之電路板，故其特徵與系爭案結構特徵實質相同，系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成者且無功效之增進，不具進步性。又引證2包括：一風扇外殼，一扇葉樞設於上述風扇外殼內，並設有一圓形凹入部分，一由導磁材料所製造之護套，固設上述風扇之圓形凹入部分，並遮蓋上述扇葉之底面及垂直內側一由永久磁鐵所製造之環型轉子，固設於上述護套內，一定子，設置於上述環型轉子中央部分，一多層電路板，固定於上述定子頂面及風扇外殼內，其面積恰可完全遮蓋上述定子及轉子之上方，並以其中一整層銅箔接地；由其專利說明書第5頁第1段：『多層電路板6係一具有最少四層之銅箔，並固定於定子5之上方』，及於實施例圖1與圖2明白表示此一結構裝置已包括定子以倒掛方式固定於上蓋，而遠離散熱板之特徵，與系爭案所稱之『倒掛式離心風扇』之倒掛式結構相同，故引證2更足證明系爭案為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且無功效之增進，不具進步性。」已載述甚詳，上訴理由不足採等語，資為抗辯。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：上訴人於訴願階段始提出之系爭案申請專利範圍修正本，核與專利法第102條之1第1項規定不符，且未經被上訴人於異議審定時加以審酌，非屬原處分範疇，訴願決定未予審究，自無不合。又系爭案與習知前案間之比較，係以習知前案專利說明書（含圖式）全部所揭露技術內容為依據，與系爭案申請專利範圍標的作一比較，而非僅侷限於兩案之申請專利範圍標的間之比較，均合先說明。次查，引證1之特徵在於其包含有：至少二堤邊係自該平板之上側板面往上延伸預定高度，一離心風扇，以其轉軸垂直於該平板所在平面之方式固置於上側板面上，且與該長片之一長側邊相鄰；其與系爭案之特徵構成主要結構元件相同，雖其申請專利範圍並未言明倒掛式之結構特徵，惟依據其創作實施圖例立體圖所表現，已可清楚地表示出風扇馬達之定子部固定於散熱片基座之相反側，熟習該項技術者應知此定子固定部內部實已包含系爭案所述之電路板，故其特徵與系爭案結構特徵實質相同，系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成者且無功效之增進，不具進步性。又引證2包括：一風扇外殼，一扇葉樞設於上述風扇外殼內，並設有一圓形凹入部分，一由導磁材料所製造之護套，固設上述風扇之圓形凹入部分，並遮蓋上述扇葉之底面及垂直內側一由永久磁鐵所製造之環型轉子，固設於上述護套內，一定子，設置於上述環型轉子中央部分，一多層電路板，固定於上述定子頂面及風扇外殼內，其面積恰可完全遮蓋上述定子及轉子之上方，並以其中一整層銅箔接地；由其專利說明書第5頁第1段載明：「多層電路板6係一具有最少四層之銅箔，並固定於定子5之上方」，及於實施例圖1與圖2明白表示此一結構裝置已包括定子以倒掛方式固定於上蓋，而遠離散熱板之特徵，與系爭案所稱之「倒掛式離心風扇」之倒掛式結構相同，故引證2更足證明系爭案為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且無功效之增進，不具進步性。綜上所述，系爭案有違核准審定時專利法第98條第2項進步性之規定，不符新型專利之要件；上訴人所訴，核不足採。從而，被上訴人所為本件「異議成立，應不予專利」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。因而為上訴人敗訴之判決。
㈣、本院按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利案核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。本件上訴人於民國89年4月24日以「倒掛式離心風扇」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以該專利案有違核准審定時專利法第98條第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被上訴人審查，於92年8月15日以（92）智專3（2）02048字第09220822630號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，依職權裁定命獨立參加被上訴人之訴訟。查系爭「倒掛式離心風扇」新型專利案係用以裝設於一散熱板上，包含：一框座，固定於該散熱板上，該框座包括：一上表面，遠離該散熱板，一側表面垂直於該上表面，至少一入風口，開設於該上表面上，及一出風口，開設於該側表面上，以及一定子部，以倒掛於該上表面之方式固定於該框座中，該定子部包含一電路板，該電路板係靠近該上表面且遠離該散熱板；次查引證1包含至少二堤邊係自該平板之上側板面往上延伸預定高度，一離心風扇，以其轉軸垂直於該平板所在平面之方式固置於上側板面上，且與該長片之一長側邊相鄰，復查引證2包括一風扇外殼，一扇葉樞設於該風扇外殼內，並設有一圓形凹入部分，一由導磁材料所製造之護套，固設該風扇之圓形凹入部分，並遮蓋扇葉之底面及垂直內側一由永久磁鐵所製造之環型轉子，固設於上述護套內，一定子設置於環型轉子中央部分，一多層電路板，固定於定子頂面及風扇外殼內，其面積恰可完全遮蓋定子及轉子之上方，並以其中一整層銅箔接地；經將系爭案與引證1、2加以比較，引證1、2已揭露以倒掛方式裝設之離心式散熱風扇，而引證1風扇馬達之定子部固定於散熱片基座之相反側，則熟習該項技術者應知此定子固定部內部實已包含系爭案所述之電路板，故其特徵與系爭案結構特徵實質相同，系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成且無功效之增進，不具進步性，又引證2之結構裝置包括定子以倒掛方式固定於上蓋，而遠離散熱板之特徵，與系爭案所稱之「倒掛式離心風扇」之倒掛式結構相同，故引證2更足證明系爭案為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且無功效之增進，不具進步性，系爭案有違核准審定時專利法第98條第2項進步性之規定；自不符新型專利之要件，被上訴人為本件異議成立，系爭案應不予專利之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原審併予維持。並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：原判決對於訴願決定機關誤引專利法第102條之1第1項之規定，未就其錯誤加以評斷，有判決適用法規不當及判決不備理由之違法，其次，引證1僅能證明風扇以其轉軸垂直平板方式固置於板面上，而不足以證明風扇以倒掛方式固定於散熱風扇框座上，原判決依系爭案圖說等內容推斷引證1之風扇之內部形態，認定事實不當，又引證2本係一解決電磁干擾現象之創作，並無任何關於提高散熱效果及延長使用壽命之系爭案技術特徵，原判決僅引用其圖示即否定系爭案之進步性，亦有認定事實不當之違法，另原審未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見；更有判決不適用法規及判決不備理由之違法云云，惟查原判決於理由已說明，上訴人（即原審原告）於訴願階段始提出之系爭案申請專利範圍修正本，核與專利法第102條之1第1項規定不符，且未經被上訴人（即原審被告）於異議審定時加以審酌，非屬原處分範疇，訴願決定未予審究，自無不合，經核原審就此所為論斷，於法既無違誤，自無判決適用法規不當或判決不備理由之違法，次查原審審酌卷附之系爭案與引證1、2之各種證據資料，並經兩造加以辯論後；認定引證1、2已揭露系爭案之技術特徵，系爭案為運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且無功效之增進，不具進步性，經核其認定於法既無違誤，上訴意旨僅就原審採證認事之職權行使指摘其為不當，自無可採，末查行政訴訟法第162條固規定，行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見，惟行政法院認無必要，而未為是項徵詢時，亦難謂其有不適用法規之違法可言；綜上所述，上訴意旨指摘原判決不當各點均無可採，其據以聲明廢棄原判決，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 6 月 28 日
第三庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 陳 秀 美法 官 梁 松 雄法 官 劉 介 中法 官 戴 見 草以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 96 年 6 月 29 日
書記官 郭 育 玎