最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第01307號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 呂金貴 律師被 上訴 人 經濟部代 表 人 乙○○ 送達處所同上
參 加 人 詮新工程股份有限公司代 表 人 丙○○ 送達處所同上上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國94年11月2日臺北高等行政法院93年度訴字第3915號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
壹、本件上訴人主張：（一）系爭專利案申請專利範圍，並未限定『凸出部』與『鋼筋』之固定結合方式，無論『凸出部』與『鋼筋』係採何種結合方式，均包括在系爭專利案申請專利範圍之內。亦即包括系爭專利案申請專利範圍第一項中：一種使用於一般鋼筋混凝土結構中之『強化鋼筋結構』，『非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲……』等限定條件，則依系爭專利案行為時專利法第103條第2項規定『新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖示』之規定。訴願決定顯未審酌系爭專利申請專利範圍中之所有限定要件，已明顯違背上揭法條規定，原審對於上訴人此項之攻擊防禦方法，並未在判決理由中說明其法律上之意見，其所為之判決，即有「不備理由」之違背法令。（二）系爭專利案申請專利範圍第一項獨立項中，除了『突出部』之外，尚包括有『形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝塑圍束，可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性者』等實施之必要技術內容、特點。惟原處分機關及決定理由，對此並未詳加比較說明，且決定書理由後段就此技術內容認為：『……因此，引證1鋼筋需注以填充材方可與柱狀突出部結合之結合方式，是否仍不足以證明系爭專利新穎性及進步性，即不無再詳為斟酌之餘地』云云，卻未見訴願決定理由中，有任何『再詳為斟酌』之詳細比較及說明，而竟於後段記載『……訴願答辯理由，核不足採』之理由，即草率認定係爭專利，不具新穎性及進步性，實無法令人誠服。」等等，原審對於上訴人此項之攻擊防禦方法，亦未在判決理由中說明其法律上之意見，所為之判決，亦有「不備理由」之違背法令。（三）上訴人就系爭專利案從未限定申請專利範圍中之『突出部』與鋼筋之間為一體成形。但參加人（即舉發人）之訴願理由竟就此予以答辯，而被上訴人亦僅就系爭專利是否為『一體成形』加以審理；更有甚者，訴願決定理由，竟僅以『不得逕自據此限縮系爭專利申請專利範圍，而以之與引證1比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據』一語帶過，原審對於上訴人此項之攻擊防禦方法，復未在判決理由中說明其法律上之意見。
（四）「突出部」是否一體成形，並非系爭專利案之申請專利範圍所載之全部技術內容，此點由系爭專利之申請專利範圍中已足以證明；被上訴人所據以審究之系爭專利範圍，並非系爭專利申請專利範圍中之所有限定要件，足證訴願決定理由已明顯違反系爭專利案行為時，專利法第103條第2項「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。」之規定，足證其認事用法均有違誤。（五）系爭申請專利之「說明書及圖式」已充分表明「主要特徵在於鋼筋（1）（包括主筋與副筋）的兩端或一端固設有突出部（2）」，及「突出部（2）之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或鋼筋成型時為之」，並「其上端面或側端面平面之投影形狀可以為圓形（21）、橢圓形（22）、正方形（23）、長方形（24）或其它四邊形及不規則形狀」，因此被上訴人認並未限定『凸出部』與『鋼筋』之固定結合方式，故無論『凸出部』與『鋼筋』係採何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內，所謂系爭專利『突出部之固定可以藉由壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或在鋼筋成形時為之』之敘述，僅係記載於系爭專利說明書第五頁之創作說明中，該部分既未記載於系爭專利申請專利範圍，自不得逕自據此限縮系爭專利專利申請專利範圍，而以之與引證1比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據，訴願答辯理由，核不足採。」。系爭專利之說明書及圖式，已有表明「凸出部」與「鋼筋」之固定結合方式，且所稱之：「其他材料加工法」，係指與所列舉之壓鑄、鍛造相類似之情形，被上訴人指稱系爭專利「並未限定『凸出部』與『鋼筋』之固定結合方式」，顯有違誤，爰請求撤銷原判決。
貳、被上訴人未提出答辯狀。
參、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：被上訴人以：原處分機關認系爭專利與引證1之主要不同處，在於鋼筋與突出部之結合方式，惟其僅泛稱「系爭專利鋼筋一端之突出部乃一體成型」，並未詳為指明系爭專利一體成型之結合方式。查依系爭專利申請專利範圍（92年5月9日更正本）之揭示並未限定「突出部」與「鋼筋」之固定結合方式，故無論「突出部」與「鋼筋」係採用何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內。因此，引證1鋼筋須注以填充材方可與柱狀突出部結合之結合方式，是否仍不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，即不無再詳為斟酌之餘地為由，而撤銷原處分。雖原處分機關於訴願答辯書中稱：「系爭專利…突出部與鋼筋係藉由壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或在鋼筋成型時為之，乃一體成型」等語。惟被上訴人認為：所謂系爭專利「突出部之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地或在鋼筋成型時為之」之敘述，僅係記載於系爭專利說明書第5頁之創作說明中，該部分既未記載於系爭專利申請專利範圍，自不得逕行據此限縮系爭專利申請專利範圍，而以之與引證1比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據。原審法院核無不合，應予維持。引證1亦係使用於鋼筋混凝土結構，而上揭系爭專利申請專利範圍第1項所述之「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」，僅係於92年5月9日申請專利範圍修正本中，就系爭專利之實際應用範圍增加限定條件，並非屬於其形狀、構造或裝置上之創作特徵，自無庸予以論究。原處分機關就系爭專利申請專利範圍中之「突出部」與鋼筋之間限定為一體成形之論點有誤，此即被上訴人撤銷原處分之主要理由，換言之，被上訴人僅在糾正原處分審查錯誤之處，並未自為處分。故系爭專利是否具備新穎性、進步性之專利要件，仍應由原處分機關重新就系爭專利與引證案之技術內容詳為審酌後，再另為適法之處分。綜上所述，上訴人之陳詞均不可採，則被上訴人所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之決定，揆諸首揭規定，並無違誤。上訴人徒執前詞，訴請撤銷訴願決定，並無理由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。
肆、本院查：按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業
上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭案核駁審定時專利法第97條暨第98條第1項前段所規定。惟如其新型「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復分別為同法第98條第1項第1款及第2項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。
訴外人徐雨義前於83年11月29日以「強化鋼筋結構」向前經
濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第115834號專利證書（系爭專利），復於89年9月19日申准將系爭專利權讓與上訴人。嗣參加人以其違反核准時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發，並提出舉發證據附件二為83年3月1日公開之日本特許公報第0000000號專利案（引證1），附件三為85年2月6日公開之日本特許公報第0000000號專利案（引證2），附件四為日本業者公開使用引證1、2之型錄影本（以下簡稱引證3）。案經原處分機關智慧財產局依系爭專利92年5月9日之申請專利範圍更正本審查，於93年1月29日以（93）智專3（3）05052字第09320078200號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，案經被告審議，並依訴願法第28條第2項規定，於93年5月25日以經訴字第09306140840號函通知上訴人參加訴願程序表示意見，該函業已合法送達，惟上訴人未聲明參加訴願程序表示意見，被上訴人遂逕依現有資料審查，決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」上訴人不服，遂提起行政訴訟。
再按訴願法第81條第1項前段及第2項規定：「訴願有理由者
，受理訴願機關應以決定撤銷原行政處分之全部或一部，並得視事件之情節，逕為變更之決定或發回原行政處分機關另為處分。」「前項訴願決定撤銷原行政處分，發回原行政處分機關另為處分時，應指定相當期間命其為之。」是以訴願決定機關審議結果認訴願有理由，然或因事實未臻明確，或因涉及原處分機關專業能力判斷，為尊重原處分機關判斷權限，視事件之情節，而認發回原行政處分機關另為處分為適當者，自不能指為違法。經查，被上訴人係依系爭專利申請專利範圍（92年5月9日更正本）之揭示：「其結構係於鋼筋的兩端或一端固設一突出部，該突出部的底部端面正投影面積大於鋼筋的截面積而遮蓋鋼筋圓周的外緣，俾形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝土凝塑圍束，可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性者」。認定系爭案並未限定「突出部」與「鋼筋」之固定結合方式，故無論「突出部」與「鋼筋」係採用何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內。因此，引證1鋼筋須注以填充材方可與柱狀突出部結合之結合方式，是否仍不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，即不無再詳為斟酌之餘地等事項，撤銷原行政處分，此有訴願決定書理由可查，另上訴人對系爭案申請專利範圍並未限定系爭專利申請專利範圍中之「突出部」與鋼筋之間為一體成形乙節，亦不爭執，足見被上訴人乃因原處分機關就系爭專利申請專利範圍中之「突出部」與鋼筋之間限定為一體成形之論點有誤，而據為被上訴人撤銷原行政處分，由原處分機關另為適法之處分理由，被上訴人並未自為處分，系爭案是否具備新穎性、進步性之專利要件，仍應由原處分機關重新就系爭專利與引證案之技術內容詳為審酌後，再另為適法之處分。上訴意旨主張被上訴人作為系爭專利不具新穎性、進步性論據之理由不備云云，顯係誤解原決定之意旨，自不可採。另上訴人意旨以訴願決定並未就系爭專利申請專利範圍第1
項獨立項中「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」與引證1是否相同加以比對云云，但被上訴人係為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之決定，並未自行認定專利要件與否，系爭案是否具專利要件仍應由原處分機關再詳為專利要件之比對，是究難執為被上訴人原決定為違法之論據。末按申請專利範圍中所述之任何用語文字皆屬專利權利範圍之敘述或限制條件，而為不可分割之整體，原判決所記載：「系爭專利申請專利範圍第1項所述之「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」，僅係於92年5月9日申請專利範圍修正本中，就系爭專利之實際應用範圍增加限定條件，並非屬於其形狀、構造或裝置上之創作特徵，自無庸予以論究」云云，將系爭專利申請專利範圍第1項所述之「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」此系爭案限定條件整體之文字分割認定非系爭案專利特徵，容有違專利整體觀之原則，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當，但原處分機關重為審定時，應予注意，附此敘明。
從而，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：被上訴
人決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」並無違法，因將原決定予以維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 7 月 26 日
第三庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 鄭 忠 仁法 官 陳 秀 美法 官 劉 介 中法 官 戴 見 草以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 96 年 7 月 26 日
書記官 吳 玫 瑩