最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第01412號上 訴 人 台達電子工業股份有限公司代 表 人 甲○○ 送達處所同上訴訟代理人 丁○○
戊○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○ 送達處所同上
參 加 人 丙○○訴訟代理人 陳啟舜 律師上列當事人間因發明專利異議事件，上訴人對於中華民國94年8月25日臺北高等行政法院93年度訴字第2027號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
壹、本件上訴人主張：（一）根據審定時專利法第44條第4項規定以及民國（下同）92年被上訴人出版之專利審查基準，申請專利範圍過廣得藉由修正、更正以減縮其範圍，且從上訴人藉更正縮減申請專利範圍第1項至轉子與定子具有磁偏結構，洵屬合理。「轉子與定子之間有磁偏」的揭露係達成系爭案特點之構成，轉子與定子若無設計有磁偏，如何補足原先磁偏之不足？(二)原審法院既然認定，引證一整體技術結構中揭示一基座、一定子、一轉子、一軸承座、以及一磁力元件，磁鐵23套合固定於轉軸，另一磁鐵（19a）固定於該軸承座中，而磁鐵（23）及磁鐵（19a）係可相互形成磁力以及引證案二之技術內容中第七圖及第十圖亦揭示有磁力元件組設有元件套合於固定軸之外環座上及永久磁鐵穿固於軸承，而該磁力元件與永久磁鐵亦可分別相互形成磁力作用，可知引證一與引證案二並未揭露轉子與定子之間係設計有磁偏的設計架構。此外，從引證一之第一圖來看，其轉子與定子之間亦未有磁偏的設計架構，亦即轉子之磁性體 (17a)之中心線與定子之矽鋼片 (7a)之中心線之間並未存有明顯的縱向位移；而從引證案二之第七圖與第十圖來看，其轉子與定子之間亦未有磁偏的設計架構，即內環（1）與外環（2）之中心線係對準的，並未存在有明顯的縱向位移。易言之，單憑引證一及引證二之技術內容不足以證明系爭案係為熟習該項技藝者所能輕易完成。系爭案克服了該先前技術的缺點，即「轉軸 (132)會受到外力而偏移，而使轉子 (13)與定
子 (12)不在原先轉動時的平衡位置」，相較於引證案一即引證案二具有顯然進步性。又原判決未曾徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見，並告知當事人使為辯論，系爭案件是否具有增進功效及進步性仍應由原審法院自行或發交訴願決定機關經濟部送請專家審查鑑定作為裁判依據。(三)依被上訴人92年出版之專利審查基準第1-2-20頁載明「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項個別判斷其進步性」第1-2-27頁載明「獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性，且不得因獨立項之發明不具有進步性而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步的判斷」，被上訴人之異議審定書並未達到「逐項審查」的原則與精神，且上訴人並未說明引證一、二之揭露技術無法同時達到徑向定位及軸向定位，如何能揭露系爭申請專利範圍第8項之特徵。再者，利用磁力元件組來達成轉軸在軸向定位得技術與知識，雖然已在引證一、二中揭露，為系爭申請專利範圍第1項係針對「轉子與定子間係設計有磁偏」之馬達進行軸向定位，並利用磁力作用來補足原先磁偏不足，使轉子在轉動過程能位於固定之平衡位置；申請專利範圍第8項係利用錐狀可相互貼和之磁力元件組來達到同時徑向定位及軸向定位，因此前述結構與達成功效均非引證一、二所揭露。
貳、被上訴人則以：（一）原審認將原修正申請專利範圍第1項增列「其中，該轉子與該定子間係設計有磁偏，俾使該轉子轉動時會產生磁浮效果，而使兩者在一固定位置產生磁平衡」所增者為系爭案業已自行揭露之習知技術，並非專利法第44條第4項規定之情事，上訴人主張應准其修正申請專利範圍一節，並非可採。(二)系爭案件不具進步性甚明，無須上訴人所稱需送請專家鑑定作為裁判依據之情事，又上訴人認未逐項審查，依原審判決載述甚明，上訴理由不足採。
參、參加人參加意旨略以：(一)上訴人上揭修正申請專利範圍第1項，將該習知技術變成系爭案所要主張之技術特徵並無實益。因為引證一及二已充分揭露系爭案申請專利範圍第1項之技術內容，上訴人之上揭修正後技術特徵，亦僅係該引證一及二與該「欲修正習知技術」之片斷技術相組合，其亦不具進步性。上訴人之該上訴理由顯然罔顧系爭案申請專利範圍不准予修正之事實，稱引證一、引證二並未揭露「轉子與定子間係設計有磁偏的設計架構」，單憑引證一及引證二之技術內容實不足以證明系爭案係為熟習該項技術者所能輕易完成。且查，系爭案之申請專利範圍不准修正已如前述，因此，上訴人之該項主張並不適用。（二）系爭案申請專利範圍第8項據上訴人所稱其「磁力元件組包括有一第一元件及一第二元件，該第一、二元件係設有呈錐狀可相互貼合之接觸面，且形成磁力」，其表現出之功效與特點係因其呈錐狀而「可同時達到徑向定位及軸向定位」。惟查引證二所揭示之「磁性懸浮軸承」即具有「磁鐵14及15呈錐狀可相互貼合之接觸面，且形成磁力」，該技術手段即上訴人所稱「呈錐狀而可同時達到徑向定位及軸向定位」功能。系爭案該申請專利範圍第8項主要技術特徵與引證二相同。（三）另，系爭案附屬於其第1項、第8項之附屬項 (即第2、3、5、6、9項)，或附屬於其附屬項之再附屬項 (即第4、7項)，亦均屬其獨立項之技術構件再細加描述，仍不脫離該等獨立項之技術範圍，並不具有突出之技術特徵或顯著功效之增進，仍不具進步性。該理由亦被清楚載述於該判決理由。
肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人修正申請專利範圍將原第1項獨立項內容增列「其中，該轉子與該定子間係設計有磁偏，俾使該轉子轉動時會產生磁浮效果，而使兩者在一固定位置產生磁平衡。」僅有轉子與該定子間係設計有磁偏係屬結構特徵之描述，至於使該轉子轉動時會產生磁浮效果，而使兩者在一固定位置產生磁平衡僅屬轉子與該定子間設計有磁偏之技術效果之說明。而系爭案說明書中創作說明第5頁載明，「習知之轉軸定位方式有以下缺點：…3.轉子13與定子12間係設計有磁偏，轉子13轉動時即會產生磁浮現象，使兩者在一固定位置產生磁平衡。…」因此，轉子與該定子間係設計有磁偏，俾使該轉子轉動時會產生磁浮效果，而使兩者在一固定位置產生磁平衡係屬系爭案業已自行揭露之習知技術，並非系爭案關於申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等專利法規定可得修正之情事。從而被上訴人否准系爭案修正申請，仍依原審定公告本審查，於法並無違誤，上訴人主張應准其修正申請專利範圍一節，並非可採。（二）系爭案之磁性軸承馬達，係包括有：一基座，係設有軸承座；一定子，係與該基座固定；一轉子，係設有一轉軸，可藉激磁產生之磁力而相對於該定子轉動；一軸承及一磁力元件組，係設有第一元件，套合固定於該轉軸，及第二元件，係固定於該軸承座、令該轉軸穿過，該第一、二元件係相互形成磁力。因此，系爭案係藉由第一、二元件之上述構造，當該轉子轉動時產生一方向移動力時，可由該磁力元件組形成相反方向之磁力來抵消，達到轉軸在軸向之定位，避免轉動時之接觸磨擦。引證一係1988年7月5日公告之美國第0000000號專利案，其整體技術結構中揭示；一基座、一定子、一轉子、一軸承座、以及磁力元件，磁鐵23套合固定於轉軸，另一磁鐵19a固定於該軸承座中，而該二磁鐵及磁鐵係可相互形成磁力，與系爭案以第一元件、第二元件之磁力元件形成相反方向之磁力作用，以達到轉軸在軸向之定位，避免轉動時之接觸磨擦之技術手段相同。另引證二係1994年1月18日公告之美國第0000000號專利案，其技術內容中第七圖及第十圖亦揭示有磁力元件組設有元件套合於固定軸之外環座上及永久磁鐵穿固於軸承，而該磁力元件與永久磁鐵亦可分別相互形成磁力作用，其與系爭案所使用之磁力元件組具有可形成相反方向之磁力作用，以達到轉軸在軸向之定位，避免轉動時之接觸磨擦之技術手段，亦屬相同。因此，系爭案與引證一、引證二之結構雖尚有不同，但系爭案主要之技術點已為引證一、引證二揭露，系爭案仍為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。(三)上訴人就被上訴人於審定書認定系爭案未修正之第1項獨立項之磁力元件組之技術與知識已為引證一、引證二之技術內容所揭露一節，亦不爭執。上訴人雖另主張被上訴人審定書對系爭案獨立項沒有核駁理由，未有逐項審查等等。但查，被上訴人審定書已載明系爭案申請專利範圍第1項、第8項獨立項所述構成再予附加描述之附屬項，亦屬習知技術之運用，不具進步性，其理由雖為簡略，但仍已就系爭案申請專利範圍第1項、第8項獨立項之附屬項予以審查。而系爭案申請專利範圍第8項與第1項雖有第一、二元件是否呈錐狀可相互貼合之接觸面之差異，但其主要仍係在以第一元件、第二元件之磁力元件形成相反方向之磁力作用，以達到轉軸在軸向之定位，避免轉動時之接觸磨擦之技術手段。被上訴人於審定書理由第二段已分別載明系爭案申請專利範圍第1項、第8項獨立項之內容，並於第四段就第1項、第8項共同之技術特徵一併與引證一、引證二比較，據以綜合論述，經核並無不合，尚不能指被上訴人未就系爭案第8項獨立項漏未審查。（四）綜上所述，系爭案申請專利範圍第1項、第8項獨立項使用磁力元件組，形成相反方向之磁力作用，以達到轉軸在軸向之定位，避免轉動時之接觸磨擦之技術手段，已為引證一、引證二所揭露，系爭案與引證
一、引證二之結構雖尚有不同，但系爭案主要之技術點已為引證一、引證二揭露，系爭案仍為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。而該等附屬項亦均屬就獨立項之技術構件再細加描述，仍不脫離該等獨立項之技術範圍，並不具有突出之技術特徵或顯著功效之增進，仍不具進步性。從而，被上訴人以系爭案有違核准審定時應適用之專利法第20條第2項之規定，而為異議成立，應不予專利之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。上訴人主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。
伍、本院按：凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用
者，固得依系爭專利核准審定時（即86年5月7日修正施行）專利法第19條及第20條第1項之規定申請取得發明專利。惟其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成時，依同法第20條第2項規定，仍不得申請取得發明專利。
上訴人於民國88年8月2日以「磁性軸承馬達」，向被上訴人
申請發明專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。90年10月1日至90年12月30日公告期間，參加人於90年12月25日提出異議，經被上訴人以92年11月13日（92）智專三（二）04024字第09221147940號審定書為異議成立，應不予專利之處分，上訴人不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
再按系爭案核准時專利法第44條第4項規定：「依第一項第
三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，必需有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣；二、誤記之事項；及三、不明瞭之記載。」。所謂「申請專利範圍過廣」係指申請專利範圍之任一請求項所記載之內容，並未為專利說明書或圖示中所支持，或請求項之記載過於籠統者均屬之，申請專利範圍既是過廣，則其補充或修正之方式應予限縮，當然以刪減任一請求項項數或減縮申請專利請求項之範圍為限，其中減縮申請專利請求項範圍之方式，必須引述專利說明書之發明說明有記載之細節而形成細節限縮，若非申請案之專利說明書之發明說明有記載者，並非得引為減縮申請專利請求項範圍之方式，是以引述申請案所欲改良先前技術記載之內容，自不得作為減縮申請專利請求項範圍之方式，即非屬申請專利範圍過廣之補充或修正。原審認上訴人將原修正申請專利範圍第1項增列「其中，該轉子與該定子間係設計有磁偏，俾使該轉子轉動時會產生磁浮效果，而使兩者在一固定位置產生磁平衡」者為系爭案業已自行揭露之習知技術，並非引述專利說明書之發明說明有記載之細節，即非屬專利法第44條第4項規定之申請專利範圍過廣之補充或修正情事，上訴人主張上開修正係屬申請專利範圍過廣之補充或修正，應准其修正申請專利範圍一節，並非可採。是本件原處分依修正前系爭案之申請專利範圍審查，並無不合。
另按證據之證明力如何或如何調查事實，事實審法院有衡情
斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理法則或經驗法則，自不得遽指為違法。原審已就其調查之證據，本於所得之心證，認定系爭案未修正申請專利範圍與引證一、引證二之結構雖尚有不同，但系爭案主要之技術點已為引證一、引證二揭露，系爭案仍為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，系爭案不具進步性等事項，詳如前述，與論理法則及經驗法則並無違，尚難謂有判決不適用法規或判決不備理由之違法。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執系爭案具進步性云云，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。
按系爭案核准時專利法施行細則第16條第3項規定：「附屬
項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附項目外之技術特點。」基於專利範圍整體觀之原則，申請專利範圍中所述之用語、文字皆屬其專利權權利範圍之限制條件，附屬項之記載係對單一專利要件限制、說明或附加，已縮小專利範圍，專利審查主管機關自應逐項就已縮小專利範圍之附屬項，審查為何仍違反專利要件，此乃逐項審查義意之所在，進步性之審查自應以每一請求項（包括獨立項及附屬項）中所載之發明的整體為對象，實不應以單一獨立項作為審查之理由，亦不應僅就獨立項而為審查，而置附屬項於不顧。亦即不論獨立項或附屬項所界定之申請專利範圍，只要申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一個請求項判斷其專利要件，該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利，而非僅以被比對案（即系爭案）申請專利範圍單一獨立項作為判斷進步性對象。在專利審定階段，專利主管機關認附屬項具有所依附請求項以外之技術特徵時，若獨立項之請求經審查認為不具專利要件，但專利主管機關認為附屬項仍具專利要件者，基於逐項審查原則，專利審查主管機關並應依該異議審定時專利法第40條第2項限期申復，以利專利申請人參酌核駁理由通知書，作有利於保有申請專利權及他人利用之修正，專利主管機關若未逐項審查，而影響專利申請權人之權益者，自屬違法。但在本件異議審定階段，異議人以引證案為異議後，如依異議之理由，專利權人如認其獨立項不具專利要件，但附屬項之附屬項特徵仍具專利要件者，專利權人自應依系爭案專利核准時專利法第44條規定，且合於規定下為補充或修正，以使該附屬項單獨成為獨立項而有該部分之專利，或將附屬項併入獨立項以免專利範圍過廣。但如專利權人於異議答辯，仍堅持其獨立項具專利要件，在異議審定前不為任何補充修正，專利主管機關審查認獨立項不具進步性，未逐項就附屬項審查而為異議成立之處分。則嗣後申請專利權人不服該異議成立審定，提起撤銷訴訟，亦應以審定處分成立時系爭案申請專利範圍為撤銷訴訟之違法判斷基準，殊不容專利權人未於異議答辯時減縮其申請專利範圍，嗣後再藉逐項審查為由，於行政爭訟程序爭執異議審定為違法。經查，本案於參加人異議後，雖經上訴人於91年4月10日修正申請專利範圍第1項增列「其中，該轉子與該定子間係設計有磁偏，俾使該轉子轉動時會產生磁浮效果，而使兩者在一固定位置產生磁平衡」，但上訴人仍堅持其獨立項（系爭案申請專利範圍1、8項）具專利要件，被上訴人並與其他申請專利範圍之附屬項作為本件異議案被比對對象，並將附屬項與獨立項不具進步性一併說明，作成異議審定之處分，其理由雖為簡略，但已就系爭案申請專利範圍第1項、第8項獨立項之附屬項含括說明予以一併審查，應無違逐項審查原則，上訴人既未於異議答辯時減縮其申請專利範圍，自不得再藉逐項審查為由，於行政爭訟程序爭執異議審定為違法，上訴人雖主張被上訴人未為逐項審查，異議審定為違法云云，殊不可採。
又行政訴訟法第162條雖規定：「行政法院認有必要時，得
就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」「前項意見，於裁判前應告知當事人使為辯論」行政法院固得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見，然以認有必要為前提，行政法院就當事人爭議之事項，依有關卷証資料即可逕行判斷認定者，自無徵詢從事學術研究之人陳述法律上意見之必要。本件原審固未就專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，但是否徵詢從事該學術研究之人陳述專業法律意見，係屬法院職權之行使，除非原審採証違反經驗或論理法則等，否則，尚難憑此即認定原審違反採証法則，上訴人就此之指摘，無非就原審取捨証據之職權行使，指為違誤，不足採信。
從而上訴論旨，所執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 8 月 9 日
第三庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 鄭 忠 仁法 官 陳 秀 美法 官 劉 介 中法 官 戴 見 草以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 96 年 8 月 10 日
書記官 吳 玫 瑩