最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第01414號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 林鎰珠 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○ 送達處所同上
（送達代收人 丙○○）
參 加 人 建準電機工業股份有限公司代 表 人 丁○○訴訟代理人 陳啟舜 律師上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國94年11月10日臺北高等行政法院93年度訴字第3370號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
壹、本件上訴人主張：系爭案在異議答辯階段對原申請專利範圍獨立項提出修正，其內容如下所述：「一種單組線圈軸向繞線徑向氣隙之小型直流無刷馬達，其包含：一定子座具有一中心軸孔，其上下方各設有磁極片；一軸向單組線圈沿該中心軸孔軸向捲繞且引出二個接點；一轉子具心軸旋轉固定於該定子座之中心軸孔，其具有S極及N極之磁鐵；及一控制電路連接於單組線圈引出之二個接點，且具有一感應元件以偵測該子磁鐵磁極之相位，以輸出一控制信號使該單組線圈之電流方向交互改變，以形成交變之磁場方向而驅動該轉子旋轉：『其特徵在於：該單組線圈條由第一及第二漆包線同時軸向捲繞於定子座，該第一漆包線之第二端連接於第二漆包線之第一端以形成單線組。』」以上雙引號內部分乃為系爭案於原公告申請專利範圍第1項所未見之內容，而系爭案在異議答辯提出獨立項的修正，無疑說明系爭案的主要技術特徵為該雙引號內部分所揭露的內容。即如前述，系爭案於異議答辯時將原本申請專利範圍第3項的內容併入第1項中，並且作為系爭案的主要技術特徵是以造成原本之異議標的已經改變。而被上訴人並未對此一異議標的變更的事實加以說明。被上訴人雖無行使職權調查的義務，但被上訴人卻在接受系爭案進行併項修正導致異議標的變更的同時，並未發函通知上訴人以暸解上訴人是否對此修正有任何意見，故而造成上訴人權益損害。再者，對於具有行使職權調查權利的原決定機關在訴願階段，亦未對此一異議標的改變行使闡明權以令上訴人補充主張事實，因此，上訴人認為被上訴人與訴願決定機關均有這行政程序法第1條的規定。再者,對於系爭案併項後的申請專利範園獨立項內容，可由引證3揭示完全相同的技術特徵，但由原處分第5點內容看來，被上訴人墨守上訴人於異議理由中只主張系爭案違反進步性規定，而引證3之公告日較系爭案申請日晚，認定其不足以論究系爭案進步性，從而作出異議不成立的處分。因此，被上訴人不但沒有在系爭案提出併項申請後可能導致異議標的改變的第一時間通知上訴人，又不察併項後的系爭案是否會因與引證3同時併存而發生一案兩請的違法情事，即准予系爭案修正並作出異議不成立的處分，明顯違反行政程序法第36條的規定。
而後被上訴人在上訴人提出訴願後再作一份訴願補充答辯書，並於答辯書中提及引證3並未揭示系爭案申請專利範圍第3項的結構特徵，以企圖掩蓋原處分所作的不當行政處分，而事實上系爭案與引證3之間技術的相同與否，並非如被上訴人所述「引證3並未揭示系爭案申請專利範圍第3項所述構成中之單組線圈由第一及第二漆包線同時軸向捲繞於定子座」。因此，上訴人有必要對引證3的技術內容及系爭案併項後的主要技術特徵進行比對，始為正辨。經由之後異議及訴願的過程中，已確立系爭案的技術特徵是在於系爭案修正後申請專利範圍第1項「其特徵在於」之後的說明「該單組線圈係由第一及第二漆包線同時軸向捲繞於定子座，該第一漆包線之第二端連接於第二漆包線之第一端以形成單組線圈」。易言之，系爭案的單線圈是由二條漆包線連接後軸向捲繞而成，至於捲繞於定子座上的說明，為一般技術者通知的必然結構，非為系爭案的特徵。參閱證物7，其左圖為引證3第一圖單組線圈的立體圖，而右圖上下則分別為引證3的第二圖及系爭案的第9圖，如引證3的申請專利範圍所述：「( 前略)其特徵在於：單一線圈緣由二漆包線同時捲繞而成，二漆包線一端各形成接點，另端則形成共接之串聯。」引證3同樣揭示單一線圈是由兩條漆包線連接，而以引證3的第一圖所示，更可證明連接的兩條漆包線同樣是以軸向捲繞方式構成單一線圈。由此即可明顯看出兩案具有相同的結構特徵，但被上訴人在異議程序上完全沒有考慮到一旦接受了併項修正，除了異議標的改變外，會導致一案二請的違法情事。雖然上訴人於異議理由書中並未主張系爭案違反專利法第105條準用27條之一案二請規定，原因在於係爭案未併項前的原申請專利範圍獨立項相較於引證2不具進步性者事證明確，詎料被上訴人准予系爭案併項，以致異議標的改變，被上訴人原應通知上訴人補充理由與主張，卻應作為而不作為，而訴願決定定機關均有明顯違法之事實，爰請求廢棄原判決。
貳、被上訴人則以：查原判決理由四 (五)及理由四 (六)業已載述甚詳，上訴理由不足採等語，資為抗辯。
參、參加人參加意旨略以：引證3係「一種定子之線圈構造」與系爭案「一種單組線圈軸向繞線徑向氣隙之小型直流無刷馬達」申請標的不同；且該引證3係以漆包線在磁極的定子座上捲繞成線圈其特徵在於定子之線圈以複數條漆包線同時捲繞而成，各線圈之一端係相互連接，與另一端共同連接至電源供應線路。該引證案3未揭露系爭案「一種單組線圈軸向繞線徑向氣隙之小型直流無刷馬達，...；一軸向單組線圈沿該中心軸孔軸向捲繞且引出之二接點；...及一控制電路連接於單是且線圈引出之二接點」等技術內容；且該引證3係引出至少三個接點至電源供應線路，亦與系爭案不同。系爭案之技術特徵可以達成增加有效線圈區數、降低起動電壓、額定電流及額定功率、簡化馬達構造、減少馬達體積及製造成本、並提昇馬達效率之功效。系爭案亦無一案二請之情事，因此，該判決未違背法令。
肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案於民國（下同）91年12月11日修正申請專利範圍，將原申請專利範圍附屬項即第3項所述之單組線圈係由第一及第二漆包線同時軸向捲繞於定子座，該第一漆包線之第二端連接於第二漆包線之第一端以形成單組線圈等內容併入獨立項即第1項中予以敘述，並指為其創作特徵構成部分，究其實質，系爭案修正後之申請專利範圍第1項，係將原申請專利範圍第3項將所引用之請求項（即原申請專利範圍第1項）之全部技術內容加以載述，並將項數變更為第1項予以敘述，且核係為對原申請專利範圍過廣之修正，是其權利標的之主張並未變更，故上訴人所稱異議標的變更，致侵害上訴人權益之主張，自非可採；況如前所述，上訴人係以系爭案違反專利法第98條第2項之規定而為異議之申請，此有異議申請書附於原處分卷可按，倘上訴人認修正後之系爭案另有違反專利法第98條第1項各款之情事（相當於現行專利法第94條第1、2項）之情事，只要無其他人以同一事實及同一證據已為異議或舉發，上訴人非不得再行提起舉發之申請（至舉發之申請有無理由、成立與否則係另一問題，非本件所得審究）。專利法第102條、第105條準用第72條第1項後段及第2項之規定亦可知，系爭案有無違反專利法第105條準用第27條第2項一案二請之問題，應由上訴人依法為異議或舉發之申請，並附具證據證明之。又按行政訴訟法第5條規定：「（第1項）人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法令所定期間內應作為而不作為，認為其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。（第2項）人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」是可知基於民主國家權力分立之原則，行政法院於審理行政訴訟事件時，僅得就行政行為之違法性加以審查，就本件言，上訴人既根本未向被上訴人以系爭案有違反專利法第105條準用第27條第2項之事由為異議之申請時，自不得於被上訴人作成行政處分後，復以之為理由，指摘原處分係屬違法，是上訴人關於此部分之主張均非可採。綜上所述，上訴人之主張，尚非可採，原處分認系爭案無審定核准時專利法第98條第2項不予專利之事由，就上訴人之異議申請為不成立之審定，認事用法，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，上訴人訴請如聲明所示，為無理由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。
伍、本院按：系爭案核准時（即90年10月24日公布施行）之專利法第97條
規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」又同法第98條第2項復規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」第102條第1項規定：「公告中之新型，任何人認有違反……第105條準用第……第27條或第97條至第99條規定……者，得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議申請人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
經查，參加人前於87年9月28日以「單組線圈軸向繞線徑向
氣隙之小型直流無刷馬達」，申請專利範圍：「1.一種單組線圈軸向繞線徑向氣隙之小型直流無刷馬達，其包含：一定子座具有一中心軸孔，其上下方各設有磁極片；一軸向單組線圈沿該中心軸孔軸向捲繞且引出二個接點；一轉子具心軸旋轉固定於該定子座之中心軸孔，其具有S極及N極之磁鐵；及一控制電路連接於單組線圈引出之二個接點，且具有一感應元件以偵測該轉子磁鐵磁極之相位，以輸出一控制信號使該單組線圈之電流方向交互改變，以形成交變之磁場方向而驅動該轉子旋轉。2. 根據申請專利範圍第1項所述之單組線圈軸向繞線徑向氣隙之小型直流無刷馬達，其中該控制電路包含一連接至該單組線圈其一接點之第一驅動電路及一連接至該單組線圈另一接點之第二驅動電路，該第一及第二驅動電路根據該感應元件之信號而交互導通。3.根據申請專利範圍第1項所述之單組線圈軸向繞線徑向氣隙之小型直流無刷馬達，其中該單組線圈係由第一及第二漆包線同時軸向捲繞於定子座，該第一漆包線之第二端連接於第二漆包線之第一端以形成單組線圈。4.根據申請專利範圍第3項所述之單組線圈軸向繞線徑向氣隙之小型直流無刷馬達，其中該第一及第二漆包線外表係呈不同之顏色。」向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，於91年6月11日審定准予專利，並於同年7月11日公告。上訴人於91年10月8日，引證81年12月1日審定公告之第00000000號「小型散熱風扇直流馬達之改良構造」新型專利案（引證1）、86年3月1日審定公告之第00000000號「超薄短小型散熱風扇馬達之改良構造」新型專利案（引證2）及88年9月1日審定公告之第00000000號追加1案「超薄短小型散熱風扇馬達之改良構造追加1」新型專利案（引證3）等，以系爭案有違異議審定時專利法第98條第2項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。參加人於91年12月11日修正其申請專利範圍，將原申請專利範圍第3項刪除，移至第1項後段「其特徵在於：該單組線圈係由第一及第二漆包線同時軸向捲繞於定子座，該第一漆包線之第二端連接於第二漆包線之第一端以形成單組線圈。」第4項所稱申請專利範圍第3項配合改為第1項。案經被上訴人審查，於93年3月12日以（93）智專3（2）04099字第09320237160號專利異議審定書（原處分）為「異議不成立」之處分。
被上訴人不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起行政訴訟。
再按系爭案核准時專利法第105條準用第44-1條第4項規定：
「依前三項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一申請專利範圍過廣。二誤記之事項。三不明瞭之記載。」另依同法施行細則第16條第6項規定之申請專利範圍的多項方式記載，依其形式，可分為獨立項及附屬項；附屬項係依附於獨立項之形式而記載之項目，為避免重複記載其所依附之請求項文句，以簡化其記載，故附屬項之記載內容係包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對其中之技術內容，作進一步敘明，因此附屬項所記載之新型，為含有其所引用之獨立項或附屬項新型的全部技術內容在內，且附屬項與該獨立項新型為同一個範疇之新型，是以將原申請專利範圍附屬項併入其所引用之獨立項，僅係將附屬項之全部技術內容，變更為獨立項予以載述，並將項數刪減，自屬未變更實質，合於申請專利範圍過廣刪減申請專利範圍請求項之方式，此類申請專利範圍之刪減併項，既不變更實質，當然合於申請單一性規定，並無申請專利權利變更範圍可言。經查，原判決業已詳細說明：上訴人對於引證1、2、3不足證明系爭案修正後之申請專利範圍之進步性並不爭執，另系爭案於91年12月11日修正申請專利範圍，將原申請專利範圍附屬項即第3項所述之單組線圈係由第一及第二漆包線同時軸向捲繞於定子座，該第一漆包線之第二端連接於第二漆包線之第一端以形成單組線圈等內容併入獨立項即第1項中予以敘述，並指為其創作特徵構成部分，究其實質，系爭案修正後之申請專利範圍第1項，係將原申請專利範圍第3項將所引用之請求項（即原申請專利範圍第1項）之全部技術內容加以載述，並將項數變更為第1項予以敘述，且核係為對原申請專利範圍過廣之修正，是其權利標的之主張並未變更等事項，與上開規定，並無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨所稱異議標的變更，致侵害被上訴人權益之主張，乃對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。再者，系爭案核准時專利法並未規定准予補充修正應通知申請異議人再為答辯或提復理由，所以，被上訴人准參加人為系爭案併項修正，而未通知上訴人，並無違友依法行政原則，上訴意旨主張被上訴人違反行政程序法第1條的規定云云，並非可採。
另按異議人於行政救濟程序，固得就原異議時所提引證理由
，於同一事實範圍內補提關連性理由，做為原引證證據之補強，但所補提之理由，如與原引證之理由非基於同一法條構成要件，即為另一新理由，基於異議審定機關對異議案之第一次處分權及被異議人之程序利益，此一新理由自應於異議案審定終結前提出，如提起訴願時始行提出，訴願審議程序即難斟酌，爾後之行政訴訟，亦難加以審究。系爭案核准時專利法第98條第1項係關於專利要件之新穎性規定，另同法第105條準用第27條第2項前段係重複專利申請之規定，均與第98條第2項進步性規定，分別為構成要件不同之異議理由。經查，上訴人以系爭案違反專利法第98條第2項之規定而為異議之申請，此為原判決認定在案，上訴人於異議時既未就系爭案違反系爭案核准時專利法第98條第1項新穎性及同法第105條準用第27條第2項重複專利申請之事由為異議理由，自不得於被上訴人作成行政處分後，復以之為理由，指摘原處分係屬違法，原判決並已說明上開事由係應再行提起舉發案之事由，核無違誤。上訴意旨仍爭執引證3得以證明修正後之系爭案不具新穎性、係屬重複申請專利云云，亦非可採。
從而，原審因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴
，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 8 月 9 日
第三庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 鄭 忠 仁法 官 陳 秀 美法 官 劉 介 中法 官 戴 見 草以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 96 年 8 月 10 日
書記官 吳 玫 瑩