最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第01552號上 訴人 即原審參加人 甲○○訴訟代理人 林鎰珠律師被 上訴 人即原審原告 建準電機工業股份有限公司代 表 人 乙○○上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國94年11月17日臺北高等行政法院93年度訴字第03248號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、被上訴人前於民國（下同）89年4月5日以「小型散熱扇之感應元件被固定構造」向經濟部智慧財產局（即原審被告，下稱智財局）申請新型專利，經智財局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，上訴人以其違反核准審定時專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起異議，案經智財局審查，於93年3月3日以（93）智專三㈡04024字第09320201910號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，經原審93年度訴字第03248號判決（下稱原判決）將訴願決定及原處分均撤銷後，上訴人遂提起本件上訴。
二、本件被上訴人於原審起訴主張：（一）系爭案之申請專利範圍第1、4項分別為第一、二獨立項，該二獨立項之技術內容、構造完全不同，該申請專利範圍第1項（第一獨立項）、第4項（第二獨立項）之技術內容如何相對於參加人所提異議證據──西元1984年1月31日公告之美國第0000000號「LO
W MAGNETIC LEAKAGE FLUX BRUSHLESS PULSE CONTROLLEDD-C MOTOR」專利案（下稱引證一）、86年9月21日公告之第00000000號「小型散熱扇之定子感應元件定位構造」新型專利案（下稱引證四），智財局應有詳細論述必要，因此該處分顯然與判斷進步性之基本原則不符，該處分應屬違誤。再者，引證一、四之定子構造本即不同，且更無法將該不同構造之片斷技術相組合，智財局所作之原處分，係綜合引證一、四稱足以證明系爭案不具進步性，該處分顯然與判斷新型是否能輕易完成之判斷方式不符，智財局之原處分顯有違法。（二）參酌引證一、四之技術內容，其均未導出系爭案可以形成較薄厚度之技術思想及功效，因此將該引證一、四之片斷技術相組合，其均無法達成系爭案之該小型散熱扇可以形成較薄厚度之功效，故系爭案申請專利範圍第1項係具有進步性。其次，引證一及上訴人所提之證據三84年10月21日公告之第00000000號「散熱風扇定子座結合及固定之結構改良」新型專利案（下稱引證二）無法證明系爭案申請專利範圍第2至6項不具進步性，因此，系爭案第1及4項及其附屬第
2、3、5及6項相對引證一、四之組合確實具有進步性，洵無可議。（三）智財局及訴願機關在技術比對上顯然因為錯判引證一、四，而導致不當認定系爭案相對引證一、四及其組合技術不具進步性等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。
三、智財局則以：引證一與引證四足以證明系爭案乃運用申請前之習知技術，為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，實不具進步性。被上訴人稱原處分及原決定僅論究第一獨立項之部分構成，而忽略第二獨立項技術內容之主張論述，實不足採信。被上訴人強調的皆為結構上差異，惟智財局非以新穎性核駁，係以進步性核駁。系爭案專利說明之第1項專利特徵於引證一第9圖已可見其技術實施，又系爭案與引證四都是將感應元件對於極縫並伸入在該極縫之結構運用。參引證一第9圖，圖16就是感應元件，第4項獨立項部分，參引證四第2圖，其感應元件亦在極縫中。極縫略大於感應元件是熟習該項技術之人可輕易達成，且功效亦沒有增進，因此系爭案不具進步性，智財局原處分並無違法等語，資為抗辯。
四、上訴人參加之理由略以：從被上訴人起訴狀及準備書狀內容，不僅比對說明方式顯有諸多爭議及扭曲，並且被上訴人均是將各個引證案分開，再逐一與系爭案進行比對，被上訴人辯證方式，明顯有違法定新型專利之進步性要件之審查判斷原則，被上訴人於起訴狀及準備書狀之無理說辭，誠不足採。上訴人不爭執引證二，而系爭案於申請專利範圍各請求項所界定之全部構造特徵及達成功效，顯然早已為公開在先之引證一、上訴人所提之證據四87年10月21日公告之第00000000號「小型散熱扇定子與感應元件之定位構造」新型專利案（下稱引證三）、四所完全揭露，系爭案明顯為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成且未能增進功效者，系爭案確實已違反專利法之規定等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：按本件異議審定時專利法施行細則第16條第3項規定：「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附項目外之技術特點。」附屬項既係獨立項之依附或附加，若獨立項不具專利性，依當時實務之作法（於93年7月1日起專利主管機關已發函落實逐項審查原則），均於審定理由加註獨立項既不具專利性，附屬項既為獨立項之附加，自亦不具專利性等語，實務上亦便宜容認此種對附屬項專利性之敘述，並無就違反逐項審查原則認定為違法，先此敘明。惟按審定時專利法施行細則第16條第2項規定：「獨立項應記載申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」足見申請專利範圍在採多項記載方式時，獨立項係對專利基本技術內容或實施態樣而記載於申請專利範圍，但附屬項係對獨立項技術之額外附加或對獨立項所記載之要件加以特定，為對獨立項不同之處加以指定或載明，獨立項與附屬項二者顯有不同，獨立項既具有基本技術內容或實施態樣，則對獨立項之請求項，智財局自應嚴格遵守逐項審查原則，就獨立項作專利要件之比對研判，違反者，即係違法，應予撤銷。經查，比較本案申請專利範圍第4項之技術內容與本案申請專利範圍第1項之技術內容，顯見申請專利範圍第4項為獨立項，此外，申請專利範圍第5、6項則為第4項之附屬項，此亦兩造所不爭之事實，惟被上訴人審定書就第1項以外之請求項僅敘述：「又系爭案申請專利範圍第2項至第6項之技術內容相對於引證一、四亦為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，」顯未就申請專利範圍第4項獨立項及其附屬項逐項審查，自有未合，應予撤銷。從而，智財局以系爭案僅就申請專利範圍第1項為比對審查，即為不具進步性審定，於法尚有未合，訴願決定未予指摘而予維持，亦非妥適，是以被上訴人請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許，原審定對申請專利範圍第1項部分，基於申請專利單一性，亦應一併撤銷，並命智財局應依原審上述法律見解另為處分。
六、上訴意旨略以：事實上智財局已充分考量審查系爭案之技術特徵而無漏未審酌之情事，若完整觀察該審定理由，即可發現審定理由（五）之前段已有就第一獨立項及第二獨立項為充分審酌並為敘述，是以智財局已將引證一、四與系爭案之兩個獨立項為充分之考量，而由於請求項2、3、5及6項為二個獨立項之附屬項，因此為方便敘述，後段即概括以「系爭案申請專利範圍第2項至第6項」稱述。由此觀之，智財局已充分考量審查系爭案之技術特徵而無漏未審酌之情事，且必不會影響專利異議審查之結果，因此原處分並未違反逐項審查原則，原審以審定書之片段而認定有違反審查基準，其判決顯然不備理由等語。
七、本院按「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」審定時專利審查基準第2-2-17頁判斷進步性之基本原則定有明文，查專利審查基準為專利專責機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項參照）。基於行政自我拘束原則，為專利審查機關之智財局，自應受其拘束。上訴意旨雖以事實上智財局已充分考量審查系爭案之技術特徵而無漏未審酌之情事，原處分並未違反逐項審查原則，原審以審定書審定理由（五）之後段之片段而認定有違反審查基準，其判決顯然不備理由云云。惟查，由審定書審定理由（二）所載「系爭案包括：電路板，具控制件及一感應元件；定子，係由二個以上之磁極柱，磁極柱上設徑向繞線，且各磁極柱有二個極端，在不同磁極柱之相鄰二個極端間設有極縫，極縫僅略大於感應元件之寬度；電路板與定子被一軸管貫接，且感應元件對位於極縫並伸入在該極縫」等語，查該段為修正後申請專利範圍1之內容，並未包括申請專利範圍4之內容；又由審定書內容觀之，並未區分第1請求項及第4請求項為分別之獨立項，各別判斷其進步性，而僅於審定書審定理由（五）之後段，敘述「又系爭案申請專利範圍第2項至第6項之技術內容相對於引證一、四亦為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，」等語，而未加以逐一比對，則原判決認其違反首開專利審查基準第2-2-17頁，要無不合。上訴人以其主觀見解代智財局(按智財局未上訴)主張原處分並未違反逐項審查原則，原判決有行政訴訟法第243條第2項第6款判決不備理由之違法云云，要無可採。綜上所述，上訴意旨，均無足採。上訴人等仍執前詞指摘原判決違誤，求予廢棄，為無理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 8 月 30 日
第四庭審判長法 官 鍾 耀 光
法 官 姜 仁 脩法 官 王 德 麟法 官 黃 清 光法 官 吳 慧 娟以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 96 年 8 月 30 日
書記官 阮 桂 芬