最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第01875號上 訴 人 建準電機工業股份有限公司代 表 人 甲○○ 送達處所同上訴訟代理人 陳啟舜 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○ 送達處所同上
參 加 人 丙○○訴訟代理人 楊祺雄 律師
劉法正 律師上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國94年12月22日臺北高等行政法院93年度訴字第3980號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
壹、本件上訴人主張：（一）按行為時專利法第98條第1項第1款係有關「新穎性」規定。又「新穎性與進步性係不同的基本要件。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，『有無進步性』之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生」為專利審查基準第2-2-17頁所載。系爭案為一種小型馬達自潤軸承油液回收構造，引證案為含油軸承之阻油結構與轉軸固定機構之改進，系爭案與引證案標的不同，且系爭案之該「自潤軸承之外表面設一條以上之槽道，槽道之一端或二端延伸至自潤軸承之端面，且與軸孔相通。」之技術內容，與引證案「導油孔203」之基本形態、技術內容均不相同。原審判決認定引證案之「該儲油凹槽202即像藉導油孔203與中央軸孔」相當於系爭案之槽道12之一端或二端延伸至與軸孔ll相通，該「相當於」即非相同，即意指二者間有技術內容上之差異，事實上，系爭案之槽道係設在自潤軸承之外表面，且該槽道之一端或二端延伸至自潤軸承之端面，且與軸孔相通，係與引證案之導油孔203貫穿在內環體201不同，該二技術內容有極大差異; 一在自潤軸承之端面，一在內環體201內貫穿。則被上訴人所為「不具新穎性」之認定，自與前開「若有差異時, 即有新穎性」之規定有違。（二）按系爭案與引證案之技術內容既有如原審判決所指之種種差異，則則被上訴人所為「不具新穎性」之認定，自與前開「若有差異時，即有新穎性」之規定有違，該判斷新穎性方法、認定事實與經驗法則及論理法則相違，原審判決顯有把進步性誤當新穎性之違法。次按，依系爭案核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2款所規定，固均同對「新穎性」有所規定，惟該第一款之適用，應以該新型之技術內容於申請前已見於刊物或已公開使用。而該第二款之適用，應以有「相同之新型」「申請在先並經核准專利」為其要件，該二條款之適用差別顯然，且其對新型之「技術內容」判定標準本即相同，並無二致。故原審判決認定上訴人以系爭案非創作改良部分與引證案之不同，作為系爭案技術特徵未被揭露仍具新穎性之主張，並非可採。（三）查系爭案核准時專利法第98條第1項為對新型專利之「新穎性」規定，同條第2項則對新型專利之「進步性」規定。按「新穎性」與「進步性」係有不同的基本要件。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性。另「有無進步性」之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。因此，被上訴人認定系爭案與引證案技術內容未完全相同，其仍可就系爭案是否不具進步性加以審查，惟其未循該法條規定，仍執意以系爭專利不具新穎性加以處分，即有不適用法規或適用不當之虞，原審未予以斟酌亦與經驗法則及論理法則相違。原審亦有把「進步性誤當新穎性」之違法。按，原判決既已認定引證案之狀塊400及導承座401能防止潤滑油沿著轉軸外表滲出軸承之外，與系爭案墊圈相當。充其量該引證案與系爭案僅有「技術手段是否同一，不具進步性問題」實難因此稱系爭案不具新穎性，爰請求廢棄原判決。
貳、被上訴人未提出答辯狀。
參、參加人參加意旨略以：(一)原判決已明確論斷系爭案之技術特徵已為引證案所揭露，將系爭案不具新穎性之得心證理由詳細論列，並就上訴人之主張一一論駁，惟上訴理由未具體指摘原判決認定事實究有如何違法或不當，謹泛謂原判決有判決不備理由、理由矛盾、適用法規不當及違背經驗法則、論理法則之違法云云，撥諸前揭規定，其上訴並非適法。（二）次按，兩新型之同一係指技術手段同一而言，此有專利審查基準第2-2-11頁載述「在新型新穎性判斷之領域中，所謂『相同之新型』係指兩新型之技術內容相同而言」可稽。換言之，有關「新穎性」之判斷原則，亦即於判斷、比對兩新型是否具有同一性時，雖其創作目的、構造及功效上略見差異，惟其所揭露之技術手段不能認係個別時，即屬同一新型，本院72年度判字第274號判決參酌。簡言之，申請專利之新型與先前技術之差異僅在於文字之記載形式，惟實質上並無差異者，即不具新穎性，原審適用法令並無違誤。上訴理由反覆引稱「若有差異，即有新穎性」主張原審把「進步性誤當新穎性」之違法，實有錯解法令之失，並不足採。
肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)系爭案之自潤軸承因為槽道12之設置，轉軸31與自潤軸承1間產生類似泵浦之吸力，可以形成正面之作用，促使釋出之油液連續或循環之槽道12，形成一進一出之回收，使油液回流至轉軸31與自潤軸承1之接觸面，使油液自然回收，循環使用，保時自潤軸承較長久自潤功能，不會對定子座2造成污染，提高馬達使用壽命等。經查，引證案係81年1月21日公告之00000000號「含油軸承之阻油結構與轉軸固定機構之改進」新型專利案，引證案其含油軸承內部支持轉軸200（相當於系爭案之轉軸31）旋轉的內環體201（相當於系爭案之自潤軸承1）外緣形成多數個依序環列之儲油凹槽202（相當於系爭案之槽道12），藉以容納轉軸旋轉時，自轉軸端200滲出之潤滑油，而防止滲漏出之油污染周圍零件；以及引證案其具儲油凹槽202之內環體201的環列部位形成貫穿至中央軸孔的導油孔203，該儲油槽202即係藉導油孔203與中央軸孔（相當於系爭案之軸孔11）相通（相當於系爭案之槽道12之一端或二端延伸至與軸孔相通），藉此可在轉軸旋轉時將儲油凹槽202所容納的潤滑油引入轉軸200與內環體201間，以增加潤滑效果者。因此，引證案已揭露藉由軸承上設槽道，以導引潤滑油回流而不致溢出軸承外之技術內容，亦即系爭案申請專利範圍第1項「自潤軸承之外表面設一條以上之槽道，槽道之一端或二端延伸至自潤軸承之端面，且與軸孔相通。」與第2項「該自潤軸承設軸孔，供轉軸定位樞轉，自潤軸承外表面有一條以上之槽道，槽道之一端或二端延伸至自潤軸承之端面，且與軸孔相通。」特徵，已為前述引證案之技術內容所揭露，依首揭專利法第98條第1項第1款之規定，系爭案已不具新穎性。（二）上訴人雖主張引證案並未揭示系爭案之「定子及其軸管21」構件，且其「內環體201係固定於通風扇之外套筒100 A」；該引證案之上述片斷技術內容與系爭案不同。惟查，系爭案之定子及其軸管21構件並非系爭案申請專利範圍界定之技術特徵，而屬系爭案之習知技術部分，本不具新穎性，尚不能以該習知技術部分與引證案不同，即謂系爭案具新穎性。而引證案之內環體201縱係固定於通風扇之外套筒100 A，但並不影響引證案前揭已揭露系爭案技術特徵內容之事實。引證案第2A、2C圖及專利說明書第7頁第12至14行所示，引證案之「內環體201外周緣形成多數個儲油凹槽202，用以容納潤滑油之存放，內環體201的環列部位形成貫穿至中央軸孔的導油孔203，可在轉軸200旋轉時將儲油凹槽202所容納的潤滑油引入」。又引證案之儲油凹槽202係用以容納潤滑油之存放，且於轉軸200旋轉時經由中央軸孔的導油孔203將儲油凹槽202所容納的潤滑油引入轉軸200與內環體201間，即已形成潤滑油之流動通路，上訴人主張引證案儲油凹槽202係用以容納潤滑油之存放，與系爭案之槽道12為潤滑油之流動通路作用不同，並非可採。再系爭案之槽道12縱向延伸於自潤軸承1之整個外表面，與軸孔相通，同時槽道12徑向延伸至自潤軸承1之上端面或下端面，且槽道12裸露於自潤軸承1之上端面或下端面。而引證案內環體201外表周緣亦形成多數儲油凹槽202，縱僅縱向延伸於軸承之部分外表周緣而以貫穿方式形成導油孔203，導油孔203亦非形成在軸承之上端面或下端面。但引證案由引證案之儲油凹槽202於轉軸200旋轉時經由中央軸孔的導油孔203將儲油凹槽202所容納的潤滑油引入轉軸200與內環體201間，已形成如同系爭案自潤軸承1之槽道12與軸孔相通之潤滑油之流動通路，尚不能以兩者流動通路略有差異，即謂系爭案技術特徵未被引證案所揭露。又前揭專利法第98條第1項第1款所規定新型於申請前已見於刊物或已公開使用者，主要係指創作改良部分已見於刊物或已公開使用而言，與同條項第2款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」係就兩發明或新型技術內容是否相同為比較者，究有不同。因此，上訴人其他以系爭案非創作改良部分與引證案之不同，作為系爭案技術特徵未被揭露仍具新穎性之主張，並非可採。（三）又創作內容本屬多樣，除非抄襲，否則本難盡屬相同，如引證案限於技術內容完全相同系爭案始可證明其不具新穎性，則新穎性之判斷將成空文，難有適用之可能。因此，新穎性之判斷，並不以技術內容形式完全相同者為限，其技術內容可由習知技術直接推導者，縱構件技術有些微之差異，而實質內容相同者，仍在新穎性判斷範圍。查系爭案申請專利範圍第3項界定自潤軸承之一端或二端設有墊圈，便潤滑油液形成封閉之連續或循環通路。於引證案之嵌塊400及導承座401即能防止潤滑油沿者轉外表滲出軸承之外，與系爭案墊圈相當，系爭案墊圈之附屬特徵仍屬引證案之技術內容可直接推導，並不具新穎性。上訴人主張系爭案之墊圈34構造並未完全相同於引證案之嵌塊400及導承座401構造，系爭案第3項相對引證案具有新穎性一節，核非可採。（四）從而被上訴人以系爭案有違反審定時專利法第98條第1項第1款之規定，而為異議成立，應不予專利之審定，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。上訴人主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。
伍、本院查：上訴人於民國（下同）87年7月15日以「小型馬達自潤軸承
油液回收構造」（下稱系爭案）向被上訴人前身即中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請新型專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。系爭案依其專利說明書之記載，其申請專利範圍為：1.一種小型馬達自潤軸承油液回收構造，係由定子之軸管供自潤軸承固定，自潤軸承以軸孔供轉子之轉軸作定位旋轉樞接，其特徵在於：自潤軸承之外表面設一條以上之槽道，槽道之一端或二端延伸至自潤軸承之端面，且與軸孔相通。2.一種小型馬達自潤軸承油液回收構造，該自潤軸承設軸孔，供轉軸定位樞轉，自潤軸承外表面有一條以上之槽道，槽道之一端或二端延伸至自潤軸承之端面，且與軸孔相通。3.依上述申請專利範圍第1或第2項所述之小型馬達自潤軸承油液回收構造，其中自潤軸承之一端或二端設有墊圈，便潤滑油液形成封閉之連續或循環通路。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，檢具引證案即81年1月21日公告之00000000號「含油軸承之阻油結構與轉軸固定機構之改進」新型專利案，對之提起異議，經被上訴人審查，以93年4月27日（93）智專三（二）04060字第09320367870號專利異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。上訴人不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂提起行政訴訟。
系爭案係於87年7月15日申請新型專利，被上訴人係於89年3
月4日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法為斷。次按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。…。」前揭專利法第98條第1項第1款亦有明文。本件被上訴人係以系爭案有違前揭專利法第98條第1項第1款之規定而為異議成立，應不予專利之審定。
再按系爭案核准審定時之專利審查基準第1-2-6頁規定：「
判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者所直接推導）為準。不相同即具有新穎性」，專利審查基準中所謂之「含能由熟習該項技術者所直接推導」，是指一個單一的先前技術，雖然沒有完整揭露一個申請專利所有的限制要件，但如果該未揭露的部分係為該先前技術本質上所固有的或必然存在於該先前技術中，而由熟習此技術領域之人士之觀點，可以認為該先前技術所未揭露之部分係可認定必然包含在該等先前技術中者屬之；亦即新穎性中所謂「含直接推導」部分，除先前技術文字的記載形或能直接且無歧異得知之技術特徵者當然包括外，係指先前技術中雖未記載但卻為其本質上所固有，可以直接置換之技術特徵或先前技術係下位概念之技術內容而言，如果該先前技術所未揭露部分並非是必然存在，而係等效置換者，應係進步性先前技術之範圍，並非新穎性判斷所謂先前技術。
經查：㈠系爭案與引證案兩者皆在於藉由軸承上設槽道，以
導引潤滑油回流而不致溢出軸承外者，是以引證案之儲油凹槽既可用以容納潤滑油之存放，其自為一潤滑油之流動通路，則引證案其技術內容本質含油軸承內部支持轉軸即可直接置換系爭案之轉軸；引證案旋轉的內環體可直接置換系爭案之自潤軸承；引證案外緣形成多數個依序環列之儲油凹槽可直接置換系爭案之槽道；再者，引證案藉以容納轉軸旋轉時，自轉軸端滲出之潤滑油，而防止滲漏出之油污染周圍零件，以及引證案其具儲油凹槽之內環體的環列部位形成貫穿至中央軸孔的導油孔，該儲油凹槽之內環體的環列部分形成貫穿至中央軸孔的導油孔，該儲油槽即係藉導油孔與中央軸孔相通直，其技術內容本質可直接置換系爭案之軸孔與槽道之一端或二端延伸至相通，均藉此可在轉軸旋轉時將儲油凹槽所容納的潤滑油引入轉軸與內環體間，是以，系爭案申請專利範圍第1項之實質技術手段與引證案相同。㈡引證案之儲油凹槽既可用以容納潤滑油之存放，則其自為一潤滑油之流動通路，且系爭案與引證案兩者皆在於藉由軸承上設槽道，以導引潤滑油回流而不致溢出軸承外者，因此系爭案申請專利範圍第2項與引證案其技術本質可直接置換。㈢引證案內環體的環列部位形成貫穿至中央軸孔的導油孔，儲油凹槽藉導油孔與中央軸孔相通，即具有循環通路作用，而引證案之嵌塊及導承座即形同系爭案之墊圈，故系爭案申請專利範圍第3項之實質技術與引證案可直接置換。是以引證案足以證明系爭案不具新穎性。
原判決關於引證案已揭露藉由軸承上設槽道，以導引潤滑油
回流而不致溢出軸承外之技術內容，亦即系爭案申請專利範圍第1項「自潤軸承之外表面設一條以上之槽道，槽道之一端或二端延伸至自潤軸承之端面，且與軸孔相通。」與第2項「該自潤軸承設軸孔，供轉軸定位樞轉，自潤軸承外表面有一條以上之槽道，槽道之一端或二端延伸至自潤軸承之端面，且與軸孔相通。」特徵，已為前述引證案之技術內容所揭露，及系爭案申請專利範圍第3項界定自潤軸承之一端或二端設有墊圈，便潤滑油液形成封閉之連續或循環通路。於引證案之嵌塊400及導承座401即能防止潤滑油沿者轉外表滲出軸承之外，與系爭案墊圈相當，系爭案墊圈之附屬特徵仍屬引證案之技術內容可直接推導，並不具新穎性等之事實，以及上訴人所主張系爭案有否揭示定子及其軸管（21）等構件等，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；縱原審雖有未於判決中加以說明系爭案與引證案之「略有不同」或「相當於」乃係適用於新穎性判斷之直接推導者，並非以進步性判斷誤為新穎性，是尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴意旨主張原判決係以進步性之判斷誤為新穎性，為違反法令云云，並非可採。
又前揭專利法第98條第1項第1款所規定新型於申請前已見於
刊物或已公開使用者，主要係指創作改良部分已見於刊物或已公開使用而言，與同條項第2款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」係就兩發明或新型技術內容是否相同為比較者，究有不同。是以原判決敘明上訴人其他以系爭案非創作改良部分與引證案之不同，作為系爭案技術特徵未被揭露仍具新穎性之主張，並非可採等事項，上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。
從而，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，將原決定及
原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 10 月 25 日
第三庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 陳 秀 美法 官 侯 東 昇法 官 劉 介 中法 官 戴 見 草以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 96 年 10 月 25 日
書記官 吳 玫 瑩